ECLI:NL:RBAMS:2018:8676

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/13/656217 / KG ZA 18-1142 MW/MV Vonnis in kort geding van 5 december 2018 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres] , gevestigd te [plaats] , eiseres bij dagvaarding van 9 november 2018, advocaten mrs. H.E. Lysaght en L. van Leeuwen te Haarlem, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AQUARIS B.V., gevestigd te Den Haag, zaakdoende te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. J.J. van der Goen te Soest. Partijen zullen hierna [eiseres] en Aquaris genoemd worden.

Ter zitting van 21 november 2018 heeft [eiseres] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, zoals die is gecorrigeerd blijkens de eveneens in kopie aan dit vonnis gehechte brief van 16 november 2018. Aquaris heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Ter zitting waren aanwezig: - [naam 1] , statutair bestuurder van [eiseres] , met mrs. Lysaght en Van Leeuwen;- [naam 2] , statutair bestuurder van Aquaris, met mr. Van der Goen. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2.1. [eiseres] brengt een kledinglijn op de markt onder de naam IN GOLD WE TRUST. Deze kledinglijn bestaat uit streetwear-kleding, waaronder hoodies, T-shirts, joggingbroeken etc. De kleding is voor het eerst getoond tijdens de Amsterdam Fashion Week van 2014. [eiseres] verkoopt haar kleding via haar website en in winkels in het exclusieve segment, zoals de Bijenkorf. 2.2. [eiseres] is houdster van het op 20 maart 2017 ingeschreven Benelux-woordmerk IN GOLD WE TRUST. Dit merk is ingeschreven in klasse 25 (kleding, schoeisel en hoofddeksels) en in klasse 35 (reclame en publiciteit). [eiseres] is tevens houdster van het hieronder afgebeelde Benelux beeldmerk waarin de woorden IN GOLD WE TRUST zijn verwerkt. Dit beeldmerk is ingeschreven op 8 juni 2017 in klasse 25. 2.3. Vanaf september 2016 heeft [eiseres] de hierna afgebeelde hoodie in de verkoop voor de prijs van € 114,95. 2.4. Aquaris exploiteert onder de naam ‘Amsterdam is my style’ een souvenirwinkel aan het [adres] te Amsterdam. [naam 2] is enig aandeelhouder en bestuurder van Aquaris. 2.5. Op 27 of 28 augustus 2018 hebben [naam 1] en zijn broer [naam 3] de winkel van Aquaris bezocht en geconstateerd dat in die winkel een hoodie te koop werd aangeboden met de tekst IN AMSTERDAM WE TRUST. De prijs hiervan bedroeg € 29,99. Uit een in het geding gebrachte kassabon blijkt dat [naam 1] en [naam 3] op dat moment twee hoodies hebben aangekocht. 2.6. In een als productie 15 in het geding gebrachte verklaring van [naam 3] is opgenomen dat hij op 7 september 2018 van een van zijn klanten het bericht heeft ontvangen dat in de winkel van Aquaris eveneens een hoodie met de tekst IN BARCELONA WE TRUST wordt verkocht. Bij het bericht was een foto van deze hoodie gevoegd. 2.7. Bij brief van 14 september 2018 van de raadsvrouw van [eiseres] is Aquaris gesommeerd tot het staken van onrechtmatig handelen, meer in het bijzonder tot het staken van de inbreuk op de merkrechten, de auteursrechten en op het (niet ingeschreven) gemeenschapsmodelrecht (hierna NIG) van [eiseres] . Deze sommatie is – kort gezegd – onderbouwd met de stelling dat de hoodies van Aquaris met de teksten IN AMSTERDAM WE TRUST en IN BARCELONA WE TRUST te veel overeenkomsten vertonen met die van [eiseres] . Ter illustratie hiervan zijn in de brief de volgende foto’s opgenomen. 2.8. Bij de sommatiebrief was een onthoudingsverklaring gevoegd die [eiseres] als productie 17 in het geding heeft gebracht. Aquaris heeft deze onthoudingsverklaring niet ondertekend. 2.9. Bij brief van 24 september 2018 van de raadsman van Aquaris is bestreden dat Aquaris zich schuldig maakt aan inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van [eiseres] . Nadien hebben partijen schikkingsonderhandelingen gevoerd. Dit heeft niet geleid tot overeenstemming.

3.1. [eiseres] vordert – kort gezegd – het volgende: 1. Aquaris te bevelen iedere inbreuk op de merkrechten van [eiseres] te staken; 2. Aquaris te bevelen iedere inbreuk op de auteursrechten van [eiseres] te staken;3. Aquaris te bevelen iedere inbreuk op het NIG van [eiseres] te staken;4. Aquaris te bevelen het slaafs nabootsen dan wel anderszins onrechtmatig handelen jegens [eiseres] te staken;5. Aquaris te veroordelen opgave te doen van het aantal geproduceerde inbreukmakende hoodies, de productie- en verkoopprijs daarvan, van het aantal hoodies dat nog in voorraad is en van de contactgegevens van de producenten, de leveranciers en de professionele afnemers van de inbreukmakende hoodies; 6. Aquaris te bevelen tot het terugroepen van de inbreukmakende hoodies en over te gaan tot vernietiging daarvan; 7. een en ander op straffe van dwangsommen;8. de termijn van artikel 1019i Rv vast te stellen op zes maanden vanaf de datum van dit vonnis;9. Aquaris te veroordelen in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv (€ 17.982,18, zie productie 21) te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente over de nakosten. Onder punt 33 van de pleitnota van haar raadsvrouw heeft [eiseres] haar eis verduidelijkt. Gevorderd is de merkinbreuk binnen de Benelux te staken en de inbreuk op het NIG binnen de Europese Unie. Ook wenst [eiseres] te verduidelijken dat vordering 1 ook betrekking heeft op met de inbreukmakende hoodies overeenstemmende producten. 3.2. [eiseres] stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat de inbreukmakende hoodies (met de teksten IN AMSTERDAM WE TRUST en IN BARCELONA WE TRUST) net als de hoodie van [eiseres] (met de tekst IN GOLD WE TRUST) de volgende kenmerken hebben: - op de linkermouw onderaan is het teken IN AMSTERDAM WE TRUST / IN BARCELONA WE TRUST geborduurd in een klein, sierlijk handgeschreven lettertype in de kleur zwart; - op de linkerborst is het teken IN AMSTERDAM WE TRUST / IN BARCELONA WE TRUST geborduurd in kleine letters in de kleur wit; - op de bovenkant van de muts is het teken IN AMSTERDAM WE TRUST / IN BARCELONA WE TRUST geborduurd in een klein lettertype in de kleur rood; - op de achterkant van de hoodie is het teken IN AMSTERDAM WE TRUST / IN BARCELONA WE TRUST geborduurd in een groot lettertype in de kleur wit. Hierdoor wordt inbreuk gemaakt op verschillende intellectuele eigendomsrechten van [eiseres] . Ook wordt hierdoor onrechtmatig gehandeld, onder meer door het slaafs nabootsen van de hoodies van [eiseres] . [eiseres] heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen. De inbreuk gaat naar alle waarschijnlijkheid op grote schaal door, hetgeen tot de nodige reputatieschade leidt aan de zijde van [eiseres] . Bovendien heeft Aquaris geweigerd de door [eiseres] opgestelde onthoudingsverklaring te ondertekenen. 3.3. Aquaris heeft – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat de hoodie met de tekst IN BARCELONA WE TRUST nimmer in de winkel van Aquaris is aangeboden. Deze hoodie is ook niet door [eiseres] als testaankoop aangeschaft. Het bewijs van [eiseres] dat deze hoodie wel door Aquaris is aangeboden is erg mager. [eiseres] zou dit alleen van een van haar klanten hebben vernomen. De foto van de Barcelona-hoodie die [eiseres] in het geding heeft gebracht is kennelijk genomen in een winkel in Barcelona, waarvan [naam 2] (en dus niet Aquaris) mede eigenaar is. Aquaris heeft dus hoe dan ook niets te maken met de hoodie met de tekst IN BARCELONA WE TRUST. Over de hoodie met de tekst IN AMSTERDAM WE TRUST heeft Aquaris aangevoerd dat van die hoodie slechts 20 exemplaren (tien grijze en tien donkerblauwe) zijn gemaakt. De gebruikelijke werkwijze van Aquaris is om van een product eerst een sample te laten maken om te testen of het een succesvol product is. In dit geval werd [naam 2] in zijn winkel aangesproken door [naam 1] en [naam 3] . Omdat zij bezwaar maakten tegen de hoodie, heeft [naam 2] meteen (onverplicht) toegezegd de verkoop van de hoodies te zullen staken. Omdat hij nog in de ‘ontwikkelfase’ zat van het product, had hij ook geen groot zakelijk belang om met de verkoop door te gaan. Op dat moment kreeg hij echter van [eiseres] te horen dat het al te laat was en dat hij wel bericht zou ontvangen van de advocaat van [eiseres] . Overigens heeft [naam 2] ter zitting erkend dat de hoodie van [eiseres] is gebruikt als voorbeeld bij het ontwerp van de IN AMSTERDAM WE TRUST-hoodie en dat beide producten op elkaar lijken. Ook om deze reden heeft hij toegezegd met de verkoop te willen stoppen. Uiteindelijk heeft Aquaris de verkoop van de gewraakte hoodies met ingang van 3 oktober 2018 gestaakt. Van de 20 hoodies zijn er negen verkocht en elf vernietigd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Als productie 4 is het bewijs van vernietiging van de elf hoodies in het geding gebracht. Om al deze redenen heeft [eiseres] geen spoedeisend belang meer bij toewijzing van haar vorderingen. Er is geen enkele aanwijzing dat Aquaris de verkoop van de hoodies zal hervatten. Bovendien heeft Aquaris als productie 1 een door haar zelf opgestelde onthoudingsverklaring in het geding gebracht, waarin onder meer is opgenomen dat de IN AMSTERDAM WE TRUST-hoodies niet meer zullen worden geproduceerd, noch op enigerlei wijze zullen worden verhandeld. Overigens bestrijdt Aquaris dat zij in dit geval inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van [eiseres] of dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiseres] . Zij concludeert dan ook tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van [eiseres] in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv (€ 9.924,25, zie productie 7). 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

bevoegdheid ten aanzien van het NIG 4.1. Op grond van artikel 80 van de EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen is de rechtbank Den Haag exclusief aangewezen als bevoegde rechter. Tot op heden is in de jurisprudentie wisselend geoordeeld over de vraag of ook voorzieningenrechters van andere rechtbanken dan van de rechtbank Den Haag bevoegd zijn in kort geding te oordelen over vorderingen die zijn gebaseerd op de modellenverordening. In de zaak Spin Master/High5 Products (ECLI:NL:RBAMS:2017:298) heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank eerder haar bevoegdheid aangenomen. Op 31 augustus 2018 is echter tegen dit vonnis cassatie in het belang der wet ingesteld (ECLI:NL:PHR:2018:957). De procureur-generaal neemt hierbij het standpunt in dat zowel uit de totstandkomingsgeschiedenis als uit de wetssystematiek kan worden afgeleid dat in kort geding de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is. Op 2 november 2018 heeft de Hoge Raad een vraag van uitleg voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (ECLI:NL:HR:2018:2027). Deze vraag ligt momenteel nog voor. In afwachting van de beantwoording hiervan acht de voorzieningenrechter van deze rechtbank zich in lijn met het standpunt van de procureur-generaal (en in afwijking van haar eerdere beslissing) onbevoegd om kennis te nemen van vordering 3 van [eiseres] die is gebaseerd op de EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. bevoegdheid ten aanzien van de gestelde merkinbreuk 4.2. Omdat de gewraakte hoodies in Amsterdam worden verkocht is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd om van dit geschil kennis te nemen voor zover het door [eiseres] gestelde merkinbreuk betreft. de IN BARCELONA WE TRUST-hoodie 4.3. [eiseres] heeft haar stelling dat Aquaris ook de IN BARCELONA WE TRUST-hoodie in haar winkel op het [adres] aanbiedt gebaseerd op de enkele mededeling (voorzien van een foto) van een klant van [eiseres] . Ter zitting in dit kort geding is echter door Aquaris uitdrukkelijk betwist dat zij iets van doen heeft met de Barcelona-hoodie. Zij heeft aangevoerd dat die hoodie wordt aangeboden in Barcelona door een vennootschap waarvan [naam 2] (en niet Aquaris) mede-eigenaar is. Gezien deze gemotiveerde betwisting heeft [eiseres] in dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Aquaris iets van doen heeft met de IN BARCELONA WE TRUST-hoodie, laat staan dat die hoodie in de winkel van Aquaris op het [adres] wordt aangeboden. Dat in de brief van 24 september 2018 van de raadsman van Aquaris (zie 2.9) is opgenomen Al het voorgaande geldt uiteraard m.m. voor de gestelde inbreuk ter zake van de ‘Barcelona-hoodie’, is hiertoe onvoldoende. De vorderingen van [eiseres] die zien op de IN BARCELONA WE TRUST-hoodie zijn dan ook niet toewijsbaar. auteursrechtinbreuk 4.4. Niet weersproken is dat [eiseres] de ontwerper is van de IN GOLD WE TRUST-hoodie. Die hoodie wordt erdoor gekenmerkt dat de tekst IN GOLD WE TRUST op verschillende manieren, in verschillende kleuren en op verschillende plaatsen van de hoodie is aangebracht. De combinatie van deze elementen maakt dat sprake is van een werk in de zin van de Auteurswet. Door het gebruik van deze combinatie is immers sprake van een eigen intellectuele schepping, waarbij geldt dat de woorden IN GOLD WE TRUST als een ‘knipoog’ kunnen worden aangemerkt op het beroemde Amerikaanse motto IN GOD WE TRUST. Zoals ook ter zitting erkend door [naam 2] is de hiervoor genoemde combinatie van elementen één op één overgenomen in de IN AMSTERDAM WE TRUST-hoodie. De ontlening in auteursrechtelijke zin is hiermee impliciet erkend. Nu de hoodies hierdoor eenzelfde totaalindruk geven, is voorshands dan ook sprake van een door Aquaris gepleegde auteursrechtinbreuk. merkinbreuk 4.5. De stelling van [eiseres] is dat met de hoodies van Aquaris tevens merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE wordt gemaakt. Volgens [eiseres] is sprake van visuele en auditieve overeenstemming, hetgeen zou leiden tot (direct en indirect) verwarringsgevaar. Ook zou de goedkope hoodie van [eiseres] afbreuk doen aan het meer exclusieve en duurdere merk van [eiseres] . 4.6. Voorshands zal [eiseres] niet worden gevolgd in haar standpunt dat sprake is van merkinbreuk. Zowel in het woordmerk als in het beeldmerk van [eiseres] geldt dat het dominante bestanddeel GOLD is. Het dominantie bestanddeel in het teken van Aquaris is AMSTERDAM. Deze bestanddelen zijn dermate verschillend dat vooralsnog onvoldoende visuele of auditieve overeenstemming tussen merk en teken kan worden aangenomen. Dat consumenten in verwarring zouden kunnen komen, is ook op geen enkele manier door [eiseres] onderbouwd, noch dat de hoodie van Aquaris afbreuk doet aan die van [eiseres] . slaafse nabootsing of ander onrechtmatig handelen 4.7. Nu hiervoor is overwogen dat voorshands sprake is van auteursrechtinbreuk heeft [eiseres] geen belang meer bij een oordeel over de vraag of de hoodie van Aquaris als een slaafse nabootsing heeft te gelden van de hoodie van [eiseres] . Daarnaast heeft [eiseres] gesteld dat in dit geval sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie, maar van bijkomende omstandigheden op grond waarvan tot dit oordeel zou kunnen worden gekomen is niet gebleken. Dat de hoodies op elkaar lijken is hiervoor niet voldoende. spoedeisend belang 4.8. Vervolgens ligt de vraag voor of [eiseres] nog een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen (voor zover gebaseerd op de auteursrechtinbreuk). Volgens Aquaris zijn immers slechts 20 hoodies geproduceerd waarvan er negen zijn verkocht en elf vernietigd. Ook heeft Aquaris een door haarzelf opgestelde onthoudingsverklaring ondertekend. [eiseres] heeft daartegenover gesteld dat nergens uit blijkt dat slechts 20 IN AMSTERDAM WE TRUST-hoodies zijn geproduceerd (bijvoorbeeld uit een order aan de fabriek) en dat de gewraakte hoodies dus nog kunnen opduiken. Ook acht [eiseres] de door Aquaris opgestelde onthoudingsverklaring ontoereikend omdat hierin (anders dan in de door [eiseres] opgestelde verklaring die Aquaris niet heeft willen ondertekenen) geen erkenning van de inbreuk, geen boete, geen onderbouwde opgave van het aantal geproduceerde en verkochte hoodies, geen winstafdracht en geen vergoeding van de advocaatkosten is opgenomen. 4.9. In de brief van 24 september 2018 (zie 2.9) heeft de raadsman van Aquaris uitdrukkelijk bestreden dat sprake was van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van [eiseres] . In de brief is geen melding gemaakt van het voornemen de gewraakte hoodies uit de handel te nemen. Evenmin is in de brief gemeld dat er slechts 20 hoodies met de tekst IN AMSTERDAM WE TRUST zouden zijn vervaardigd. Pas ter zitting heeft [naam 2] namens Aquaris de inbreuk erkend en daarbij verklaard dat de inbreukmakende hoodies met ingang van 3 oktober 2018 uit de handel zijn genomen. Ook pas ter zitting heeft Aquaris het standpunt ingenomen dat er van de hoodies slechts 20 zijn vervaardigd. Omdat deze belangrijke verweren van Aquaris pas ter zitting zijn gevoerd, heeft [eiseres] hier niet onderbouwd op kunnen reageren. Daarom kan niet zonder meer van de juistheid van deze verklaringen en van de door Aquaris zelf opgestelde onthoudingsverklaring worden uitgegaan. Bovendien is het terecht dat deze proceshouding bij [eiseres] wantrouwen oproept. Dit brengt mee dat [eiseres] nog steeds een spoedeisend belang heeft bij haar vordering dat de inbreuk op haar auteursrecht moet worden gestaakt (vordering 3) en bij haar vordering dat Aquaris opgave zal moeten doen aan de advocaat van [eiseres] (vordering 5), zoals hierna te beslissen.

De voorzieningenrechter 5.1. beveelt Aquaris met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het auteursrecht van [eiseres] op de onder 2.3. van dit vonnis afgebeelde IN GOLD WE TRUST-hoodie te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen elk (doen) produceren, in voorraad houden, importeren, aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen, 5.2. veroordeelt Aquaris om uiterlijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van [eiseres] een schriftelijke, juiste en volledige opgave te doen, vergezeld door kopieën van alle relevante documenten (zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, (elektronische) correspondentie en voorraadadministratie), van de volgende informatie: a. het aantal van de geproduceerde, aangeboden, verkochte en geleverde inbreukmakende hoodies, b. de productieprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakende hoodies, c. het aantal nog in voorraad zijnde stuks van de inbreukmakende hoodies, 5.3. veroordeelt Aquaris tot betaling van een dwangsom van € 500,- voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het hiervoor onder 5.1. gegeven bevel en van € 500,- voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan de hiervoor onder 5.2. uitgesproken veroordeling te voldoen, met een maximum van in totaal € 10.000,-, 5.4. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden, 5.5. veroordeelt Aquaris in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 5.711,79, 5.6. veroordeelt Aquaris in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 82,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening, 5.7. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 5 december 2018. type: MV coll: mb