ECLI:NL:PHR:2025:226

G.R.B. van Peursem In de zaak 1. Aktieselskabet af 21. November 2001, 2. Bestseller A/S, eiseressen tot cassatie, tegen 1. OFM B.V., 2. [Holding] B.V., verweersters in cassatie Partijen worden hierna verkort aangeduid als Bestseller c.s. respectievelijk OFM c.s., afzonderlijk als respectievelijk Aktieselskabet, Bestseller, OFM en [Holding] . Deze merkenzaak gaat over de vraag of OFM c.s. met verschillende Only for Men-tekens inbreuk maakt op de ONLY-merken van Bestseller c.s. (‘sub b’- en ‘sub c’-inbreuk). Volgens het hof is bij OFM c.s. geen sprake van ‘gebruik als merk’ van de gewraakte tekens, zijn het bovendien geen met de ONLY-merken overeenstemmende tekens en is er ook geen spake van verwarringsgevaar (nodig voor de b-grond) of ‘kielzog varen’ (nodig voor de c-grond), zodat geen sprake is van merkinbreuk door OFM c.s. Bestseller c.s. komt in cassatie op tegen het non-merkgebruik-oordeel, bestrijdt dat geen sprake is van overeenstemming, waarbij het hof onder meer de zogenoemde neutralisatieleer onjuist heeft toegepast volgens Bestseller c.s., terwijl ook wordt opgekomen tegen de oordelen over afwezigheid van verwarringsgevaar en kielzog varen. In feitelijke instanties hielden ook nog contractuele kwesties partijen verdeeld die voortkwamen uit een eerder tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst, maar die spelen in cassatie geen rol meer; voor een beter begrip van het ontstane merkengeschil geef ik hierna de feitelijke gang van zaken rond die contractuele kwesties ook weer bij de feiten, maar de cassatieprocedure zelf is puur merkenrechtelijk van aard. Ik zie de cassatiepoging geen doel treffen.

1.1 Aktieselskabet is houdster van onder andere de volgende Unie- en Beneluxmerken (hierna gezamenlijk: het ONLY-merk of ook wel de ONLY-merken): - het Uniewoordmerk ONLY, op 25 september 1997 aangevraagd en op 7 januari 2000 geregistreerd met nummer 000638833 voor waren in de klassen 14, 18, 25; - het Beneluxwoordmerk ONLY, op 12 oktober 1995 gedeponeerd en op 1 oktober 1996 ingeschreven met nummer 0584120 voor waren in de klasse 25 (kledingstukken en schoeisel). 1.2 Bestseller is een groot internationaal modebedrijf. Bestseller verkoopt haar producten in 70 verschillende landen, heeft meer dan 3.000 modeketens in 38 landen en haar producten worden in bijna 15.000 multi-brand winkels en warenhuizen verkocht. Bestseller is licentieneemster van het ONLY-merk. 1.3 OFM is een in 2004 door [betrokkene 1] opgericht modebedrijf gericht op mannen, aanvankelijk onder de naam “Outlet for Men”. Per 19 juni 2007 is de statutaire naam gewijzigd in “Only for Men B.V.”. Per 19 juni 2007 voert OFM ook de handelsnaam “Only for Men”. OFM heeft ten tijde van het wijzen van het hofarrest 17 multi-brand-verkoopvestigingen verspreid over Nederland en verricht (eveneens sinds 2007) online handelsactiviteiten via de website www.onlyformen.nl. 1.4 [Holding] is het moederbedrijf van OFM en houdster van het hieronder afgebeelde Benelux woord-/beeldmerk, op 2 mei 2007 gedeponeerd met nummer 1134415 en op 12 februari 2008 ingeschreven met nummer 0822667 voor waren in de klassen 18, 25 en 35 (hierna: het 2007-merk): 1.5 Op 6 juli 2007 heeft de gemachtigde van Bestseller c.s. de gemachtigde van OFM c.s. een brief gestuurd, waarin onder meer het volgende is bericht: “Your client Outlet for Men BV, trademark application No. 1134415 OFM Only For Men (…) Our client’s trademark is registered in several countries around the world, including as a CTM trademark (class 14, 18, 25). Your abovementioned trademark application recently came to our client’s attention and causes concern as the two trademarks are similar and the trademarks are used in the same classes, which may lead to a likelihood of confusion. Our client’s main concern is the letter "O" in the word “ONLY” as this is identical to the way our client uses its trademark “ONLY”. However, our client is willing to find an amicable solution that allows you to use your trademark for the applied goods provided that you change the fount for the letter "O". (…)” 1.6 Bij brief van 26 juli 2007 heeft de gemachtigde van OFM c.s. aan de advocaat van Bestseller c.s. het volgende bericht: “(…) In my view the mark ONLY is a rather descriptive trademark. A quick scan in the trade mark registers revealed 101 registrations (…) for the mark ONLY or trademarks with ONLY as element for goods in class 25. The distinctive element in my clients mark is the device. The slogan only for men is purely descriptive and always used in combination with the device element. (…) In my view there is no risk of confusion between both trademarks. (…) However to reduce your clients concerns, my client is voluntary prepared to change the font of the letter o in the future if possible. (…)” 1.7 Bij brief van 13 september 2007 heeft de advocaat van Bestseller c.s. aan OFM c.s. het volgende gemeld: “(…). First, I can inform you that we have tiled an opposition against your client’s trademark on 31 July 2007 through our corresponding lawyer in Belgium. Seeing that the deadline was 1 August 2007 we saw no other solution as we need to ensure our client’s rights. Second, I disagree with your observations regarding the risk of confusion. However, I am pleased to learn that your client is prepared to voluntarily change the font of the letter "O" and can inform you that our client is prepared to withdraw its opposition against your client’s trademark on the following conditions: - your client changes its use the letter "O" within 2 months, including on marketing material - the new font must be approved by our client I trust that this is acceptable to your client and would ask you to confirm this in writing. (…)” 1.8 Bij brief van 15 oktober 2007 heeft de advocaat van Bestseller c.s., OFM c.s. - onder meer - het volgende meegedeeld: “I refer to your fax of 10 October 2007 for which I thank you. I am pleased to learn that your client has already changes the letter O. However, before our client withdraws the opposition, we need to see documentation regarding the changed use of the letter O. Once our client has approved the new font, I will send you a simple declaration for your client’s signature.” 1.9 Op 23 oktober 2007 heeft de gemachtigde van OFM c.s., Bestseller c.s. het volgende gemeld: “Reference is being made to our earlier correspondence and in particular to your fax of October 15, 2007. For your information I have attached a document representing my clients’ change of use of the letter ‘O’ in the word ‘ONLY’. Since my client has changed the font of the letter ‘O’ as requested by your client, please confirm in return the withdrawal of the opposition against my clients' Benelux trademark application no. 1134415.” Op de tweede pagina van deze brief is het volgende logo opgenomen, waarin de letters van de woorden ‘Only for Men’, in het bijzonder de ‘O’ in het woord ‘Only’, iets ronder worden weergegeven dan in het 2007-merk (hierna: het gewijzigde logo): 1.10 Bij brief van 30 oktober 2007 heeft de advocaat van Bestseller c.s. als volgt gereageerd: “(…) In order for us to be able to advise our client’s properly. I would ask you to please send me Information on the fount (printing type) used by your client for the letter ‘O’ as well as the remaining letters.” 1.11 De gemachtigde van OFM c.s. heeft bij brief van 9 november 2007 als volgt gereageerd: “(…) I hereby inform you that the font (printing type) used by my client for the letter ‘o’ as well as the remaining letters in ‘only for men’ is: Helvetica Neue 83 Heavy Extended Please confirm the withdrawal of the opposition against my clients’ Benelux trademark application no. 1134415.” 1.12 Bij brief van 6 december 2007 heeft de advocaat van Bestseller c.s., OFM c.s. het volgende gemeld: “(…) I am pleased to inform you that my client accepts the changes made by your client and enclose a simple undertaking for your client’s signature. Once I receive the signed undertaking, the opposition will be withdrawn.” Op de tweede pagina van deze brief is de volgende Undertaking opgenomen: “OUTLET FOR MEN BV. Achter T Veer 16, 4191AD Geldermalsen. The Netherlands, undertakes vis-á-vis Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskvvej 5. 7330 Brande, Denmark: OUTLET FOR MEN BV. Achter T Veer 16, 4191AD Geldermalsen. The Netherlands, undertakes vis-á-vis Aktieselskabet af 21.november 2001, Fredskvvej 5. 7330 Brande, Denmark: 1. To only use the trademark ONLY FOR MEN in the figurative combination depicted in Annex 1. 2. To only use the trademark ONLY FOR MEN in the Benelux. 3. To only use the trademark ONLY FOR MEN in class 18.25 and 35. 4. To always write the word elements ONLY FOR MEN in same size printing letters Helvetica Neue 83 Heavy Extended. 5.

2.1 Bestseller c.s. heeft in eerste aanleg, voor zover in cassatie van belang, een verklaring voor recht gevorderd dat OFM c.s. door het gebruik van het 2007-merk, het Brands-merk en het grote M-merk (hierna ook: de OFM-tekens) ieder afzonderlijk, inbreuk heeft gemaakt op het ONLY-merk van Aktieselskabet. De Haagse rechtbank kwam tot een merkinbreuk-oordeel en heeft ieder gebruik van de OFM-tekens verboden, met uitzondering van het gebruik daarvan als handelsnaam en als domeinnaam, en met uitzondering van het gewijzigde logo. 2.2 In appel heeft het Haagse hof anders de rechtbank geoordeeld dat geen sprake is van gebruik als merk en ten overvloede dat geen sprake is van overeenstemmende tekens noch van verwarringsgevaar, zodat de b-grond faalt. Datzelfde geldt volgens het hof ook voor dec-grond, omdat geen sprake is van kielzog varen door OFM c.s. Daartoe is onder meer als volgt overwogen: “Geen merkgebruik 6.11 Partijen twisten allereerst over de vraag of OFM c.s. de tekens enkel als handelsnaam gebruikt of ook als merk. Daarbij is relevant dat tussen partijen vast staat dat Bestseller c.s. zich niet verzet tegen gebruik van de tekens als handelsnaam of domeinnaam. 6.12 Bestseller heeft gesteld dat OFM c.s. de omstreden tekens gebruikt voor waren en diensten. OFM c.s. betwist dat en voert aan dat zij die tekens niet ter onderscheiding van de door haar aangeboden producten gebruikt, maar ter aanduiding van haar onderneming als handelsnaam. Dit kan niet worden aangemerkt als gebruik voor waren of diensten. Bestseller c.s. heeft gewezen op het gebruik van het teken op winkelgevels, banners/borden, verpakkingsmateriaal (verzenddozen/draagtassen), kledinghangers, personeelskleding, sponsorkleding, giftcards, merchandising, reclame-uitingen, website en social media. Dit gebruik gaat volgens Bestseller c.s. verder dan het aanduiden van haar onderneming. Het gebruik van de tekens doet afbreuk aan de herkomstfunctie. De indruk kan ontstaan dat de tekens een (sub)brand van Beststeller c.s. zijn of dat Bestseller en OFM een zekere commerciële relatie hebben gehad, wat in het verleden ook daadwerkelijk het geval is geweest. 6.13 Het hof stelt voorop dat sprake kan zijn van het gebruik van de handelsnaam ter onderscheiding van waren of diensten als het teken op zodanige wijze wordt gebruikt dat een verband bestaat tussen de handelsnaam en de producten die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht, ook als de handelsnaam niet is aangebracht op de producten (Voetnoot 2: HvJEG 11 september 2007, ECLI:EU:C:2007:497, Céline/Céine). 6.14 Naar het oordeel van het hof kan zo’n verband hier niet worden aangenomen. Het Uniewoordmerk ONLY is ingeschreven voor waren in de klassen 14 (kort gezegd edelmetalen, edelstenen, juwelen en horloges), 18 (kort gezegd lederwaren, koffers en paraplu’s) en 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels). Het Beneluxwoordmerk ONLY is ingeschreven voor waren in klasse 25. Als onweersproken staat vast dat OFM c.s. alleen kleding van andere merken verkoopt en bijvoorbeeld geen eigen kledinglijn heeft. Het gebruik van de omstreden tekens op de gevel van de winkel, de kleerhangers en op verpakkingsmateriaal is dus niet bedoeld ter onderscheiding van de waren die zich in de winkel, aan die kleerhanger of in die verpakking bevinden maar ter onderscheiding van de onderneming waar die waren worden verkocht. Datzelfde geldt ook voor de banners, giftcards en de website. OFM c.s. heeft er terecht op gewezen dat de klant die een kledingstuk in een OFM-winkel heeft gekocht, dit kledingstuk niet zal herkennen of aanduiden als een Only for Men-kledingstuk maar als een kledingstuk van een bepaald (herenmode)merk. Voor zover het teken (in het kader van een sponsorcontract) op sportshirts is aangebracht zal het voor het publiek duidelijk zijn dat dit een verwijzing is naar de onderneming die de betrokken activiteit heeft gesponsord en niet naar de herkomst van het betreffende shirt. De tekens vervullen aldus niet de herkomstfunctie van een merk. Dat sprake is van gestyleerde letters of gebruik van de tekens in een logo doet aan het voorgaande niet af. Naar het oordeel van het hof is hier dus geen sprake van merkgebruik. Geen inbreuk sub b 6.15 Ook als aangenomen moet worden dat wel sprake is van merkgebruik, is het hof - ten overvloede - van oordeel dat dit niet kan leiden tot toewijzing van de vordering onder III en IV, gelet op het volgende. 6.16 Van sub b-inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en artikel 9 lid 2 sub b UMVo is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan, dus het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het merk. Tevens dient rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van het relevante publiek. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Het onderzoek moet in twee fases plaatsvinden. In fase 1 moet een vergelijking van de waren en van merk en teken plaatsvinden om vast te stellen of het merk en het teken visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen en of sprake is van (soort)gelijke waren. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet deze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de tekens. Daarbij mogen de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht niet worden betrokken. Deze omstandigheden mogen alleen in aanmerking worden genomen in fase 2, de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (Voetnoot 3: HvJEU 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156, Equivalenza). 6.17 Het hof is van oordeel dat weliswaar sprake is van enige visuele en fonetische overeenstemming gelet op de omstandigheid dat zowel in het merk als in de tekens de letters o-n-l-y voorkomen. Begripsmatig is er echter geen overeenstemming. ONLY betekent in de Engelse taal “alleen” of “enkel” en heeft daarmee, als het gaat om kleding, geen vastomlijnde betekenis terwijl “Only for Men” betekent “alleen/enkel voor mannen”. Dit is een duidelijke en vaste betekenis die het relevante publiek onmiddellijk kan begrijpen (Voetnoot 4: HvJEU 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25, Picassao/Picaro en HvJEU 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156, Equivalenza). Dit uitgesproken begripsmatige verschil neutraliseert naar het oordeel van het hof de fonetische en visuele gelijkenis. De totaalindruk is dus naar het oordeel van het hof verschillend, zodat geen sprake is van overeenstemmende tekens. 6.18 Overigens is het hof - indien wel moet worden uitgegaan van enige mate van overeenstemming - van oordeel dat geen sprake is van verwarringsgevaar bij het betrokken publiek.

6.23 De conclusie is dat het principaal hoger beroep van OFM c.s. slaagt. Daarom zal het hof het vonnis vernietigen en opnieuw rechtdoende alle vorderingen van Bestseller c.s. afwijzen. De vordering van OFM c.s. tot terugbetaling van hetgeen uit hoofde van het vonnis is betaald, vermeerderd met rente, is eveneens toewijsbaar. Het incidenteel hoger beroep van Bestseller c.s. slaagt niet. Het hof zal Beststeller c.s. als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van zowel de eerste aanleg als het hoger beroep op de voet van art. 1019h Rv. Daarbij gaat het hof voor wat betreft het IE-deel (50%) uit van de Indicatietarieven in IE-zaken zoals deze gelden voor een normale zaak. Op grond van voornoemde indicatietarieven is een bedrag van maximaal € 8.750,- als redelijke en evenredige vergoeding aan te merken voor de kosten in eerste aanleg en een bedrag van € 10.000,- voor het hoger beroep. Voor wat betreft het niet IE-deel (50%) en de kosten van het incidenteel hoger geldt het toepasselijke liquidatietarief. De gevorderde nakosten en rente zal het hof ook toewijzen.” 2.3 Bestseller c.s. heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. OFM c.s. heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten. Bestseller c.s. heeft vervolgens gerepliceerd. OFM c.s. heeft afgezien van dupliek. 3. Bespreking van het cassatiemiddel 3.1 Het cassatiemiddel bestaat uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel vecht het non-merkgebruik-oordeel aan (rov. 6.14). Het tweede onderdeel bestrijdt dat geen sprake is van overeenstemmende tekens (rov. 6.17). Het derde onderdeel klaagt over de afwijzing van merkinbreuk sub b (rov. 6.18) en het vierde over de afwijzing van merkinbreuk sub c (rov. 6.21). 3.2 Het gaat in deze zaak om wat in jargon heet de ‘b-grond’ en de ‘c-grond’, neergelegd voor het Benelux merkenrecht in respectievelijk art. 2.20 lid 2 sub b (gelijk of met merk overeenstemmend teken gebruikt voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten, verwarringsgevaar) en art. 2.20 lid 2 sub c (gelijk of overeenstemmend teken met bekend merk waarbij zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk) van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en Uniemerkenrechtelijk in art. 9 lid 2 sub b en c Uniemerkenverordening (UMVo) . Art. 2.20 BVIE spoort met art. 10 Merkenrichtlijn 2015 en voor de uitleg van al deze inhoudelijk gelijke b- en c-gronden is zoals bekend de rechtspraak van het HvJEU leidend (geharmoniseerd merkenrecht en daarmee overeenstemmend Uniemerkenrecht op deze punten). Gebruik als merk 3.3 Wil merkinbreuk (sub b, sub c, maar ook sub a (gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als het merk), een grondslag die geen rol speelt in deze zaak) kunnen worden vastgesteld, moet in de eerste plaats sprake zijn van gebruik van een teken ‘als merk’, dat wil zeggen: ter onderscheiding van waren of diensten. Dat gebruiksbegrip is niet inhoudelijk gedefinieerd in het BVIE, de Richtlijn of de Verordening en is de eerste horde die het hof opwerpt. 3.4 Handelsnaamgebruik kan onder omstandigheden ook merkgebruik opleveren, in de eerste plaats als het betreffende teken op de verhandelde waren wordt aangebracht. Men begrijpt dit zo dat alles wat meer is dan “zuiver handelsnaamgebruik”, al snel als merkgebruik wordt opgevat, zoals het aanbrengen van een handelsnaam op een etiket, plastic tas of ander verpakkingsmateriaal. 3.5 In het Céline-arrest (dat overigens een ‘sub a’-inbreukzaak betrof, maar dat is voor het criterium voor gebruik ‘als merk’ niet relevant) heeft het HvJEG verduidelijkt dat een teken ook als merk kan worden gebruikt voor waren zonder dat dit op de verhandelde waren wordt aangebracht en wel wanneer sprake is van zodanig gebruik dat er een verband ontstaat tussen het teken dat de handelsnaam vormt en de waren die door de gebruiker in de handel worden gebracht (of de diensten die hij verricht): “21. Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin arrest van 21 november 2002, Robelco, C‑23/01, Jurispr. blz. I‑10913, punt 34, en arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 64). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfsembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten” als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de richtlijn. 22. Daarentegen is sprake van gebruik „voor [...] waren” in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, wanneer een derde het teken dat zijn maatschappelijke benaming, zijn handelsnaam of zijn bedrijfsembleem vormt, aanbrengt op de waren die hij in de handel brengt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 41, en Adam Opel, punt 20). 23. Daarnaast is, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van die bepaling, wanneer de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht.” (Onderstrepingen A-G) 3.6 Bedoeld ‘verband’ is in Google/Louis Vuittonnader uitgewerkt. Merkgebruik van een teken impliceert dat de betreffende marktdeelnemer het teken gebruikt in het kader van zijn eigen commerciële communicatie. Dat gebeurt als de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende ontvanger van die communicatie een verband kan leggen tussen het teken en de waren die de onderneming verhandelt of de diensten die deze verricht. De ‘bloot afvuller’ van blikjes die de merkhouder al van zijn merk heeft voorzien, gebruikt dat teken niet ‘als merk’. Ook het als tussenpersoon slechts in voorraad hebben van geïmporteerde waar in opdracht van de importeur kwalificeert niet als merkgebruik door die tussenpersoon en puur refererend merkgebruik doet dat evenmin. Maar afgezien van dit soort situaties wordt algemeen aanvaard dat gebruik van een teken als merk, dus ter onderscheiding van waren of diensten, ruim moet worden opgevat en dat bedoeld verband betrekkelijk snel wordt aangenomen. Het betreft een objectieve toets, zodat niet hoeft te worden aangetoond dat de consument daadwerkelijk zo’n verband legt. Of in een concreet geval sprake is van een verband, is aan de feitenrechter is voorbehouden. De b-grond 3.7 Art. 2.20 lid 2 sub b BVIE en art. 9 lid 2 sub b UMVo vinden toepassing indien sprake is van een overeenstemmend merk of teken en van overeenstemmende of soortgelijke waren of diensten, waarbij zich verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek voordoet. Het hof heeft de daarbij te hanteren maatstaf uitvoerig weergegeven in de hiervoor geciteerde rov. 6.16, waartegen als zodanig (terecht) geen cassatieklachten zijn gericht. 3.8 Het onderzoek naar de b-grond vindt volgens het Equivalenza-arrest plaats in twee fasen. In de eerste fase wordt beoordeeld of sprake is van enige overeenstemming. Alleen als daarvan sprake is, komt de rechter toe aan fase twee waarin wordt beoordeeld of met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval er sprake is van verwarringsgevaar.

Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden A-G

Het procesverloop is gedeeltelijk ontleend aan het bestreden arrest, al aangehaald, rov. 4.1-5.3. Rb. Den Haag 22 december 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:15571, rov. 5.1-5.6. Met de herziening van de Merkenrichtlijn 2015 werd beoogd om die meer in overeenstemming te brengen met de Gemeenschapsmerkenverordening (zie considerans (5) van de Merkenrichtlijn 2015, waar wordt verwezen naar Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk), de voorloper van de Uniemerkenverordening (Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, zie art. 211, waarmee de Gemeenschapsmerkenverordening is ingetrokken). Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikt). Zie ter uitvoering van de vernieuwde en herschikte Merkenrichtlijn het Protocol van 11 december 2017 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, Benelux Publicatieblad 2018/1, Trb. 2018, 35, welke op 1 maart 20219 in werking is getreden. Zie hierover tevens P.G.F.A. Geerts in Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/273. Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/339. HvJEG 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, NJ 2003/265 m.nt. M.R. Mok, IER 2003/10 m.nt. Ch. Gielen, Ondernemingsrecht 2003/30 m.nt. B.J. Drijber (Arsenal Football Club), punten 41 en 51; HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55, IER 2007/28 m.nt. Ch. Gielen, AA 2007/0460 m.nt. Ch. Gielen (Adam Opel), punten 20 en 28. Zie kritisch over het Opel-arrest: D.J.G. Visser, Schaalmodellenrecht, Spoorbundel 2007, p. 367-376. P. Maeyaert & T. Cohen Jehoram, Handelsnaam: conflicten met merken en domeinnamen in de Benelux vanuit Nederlands en Belgisch perspectief, BMM 2008/2, p. 52; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008/8.2.4; U. Hildebrandt & S. Sosnita (red.), EU Trade Mark Regulation (EUTMR) Brussels Commentary, 2023, p. 281: “Frequently, the use of a sign as a company name will also be accompanied by the use in relation to goods and services.” Zie ook A. Kur & M. Senftleben, European Trade Mark Law, 2017, p. 287: het HvJEU past deze toets flexibel toe. HvJEG 11 september 2007, C17/06, ECLI:EU:C:2007:497, IER 2007/102 m.nt. Ch. Gielen, AA 2008/0224 m.nt. Ch. Gielen, Bb 2008/2 m.nt. F. van Andel (Céline/Céline), punten 21-23, waarover P. Maeyaert, De beschermingsomvang van een ouder merk in het conflict met een identieke jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie, IRDI 2008, 32; P. Maeyaert & T. Cohen Jehoram, Handelsnaam: conflicten met merken en domeinnamen in de Benelux vanuit Nederlands en Belgisch perspectief, BMM 2008/2; A. Kur & M. Senftleben, European Trade Mark Law, 2017, 5.1.2.3.2; R. Davis, T. St. Quintin & G. Tritton, Tritton on Intellectual Property in Europe, 2022, p. 455. Het Céline-arrest is inmiddels gecodificeerd (zie Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/337) in art. 2.20 lid 3 sub d BVIE (in werking getreden op 1 maart 2019) dat luidt: ‘Met name kan krachtens lid 2, sub a tot en met c, worden verboden: (…) d. het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam’. HvJEU 23 maart 2010, C-236-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, NJ 2012/523 m.nt. J.H. Spoor, BIE 2010/79 m.nt. M.R.F. Senftleben, IER 2010/82 m.nt. E.A.M. Quanjel-Schreurs, AA 2010/10, p. 703 m.nt. J.S. Hofhuis (Google/Louis Vuitton). Zie ook HvJEG 19 februari 2009, C-62/08, ECLI:EU:C:2009:111 (UDV/Brandtraders), HvJEU 2 april 2020, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, IER 2020/4 m.nt. M. Bronneman, BIE 2020/4 m.nt. D.M. Linders en J.J. Vermeij (Coty/Lindemans), HvJEU 22 december 2022, C-148/21 en C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016, NJ 2023/243 m.nt. Ch. Gielen, IER 2023/44 m.nt. J.R. Torenbosch en P.G.F.A. Geerts, BIE 2023/3 m.nt. M.G.W. Peijnenburg (Louboutin/Amazon) en de conclusie van A-G Szpunar voor dit arrest nrs. 55 e.v. en HvJEU 25 januari 2024, C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76, BIE 2024/4 m.nt. L. Anemaet en T. Cohen Jehoram, IER 2024/27 (Audi/GQ). HvJEU 15 december 2011, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:258, NJ 2014/125, IER 2012/41 m.nt. A.M.E. Verschuur (Red Bull/Winters). Zie naast het al aangehaalde Coty-Lindemans-arrest ook HvJEU 16 juli 2015, C-379/14, ECLI:EU:C:2015:479, IER 2015/44 m.nt. F.W.E Eijsvogels (Top Logistics) en G. van der Wal en S. Said, De voortdurende vraag naar de rol van de tussenpersoon in het merkenrecht, IER 2021/3. Zie naast het al aangehaalde arrest UDV/Brandtraders ook HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, ECLI:EU:C:2002:287, IER 2002/29 m.nt. Ch. Gielen (Hölterhoff/Freisesleben). Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/337-339; P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 2023, p. 107-108. Ch. Gielen, Merkgebruikperikelen. Ofwel: welk merkinbreukcriterium is toepasselijk?, IER 2009/4, onder 6. Zie ook zijn annotatie onder het Céline-arrest in AA 2008/0224, p. 227 over het verband: ‘Een dergelijk verband zal snel aanwezig zijn. Vaak staat de handelsnaam bijvoorbeeld op draagtassen, kassabonnen, reclamemateriaal en ik pleit erover om in dit soort zaken snel een dergelijk verband aan te nemen. Ik wijs erop dat het Hof niet eist dat de consument een dergelijk verband uitdrukkelijk percipieert. Er hoeft objectief gezien alleen maar een dergelijk verband te bestaan.’ P. Maeyaert & T. Cohen Jehoram Handelsnaam: conflicten met merken en domeinnamen in de Benelux vanuit Nederlands en Belgisch perspectief', BMM 2008/2, p. 52; P. Maeyaert, De beschermingsomvang van een ouder merk in het conflict met een identieke jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie, IRDI 2008, p. 32. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 57. Zie over de tweefasentoets: J.R. Torenbosch & J. Vrielink, De fasentoets in het licht van Equivalenza en Messi, IER 2021/20; zie ook Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/343-360, waar overigens drie fasen worden onderscheiden. Dit wordt ook wel ‘fonetisch’ genoemd; de begrippen auditief en fonetisch zijn identiek. HvJEG 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, NJ 2000/375, m.nt. D.W.F. Verkade (Lloyd/Loint’s), HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 68. HR 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:397, NJ 2015/367, m.nt. Ch. Gielen, JIN 2015/63, m.nt. M.R. Rijks (Ajax/Lezer), rov. 3.3.4. Zie o.m. HVJEG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, NJ 1998/523, m.nt. D.W.F. Verkade, AA 1998/0700, m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1997/54, m.nt. Ch. Gielen (Puma/Sabel). HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 70. HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469 (China Construction Bank/EUIPO), punt 58. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punten 57 en 71. HvJEG 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, NJ 2000/375, m.nt. D.W.F. Verkade (Lloyd/Loint’s), punt 26; HVJEG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, NJ 1998/523, m.nt. D.W.F. Verkade, AA 1998/0700, m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1997/54, m.nt. Ch. Gielen (Puma/Sabel), punt 23; HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 71. HVJEG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, NJ 1998/523, m.nt. D.W.F. Verkade, AA 1998/0700, m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1997/54, m.nt. Ch.

Zoals hiervoor overwogen moet de globale beoordeling wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Het hof gaat daarbij uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek en niet van een relatief hoog zoals OFM c.s. heeft gesteld. Het gaat hier immers niet om exclusieve dure kleding maar om kleding in het (hogere) middensegment. In dit geval komt het bestanddeel only zowel voor in het merk als in de tekens waarbij aangenomen kan worden dat in de tekens de letter M en de woorden Brands.Style.Life een ondergeschikte positie innemen en het publiek daaraan minder aandacht zal geven. Ook als er vanuit wordt gegaan dat ONLY een bekend merk is, geldt dat het bestanddeel only geen duidelijke betekenis voor kleding heeft en overigens een gangbaar Engels woord is dat ook veelvuldig in combinatie met andere Engelse woorden in onderscheidingstekens wordt gebruikt. Daar staat tegenover dat in de omstreden tekens de woordcombinatie “Only for men” in relatie tot kleding wel een duidelijke, onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft, namelijk dat die kleding “alleen voor mannen” bestemd is. Beststeller c.s. heeft gewezen op het gevaar dat een consument op grond van de omstreden tekens een OFM-winkel binnenstapt in de veronderstelling daar ONLY-producten van Beststeller c.s. te kunnen aanschaffen, maar OFM c.s. wijst er terecht op dat die verwarring zich niet kan voordoen omdat de kleding onder het ONLY-merk alleen voor vrouwen bestemd is. Bestseller c.s. voert ook aan dat ONLY een bekend merk is en dat het publiek daarom kan aannemen dat het teken “Only for Men” een sublijn is van ONLY voor mannen, maar heeft dat niet voldoende toegelicht. Het hof onderschrijft dat standpunt overigens ook niet omdat het ONLY-merk altijd in hoofdletters wordt gebruikt, Bestseller c.s. al een parallelle kledinglijn heeft onder het merk “ONLY & SONS” en OFM c.s. de woorden “Only for Men” gebruikt in combinatie met “Brands.Style.Life” dan wel met de kleine of grote M en overigens onder die tekens slechts kleding van (merken van) derden verkoopt. Gelet op het uitgesproken begripsmatige verschil is het hof van oordeel dat bij het normaal oplettende publiek geen reëel verwarringsgevaar zal bestaan. Bestseller c.s. heeft nog gesteld dat vanwege een commerciële relatie in het verleden tussen partijen het relevante publiek kan denken dat de tekens een sub-brand van Bestseller c.s. zijn. Bestseller c.s. heeft haar stelling echter niet onderbouwd, terwijl OFM c.s. heeft betwist dat partijen ooit een commerciële relatie hebben gehad met betrekking tot het merk ONLY zodat het hof aan die stelling voorbij gaat. De grieven 7 tot en met 12 van OFM c.s. slagen dus. Devolutieve werking: beoordeling sub c (bekend merk) 6.19 Nu de grieven van OFM c.s. slagen, moet het hof op grond van de devolutieve werking van het hoger beroep de grondslagen beoordelen waar de rechtbank niet aan toe is gekomen. Dat betekent dat het hof de sub c-grond zal moeten beoordelen. Van inbreuk sub c is sprake indien het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk bekend is in het Beneluxgebied/de EU, het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en merk legt en door het gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (artikel 2.20 lid 2 BVIE en artikel 9 lid 2 sub c UMVo.). 6.20 Bestseller c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat zij het ONLY-merk intensief gebruikt binnen en buiten Europa en in de Benelux, waaronder in Nederland. De tekens zijn auditief, begripsmatig en visueel identiek aan, dan wel in hoge mate overeenstemmend met het ONLY-merk. OFM c.s. haalt ongerechtvaardigd voordeel uit het aanbieden van producten onder de tekens. OFM c.s. probeert in het kielzog van het merk te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren en om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanningen die Bestseller c.s. heeft gedaan om het imago van haar merk te creëren en te onderhouden. 6.21 Het hof overweegt als volgt. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU (Voetnoot 5: HvJEU 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378 (L’Oréal/Bellure)) trekt iemand ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk wanneer hij door het gebruik van een met het bekend merk overeenstemmend teken in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Ook als moet worden aangenomen dat het merk ONLY een bekend merk is in een aanmerkelijk deel van de EU/Benelux en dat sprake is van de vereiste mate van overeenstemming tussen het merk en de tekens, kan de vordering op de sub c-grond nog steeds niet slagen. Bestseller c.s. heeft immers geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat het de intentie van OFM c.s. is geweest om in het kielzog van het merk ONLY te varen. De vorderingen kunnen daarom ook niet op grond van inbreuk sub c worden toegewezen. 6.22 Dit betekent dat de overige vorderingen van Beststeller c.s. evenmin kunnen worden toegewezen.

3.9 Bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken in de eerste fase moet de rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis van de conflicterende tekens bepalen en in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang. Om tot het oordeel te komen dat sprake is van overeenstemmende tekens is een geringe mate van overeenstemming op één van de drie gebieden voldoende. De rechter moet bij de beoordeling uitgaan van het merk zoals gedeponeerd en het teken zoals gebruikt en zoals het publiek het waarneemt. In deze fase wordt geen rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de waren of diensten in de handel worden gebracht of de bekendheid en de mate van het onderscheidend vermogen van het merk. De vergelijking van beide tekens wordt gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens en wordt gebaseerd op de totaalindruk die deze in het geheugen van het relevante publiek achterlaten. De perceptie van de tekens door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten speelt een doorslaggevende rol. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details. Merk en teken worden dus in hun geheel bezien en er wordt onder meer rekening gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken die in het totaalbeeld het meest opvallen. Daarbij mogen de zwakkere onderdelen van een merk niet in de vergelijking worden weggelaten. Ook dient de rechter in de eerste fase na te gaan of de waren of diensten (soort)gelijk (‘overeenstemmend’) zijn. 3.10 Onderdeel van de toets in fase 1 (aan het eind) is de neutralisatieleer. Het HvJEU heeft geoordeeld dat ondanks het bestaan van bepaalde elementen van visuele of auditieve overeenstemming, er begripsmatige verschillen kunnen zijn tussen de conflicterende tekens die de auditieve en visuele elementen van overeenstemming van beide tekens kunnen neutraliseren. De neutralisatieleer kan toepassing vinden in het uitzonderlijke geval dat ten minste één van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft. Als aan de voorwaarden voor neutralisatie is voldaan, kan de rechter afzien van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in fase 2 op de grond dat deze tekens een andere totaalindruk oproepen en er geen sprake is van overeenstemming. Equivalenza geeft uitdrukkelijk aan dat het toepassingsgebied van de neutralisatieleer beperkt is: zij is slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde. Ook in de literatuur wordt aangenomen dat niet heel snel sprake zal zijn van een situatie waarin minstens één van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en omlijnde betekenis heeft. Het hof heeft in onze zaak in rov. 6.17 de neutralisatieleer toegepast, waar onderdeel 2 over klaagt. 3.11 Indien bij het onderzoek in de eerste fase wordt geoordeeld dat sprake is van overeenstemmende tekens en van overeenstemmende waren of diensten, dient in fase 2 als gezegd globaal te worden beoordeeld of bij het relevante publiek gevaar voor verwarring bestaat. In deze fase moet rekening worden gehouden met ‘alle relevante omstandigheden’. De rechter moet rekening houden met de perceptie van het publiek op het moment dat het gebruik van het inbreukmakende teken startte. Een belangrijke rol speelt hierbij de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De kans op verwarringsgevaar is groter naarmate de overeenstemming groter is. Daarnaast is in ieder geval ook van belang de wijze waarop de merken in de praktijk gebruikt worden, het aandachtsniveau van het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk. Bij de afweging van al die factoren moet de rechter ook rekening houden met een zekere onderlinge samenhang of wisselwerking tussen de in aanmerking te nemen factoren. Het gaat dan met name om de wisselwerking tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De c-grond 3.12 Art. 2.20 lid 2 sub c BVIE/art. 9 lid 2 sub b UMVo verschaft een ruimere bescherming aan bekende merken, verwarringsgevaar is daarin geen element. Het hof zet ook deze grond correct uiteen in rov. 6.19, waartegen als zodanig (ook hier terecht) geen klacht is gericht. De c-grond is van toepassing indien sprake is van gebruik van een merk of een overeenstemmend teken voor gelijke, overeenstemmende, of niet-overeenstemmende waren of diensten (voor 1 maart 2019 werd het begrip ‘soortgelijke of niet-soortgelijke waren of diensten’ gebruikt). Overeenstemming heeft bij de c-grond dezelfde betekenis als bij de b-grond. Wanneer met een overeenstemmend teken (i) ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk – dit heet in merkenjargon meeliften/free riding/kielzog varen, (ii) afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen ervan – oftewel: verwatering, of (iii) afbreuk wordt gedaan aan de reputatie ervan – dus reputatieschade (aantasting van de goodwillfunctie), is sprake van sub c inbreuk. 3.13 In het hofarrest is alleen kielzog varen expliciet aan bod gekomen (rov. 6.20-6.21). In L’Oréal/Bellure is aangegeven hoe dat moet worden verstaan: “44. Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld. Uit de rechtspraak volgt ook dat hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 67-69).” 3.14 Kernelementen zijn dat het moet gaan om een globale beoordeling, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid van het merk, de mate van onderscheidend vermogen, van overeenstemming en de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. 3.15 Voor de overeenstemmende tekens uit de b- en c-grond geldt dezelfde maatstaf, maar verwarringsgevaar is bij de c-grond geen vereiste; dat het publiek een verband legt is genoeg, dat wil zeggen dat het publiek een samenhang tussen merk en teken ziet, oftewel dat het teken bij het publiek het merk in gedachten roept. Je zou dat een minder vergaande overeenstemmingsdrempel kunnen noemen. Het enkele feit dat de mate van overeenstemming onvoldoende is voor een sub b-inbreuk, brengt dan ook niet meteen mee dat ook geen sprake kan zijn van een geslaagd beroep op de c-grond. Onderdeel 1: merkgebruik 3.16 Het eerste onderdeel bestrijdt het oordeel in rov.

Gielen (Puma/Sabel), punt 23; HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469 (China Construction Bank/EUIPO), punt 61. Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/348. Geerts schaart deze vraag in Kort begrip overigens onder fase 2, de toets of sprake is van verwarringsgevaar wordt geduid als fase 3, zie 2024/353 en 354. Aanvaard in HvJEG 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25 (Picasso/Picarro), punten 20-28. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 75, zie ook HvJEU 17 september 2020, C-0/18, ECLI:EU:C:2020:722 (Messi/Massi), punt 86, waarin (overigens in het kader van een oppositieprocedure) is geëxpliciteerd dat de beoordeling of een teken voor het publiek een duidelijke en specifieke betekenis heeft zowel betrekking kan hebben op het oudere merk als op het teken dat overeenstemt met het aangevraagde merk. Aan te nemen valt dat in een inbreukprocedure deze beoordeling ook betrekking kan hebben op zowel het teken als het merk. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punten 74-76; HvJEU 16 juli 2020, C-174/18 P, ECLI:EU:C:2020:573 (ACTC/EUIPO), punt 77; zie ook HvJEU 5 oktober 2017, C-437/16 P, ECLI:EU:C:2017:737 (Wolf Oil/EUIPO), punt 44 en de daar genoemde rechtspraak. Zie punt 75: “Er zij echter op gewezen dat deze overweging intrinsiek verbonden is met het uitzonderlijke geval waarin ten minste één van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft.” U. Hildebrandt & S. Sosnita (red.), EU Trade Mark Regulation (EUTMR) Brussels Commentary, 2023, p. 224: “In many cases, however, neutralisation was examined and then rejected.” en R. Davis, T. St. Quintin & G. Tritton, Tritton on Intellectual Property in Europe, 2022, p. 402, waar in het kader van de “counteraction theory” wordt gesproken van “exceptional cases”. HvJEG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, NJ 1998/523, m.nt. D.W.F. Verkade, AA 1998/0700, m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1997/54, m.nt. Ch. Gielen (Puma/Sabel), punt 22; HvJEU 8 mei 2014, C-591/12 P, ECLI:EU:C:2014:305, RvdW 2014/879 (Bimbo/BHIM), punt 20. HvJEG 27 april 2006, C-145/05, ECLI:EU:C:2006:264, IER 2006/60 (Levi Strauss/Casucci), punt 17. HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013497, NJ 2013/527, m.nt. Ch. Gielen (Specsavers), punten 37 e.v. HvJEG 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25 (Picasso/Picaro), punten 21 en 23. HvJEU 24 maart 2011, C-552/09 P, ECLI:EU:C:2011:177 (Ferrero/BHIM), punt 64; HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 57. HvJEG 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, NJ 1999/393, m.nt. D.W.F. Verkade, IER 1998/44, m.nt. Ch. Gielen, TVVS 1998/166, m.nt. M.R. Mok (Canon/Cannon), punt 17. HbJEU 24 maart 2011, C-552/09 P, ECLI:EU:C:2011:177 (Ferrero/BHIM), punten 85-86. HvJEU 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, NJ 2009/576 m.nt. J.H. Spoor, IER 2009/43 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2009/58 m.nt. Redactie (L’Oréal/Bellure), punt 44. HvJEU 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 (Timi-Kinderyoghurt), punten 99-100. Zie ook: P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 2023, p. 116. P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 2023, p. 116. Zie ook mijn conclusie van 9 november 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1422 (OK Oliecentrale/Gaos), onder 2.6. In gelijke zin s.t. OFM c.s. 1.3. OFM c.s.’ s.t. 1.4 sub d en 1.7 maakt de vergelijking met de consument die bij de Bijenkorf een Tommy Hilfinger-polo koopt en dit niet zal herkennen of aanduiden als een Bijenkorf-polo. In deze zin s.t. OFM c.s. 1.9 sub a. En dat is niet ondenkbaar, omdat de lat voor gebruik als merk zoals in de inleiding besproken nu eenmaal niet hoog ligt en bedoeld verband al snel wordt aangenomen als het gewraakte teken bijv. op verpakkingsmateriaal wordt aangebracht, waar mogelijk ook draagtassen onder kunnen vallen (maar als aangegeven heeft het hof hier op goed te volgen wijze geoordeeld: niet in de specifieke omstandigheden van deze zaak waarin OFM geen eigen kledinglijn voert en de OFM-winkels daarom geen OFM-merkkleding verkopen; dat is geen gebruik van het teken in het kader van haar eigen commerciële communicatie waardoor het publiek bedoeld verband nodig voor gebruik als merk kan leggen). Onder verwijzing naar HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 58-60 en punten 74-76. Het hof had mogelijk ook in een andere richting kunnen redeneren, bijv.: ‘Only (maar dan nu:) for men’; of dat dan neerkomt op ondergeschikt zijn aan Only, is niet meteen gezegd, maar wel dat dan eerder de gedachte zou kunnen postvatten dat het een sub-merk voor mannenkleding van Only is – maar die redenering is nu eenmaal niet gevolgd, hoewel bepleit door Bestseller c.s. Of: van een duidelijke vaste betekenis die het publiek onmiddellijk kan begrijpen à la Picasso kan hier niet gesproken worden, dat is niet vergelijkbaar, het moet gaan om uitzonderlijke situaties, waarvan hier geen sprake is – een redenering die het hof ook niet hanteert. In cassatie is alleen de vraag of het gegeven oordeel hier onjuist of ontoereikend gemotiveerd is, en dat lijkt mij niet het geval te zijn (op de in de klacht aangevoerde gronden). Het hof heeft het teken als louter beschrijvend beoordeeld (in het Engels): alleen voor mannen. Dat ook een andere beoordeling van deze kwestie mogelijk was geweest, maakt het gegeven oordeel nog niet onbegrijpelijk in cassatie-technische zin. HvJEG 6 oktober 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594 (Life/Thomson Life), punten 29-31. Zie over dit arrest o.a. R. Davis, T. St. Quintin & G. Tritton, Tritton on Intellectual Property in Europe, 2022, p. 403. In gelijke zin s.t. OFM c.s. 2.14. S.t. OFM c.s. noemt als vindplaatsen daarvoor CvA 110-112 en Plta OFM c.s. EA 23, waarin deze stellingen inderdaad gemotiveerd zijn weersproken (in de pleitnota overigens in het Engels). Het hof hoeft niet op alle argumenten te responderen en kon dit op de gedane wijze impliciet passeren hier. Onder verwijzing naar HvJEG 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, NJ 1999/343, m.nt. D.W.F. Verkade, IER 1998/44, m.nt. Ch. Gielen (Canon/Cannon), punt 17. Wat daar overigens (inmiddels?) feitelijk van zij, want een blik op de website van ONLY (www.only.com geraadpleegd op 13 februari 2025) leert dat daar althans nu een uitgebreide mannenafdeling figureert (de kinderafdeling is wel vrijwel uitsluitend op meisjes gericht, maar er zijn ook enkele KIDS ONLY BOY artikelen te vinden in de webshop) – maar daar heeft de klacht het niet over. Ook dit is een ten overvloede gegeven oordeel, waarbij het hof veronderstelt dat sprake is van een bekend merk en van de vereiste mate van overeenstemming – dus als de aanval op het overeenstemmingsoordeel (onderdeel 2) niet slaagt, bestaat ook op die grond geen belang bij deze klacht – zo daar al aan toegekomen wordt, waarvoor onderdeel 1 doel moet treffen, hetgeen niet de hoofdroute van deze conclusie is. In vergelijkbare zin s.t. OFM c.s. 4.2. Zie bijv. plta. HB 44 van Bestseller c.s.: ‘Op grond van het voorgaande, de bekendheid van de ONLY-merken, de overeenstemming tussen de ONLY-merken en de ONLY FOR MEN-tekens, is sprake van verwarringsgevaar en heeft OFM ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de ONLY-merken.’ A.E.H. van der Voort Maarschalk & A. Knigge in Van der Wiel (red.), Cassatie (BBP nr. 20), 2019/43; Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/188; Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht, 2024, nr. 176. Vgl. C.E.

6.13-6.14 dat OFM c.s. de OFM-tekens niet als merk gebruiken. Dat is volgens de klacht onjuist, dan wel ontoereikend gemotiveerd. Het criterium voor gebruik als merk uit Céline is dat daarvan sprake is als een verband ontstaat tussen het teken dat de handelsnaam vormt en de waren die de derde in de handel brengt of de diensten die hij of zij verricht. Of dat verband is ontstaan, moet objectief worden beoordeeld aan de hand van de indruk die het gebruik wekt bij het relevante publiek/de consument. Daarmee is onverenigbaar dat het hof van doorslaggevende betekenis acht dat (i) het gebruik van de omstreden tekens niet is bedoeld ter onderscheiding van de waren, nu OFM c.s. geen eigen kledinglijn hebben – hetgeen niet uitsluit dat bedoeld verband wel kan worden gelegd, (ii) OFM c.s. er “terecht” op heeft gewezen dat de consument die een kledingstuk heeft gekocht, dit niet zal herkennen als een OFM-kledingstuk – waarmee een te hoge lat wordt gelegd: een verband leggen is voldoende en de relevante maatstaf is niet het al dan niet herkennen als een kledingstuk van de gebruiker van het overeenstemmende teken en (iii) de tekens niet de herkomstfunctie van een merk vervullen, waaruit het hof afleidt dat “dus” geen sprake is van merkgebruik – waarvoor heeft te gelden dat geen vereiste is dat de tekens een herkomstfunctie vervullen, nu het leggen van een verband al voldoende is. 3.17 Met als gezegd vooropstelling van de juiste maatstaf voor gebruik als merk in rov. 6.13 gaat het hof in rov. 6.14 (waar de klacht materieel tegen is gericht) over tot beoordeling daarvan en acht daarvoor in de eerste plaats van belang dat als onweersproken vaststaat dat OFM c.s. alleen kleding van andere merken verkoopt en geen eigen kledinglijn heeft. In dat licht beschouwd, oordeelt het hof dat het gebruik van de tekens op de gevel van de winkel, de kleerhangers en op verpakkingsmateriaal niet is bedoeld ter onderscheiding van waren, maar ter onderscheiding van de onderneming waar die waren worden verkocht. Dat kleurt het feitelijke oordeel van het hof in belangrijke mate in en dat dit aspect een foute maatstaf zou zijn, omdat het niet zou gaan om de intentie voor dergelijk gebruik, maar of het publiek/de consument een verband legt, lijkt mij een oneigenlijk onderscheid. Kennelijk is wat het hof hier bedoelt aan te geven: omdat vaststaat dat OFM c.s. geen eigen kledinglijn heeft voorzien van haar merk Only for Men, maar alleen kleding verkoopt (voorzien) van andere kledingmerken – ook al hangt die op een ‘Only for Men hanger’ en gaat die de winkel uit in een ‘Only for Men-tas’ en staat er ‘Only for Men’ op de gevel van die winkel en gebruikt die winkel banners en giftcards met dat teken en staat er ook Only for Men op hun website, hetgeen ook geldt voor sponsorshirts – legt het publiek dat vereiste verband niet. Ik zie niet waarom dit niet in de objectief-toets kan passen, zoals de klacht aanvoert met als argument dat het niet zou gaan om de bedoeling van het gebruik – ook als wordt meegenomen dat de drempel voor gebruik van een teken ‘als merk’ geen hoge is. Het gaat hier immers specifiek om de vraag of hier meer gebeurt dan gebruik van het teken als handelsnaam en dat is na de vooropstelling door het hof van de juiste maatstaf een oordeel dat verweven is met waarderingen van feitelijke aard, waarin het hof vervolgens een aantal elementen meeneemt ‘vanuit het perspectief van de klant’ zoals s.t. OFM c.s. 1.8 het formuleert. Wat het hof hier in wezen oordeelt, is dat OFM het teken niet gebruikt in het kader van zijn commerciële communicatie (de Google/Louis Vuitton-invulling van ‘verband’ uit Céline, zoals hiervoor in 3.6 besproken) en de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende ontvanger van die communicatie zodoende geen verband legt/kan leggen tussen het teken en de kleding die OFM verhandelt. Het hof betrekt in zijn beoordeling dat een klant die een kledingstuk in een OFM-winkel heeft gekocht, dit kledingstuk niet zal herkennen of aanduiden als een Only for Men-kledingstuk, maar als een kledingstuk van een bepaald (herenmode)merk, omdat OFM nu eenmaal geen eigen kledinglijn voert. Volgens de klacht sluit dat nog niet uit dat het publiek wèl een verband legt tussen de handelsnaam en de waren en wordt hier een te hoge drempel opgeworpen (niet herkennen of aanduiden als een Only-for-Men kledingstuk door het publiek wil nog niet zeggen dat er geen verband wordt gelegd) en dat de herkomstfunctie niet in het geding zou zijn is volgens de klacht ook geen te stellen vereiste, omdat het ontstaan van een verband al voldoende is. Hier valt tegen in te brengen dat niet uitsluiten niet het criterium vormt en juist dàt de lat te laag zou leggen: het hof oordeelt in de kern dat het publiek dit verband hier niet legt/kan leggen, nu in de OFM-winkels alleen kleding voorzien van andere kledingmerken wordt verkocht. Daar zit wat mij betreft voldoende objectivering in. Dat lijkt mij dan ook niet onjuist en is ook goed te volgen – omdat OFM geen eigen kledinglijn voert, maar alleen kleding van merken van derden en klanten die niet herkennen als ‘OFM-kleding’ en dit ook niet zo noemen, waardoor de tekens niet de herkomstfunctie van een merk vervullen; zelfs als het herkomstfunctie-argument hier niet gepast zou zijn, omdat het om het objectief kunnen leggen van een verband in de besproken zin gaat en dit een minder gelukkige passage zou zijn van het hof, zie ik als hoofdlijn in het hofoordeel dat de commerciële communicatie van het OFM-teken in deze specifieke omstandigheden niet zodanig is, dat het relevante publiek bedoeld verband kan leggen, een oordeel dat verweven is met feitelijke waarderingen die in cassatie niet ten toets kunnen komen. Daar ketsen de klachten van onderdeel 1 wat mij betreft op af. 3.18 Alleen als hierover anders zou worden geoordeeld, bestaat belang bij de klachten over de beoordeling van de b- en c-grond. Bespreking daarvan laat ik nu volgen – maar in de gekozen primaire lijn van deze conclusie is dat ten overvloede. Onderdeel 2: overeenstemming 3.19 Onderdeel 2 (waarbij geen belang bestaat, als de primaire lijn van deze conclusie wordt gevolgd) bestrijdt het ten overvloede gegeven oordeel in rov. 6.17 dat geen sprake is van overeenstemmende tekens: weliswaar is sprake van enige visuele en fonetische overeenstemming, maar begripsmatig niet: ‘only’ heeft geen vastomlijnde betekenis voor kleding, maar ‘Only for Men’ wel – alleen/enkel voor mannen, een duidelijke en vaste betekenis voor het relevante publiek en dat uitgesproken begripsmatige verschil neutraliseert de fonetische en visuele gelijkenis, zodat de totaalindruk verschilt. Dit wordt bestreden in drie subonderdelen. 3.20 Subonderdeel 2.1 klaagt ten eerste dat het hof op onjuiste dan wel onbegrijpelijke wijze toepassing heeft gegeven aan de neutralisatieleer, door uit te gaan van het gehele OFM-teken, zonder onderscheid te maken tussen de rol van de verschillende bestanddelen in dat teken en de totaalindruk daarvan, waarbij het hof volgens de klacht de essentiële stelling van Bestseller c.s. dat het bestanddeel ‘for men’ van ondergeschikte betekenis is, ten onrechte heeft gepasseerd. Dit geldt volgens de klacht te meer nu het hof geen betekenis heeft toegekend aan het feit dat zowel het merk als de tekens het woord “only” als eerste bestanddeel hebben, dat in merk en tekens dezelfde betekenis van ‘alleen/enkel’ heeft. In de tweede plaats klaagt subonderdeel 2.1 dat het hof de compensatieleer uit het Equivalenza-arrest niet (juist) heeft toegepast. Immers, nu het hof terecht vaststelt dat sprake is van enige visuele en fonetische overeenstemming en ook het element only in merk en teken opvat als alleen/enkel, is er sprake van zowel visuele, als fonetische als begripsmatige overeenstemming en is sprake van overeenstemming als bedoeld in fase 1 van Equivalenza.

Voor het geval het hof heeft geoordeeld dat deze visuele, fonetische en volledig begripsmatige overeenstemming gecompenseerd kan worden door de betekenis van het teken, is miskend dat in de omstandigheden van dit geval met overeenstemming op alle drie aspecten en het merk volledig onderdeel uitmaakt van het teken de compensatieleer toepassing mist – althans is dan sprake van ontoereikende motivering. 3.21 Dit lijkt mij uit te gaan van een onjuiste lezing van het aangevallen oordeel in rov. 6.17; het in de klacht voorgestane onderscheid tussen ‘de rol van de verschillende bestanddelen in het teken en de totaalindruk van dat teken’ komt kunstmatig voor. Kern van het hofoordeel is dat weliswaar sprake is van enige visuele en auditieve overeenstemming (‘only’ in merk en teken), maar juist niet van begripsmatige overeenstemming (ook niet ‘enige’), omdat ‘only for men’ (de enige combinatie waarin het element ‘only’ in de OFM-tekens wordt gebruikt, zo benadrukt s.t. OFM c.s. 2.11) bij kleding een in de ogen van het relevante publiek duidelijke en vaste betekenis heeft, namelijk: alleen herenkleding. In rov. 6.17 heet het duidelijk: ‘Begripsmatig is er echter geen overeenstemming. ONLY betekent in de Engelse taal “alleen” of “enkel” en heeft daarmee, als het gaat om kleding, geen vaststaande betekenis terwijl “Only for Men” betekent “alleen/enkel voor mannen”. Dit is een duidelijke en vaste betekenis die het relevante publiek onmiddellijk kan begrijpen (onder verwijzing naar Picasso/Picaro en Equivalenza, al aangehaald).’ Daarmee is de stelling van Bestseller c.s. dat ‘for men’ van ondergeschikte betekenis is verworpen: dat is het juist helemaal niet in de ogen van het hof. Daarmee is tevens de voorwaarde voor toepassing van de neutralisatieleer vervuld. De klacht probeert hier tevergeefs een wig in te drijven door te bepleiten dat daar in dit geval niet aan kan worden toegekomen, omdat er naast enige visuele en fonetische overeenstemming ook met betrekking tot het element ‘only’ al sprake is van begripsmatige overeenstemming (betekent ‘enkel/alleen’). Dat denatureert het geciteerde hofoordeel, mist feitelijke grondslag en moet falen. De klacht lijkt daarmee bovendien ten onrechte tot uitgangspunt te nemen dat bij enige (begripsmatige) overeenstemming tussen merk en teken neutralisatie al uitgesloten zou zijn. Dat is niet de toets en daarvoor vind ik geen aanknopingspunten in de merkenrechtspraak van het Luxemburgse Hof; Bestseller c.s. noemt daar ook geen bron voor. Bovendien blijkt uit rov. 6.16 en 6.17 dat het hof juist wel naar de totaalindruk van het teken kijkt. Van miskenning van de toepassingsvoorwaarden voor de neutralisatieleer is geen sprake en van ontoereikende motivering evenmin. Die is goed te volgen. Subonderdeel 2.1. faalt. 3.22 Subonderdeel 2.2 doet vervolgens een beroep op de wat de klacht aanduidt als anti-usurpatieleer uit Life/Thomson Life. Bij de overeenstemmingsbeoordeling tussen merk en teken moeten die in beginsel elk in hun geheel worden bezien, waarbij doorslaggevend de totaalindruk is, maar het kan zijn dat de totaalindruk die een samengesteld merk of teken nalaat, gedomineerd wordt door één of meer onderscheidende bestanddelen. Soms neemt een bepaald woord in een samengesteld teken een zelfstandige onderscheidende plaats in, zonder dat dat woord het samengestelde teken domineert en dat element speelt dan alsnog een belangrijke rol in de totaalindruk van het teken. Daarvoor is niet vereist dat het oudere merk dat in het samengestelde teken is overgenomen het samengestelde teken domineert. Het hof heeft volgens de klacht miskend dat het merk ONLY in de OFM-tekens volledig is overgenomen en dat het woord ‘only’ daarin een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt, omdat dit het eerste element uit het samengestelde teken is, een los woord bovendien, identiek aan het merk met ook nog eens een identieke betekenis. 3.23 Een merkhouder kan zich verzetten tegen het in een samengesteld teken overnemen van een ouder merk wanneer dat daarin een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt, óók in gevallen waarin het oudere merk het samengestelde teken niet domineert. Life/Thomson Life leert onder meer dit: “29. Bij het onderzoek of er sprake is van verwarringsgevaar mag bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk worden beschouwd en vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie beschikking Matratzen Concord/ BHIM, reeds aangehaald, punt 32). 30. Afgezien van het gewone geval waarin de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt, en niettegenstaande het feit dat de totaalindruk kan worden gedomineerd door een of meer bestanddelen van een samengesteld merk, valt echter niet uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met zijn firmanaam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt. 31. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het publiek op basis van de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk aanneemt dat de betrokken waren of diensten minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en kan er dus sprake zijn van verwarringsgevaar.” 3.24 Voor de overeenstemmingsvraag bij een samengesteld teken waarin een ouder merk is opgenomen is inderdaad niet vereist dat dat merk het dominante bestanddeel in het samengestelde teken vormt. Maar uit dit arrest volgt niet dat zonder meer sprake is van overeenstemming als het oudere merk een zelfstandig onderscheidende plaats in het samengestelde teken inneemt – dat is in uitzonderingsgevallen niet uitgesloten, zo heet het. Uit rov. 6.17 volgt niet dat het hof zwakke elementen in de overeenstemmingsbeoordeling heeft weggelaten, maar wel dat het hof het element ‘only’ hier geen zelfstandig onderscheidende plaats toedicht in het samengestelde teken Only for Men – namelijk omdat het element ‘only’ geen vaste betekenis heeft voor kleding en als gangbaar Engels woord veelvuldig voorkomt in onderscheidingstekens. Dat dit element als eerste in het samengestelde teken voorkomt, als los woord en identiek aan het ONLY-merk, maakt dat niet anders – en in ieder geval niet dat de regel uit Thomson Life zou zijn geschonden of sprake is van ontoereikende motivering. De klachten van subonderdeel 2.2 kunnen niet tot cassatie leiden. 3.25 Subonderdeel 2.3 beklaagt het non-overeenstemmingsoordeel in rov. 6.17 ten slotte omdat het hof volgens de klacht als essentieel aan te merken stellingen van Bestseller c.s. niet kenbaar in de beoordeling heeft betrokken: (i) Het woord ONLY is het dominerende bestanddeel van de tekens van OFM c.s., nu “for Men” alleen de doelgroep aangeeft waarop de tekens zijn gericht; (ii) Het bestanddeel “for Men” is ondergeschikt aan ONLY en heeft als aanduiding van bestemming geen onderscheidend vermogen. 3.26 Deze motiveringsklacht treft geen doel, omdat deze stellingen – die door OFM c.s. zijn weersproken – impliciet zijn verworpen door het hof. Dat behoefde geen nadere motivering. De klacht is tevergeefs. Onderdeel 3: verwarringsgevaar 3.27 Ook bij dit onderdeel bestaat geen belang, als de hoofdlijn van de conclusie wordt gevolgd dat onderdeel 1 tevergeefs klaagt over het non-merkgebruik-oordeel van het hof, zodat de nu volgende bespreking in zoverre ook ten overvloede is. 3.28 Het derde onderdeel bestrijdt het ten overvloede gegeven oordeel in rov. 6.18 (in samenhang gelezen met rov.

6.16) dat geen sprake is van verwarringsgevaar: na in rov. 6.17 eerst te hebben geoordeeld dat geen sprake is van overeenstemming (in cassatie tevergeefs bestreden wat mij betreft gelet op de bespreking van onderdeel 2), vervolgt het hof in rov. 6.18 dat als veronderstellenderwijs zou worden uitgegaan van enige mate van overeenstemming, er geen sprake is van verwarringsgevaar. Dus ook als onderdeel 1 niet, maar onderdeel 2 wel tevergeefs zou zijn voorgesteld, bestaat geen belang bij de klachten van onderdeel 3 (in gelijke zin s.t. OFM c.s. 3.2), aangezien dan blijft staan dat geen sprake is van de vereiste overeenstemming. 3.29 Bij de beoordeling van potentieel verwarringsgevaar geldt dat er een onderlinge samenhang bestaat tussen de factoren die daarbij in aanmerking moeten worden genomen: een geringe mate van soortgelijkheid van waren kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen merk en teken en omgekeerd. Volgens de klacht bewijst het hof louter lippendienst aan die onderlinge samenhang in rov. 6.16, tweede volzin, maar betrekt het dit niet daadwerkelijk in zijn beoordeling van verwarringsgevaar in rov. 6.18: het hof had in zijn afweging moeten betrekken dat het feit dat OFM identieke producten aanbiedt als waarvoor Bestseller c.s. het ONLY-merk voert, meebrengt dat ook al van verwarringsgevaar sprake is bij een geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken. Dat niet (kenbaar) meewegen is onjuist, levert althans een ontoereikende motivering op. 3.30 Deze klacht lijkt mij tevergeefs. In de bestreden rechtsoverweging 6.18 ligt besloten dat het hof deze maatstaf ook daadwerkelijk heeft toegepast en daar niet alleen maar lippendienst aan heeft bewezen. Het hof heeft bij de beoordeling van het potentiële verwarringsgevaar namelijk betrokken dat ONLY-producten uitsluitend voor vrouwen bestemd zijn, terwijl de producten die OFM verkoopt uitsluitend herenkleding betreft. Bij een consument die op grond van de omstreden tekens een OFM-winkel binnenstapt in de veronderstelling daar ONLY-producten van Bestseller c.s. te kunnen aanschaffen, kan zich om die reden geen verwarring voordoen, zo overweegt het hof. Bovendien oordeelt het hof in rov. 6.18 nog een keer dat er een duidelijk begripsmatig verschil bestaat tussen ‘only’ dat een gangbaar Engels woord is, veelvuldig gebruikt in combinatie met andere Engelse woorden in onderscheidingstekens en zonder speciale betekenis in relatie tot kleding enerzijds en de woordcombinatie Only for Men met een wel duidelijke en onmiddellijk begrijpelijke betekenis voor kleding, namelijk alleen voor mannen, anderzijds. Van miskenning van de in rov. 6.16 vooropgestelde onderlinge samenhang bedoeld in Canon lijkt mij in rov. 6.18 geen sprake en ontoereikend gemotiveerd is het verwarringsgevaaroordeel in dit opzicht evenmin: het ontbreekt volgens het hof zowel aan overeenstemming tussen merk en tekens als aan gelijkheid van waren, zodat ook geen sprake is van warengelijkheid die een geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken compenseert (wat daar verder op dit moment ook feitelijk van zij). Zelfs als hier een directere Canon-explicitering had mogen worden verlangd van het hof, wordt daarmee niet het voor het hof belangrijke punt van begripsmatige non-overeenstemming weggeveegd, zodat de benadering ook kan zijn dat geen belang bestaat bij deze klacht. Ook onderdeel 3 kan niet tot cassatie leiden. Onderdeel 4: de c-grond 3.31 Onderdeel 4 bestrijdt ten slotte de afwijzing van Bestseller c.s.’ beroep op de c-grond in rov. 6.21, omdat Bestseller c.s. geen feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit kan worden afgeleid dat OFM c.s. de intentie had om in het kielzog van het ONLY-merk te varen. Dat is volgens de klacht onjuist, althans ontoereikend gemotiveerd, omdat het hof ook had moeten beoordelen of het gebruik van de OFM-tekens tot verwatering en/of reputatieschade leidt. Daarbij zijn volgens de klacht - door OFM c.s. onweersproken - essentiële stellingen van Bestseller c.s. gepasseerd die het hof op grond van art. 24 Rv als onbetwist tot uitgangspunt had moeten nemen. 3.32 Daartoe beroept Bestseller c.s. zich op deze twee passages uit de stukken in feitelijke aanleg: Dgvd: “32. Het ONLY-merk is zeer succesvol, zoals zichtbaar is aan het aantal winkels en verkooppunten dat kleding en schoenen verkoopt onder het ONLY-merk, zoals eerder in de dagvaarding al is toegelicht. Dit succes is mede te danken aan de grote inspanningen en investeringen die Bestseller heeft verricht om de reputatie en het succes van het merk in al die jaren op te bouwen. Bestseller lijdt schade, zowel materieel als immaterieel, vanwege het feit dat OFM de afspraken tussen partijen niet nakomt en daarmee ook nog eens inbreukmakend handelt. Deze schade bestaat onder andere uit gederfde winst, waardevermindering, aantasting van de reputatie en de exclusiviteit van het ONLY-merk. Daarnaast heeft Bestseller onnodige juridische kosten moeten maken. Zij had immers afspraken gemaakt met OFM en deze vast laten leggen.” Plt. EA: “22. Het woord ONLY is in al de ONLY FOR MEN tekens prominent aanwezig. Door het gebruik verschillende ONLY FOR MEN tekens doet OFM afbreuk aan de reputatie van het ONLY-merk en trekt ongerechtvaardigd oordeel uit de bekendheid van het ONLY-merk. Dit ongerechtvaardigd voordeel volgt uit het gebruik van de ONLY FOR MEN tekens op de verschillende winkelgegevens, bij sponsoractiviteiten, op tasjes, op sjaals en voor andere zaken.” (Onderstrepingen A-G) 3.33 Hoewel hierin inderdaad, zij het terloops, reputatieschade en verwatering wordt gesteld – buiten deze twee passages wordt daar nergens in de stukken aan gerefereerd – is dat anders dan voor kielzog varen nergens nader toegelicht of onderbouwd. De passage uit de dagvaarding staat onder het kopje ‘VI. Schade’, terwijl bij de toelichting in de dagvaarding onder 29 op het gestelde onrechtmatig handelen in paragraaf V met haar beroep op de b- en c-grond alleen aandacht wordt besteed aan ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken’- kielzog varen dus; daar is dan ook door OFM c.s. op gerespondeerd bij cva 127-131 en plta EA 26 met een nadere reactie over kielzog varen in plta Bestseller c.s. HB 44. Dat maakt al dat het hof hier niet expliciet hoefde te responderen op de slechts terloops gestelde en niet nader in het partijdebat betrokken kwesties van verwatering en reputatieschade. De rechter hoeft niet op alle stellingen van partijen in te gaan, met name niet als die in het geheel niet zijn uitgewerkt verder, zoals hier het geval is met betrekking tot verwatering en reputatieschade. Als geen feiten worden gesteld waaruit kan volgen dat sprake is van afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie, zodat het gelaten wordt bij blote stellingen, dan is goed te volgen dat daarover niet expliciet wordt geoordeeld, met name als het partijdebat zich ook heeft toegespitst op de wel toegelichte grond kielzog varen, hetgeen het hof ook heeft gedaan. De motivering had misschien beter gekund dan in deze vorm van impliciete verwerping op deze punten, maar ik acht dit bij deze stand van zaken niet voldoende om de klacht gegrond te achten. 3.34 De nadere klacht van Bestseller c.s. dat het hof in het licht van de hiervoor geciteerde passages en ‘desnoods met toepassing van artikel 25 Rv, en met het oog op de devolutieve werking van het hoger beroep’, ook had moeten beoordelen of sprake was van verwatering of reputatieschade, zie ik evenmin doel treffen. Welke rechtsgrond het hof dan had moeten aanvullen hier, zie ik niet, terwijl het hof met betrekking tot de c-grond de devolutieve werking juist niet uit het oog heeft verloren, gelet op het kopje boven en rov. 6.19 zelf. Het beroep op art. 24 Rv is hier ook misplaatst, omdat de aangehaalde stellingen geen feiten, maar rechtsgronden zijn. 3.35 De nadere klacht bij s.t. Bestseller c.s.