ECLI:NL:PHR:2023:1123

G.R.B. van Peursem In de zaak 1. Tinnus Enterprises LLC 2. Zuru Inc, eiseressen tot cassatie in het principaal beroep, verweersters in cassatie in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep tegen [verweerster] B.V., verweerster in cassatie in het principaal cassatieberoep, eiseres tot cassatie in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep Partijen worden hierna verkort aangeduid als Tinnus en Zuru (gezamenlijk als Tinnus c.s.) respectievelijk [verweerster] Deze zaak gaat in het principaal cassatieberoep hoofdzakelijk over de beschermingsomvang van Europees octrooi EP 3 005 948 B1 (EP 948 of het octrooi) van Tinnus c.s., met inbegrip van bescherming in het equivalentiebereik en de vraag of de waterballonvuller van [verweerster] daarop inbreuk maakt. Daarnaast is aan de orde of Tinnus c.s. onrechtmatig jegens [verweerster] hebben gehandeld door ‘wapperen’ met IE-rechten, het doen van perspublicaties en het leggen van douanebeslagen. In het voorwaardelijk incidenteel beroep stelt [verweerster] (alleen nog) de beoordeling van de inventiviteit van EP 948 aan de hand van de ‘problem solution approach’ aan de orde. De rechtbank heeft het octrooi ongeldig geoordeeld en heeft het betoog dat Tinnus c.s. jegens [verweerster] onrechtmatig hebben gehandeld verworpen bij gebrek aan onderbouwing. Het hof heeft het octrooi wel geldig geoordeeld, maar inbreuk afgewezen, ook in het equivalentiebereik. Het hof heeft daarnaast geoordeeld dat Tinnus c.s. onrechtmatig jegens [verweerster] hebben gehandeld. Het principaal cassatieberoep stelt aan de orde hoe zich de tweestappenbenadering van het hof bij het bepalen van de beschermingsomvang, waarbij eerst wordt beoordeeld of er ‘letterlijke inbreuk’ is en vervolgens of er een inbreuk is in het equivalentiebereik, verhoudt tot de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad en art. 69 EOV en het bijbehorende Protocol. De vraag of er sprake is van een ‘letterlijke inbreuk’ op de productconclusies wordt in Onderdelen III en IV geadiëerd, de beschermingsomvang van de productconclusies in het equivalentiebereik is voorwerp van Onderdelen V-X, waaronder het vereiste van een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden in Onderdelen V en VI, de rol van het verleningsdossier in Onderdelen VII en VIII, de afweging van de bescherming van de octrooihouder tegen de rechtszekerheid van derden in Onderdeel IX en of sprake is van een pioniersuitvinding in Onderdeel X. In Onderdeel XI wordt de beschermingsomvang van de werkwijzeconclusies aan de orde gesteld, in Onderdeel XII het onrechtmatigheidsoordeel en Onderdeel XIII bevat een voortbouwklacht. Ik zie het principale beroep geen doel treffen, zodat niet aan de voorwaarde wordt voldaan waaronder het voorwaardelijk incidenteel beroep is ingesteld. Desalniettemin bespreek ik daarvan Onderdeel 2, gericht tegen het inventiviteitsoordeel, dat volgens mij tevergeefs is voorgesteld, zou daar aan zijn toegekomen.

1.1 Tinnus is een Amerikaanse onderneming, opgericht door [betrokkene 1] . Tinnus is houder van het octrooi EP 3 005 948 BI (hierna: EP 948 of het octrooi) en heeft een licentie verstrekt aan Zuru voor de toepassing van EP 948 in een speelgoedproduct met de merknaam ‘Bunch O Balloons’ waarmee waterballonnen gevuld kunnen worden. 1.2 EP 948, getiteld ‘Apparatus, system and method for filling containers with fluids’, is verleend op 17 oktober 2018 op een aanvraag van 10 maart 2015. EP 948 roept de prioriteit in van US 201461937083P met prioriteitsdatum 7 februari 2014 (hierna: US 083), US 201461942193P met prioriteitsdatum 20 februari 2014 (hierna: US 193) en US 201414492487A met prioriteitsdatum 22 september 2014. EP 948 is gevalideerd in een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland. 1.3 De conclusies van EP 948 luiden in de Engelse taal als volgt: 1. An apparatus comprising: a housing (12) comprising an opening at a first end (A) and a plurality of holes (26) at a second end (B); and a plurality of hollow tubes (16), wherein each hollow tube (16) is attached to a respective hole of said plurality of holes (26), wherein all of the hollow tubes of the apparatus extend from said housing to respective tube ends at where the tube ends present a plurality of adjacent inflatable containers (18), wherein each tube end is removably joined to a respective one of said inflatable containers in a sealed manner by an elastic ring (20) disposed around a neck of the inflatable container, and wherein the tubes facilitate the simultaneous filling of the inflatable containers with a liquid, said elastic rings being configured to each slide with the corresponding inflatable container when each inflatable container is detached from the corresponding hollow tube and, upon removal of the inflatable container from the corresponding tube, to constrict the neck of the inflatable container, sealing, it with the liquid inside. 2. The apparatus of claim 1 wherein the outermost perimeter of the first end (A) of the housing (12) is smaller in length the outermost perimeter of the second end (B) of the housing (12). 3. The apparatus of claim 2 wherein the first end (A) of the housing (12) has an opening and a threaded inner surface (22) at the opening. 4. The apparatus of any one of claims 1 to 3, wherein each inflatable container (18) comprises an expandable balloon portion. 5. The apparatus of any one of claims 1 to 4, wherein the elastic ring (20) is disposed outwardly from the inflatable container (18) and clamps an inner surface of the inflatable container against an outer surface of the respective one of the plurality of hollow tubes (16). 6. The apparatus of any one of claims 1 to 5, wherein the hollow tubes (16) are flexible. 7. The apparatus of any one of claims 1 to 6, wherein the elastic rings (20) are configured to permit the inflatable containers (18) to be removed from the tubes (16) by falling off or by manually shaking them off, when the containers (18) have reached the desired size. 8. The apparatus of claim 7, wherein the elastic rings (20) are configured to permit removal and sealing of the containers (18) substantially simultaneously. 9. The apparatus of claim 1, wherein each hole of the plurality of holes (26) at the second end (B) of the housing extends through an outer surface of the housing, the outer surface at the second end of the housing being located at an opposed end of the housing from the opening at the first end (A) of the housing (12). 10. A method of filling a plurality of inflatable containers simultaneously with a liquid, comprising: attaching a housing (12) to a liquid source, wherein the housing comprises a liquid inlet and a plurality of holes (26) separated from the liquid inlet, and further comprises a plurality of hollow tubes (16) each hollow tube (16) being attached to a respective hole of the plurality of holes (26), all of the hollow tubes (16) extending from said housing (12), in a juxtaposed manner, to respective distal tube ends, each tube end providing a liquid outlet opening that is in liquid connection with the liquid inlet, said tube ends presenting a plurality of juxtaposed inflatable containers (18), each container being removably attached to a respective tube end of the plurality of hollow tubes and about the liquid outlet ofits respective hollow tube end, wherein an elastic ring (20) clamps a neck of each inflatable container in a sealed manner to a corresponding one of the hollow tubes; supplying a liquid from the liquid source to the housing via the liquid inlet, substantially simultaneously filling the plurality of inflatable containers with the liquid. 11. The method of claim 10, wherein the detaching comprises shaking the housing (12) until the plurality of inflatable containers (18) slip down the hollow tubes (16). 1.4 De - onbestreden - Nederlandse vertaling van de conclusies van EP 948 luidt als volgt: 1. Apparaat, omvattende: een behuizing (12) omvattende een opening aan een eerste kant (A) en een meervoudig aantal gaten (26) aan een tweede kant (B); en een meervoudig aantal holle buizen (16), waarbij elke holle buis (16) is bevestigd aan een respectief gat van het genoemde meervoudig aantal gaten (26), waarbij alle van de holle buizen van het apparaat zich uitstrekken van de genoemde gemeenschappelijke behuizing naar respectieve buiseindes waaraan de buiseindes een meervoudig aantal nabijgelegen opblaasbare containers (18) presenteren, waarbij elk buiseinde op een afdichtende wijze verwijderbaar aangesloten is op een respectief exemplaar van de genoemde opblaasbare containers door een om een hals van de opblaasbare container geplaatste elastische ring (20), en waarbij de buizen het gelijktijdig met een vloeistof vullen van de opblaasbare containers faciliteren, waarbij de elastische ringen zijn geconfigureerd om elk met de corresponderende opblaasbare container mee te schuiven wanneer elke opblaasbare container van de corresponderende holle buis wordt losgemaakt en om, bij verwijdering van de opblaasbare container van de corresponderende buis, de hals van de opblaasbare container te vernauwen, het daarbij afdichtend met de vloeistof binnenin. 2. Apparaat volgens conclusie 1, waarbij de buitenste omtrek van de eerste kant (A) van de behuizing (12) in lengte kleiner is dan de buitenste omtrek van de tweede kant (B) van de behuizing (12). 3. Apparaat volgens conclusie 2, waarbij de eerste kant (A) van de behuizing (12) een opening heeft en bij de opening een van schroefdraad voorzien binnenoppervlak (22). 4. Apparaat volgens één van de conclusies 1 tot en met 3, waarbij elke opblaasbare container (18) een uitzetbaar ballongedeelte omvat. 5. Apparaat volgens één van de conclusies 1 tot en met 4, waarbij de elastische ring (20) ten opzichte van de opblaasbare container (18) naar buiten is geplaatst en een binnenoppervlak van de opblaasbare container tegen een buitenoppervlak van het respectieve exemplaar van het meervoudig aantal holle buizen (16) klemt. 6. Apparaat volgens één van de conclusies 1 tot en met 5, waarbij de holle buizen (16) flexibel zijn. 7. Apparaat volgens één van de conclusies 1 tot en met 6, waarbij de elastische ringen (20) zijn geconfigureerd om de opblaasbare containers (18) toe te staan om verwijderd te worden van de buizen (16) door er af te vallen, of door hen handmatig er af te schudden, wanneer de containers (18) de gewenste grootte hebben bereikt. 8. Apparaat volgens conclusie 7, waarbij de elastische ringen (20) zijn geconfigureerd om verwijdering en afdichting van de containers (18) in hoofdzaak gelijktijdig toe te staan. 9.

2.1 Tinnus c.s. hebben in eerste aanleg in conventie een inbreukdeclaratoir en inbreukverbod gevorderd, alsmede een verbod om onrechtmatig te handelen en een schadevergoedingsveroordeling op te maken bij staat met nevenvorderingen, kosten rechtens. 2.2 Aan hun vorderingen hebben Tinnus c.s. ten grondslag gelegd dat [verweerster] door het invoeren, te koop aanbieden, verkopen en daarvoor in voorraad houden van haar waterballonvullers primair directe inbreuk, subsidiair indirecte inbreuk maakt en dreigt te maken op het octrooi. Zuru is als licentienemer op grond van een licentieovereenkomst met Tinnus gerechtigd zelfstandig handhavingsmaatregelen te treffen jegens [verweerster] . 2.3 In reconventie heeft [verweerster] gevorderd – samengevat – een niet-inbreukdeclaratoir, vernietiging van EP 948, een ‘wapperverbod’ en een verbod misleidende of onnodig grievende mededelingen te doen over haar waterballonvullers en schadevergoeding op te maken bij staat met nevenvorderingen, kosten rechtens. 2.4 [verweerster] heeft daartoe aangevoerd dat het octrooi niet nieuw (mede omdat de ingeroepen prioriteit niet geldig is), niet inventief en, subsidiair, niet nawerkbaar is. Tinnus c.s. wapperen tegen beter weten in met EP 948 en andere intellectuele eigendomsrechten en brengen misleidende persberichten over [verweerster] en haar product naar buiten. [verweerster] ondervindt daarvan schade, zodat sprake is van onrechtmatig wapperen en onrechtmatige mededelingen in de zin van artikel 6:194 BW. 2.5 Bij vonnis van 9 december 2020 heeft de rechtbank in reconventie het Nederlandse deel van EP 948 vernietigd wegens het ontbreken van inventiviteit, onder afwijzing van het wapperverbod c.a., omdat niet vaststaat dat Tinnus c.s. zich ten onrechte op hun model- en auteursrechten hebben beroepen en met compensatie van proceskosten. In conventie zijn vorderingen op grond van Nederlandse deel van EP 948 afgewezen, de beslissing over de buitenlandse delen van EP 948 zijn aangehouden, met veroordeling van Tinnus c.s. in de kosten. 2.6 Tinnus c.s. zijn in hoger beroep gekomen onder aanvoering van verschillende grieven en hebben gevorderd dat hun vorderingen in conventie alsnog worden toegewezen en met veroordeing van [verweerster] tot terugbetaling van hetgeen zij hebben betaald ter voldoening aan het vonnis en onder afwijzing van de reconventionele vorderingen, kosten rechtens. 2.7 [verweerster] heeft in het principaal beroep de grieven van Tinnus c.s. bestreden. In incidenteel beroep heeft zij enkele vorderingen ingetrokken, maar niet die zien het octrooi zelf, en verder veroordeling in reconventie, kosten rechtens. 2.8 In appel is het vonnis vernietigd voor zover daarbij in reconventie het Nederlandse deel van EP 948 is vernietigd en de vorderingen tot veroordeling van Tinnus c.s. tot schadevergoeding zijn afgewezen. Het hof heeft verder conclusie 6 van het Nederlandse deel van EP 948 vernietigd en de gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van EP 948 voor het overige afgewezen. Verder is Tinnus c.s. veroordeeld tot schadevergoeding bij staat en voor het overige is het vonnis bekrachtigd, onder compensatie van kosten in het principale beroep en veroordeling van Tinnus c.s. in het incidentele beroep. 2.9 Daartoe heeft het hof, voor zover in cassatie relevant, het volgende overwogen: “In conventie Kenmerken conclusie 1 6.1 Het hof zal hierna, in navolging van partijen, ter aanduiding van de verschillende kenmerken van conclusie 1 van EP 948 de volgende nummering hanteren: 1.1 An apparatus comprising a housing (12) 1.2 comprising an opening at a first end (A) and a plurality of holes (26) at a second end (B); and 1.3 a plurality of hollow tubes (16), wherein each hollow tube (16) is attached to a respective hole of said plurality of holes (26), 1.4 wherein all of the hollow tubes of the apparatus extend from said housing to respective tube ends at where the tube ends present a plurality of adjacent inflatable containers (18), 1.5 wherein each tube end is removably joined to a respective one of said inflatable containers in a sealed manner by an elastic ring (20) disposed around a neck of the inflatable container, 1.6 and wherein the tubes facilitate the simultaneous filling of the inflatable containers with a liquid, 1.7 said elastic rings being configured to each slide 10 with the corresponding inflatable container when each inflatable container is detached from the corresponding hollow tube and, upon removal of the inflatable container from the corresponding tube, to constrict the neck of the inflatable container, sealing it with the liquid inside. Beschermingsomvang: geen letterlijke inbreuk productconclusies 6.2 Partijen verschillen van mening over de beschermingsomvang van EP 948. 6.3 Artikel 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV), dat hier van toepassing is op grond van artikel 2 lid 2 EOV, bepaalt het volgende over de bepaling van de beschermingsomvang van een Europees octrooi: De beschermingsomvang van het Europees octrooi wordt bepaald door de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies. Het bij artikel 69 EOV horende Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het Verdrag (hierna: het Protocol) luidt: 1. Artikel 69 mag niet worden uitgelegd als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooistrikt worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen slechts mogen dienen om de onduidelijkheden, die in de conclusies zouden kunnen voorkomen, op te heffen. Artikel 69 mag evenmin worden uitgelegd als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de beschermingsomvang zich ook uitstrekken tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de vakman die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg dient daarentegen tussen deze twee uitersten het midden te houden, waarbij zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke mate van rechtszekerheid aan derden wordt geboden. 2. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang van het Europees octrooi dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat gelijkwaardig is aan een in de conclusies omschreven element. 6.4 Bij de toepassing van artikel 69 EOV en het Protocol zal het hof de in de rechtspraak ontwikkelde twee-stappen benadering hanteren. 6.4.1. De eerste stap van die benadering wordt wel aangeduid als de beoordeling van ‘letterlijke inbreuk’. In die stap wordt aan de hand van een uitleg van de octrooiconclusie bepaald of het product of de werkwijze van een derde voldoet aan alle kenmerken van die octrooiconclusie. Met die uitleg wordt niet gedoeld op het in artikel 1 van het Protocol bedoelde uiterste waarbij de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt wordt bepaald door de letterlijke tekst van de conclusie, maar op een uitleg van de octrooiconclusies in het licht van onder meer de beschrijving en tekeningen vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek (artikel 69 lid 1 EOV en het midden van artikel 1 van het Protocol). In deze eerste stap wordt alleen geen rekening gehouden met de eventuele equivalentie van elementen van het product of de werkwijze aan kenmerken van de octrooiconclusies overeenkomstig artikel 2 van het Protocol. 6.4.2. Als de octrooiconclusie niet zo kan worden uitgelegd dat alle kenmerken daarvan ‘letterlijk’ terugkomen in het product of de werkwijze, wordt in een tweede stap bepaald of het element dat afwijkt van een in de conclusie opgenomen kenmerk equivalent is aan dat kenmerk en of het passend is om het product of de werkwijze om die reden toch onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen.

6.79 De conclusie is dat het principale beroep gedeeltelijk slaagt. De grieven van Tinnus c.s. tegen het oordeel van de rechtbank over de inventiviteit van EP 948 en de daarop gebaseerde nietigverklaring, treffen doel, met uitzondering van conclusie 6. Dat geldt niet voor de grief tegen de afwijzing van de inbreukvoorzieningen (grief 10), want die vorderingen moeten wel worden afgewezen, zij het op andere gronden dan de rechtbank heeft gedaan. Dat brengt mee dat ook haar grief tegen de proceskostenveroordeling in conventie (grief 11) ongegrond is. 6.80 Het incidenteel beroep slaagt ook deels. De grieven tegen het oordeel van de rechtbank over de brief aan Action, de persberichten en het douanebeslag, treffen doel. De grief over de proceskostenveroordeling in reconventie is ongegrond. Partijen zijn over en weer in het ongelijk gesteld in reconventie, dus een compensatie van kosten zoals uitgesproken door de rechtbank is op zijn plaats. 6.81 [verweerster] heeft geen grieven naar voren gebracht tegen de afwijzing van de gevorderde verklaring voor recht (vordering a). Dat deel van het vonnis moet dus in stand blijven. Het hof zal het vonnis in reconventie vernietigen voor zover het de nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 948 betreft (vordering b) en de afwijzing van de vorderingen tot schadevergoeding (vorderingen g en h). Opnieuw rechtdoende zal het de gevorderde nietigverklaring alsnog afwijzen, met uitzondering van conclusie 6 van het Nederlandse deel van EP 948, en de vorderingen tot schadevergoeding, alsnog toewijzen. 6.82 In het principaal beroep zijn partijen over en weer op punten in het ongelijk gesteld. De proceskosten van het principaal beroep zal het hof daarom in die zin compenseren dat elke partij zijn eigen kosten draagt. In het incidenteel beroep is [verweerster] grotendeels in het gelijk gesteld. Het hof zal Tinnus c.s. daarom veroordelen in de kosten van het incidenteel beroep. [verweerster] vordert een kostenveroordeling krachtens artikel 1019h Rv. Partijen zijn overeengekomen de kosten van het incidenteel beroep te begroten op € 11.250,-. Het hof ziet geen aanleiding om af te wijken van die begroting.” 2.10 Tinnus c.s. hebben tijdig cassatieberoep ingesteld. [verweerster] heeft verweer gevoerd en voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld, waartegen Tinnus c.s. op hun beurt verweer hebben gevoerd. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten. Op verzoek van Tinnus c.s. heeft op 23 juni 2023 mondeling pleidooi plaatsgevonden, waarbij pleitnota’s zijn overgelegd en kort mondeling is gerepliceeerd en gedupliceerd. Tinnus c.s. hebben ook schriftelijk gerepliceerd en [verweerster] heeft ook schriftelijk gedupliceerd. 3Bespreking van het cassatiemiddel in het principale beroep 3.1 Het principaal cassatiemiddel bestaat uit dertien onderdelen die in de ‘leader’ verkort samengevat zijn weergegeven. Inleiding beschermingsomvang 3.2 In het principaal cassatieberoep staat de beschermingsomvang van Europese octrooien centraal (Onderdelen II-XI; Onderdeel I is alleen samenvattend), met inbegrip van de beschermingsomvang in het equivalentiebereik (Onderdelen V-XI), zodat het nuttig is om daar ter inleiding nogmaals bij stil te staan. 3.3 Het in Nederland op grond van art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) uitgekristalliseerde stelsel van wat genoemd kan worden Protocol-conforme of Protocollaire conclusie-uitleg en de daarbinnen een centrale rol spelende gezichtspuntenleer van de Hoge Raad, is de laatste jaren uitvoerig aan de orde gekomen in mijn conclusies in de zaken Bayer/Sandoz, Resolution/AstraZeneca, Tata Steel/ArcelorMittal en Fresenius/Lilly (ook wel Pemetrexed). Ik herhaal voor de zelfstandige leesbaarheid van deze conclusie in grote lijnen hetgeen ik in de laatste conclusie in 2.4-2.9 als samenvatting van dit stelsel heb gegeven. 3.4 Het stelsel komt erop neer dat vaststelling van de beschermingsomvang van Europese octrooien moet gebeuren aan de hand van art. 69 EOV en het Protocol, een uitleg die het midden houdt tussen de te beperkte letterlijke conclusietekst-benadering (vroeger min of meer de leer in Engeland) en de te ruime pure uitvindingsgedachte-benadering (vroeger geldend recht in Duitsland en in mindere mate in Nederland). De Protocolkoers is gericht op het bieden van zowel een redelijke bescherming van de octrooihouder, als een redelijke rechtsbescherming voor derden. Belangrijk is de daarbij gehanteerde constructie dat de octrooiconclusies worden gelezen door de octrooirechtelijke maatman, in de wet ‘de gemiddelde vakman’ (the person skilled in the art in ook in Nederland veel gehanteerd Engels vakjargon) genoemd, die bij die lezing zijn algemene vakkennis meebrengt (dus leest ‘als vakman’), in het licht van de beschrijving en de tekeningen uit het octrooischrift; ik noem dit Protocollaire uitleg. In Bayer/Sandoz heeft de Hoge Raad in rov. 3.3.5 een overzicht gegeven van zijn rechtspraak over art. 69 EOV en het Protocol en daar is vervolgens naar verwezen in de latere arresten MSD/Teva en Resolution/AstraZeneca. 3.5 De in Bayer/Sandoz geformuleerde, als vaste rechtspraak te beschouwen, uitlegregel en de duiding daarvan door de Hoge Raad luidt zo: “3.3.4 Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 en 2 van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luiden, in Nederlandse vertaling: “Artikel 1 – Algemene beginselen Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Artikel 2 – Equivalenten Teneinde de omvang van de bescherming voortvloeiende uit een Europees octrooi te bepalen, dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element.” 3.3.5 In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte”, bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron.

3.50 Subonderdeel II.10 klaagt dat het hof in rov. 6.4.2 ten onrechte heeft geoordeeld dat het in principe niet passend is om een equivalent onder de beschermingsomvang te laten vallen, maar dat er gevallen zijn waarin dat niettemin toch het geval kan zijn. Dit uitgangspunt sluit volgens de klacht opnieuw aan bij het onjuiste uitgangspunt in rov. 6.10 dat er door equivalenten (altijd) onduidelijkheid wordt gecreëerd die in beginsel in het nadeel van de octrooihouder werkt, hetgeen in strijd is met art. 69 lid 1 EOV en het Protocol. Dit is daar begrijpelijkerwijs niet in opgenomen omdat het bij equivalenten juist gaat om elementen waarvan de gemiddelde vakman begrijpt dat daarmee gebruik wordt gemaakt van de uitvinding, zodat de gemiddelde vakman als er geen daadwerkelijk goede reden is om anders te denken, zal begrijpen dat de uitvinding wordt toegepast, zodat onder de beschermingsomvang van het octrooi wordt gekomen. 3.51 Dit mist in de eerste plaats feitelijke grondslag, omdat het hof niet heeft geoordeeld dat het in principe niet passend is om een equivalent onder beschermingsomvang te laten vallen, maar dat er uitzonderingen zijn waarin dat niettemin toch kan. Wat met ‘passend’ wordt bedoeld, wordt in het vervolg van rov. 6.4.2 uitgewerkt, namelijk of gegeven de vaststelling van technische equivalentie in stap 2 a), er volgens 2 b) wel ruimte is voor equivalente bescherming hier gelet op de beschrijving en de tekeningen en het aspect van de billijke bescherming voor de octrooihouder enerzijds en de redelijke mate van rechtszekerheid voor derden anderzijds. 3.52 Ook inhoudelijk klopt niet wat hier wordt gesteld. Het subonderdeel betoogt in de kern dat uitgangspunt zou moeten zijn dat equivalenten (in beginsel behoudens bijzondere omstandigheden) onder de beschermingsomvang vallen, maar dat volgt niet uit art. 2 Protocol: er moet op passende wijze met equivalenten rekening worden gehouden en dat is iets anders. Het gaat er immers om of de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, in de perceptie van de gemiddelde vakman (die leest ‘als vakman’) ruimte laten voor bescherming in het equivalentiebereik, gelet op enerzijds een adequate bescherming van de octrooihouder en anderzijds de rechtszekerheid voor derden. Dat geeft rov. 6 4 2 met juistheid aan, zodat de klacht ook inhoudelijk faalt. De klacht neigt naar de inmiddels niet meer aanvaarde afstandsleer (zie daarover 3.57-3.58). 3.53 Subonderdeel II.11 klaagt nog dat het onbegrijpelijk is dat het hof hier een beroep op equivalentie heeft afgewezen met een verwijzing naar het verleningsdossier, terwijl in de tweede zin van rov. 6.4.2 niet wordt aangegeven dat de octrooiconclusies ook in het licht van de inhoud van het verleningsdossier moeten worden gelezen. 3.54 Afgezien van gebrek aan belang bij deze motiveringsklacht tegen een rechtsoordeel, mist dit feitelijke grondslag, omdat in de tweede zin van rov. 6.4.2 helemaal geen sprake is van referentie aan het verleningsdossier. 3.55 Subonderdeel II.12 begint met de klacht dat de tweede zin van rov. 6.4.2 ook zo is geformuleerd dat wordt gestart vanuit het onjuiste uitgangspunt dat een equivalent niet onder de beschermingsomvang zou vallen. 3.56 Dat is een herhaling van zetten van subonderdeel II.10, dat, als hiervoor in 3.51 besproken, feitelijke grondslag mist. 3.57 Verder voert het subonderdeel aan dat bij een juiste uitleg van art. 69 lid 1 en het Protocol niet de vraag is of in de perceptie van de gemiddelde vakman ‘ruimte gelaten wordt’ voor bescherming, maar of gelet op het feit dat er sprake is van equivalentie er niettemin goede redenen zijn voor die vakman om aan te nemen dat de octrooihouder equivalente uitvoeringen niet heeft willen of kunnen beschermen. 3.58 De door het onderdeel bestreden tweede zin van rov. 6.4.2 is afkomstig uit rov. 3.3.7 van Bayer/Sandoz en lijkt mij nog steeds geldend recht, zodat hier geen sprake is van een onjuiste rechtsopvatting. Andersom lijkt mij de visie die de klacht daarvoor in de plaats wil stellen wel onjuist, omdat dat een te beperkt toetsingskader biedt. Het neemt ten onrechte tot uitgangspunt dat equivalenten in beginsel beschermd zijn en alleen niet voor bescherming in aanmerking komen als er goede redenen zijn voor de gemiddelde vakman om aan te nemen dat de octrooihouder de equivalente uitvoering niet heeft willen of kunnen beschermen. Nog daargelaten dat dit lijkt op de afstandsleer die duidelijk in de ban is gedaan in Resolution/AstraZeneca, biedt deze maatstaf ten onrechte ook geen ruimte voor het gezichtspunt dat ook in het equivalentiebereik de billijke bescherming van de octrooihouder moet worden afgewogen tegen een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden. Het gaat alleen uit van het perspectief van de octrooihouder en wat deze heeft willen of kunnen beschermen. Ook dit deel van subonderdeel II.12 kan niet tot cassatie leiden. 3.59 De louter voortbouwende klacht van subonderdeel II.13 dat het vorenstaande betekent dat het hof de inbreukvraag op een onjuiste respectievelijk onvoldoende begrijpelijke manier heeft behandeld, deelt het lot van de voorafgaande klachten. Onderdeel III: beoordeling ‘letterlijke inbreuk’ (eerste stap) 3.60 In onderdeel III klagen Tinnus c.s. dat het hof de tweestappenleer onjuist, althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd heeft toegepast in rov. 6.5-6.8. Deze klachten worden in subonderdelen nader uitgewerkt. Ook deze klachten zie ik niet tot cassatie leiden. 3.61 Subonderdelen III.1-III.6 voeren aan dat het hof heeft verzuimd om de juiste inbreukvraag te stellen, namelijk of het (gehele, geassembleerde) product van [verweerster] inbreuk maakt op (onder meer) conclusie 1 voor het geoctrooieerde voortbrengsel. Het hof zou ten onrechte de inbreukvraag hebben beoordeeld op basis van de onderdelen waaruit het product van [verweerster] is opgebouwd. 3.62 Daarvan lijkt mij geen sprake; de klacht gaat uit van een veel te beperkte lezing van rov. 6.6, zonder rov. 6.7-6.8 daar bij te betrekken. Het onderdeel voert aan dat het octrooi is verleend voor een voortbrengsel, waarvoor een octrooihouder absolute voortbrengselbescherming krijgt. Ook als de samenstellende delen van het van inbreuk beschuldigde product anders zijn geconstrueerd dan de samengestelde delen van een uitvoeringsvoorbeeld van het in de conclusie beschermde product, blijft het beweerdelijk inbreukmakende apparaat inbreuk maken zolang het valt onder de conclusies die dienen te worden uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen (art. 69 lid 1 EOV), aldus het onderdeel. Tinnus c.s. stellen dat [verweerster] (onder meer) inbreuk op conclusie 1 maakt door een voortbrengsel op de markt te brengen dat onder de absolute beschermingsomvang van die conclusie valt. 3.63 Hetgeen het hof als ‘behuizing’ van [verweerster] ’s product heeft aangeduid vertoont in ongeassembleerde staat twee gaten, maar als men de geassembleerde staat beschouwt en dus het (gehele) product van [verweerster] in ogenschouw neemt, is volgens het onderdeel onmiddellijk duidelijk dat de behuizing aan de tweede kant niet één gat vertoont. Daar bevindt zich immers in geassembleerde staat de samengesmolten bovenkant van de holle buizen die met behulp van de (witte) rubberen rand en de (blauwe) plastic ‘vingers’ vastgeklemd wordt (onder verwijzing naar de illustratie bij MvG 173). 3.64 Nu Tinnus c.s. hebben betoogd dat het (gehele) product van [verweerster] inbreuk maakt op (onder meer) conclusie 1 van het octrooi had het hof dat gehele (geassembleerde) product moeten vergelijken met conclusie 1 en moeten beoordelen of dat product ‘letterlijk’ voldoet aan conclusie 1 en meer speciaal aan de kenmerken 1.2 en 1.3 van conclusie 1 (zie voor de kenmerkenopdeling rov.

Onderdeel 2 (inventiviteit) 4.11 Onderdeel 2 richt in vier subonderdelen klachten tegen rov. 6.36-6.46 waarin het hof heeft geoordeeld dat conclusie 1 van EP 948 inventief is uitgaande van de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2008/0121309 (hierna: US 309) en meer in het bijzonder het apparaat dat is getoond in figuur 12 van US 309 (zie rov. 6.36). Het hof heeft de inventiviteit beoordeeld aan de hand van de ook door partijen gehanteerde PSA (rov. 6.36). 4.12 Volgens subonderdeel 2.I klaagt [verweerster] dat het hof in rov. 6.37 buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden omdat [verweerster] niet heeft gesteld dat figuur 12 van US 309 de meest nabije stand van de techniek is, maar alleen US 309 als geheel . Door ten onrechte van figuur 12 als meest nabije stand van de techniek uit te gaan heeft het hof een te eng kader heeft toegepast bij de beoordeling van inventiviteit in het licht van US 309, aldus het subonderdeel. 4.13 De klacht mist feitelijke grondslag omdat het hof in rov. 6.36 oordeelt dat conclusie 1 van EP 948 inventief is ‘uitgaande van (…) US 309 (…) en meer in het bijzonder het hierna weergegeven apparaat dat is getoond in figuur 12 van US 309’. Het inventiviteitsoordeel is dus niet gebaseerd op alleen die figuur 12, maar op US 309 als geheel en meer in het bijzonder figuur 12 daaruit. Dat blijkt verder bijvoorbeeld uit rov. 6.39 waarin het hof heeft geoordeeld dat US 309 (dus: niet figuur 12 van US 309, maar US 309 in het geheel) niet al een apparaat openbaart waarmee één gebruiker een meervoud aan opblaasbare containers tegelijkertijd kan vullen, uit rov. 6.43 waarin het hof heeft geoordeeld dat van belang is dat Tinnus c.s. onbetwist hebben aangevoerd dat in US 309 de gebruiker de ballonnen zelf bevestigt aan het apparaat en in het bijzonder het in figuur 12 getoonde apparaat, en in rov. 6.45 waarin het hof heeft geoordeeld dat de gemiddelde vakman (figuur 12 van) US 309 niet zo zou begrijpen dat daaronder voorgemonteerde ballonnen vallen, in plaats van door de gebruiker zelf gemonteerde ballonnen. 4.14 Dat accent op figuur 12 van US 309 heeft [verweerster] overigens zelf gelegd door in plta EA 6.67 uitdrukkelijk te stellen dat zij figuur 12 kiest als meest nabije stand van de techniek en dat Tinnus verwarring probeert te zaaien door ook andere figuren te tonen. Daarvoor had [verweerster] al bij CvAEiR 261 gesteld dat US 309 meerdere uitvoeringsvormen openbaart, maar gaat zij vervolgens alleen in op figuur 12. In hoger beroep heeft [verweerster] bij MvA zich weliswaar niet alleen op figuur 12 beroepen (maar bij MvA 3.124 bijvoorbeeld ook op figuren 4-7 van US 309), maar dat doet er niet aan af dat zij zich in hoger beroep ook (en voornamelijk) heeft beroepen op figuur 12 (zie MvA 3.109 en 3.125). Bij pleidooi in hoger beroep heeft [verweerster] verder nog gesteld dat het niet alleen gaat om figuur 12 van US 309 (zie plta HB 3.10), maar heeft zij zich dus opnieuw ook beroepen op figuur 12. 4.15 Het onderdeel klaagt ook niet dat figuur 12 geen geschikt of reëel uitgangspunt is, maar alleen dat hiermee een te eng kader zou zijn gekozen, maar stelt verder niet dat en waarom andere uitvoeringsvormen van US 309 meer of anders openbaren dan de uitvoeringsvorm van figuur 12. Integendeel, ook in hoger beroep heeft [verweerster] zich nog op het standpunt gesteld dat de uitvoeringsvorm van figuur 12 ‘uit dezelfde onderdelen is opgebouwd als de direct daarvoor beschreven uitvoeringsvormen’ (MvG 3.124). 4.16 Bovendien heeft het hof geoordeeld dat de verschilkenmerken tussen EP 948 en US 309 worden gevormd door de elastische ringen zoals gedefinieerd in kenmerken 1.5 en 1.7 van EP 948 en dat conclusie 1 van EP 948 alleen al op grond daarvan inventief moet worden geacht (rov. 6.37). De elastische ringen zoals gedefinieerd in genoemde kenmerken ziet [verweerster] ook uitdrukkelijk als verschilkenmerken tussen US 309 en EP 948, zie MvA 3.121 en 3.135 e.v. (waarin wordt betoogd dat ondanks genoemd verschilkenmerk de vakman elastische ringen zou toepassen en EP 948 dus niet inventief is) en plta HB 4.16. Zo bezien faalt de klacht ook bij gebrek aan belang. Het eventuele slagen doet er namelijk niet aan af dat de elastische ringen een verschilkenmerk vormen en op grond daarvan heeft het hof geoordeeld dat EP 948 inventief is (rov. 6.37). 4.17 De klacht stuit op het voorgaande af. 4.18 Volgens subonderdeel 2.II geeft rov. 6.38 blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is hier sprake van ontoereikende motivering. Ten onrechte is daarin het effect meegewogen dat de ballonnen stevig om de buizen blijven zitten tijdens het vullen, omdat conclusie 1 geen concreet hierop gericht kenmerk omvat en conclusie 1 dus niet hiertoe is beperkt. Daarmee is miskend dat het inventiviteitsoordeel alleen betrekking kan hebben op hetgeen is geclaimd. Effecten die weliswaar bereikt zouden kunnen worden, maar waartoe een conclusie niet beperkt is, mogen bij het inventiviteitsoordeel geen rol spelen. Het hof heeft ten onrechte niet (voldoende kenbaar) getoetst of conclusie 1 claimt dat de ballonnen stevig om de buizen blijven zitten tijdens het vullen, althans of conclusie 1 hiertoe beperkt is. Het motiveringsgebrek klemt te meer in het licht van het andersluidende oordeel van de rechtbank. Het hof is tevens voorbijgegaan aan essentiële stellingen van [verweerster] , die kort gezegd inhouden dat conclusie 1 niet beperkt is tot dit door het hof in aanmerking genomen effect. 4.19 In rov. 6.37 heeft het hof geoordeeld dat conclusie 1 al inventief moet worden geacht op grond van de in kenmerken 1.5 en 1.7 van EP 948 gedefinieerde elastische ringen. Vervolgens heeft het hof dit oordeel gemotiveerd, waarbij het hof in rov. 6.38-6.40 het objectieve technische probleem heeft vastgesteld (tweede stap PSA) en in rov. 6.41-6.46 heeft geoordeeld dat de gemiddelde vakman uitgaande van de meest nabije stand van de techniek het objectieve probleem niet zou oplossen door gebruik te maken van elastische ringen die voldoen aan de kenmerken van conclusie 1 van EP 948 (derde stap PSA). In de hier bestreden rov. 6.38 heeft het hof geoordeeld dat het effect van de elastische ringen, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, niet alleen is dat het mogelijk wordt om eenvoudiger en dus sneller een meervoud van opblaasbare containers af te dichten, maar ook dat de elastische ringen er voor zorgen dat de opblaasbare containers stevig om de buizen blijven zitten tijdens het vullen. 4.20 Het bestreden oordeel betreft dus toepassing van de tweede stap van de PSA, het bepalen van het objectieve technische probleem. Daarop stuiten de rechtsklachten naar ik meen al af (zie hiervoor in 4.10). Het oordeel van het hof geeft ook verder geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk. Het hof heeft hier de gebruikelijke methode gevolgd om het objectieve technische probleem te bepalen (zoals uiteengezet in 4.7). Het is namelijk, anders dan het subonderdeel betoogt, uitdrukkelijk uitgegaan van hetgeen is geclaimd in kenmerken 1.5 en 1.7 van conclusie 1 van EP 948, waaruit het de daarin gedefinieerde elastische ringen heeft geduid als de verschilkenmerken en waaruit het vervolgens heeft afgeleid dat daaruit het (technisch) effect blijkt dat de elastische ringen ervoor zorgen dat de opblaasbare containers stevig om de buizen blijven zitten tijdens het vullen. Keurig volgens het boekje dit. 4.21 Dat alleen effecten zouden mogen worden meegewogen waartoe de conclusie beperkt is, zie ik niet. Het standpunt van [verweerster] lijkt hier te zijn dat een effect niet mag worden meegewogen als dat effect mogelijk kan worden bereikt. Het oordeel van het hof houdt echter in dat het effect wel degelijk wordt bereikt en niet ‘mogelijk kan worden bereikt’ (met andere woorden: het effect doet zich voor bij het octrooi, het is niet zo dat het slechts een mogelijkheid is).

Ik concludeer tot verwerping van het principale cassatieberoep. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden A-G Onderdeel 1 van het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep over prioriteit is door [verweerster] bij dupliek in cassatie ingetrokken. In oppositie is het octrooi inmiddels in gewijzigde vorm overeind gebleven, met de nadere beperking in conclusie 1 door toevoeging van ‘threaded’ voor het woord ‘opening’, zie T 1482/21 10 mei 2023, ECLI:EP:BA:2023:T148221.20230510.

Rb. Den Haag 17 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:1196. Inmiddels kan daar aan worden toegevoegd dat de auteursrechtelijke zaak ook in cassatie aanhangig is onder zaaksnummer 23/00751. Het procesverloop is ontleend aan het bestreden arrest (Hof Den Haag 20 september 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1802, BIE 2022/12) onder rov. 4.1 t/m 4.5 en 5.1 t/m 5.2. Rb. Den Haag 9 december 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:12493, BIE 2021/3. Gerechtshof Den Haag 27 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2052 (Eli Lilly/Fresenius Kabi). HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680 (AGA/Occlutech), r.o. 4.2.6. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1608 (Ontvanger/ […]). HvJEU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:722 (Bayer/Richter). ECLI:NL:PHR:2015:2200, 2.1-2.40. ECLI:NL:PHR:2017:1282, 2.5-2.31. ECLI:NL:PHR:2019:510, 2.3-2.9. ECLI:NL:PHR:2020:269, 2.3-2.9. HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, NJ 2016/496 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2016/15 m.nt. J.H.J. den Hartog en T.H. Blomme, AA20160650 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen (Bayer/Sandoz). HR 3 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2807, RvdW 2017/1170, JGR 2017/34 m.nt. M.D.B. Schutjens, BIE 2017/27 m.nt. L.E. Dijkman (MSD/Teva), rov. 3.4.3. HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:854, NJ 2018/410 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2018/20 m.nt. P.L. Reeskamp (Resolution/Astrazeneca) rov. 3.4.2. Zie ook, naast MSD/Teva (vindplaats vorige voetnoot) HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen, BIE 2013/2 m.nt. A. Tsoutsanis, IER 2012/58 m.nt. A.F. Kupecz (AGA/Occlutech), HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466, BIE 2008/1, m.nt. J.J. Brinkhof, IER 2007/106 (Lely/Delaval), D.F. de Lange, in: Geerts & Verschuur (red.), Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022/90 en Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, nrs. 3.5.2.1-3.5.2.7. Vgl ook al: A.P. Pieroen, Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland, diss., 1988, nrs. 518-520. Kritisch is: R. Hermans, Artikel 69.1 Europees Octrooiverdrag, in: Verschuur/Geerts/Van Oerle (red.), Gielen-bundel, 2015, p. 143-150. Vgl. voor verdere kritiek uit deze school de vindplaatsen in voetnoot 12 van mijn conclusie voor Bayer/Sandoz, vindplaats voetnoot 12. HR 22 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ1081, NJ 2008/538 m.nt. Ch. Gielen ([…] /Saier), HR 12 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP9663, NJ 2004/674 (Impro/Liko), HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391 m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1995/85, IER 1995/17 (Ciba Geigy/Oté Optics), D.F. de Lange in: Geerts & Verschuur (red.), Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022/92, Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016/3.4.10.5, H.C. Bunsow, The […]/[…] Case, Hoyng-bundel, 2013, p. 105-116, J.H.J. den Hartog, Het gebruik van informatie uit een octrooiverleningsdossier bij de uitleg van een octrooi, BIE 2007, p. 696-699 en W.A. Hoyng, De dood van de angorakat?, Spoor-bundel, 2007, p. 143-156. Een aantal van de aangehaalde arresten wordt ook besproken in: W.A. Hoyng, Voor nu man(n) blijft het “wezen” ernst, IER 2020/34 (Vriendenbundel Ernst Numann). Mijn conclusie (vóór Bayer/Sandoz, vindplaats voetnoot 12, punten 2.12 (VS), 2.23 (Duitsland), 2.29 (Engeland & Wales) en 2.31 (Frankrijk). UK Supreme Court 12 juli 2017, [2017] UKSC 48 (Actavis/Eli Lilly). Voor een beknopt overzicht van de toepassing van deze uitspraak in de lagere rechtspraak verwijs ik naar: P. England, A practitioner’s guide to European patent law, 2022, p. 38-39. Zie Benkard, Europäisches Patentübereinkommen 4. Auflage 2023, EPÜ Art. 69 Schutzbereich, Rn. 32-34 BGH 15 december 2015, X ZR 30/14, GRUR 2016, 257 (Glasfasern II). BGH 14 juni 2016, X ZR 29/15, GRUR 2016, 921 (Pemetrexed), rov. 65-67. Zie voor een overzicht van recente beslissingen: P. England, A practitioner’s guide to European patent law, 2022, p. 39-41. Meest recent: Resolution/AstraZeneca, vindplaats. voetnoot 18, rov. 3.4.2, zie ook: Bayer/Sandoz, vindplaats voetnoot 16, rov. 3.3.3 onder verwijzing naar Lely/Delaval, vindplaats voetnoo.18, zie verder AGA/Occlutech, vindplaats voetnoot 18, HR 31 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0346, NJ 2006/600, BIE 2004/47 m.nt. J.H.J. den Hartog (Senseo), HR 29 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8184, NJ 2002/530 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2003/14 m.nt. J.H.J. den Hartog ([…] / […]), HR 16 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0031, NJ 2001/393 ( /Wiva), D.F. de Lange in: Geerts & Verschuur (red.), Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022/89, T. Cohen Jehoram, C.A. van Staveren en R.F.C. Keijser, De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw. Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken?, BIE 2018, p. 166, Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, nr. 3.5.2.10, Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen, Cassatie, 2015/112 en ook al HR 17 april 1936, ECLI:NL:HR:1936:185, NJ 1936/546 m.nt. E.M. Meijers (Philips/ […]) en HR 17 april 1936, ECLI:NL:HR:1936:292, NJ 1936/557 m.nt. E.M. Meijers (Bell Telephone/Philips). In de Vriendenbundel Ernst Numann heb ik een lans gebroken om octrooi-uitleg en bepaling van de beschermingsomvang van octrooien net als in Engeland en Duitsland als rechtsvraag op te vatten (ook al bepleit door B.M. Telders), zie G.R.B. van Peursem, Octrooizaken bij de hoogste rechter, kunnen we leren van onze buren?, IER2020/38. P. 291 e.v. Onder 2.1-2.40, vindplaats voetnoot 16, zie verder over equivalentie D.F. de Lange in: Geerts & Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022/91, Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, nr. 3.5.2.8, J.H.J. den Hartog, Equivalentiedoctrine; een beetje levend? Een extra noot onder AGA/Occlutech; HR 25 mei 2012, BIE 2013, p. 212-217 en H.M.E. Bertrams, Equivalentie in het octrooirecht, diss., 1998, p. 27-30. T. Cohen Jehoram, C.A. van Staveren en R.F.C. Keijser, De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw. Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken?, BIE 2018, p. 167 met verdere verwijzingen. Vindplaats voetnoot 16. Zie mijn conclusie vóór Bayer-Sandoz onder 2.35, met verwijzing naar rechtspraak, vindplaats voetnoot 12. Idem. Vindplaats voetnoot 21, ook te vinden op de Bailii-website via deze link: http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2017/48.html. Zie hierover R.M. Kleemans, Terug van weggeweest; equivalentie in het Verenigd Koninkrijk, BIE 2017, p. 222-226. Onder 2.37, vindplaats voetnoot 12. Onder 44, vindplaats voetnoot 36. A-G Huydecoper wees hier al op in zijn in de vorige voetnoot genoemde conclusie onder 46-47. Onder verwijzing (voor Duitsland) naar Pagenber/Cornish, Interpretation of Patents in Europe, 2006, p. 259 e.v. Rov. 54-55, vindplaats voetnoot 21. Hof Den Haag 27 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2052, BIE 2020/6 m.nt. J.H.J. den Hartog (Eli Lilly/Fresenius, ook wel Pemetrexed), rov. 4.4 e.v. Daarin wordt uiteengezet dat in stap 2 in feite 4 aspecten worden getoetst: a) technische equivalentie (rov. 4.7), b) billijke bescherming octrooihouder (rov. 4.8-4.9), c) redelijke mate van rechtszekerheid voor derden (rov. 4.10) en d) dat het Gillette-verweer niet opgaat (rov. 4.11). Dat laatste aspect speelt in onze zaak geen rol. Den Hartog vindt dit in zijn noot een “overtuigend en goed gestructureerd arrest” waarin de huidige equivalentieleer gedetailleerd uiteen is gezet (nr. 9) en noemt het “een mooi en systematisch arrest, dat de balans tussen de billijkheid jegens de octrooihouder en rechtszekerheid voor derden een duidelijk kader heeft gegeven” (nr. 25). Zie ook: D.J.G. Visser en S.C. Dack, Kroniek van de intellectuele eigendom, NJB 2021/1219, p. 1297-1298 en P. Haase, B. van der Maazen, H. Roos en R. Verwij, Terugblik Octrooirecht 2020, BIE 2021/2, p. 96-97.

Vgl. Den Hartog in zijn noot onder 11 bij het Pemetrexed-arrest, die een eenstapsbenadering in die zaak niet geschikt achtte omdat het begrip ‘natrium’ een eenduidige betekenis heeft en het “uitermate gekunsteld zou zijn om daar een ruimere betekenis aan te geven” (als ook omvattend kalium). Annotatoren Den Hartog en Blomme achtten dat ook in Bayer/Sandoz een begrijpelijke benadering omdat ze niet inzien hoe de geclaimde rutheniumkatalysator ‘functioneel breed’ zou kunnen worden geïnterpreteerd en de term rutheniumkatalysator “op het eerste gezicht duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar” is, zie BIE 2016/4, p. 110. Vgl. s.t. [verweerster] 38 en voetnoot 46 en ook [verweerster] plta cass 33, die spreekt van ‘gedachtenstappen en niet (…) recht in de zin van art. 79 RO’. Zo is bijv. ook de veel gehanteerde problem solution approach (PSA, die in het incidenteel cassatieberoep nader wordt besproken) voor het bepalen van de inventiviteit geen recht in de zin van art. 79 RO. UKSC 12 juli 2017 [2017] UKSC 48 (Actavis/Eli Lilly), rov. 66. Den Hartog stelt dat de eenstapsbenadering en tweestappenbenadering ‘twee fundamenteel verschillende benaderingen voor de uitleg van octrooiconclusies [zijn]’, evenwel zonder aan te geven waarom, zie zijn noot onder 10 bij het Pemetrexed-arrest. In zijn noot samen met Blomme onder Bayer/Sandoz noemt hij wel als ‘belangrijk verschil’ dat in een tweestappenbenadering meer gewicht toekomt aan de kennis over de equivalente maatregel, zie BIE 2016/4, p. 112. Vgl. De Engelse Supreme Court Permetrexed-zaak, rov. 33, laatste zin, vindplaats voetnoot 21. Noch afgezien van het feit dat een benadering in twee stappen ook vóór het bestreden arrest en voor de hofuitspraak in Pemetrexed veelvuldig in de rechtspraak is gehanteerd in Nederland (zie hiervoor in 3.24) en er ook in die zin geen verwarring bij de rechtszoekende hoeft op te treden (plta cass Tinnus c.s. 8). Het betoog van Tinnus c.s. in plta cass 9 dat de Engelse en Duitse benadering anders zijn, ziet op de precieze invulling van de eerste stap, maar niet op het cruciale aspect van de tweestapsbenadering dat equivalenten bij de eerste stap worden geëcarteerd en de equivalentievraag bij de tweede stap wordt beoordeeld. Op dat punt stemmen de Engelse, Duitse en hofbenadering (in ieder geval) overeen. Vgl. ook Hof Den Haag 27 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2052, BIE 2020/6 m.nt. J.H.J. den Hartog (Eli Lilly/Fresenius, ook wel Pemetrexed), rov. 4.3.1: “In de eerste benadering [de tweestappenbenadering, A-G] wordt de beschermingsomvang in twee stappen vastgesteld (…)”. Rov. 3.3.7, vindplaats voetnoot 16. AGA/Occlutech-arrest, rov. 4.2.2, vindplaats voetnoot 18. Rov. 33, laatste zin, vindplaats voetnoot 21. Lord Neuberger oordeelde dat er ‘potentially’ een verschil is tussen uitleg van de conclusies en het bepalen van de beschermingsomvang, omdat het natuurlijk zo kan zijn dat de beschermingsomvang (‘extent of protection’) wel samenvalt met de uitleg van de conclusie (‘claim’). Rov. 89, laatste zin, vindplaats voetnoot 21. Voor zover het hier een motiveringsklacht betreft (‘onvoldoende duidelijk’) bestaat daarbij als hiervoor aangegeven geen belang, omdat de klacht is gericht tegen een rechtsoordeel, zie B.T.M. van der Wiel in: Van der Wiel e.a. (red.), Cassatie 2019/113. Idem. Vindplaats voetnoot 16. Idem. Ook plta cass [verweerster] 2, 3e bullitpoint wijst daar op. Ook tevergeefs geprobeerd in Bayer/Sandoz (Bayers cassatiemiddel 1.1.2), maar verworpen: het omgekeerde uitgangspunt is juist, zie mijn conclusie in die zaak onder 2.16, waarnaar wordt verwezen in [verweerster] s.t. 25. Rov. 3.4.3, vindplaats voetnoot 18. Dat subonderdelen II.10 en II.12 de inmiddels verlaten wezensleer en afstandleer lijken te resoneren signaleert ook plta cass [verweerster] 26. B.T.M. van der Wiel, in: Van der Wiel (red.), Cassatie 2019/105. Zo ook s.t. [verweerster] 48-50. Met ‘het gat’ wordt de tweede kant van een onderdeel van het product van [verweerster] bedoeld waarin de (samengesmolten) buizen zijn bevestigd. D.F. de Lange, in Geerts & Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022/90 onder verwijzing naar Hof Den Haag 19 oktober 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BO1638 (AGA/Occlutech), Rb. Den Haag 23 juli 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:9417 (Bayer/Sandoz) en mijn conclusie vóór Bayer/Sandoz, onder 3.20, vindplaats voetnoot 12. Zo ook s.t. [verweerster] 50. In gelijke zin s.t. [verweerster] 55. HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:404, TvPP 2017, afl. 3, p. 81 m.nt. D.C. Theunis, NJ 2017/147, rov. 3.3.2 en 3.3.3. Hof Den Haag 27 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2052, BIE 2020/6 m.nt. J.H.J. den Hartog (Eli Lilly/Fresenius Kabi, ook wel Pemetrexed), rov. 4.6-4.11. Onder verwijzing naar mvg 179 en plta HB Tinnus c.s. 27-31. B.T.M. van der Wiel, in: Van der Wiel e.a. (red.), Cassatie 2019/55. Idem. Feitelijk juist, zie CvA/CvE 62, niet bestreden door Tinnus c.s. Het onderdeel verwijst naar rov. 6.9 en de verwijzing aldaar naar hof van 27 oktober 2020 in voetnoot 1 van het arrest. Het onderdeel noemt rov. 6.11, maar klaarblijkelijk wordt rov. 6.12 bedoeld. In gelijke zin s.t. [verweerster] 72. Vgl. s.t. [verweerster] 72, waar ook nog wordt verwezen naar CvA/CvE 60,62 en 164. In zoverre faalt ook het betoog van Tinnus c.s. in plta cass 20-22 dat deze afweging niet zou zijn gedaan. Zie bijv. Hof Den Haag 27 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:4021, rov. 4.32 en Hof Den Haag 28 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1182, rov. 4.13. Zie s.t. [verweerster] 75 met in voetnoot. 57 verwijzing naar, naast genoemde hofuitspraken, verdere rechtspraak van TBA’s en de Guidelines for Examination in the EPO, Ch G-VII, 10.3 (March 2023 ed.). Vindplaats voetnoot 18. Voorheen was in art. 53 ROW 1995 bepaald dat het octrooi slechts geldt voor zover de uitvinding in of voor zijn bedrijf wordt toegepast, zie A.M.E. Verschuur, T&C IE, commentaar op art. 53 ROW 1995, aant. 2 sub b. De Rijksoctrooiwet 1995 is per 1 juni 2023 gewijzigd door de inwerkingtreding van Rijkswet van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012 (Stb. 2019,476), die bij Besluit van 3 april 2023 met ingang van 1 juni 2023 in werking is getreden (Stb. 2023,119). Genoemde Rijkswet heeft onmiddellijke werking in de zin dat de nieuwe regeling niet slechts van toepassing is op hetgeen na haar inwerkingtreding voorvalt, maar ook op hetgeen bij haar inwerkingtreding bestaat, zoals bestaande rechtsposities en verhoudingen. Zie Kamerstukken II 2018-2019, 35 197, nr. 3 (MvT), p. 21. Het onderdeel verwijst naar ‘het bij de conclusie van eis in het geding gebrachte deskundigenrapport van ir. Aalbers d.d. 11 februari 2020 onder no. 16 en 17, maar bedoeld rapport is overgelegd als prod. 12 bij Akte houdende overlegging producties van 12 februari 2020. Zo s.t. [verweerster] 87. In gelijke zin plta cass [verweerster] 18. S.t. [verweerster] 91. Zie s.t. [verweerster] 90 en plta cass 16-17. Zo ook s.t. [verweerster] 90 en plta cass 16-17. Zie mijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2019:608) vóór HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1261, RvdW 2019/918 (Sandoz/AstraZeneca (kort geding)), onder 2.1, 2.3-2.5 en 2.24-2.27; mijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2019:939) vóór HR 22 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1833, RvdW 2019/1213 (Coloplast/Medical4You) onder 2.3-2.11; mijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2020:317) vóór HR 26 juni 2020, ECLI:NL:PHR:2020:317, RvdW 2020/810 (Sandoz/AstraZeneca (bodemprocedure)), onder 2.9-2.12; mijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2021:846) vóór HR 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:295, AA20220796 m.nt. Th.C.J.A.

Apparaat volgens conclusie 1, waarbij elk gat van het meervoudig aantal gaten (26) aan de tweede kant (B) van de behuizing zich uitstrekt door een buitenoppervlak van de behuizing, waarbij het buitenoppervlak aan de tweede kant van de behuizing is geplaatst aan een kant van de behuizing die tegenoverliggend is aan de opening aan de eerste kant (A) van de behuizing (12). 10. Werkwijze voor het een meervoudig aantal opblaasbare containers gelijktijdig vullen met een vloeistof omvattende: het bevestigen van een behuizing (12) aan een vloeistofbron, waarbij de behuizing een vloeistofinlaat en een meervoudig aantal van de vloeistofinlaat afgezonderde gaten (26) omvat, en verder een meervoudig aantal holle buizen (16) omvat, waarbij elke holle buis (16) is bevestigd aan een respectief gat van het meervoudig aantal gaten (26), waarbij alle van de holle buizen (16) zich, op een dicht bij elkaar gezette manier, uitstrekken van de genoemde gemeenschappelijke behuizing (12) naar respectieve distale buiseindes, waarbij elk buiseinde een vloeistofuitlaat-opening verschaft die in vloeistofverbinding staat met de vloeistofinlaat, waarbij de genoemde buiseindes een meervoudig aantal dicht bij elkaar gezette opblaasbare containers (18) presenteren, waarbij elke container verwijderbaar bevestigd is aan een respectief buiseinde van het meervoudig aantal holle buizen en om de vloeistofuitlaat van zijn respectieve holle buiseinde, waarbij een elastische ring (20) een hals van elke opblaasbare container op een afdichtende wijze aan een corresponderend exemplaar van de holle buizen klemt; het toevoeren van een vloeistof van de vloeistofbron naar de behuizing via de vloeistofinlaat, het in hoofdzaak gelijktijdig vullen van het meervoudig aantal opblaasbare containers met de vloeistof en het losmaken van het meervoudig aantal opblaasbare containers van het meervoudig aantal holle buizen, waarbij, wanneer elke opblaasbare container wordt losgemaakt van de corresponderende holle buis, de elastische ringen meeschuiven met hun respectieve opblaasbare container en, bij verwijdering van de opblaasbare containers van hun respectieve buis, hun respectieve opblaasbare container met de vloeistof binnenin afdichten door de hals van hun respectieve opblaasbare container te vernauwen. 11. Werkwijze volgens conclusie 10, waarbij het losmaken omvat: het de behuizing (12) schudden totdat het meervoudig aantal opblaasbare containers (18) van de holle buizen (16) afschuift. 1.5 EP 948 bevat onder meer de volgende figuren: 1.6 [verweerster] is een in Nederland gevestigd internationaal handelsbedrijf dat zich toelegt op de import en export van non-food consumentenartikelen, waaronder speelgoed. 1.7 Op 17 februari 2017 heeft Zuru aan een (beoogd) afnemer van waterballonvullers van [verweerster] , Action Service & Distributie B.V. (hierna: Action) een sommatiebrief gestuurd, waarin zij schrijft: “We have become aware of your intention to sell a rapid-fill water balloon product, to be offered for sale as a lower cost version of the genuine Bunch O Balloons product (herein referred to as “the Imitation Product"). We are concerned that this may infringe upon the IP rights associated with Bunch O Balloons as we have a broad portfolio of registered rights which are effective in the Netherlands and many other European countries. ZURU invests significantly in developing innovative and highly successful product lines, and as a fundamental business principle we must take a hard line on IP infringement to protect our innovations. Please work with us now to resolve the present situation, and be aware that if a resolution cannot be found we will be poised to take action as soon as the Imitation Product hits the market. Our requests to speed this matter toward a resolution are set out at the end of this letter. Relevant IP Rights Bunch O Balloons is protected in Europe, and in particular in the Netherlands, by IP rights including but not limited to the following: - European Community Design Registration numbers 001431829-0001 to 001431829-0010 - Pending European patent application number 15158482.8 - Copyright (to the extent available under local law) and - European Community Trademark Registration numbers 013713938 and 014018303 (...) I have attached copies of the design registrations and European patent specification. Where IP rights are held by Tinnus Enterprises LLC please be advised that ZURU is the exclusive licensee and authorised to defend and enforce these rights. (…)" Zuru heeft Action in deze brief gevraagd een onthoudingsverklaring te tekenen met betrekking tot het door haar bedoelde ‘Imitation Product’. 1.8 Op 23 en 27 maart 2017 is de hieronder weergegeven e-mailcorrespondentie gevoerd tussen vertegenwoordigers van Zuru en [verweerster] . Zuru: [verweerster] : Zuru: 1.9 Op 7 april 2017 heeft de douane in Rotterdam op verzoek van Zuru een uit China afkomstige container, bestemd voor [verweerster] , vastgehouden met 99.731 stuks waterballonvullers. De vasthouding was gebaseerd op een verzoek van Zuru op grond van de Antipiraterij Verordening en aan Zuru in licentie gegeven Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus. 1.10 De in beslag genomen waterballonvullers hebben het hierna weergegeven uiterlijk: 1.11 Op 6 mei 2017 is op de website van het online magazine voor de speelgoedbranche toynews-online.biz het volgende artikel gepubliceerd: Zuru stops one million units of knock-off Bunch O Balloons entering European Market The product was imported by [verweerster] Limited and is detained under Dutch anti-piracy laws on the basis that it is alleged to infringe upon Zuru's IP protection of its Bunch O Balloons brand. Zuru has stopped one million units of knock-off Bunch O Balloons products entering the market, blocking its entry’ at the Rotterdam port in the Netherlands. The product was imported by [verweerster] limited and is detained under Dutch anti-piracy laws on the basis that it is alleged to infringe upon Zuru's IP protection of its Bunch O Balloons brand. The [verweerster] product has been described as an imitation of Zuru's successful product range, which won the 2016 Nuremberg Toy Award in the School Kids category and has enjoyed phenomenal commercial success in the Netherlands and other European countries. Zuru is stalwart in its efforts to keep counterfeited product out of Europe, including monitoring and stopping counterfeits at the border and aggressive enforcement of its intellectual property rights through the Courts. 1.12 Op 15 mei 2017 is door het online vakblad Speelgoed en Hobby het volgende artikel gepubliceerd: 1.13 In juni 2017 heeft Zuru het hieronder weergegeven persbericht gepubliceerd. Dit persbericht is overgenomen door Toy News. 1.14 Na vrijgave door de douane heeft [verweerster] de container met de eerder in beslag genomen waterballonvullers op 26 juni 2018 laten overbrengen naar haar loods in Emmeloord. 1.15 [verweerster] heeft op 17 april 2017 nietigheidsacties ingesteld bij het EUIPO tegen de Gemeenschapsmodellen 001431829-0001, 0002, 0005, 0006, 0007 en 0008 van Tinnus. Op 30 april 2018 zijn deze modellen nietig verklaard door het EUIPO. De Kamer van Beroep heeft het daartegen ingestelde beroep verworpen bij beslissing van 12 juni 2019. Het tegen die beslissingen ingestelde beroep heeft het Gerecht bij beslissing van 18 november 2020 verworpen in de zaak over model 001431829-0001.

Bij de tweede stap gaat het om de vraag of in de perceptie van de gemiddelde vakman de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, ruimte laten voor equivalenten, gelet op enerzijds een billijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden. 6.5 De discussie tussen partijen over de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 948 en de daarvan afhankelijke conclusies 2-9 spitst zich toe op het kenmerk dat de behuizing een opening aan een eerste kant en een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant omvat (kenmerk 1.2) en het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het genoemde meervoudig aantal gaten (kenmerk 1.3). 6.6 Het hof is met [verweerster] van oordeel dat haar waterballonvuller niet ‘letterlijk’ voldoet aan de genoemde kenmerken 1.2 en 1.3. De behuizing van de waterballonvuller van [verweerster] omvat niet een opening aan een eerste kant en een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant zoals kenmerk 1.2 vereist. Zoals is te zien op de hierna weergegeven afbeeldingen van die behuizing heeft die behuizing aan de tweede kant één gat, waarin de buizen als bundel worden bevestigd. Omdat er geen sprake is van een meervoudig aantal gaten zijn de buizen ook niet bevestigd aan een meervoudig aantal gaten zoals kenmerk 1.3 vereist. 6.7 Het hof verwerpt het betoog van Tinnus c.s. dat in de waterballonvuller van [verweerster] de uiteinden van de buizen de meervoudige gaten aan de tweede kant van de behuizing [van] vormen. Conclusie 1 maakt uitdrukkelijk een onderscheid tussen de behuizing en de buizen. Bij een product waarin de behuizing en buizen duidelijk van elkaar te scheiden onderdelen zijn, zoals de waterballonvuller van [verweerster] , zal de gemiddelde vakman de uiteinden van de buizen niet opvatten als gaten aan een tweede kant van de behuizing. Dat de uiteinden van de buizen zijn samengesmolten tot een geheel maakt dat niet anders. Het blijven dan uiteinden van de buizen in plaats van gaten aan een kant van de behuizing. Tinnus c.s. heeft ook niet aangevoerd dat de in het octrooischrift beschreven en getoonde uitvoeringsvoorbeelden haar voorgestane uitleg ondersteunen. 6.8 Het betoog van Tinnus c.s. dat de gemiddelde vakman uit het octrooischrift leert - samengevat- dat het erom gaat dat de behuizing het water en de druk aan de tweede kant verdeelt over de buizen en dat die functie ook wordt gerealiseerd door de combinatie van behuizing en buizen die [verweerster] toepast in haar waterballonvuller, kan niet leiden tot een andere conclusie met betrekking tot letterlijke inbreuk. Die stelling is van belang voor de beoordeling van het beroep op equivalentie, maar kan in dit geval niet meebrengen dat de gemiddelde vakman het kenmerk ‘meervoudige gaten aan de tweede kant van de behuizing’ zo zal uitleggen dat daaronder ook de uiteinden van de (bundel) buizen van het product van [verweerster] vallen. Beschermingsomvang: geen equivalentie 6.9 Naar het oordeel van het hof kan ook het beroep op equivalentie niet slagen. Zoals dit hof heeft geoordeeld in het pemetrexed-arrest is een van de vereisten voor het slagen van een beroep op equivalentie dat er een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden is verzekerd. Aan dat vereiste is in dit geval niet voldaan. 6.10 Het feit dat in de octrooiconclusies bewoordingen zijn gebruikt die equivalenten niet letterlijk omvatten is een belangrijke omstandigheid in het kader van de beoordeling van de rechtszekerheid. Gelet op het feit dat artikel 69 EOV vooropstelt dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt bepaald door de conclusies, mogen derden in beginsel afgaan op de tekst van de conclusies, uitgelegd in het licht van de beschrijving en tekeningen, en werkt door de bewoordingen van de conclusies gecreëerde onduidelijkheid in beginsel ten nadele van de octrooihouder. 6.11 Daar komt bij dat in dit geval in de ogen van de gemiddelde vakman goede grond bestaat voor een beperking van de beschermingsomvang tot apparaten met het kenmerk dat de behuizing een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant omvat (kenmerk 1.2). Tinnus heeft dit kenmerk tijdens de verleningsprocedure eerst verwijderd uit conclusie 1, maar vervolgens weer ingevoegd naar aanleiding van een nieuwheidsbezwaar van de onderzoeksafdeling van het Europees octrooibureau. Uit die gang van zaken kan de gemiddelde vakman in beginsel afleiden dat het de bedoeling was apparaten zonder kenmerk 1.2 buiten de reikwijdte van conclusie 1 van EP 948 te brengen. 6.12 Dat kenmerk 1.2 is ingevoerd naar aanleiding van een nieuwheidsbezwaar heeft [verweerster] toegelicht aan de hand van een beschrijving van de verleningsgeschiedenis. Ze heeft onbetwist gesteld dat Tinnus op 17 november 2017 gewijzigde conclusies heeft ingediend waarin werd geclaimd dat de behuizing meerdere gaten aan een tweede kant heeft, en dat die beperking een reactie is op het als productie 42 overgelegde Examination Report van 2 oktober 2017, waarin de onderzoeksafdeling van het EOB oordeelde dat de op dat moment voorliggende conclusie 1 niet nieuw was. Het had op de weg van Tinnus c.s. gelegen toe te lichten waarom de derde er desondanks niet op zou mogen vertrouwen dat kenmerk 1.2 een essentieel element is van de geclaimde uitvinding. Dat heeft Tinnus c.s. niet gedaan. 6.13 Het betoog van Tinnus c.s. dat de beperking van de bevestiging van de buizen aan de respectieve gaten niet is toegevoegd op grond van een nieuwheidsbezwaar, kan het hof passeren. Dat betoog heeft betrekking op het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het genoemde meervoudig aantal gaten (kenmerk 1.3) in plaats van het kenmerk dat de behuizing een opening aan een eerste kant en een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant omvat (kenmerk 1.2). Ook voor kenmerk 1.3 geldt dat het onderdeel was van conclusie 1 van de aanvraag en tijdens de verleningsprocedure eerst werd verwijderd. Dat, na de invoering van kenmerk 1.2, conclusie 1 nog verder is beperkt door ook kenmerk 1.3 opnieuw in te voegen en dat die latere toevoeging van kenmerk 1.3 samenhangt met een bezwaar van toegevoegde materie in de zin van artikel 123 lid 2 EOV, verandert niets aan de conclusies die de gemiddelde vakman kan trekken uit de invoering van kenmerk 1.2. 6.14 De overige argumenten die Tinnus c.s. heeft aangevoerd in het kader van haar beroep op equivalentie kunnen niet leiden tot een andere conclusie. Haar betoog dat de wijze waarop de vloeistof en druk in de waterballonvuller van [verweerster] worden verdeeld over de buizen in technisch opzicht equivalent is aan kenmerk 1.2 en dat het vanuit het oogpunt van een billijke bescherming van de octrooihouder passend is om de afwijkende constellatie van behuizing en buizen onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen, mede omdat sprake is van een pionier-uitvinding, weegt niet op tegen het hiervoor geconstateerde gebrek aan redelijke rechtszekerheid. 6.15 Daar komt bij dat voor het toekennen van een ruime beschermingsomvang aan een ‘pioniersuitvinding’ grond bestaat indien de toepassingsmogelijkheden van de vinding, als gevolg van het sterk vernieuwende karakter daarvan, door de opsteller van het octrooischrift niet volledig kunnen worden voorzien en overzien en, als gevolg daarvan, daarin ook niet afdoende kunnen worden beschreven en geclaimd. Aan die voorwaarde is in dit geval niet voldaan. Tinnus c.s. heeft niet aangevoerd dat apparaten zonder kenmerk 1.2 voor haar niet voorzienbaar waren. Beschermingsomvang: geen inbreuk werkwijzeconclusies 6.16 Het beroep van Tinnus c.s. op de werkwijzeconclusies kan om vergelijkbare redenen niet slagen. Die conclusies vereisen gebruik van een behuizing met een meervoudig aantal van de vloeistofinlaat afgezonderde gaten, waarbij elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het meervoudig aantal gaten.

Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het Uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott)). (…) 3.3.8 (…) Voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Alleen in het kader van de inbreukvraag kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott), rov. 3.5.2).” 3.6 Bij de uitleg van een octrooi kan ook betekenis toekomen aan (het openbare deel van) het verleningsdossier. De rechter zal in het voordeel van de octrooihouder slechts gebruik mogen maken van die gegevens als hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen. Deze restrictie geldt niet in het geval een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg op het verleningsdossier beroept. Zoals ik in mijn conclusie vóór Bayer/Sandoz heb beschreven, ligt dit overigens buiten onze landgrenzen iets anders. Sinds die conclusie is de rechtspraak aldaar echter verder ontwikkeld richting een ruimer gebruik van het verleningsdossier. In het Verenigd Koninkrijk heeft het Supreme Court zich in 2017 sceptisch getoond over het gebruik van het verleningsdossier, maar het ziet twee situaties waarin gebruik van het dossier gepast is: “87. In my judgment, it is appropriate for the UK courts to adopt a sceptical, but not absolutist, attitude to a suggestion that the contents of the prosecution file of a patent should be referred to when considering a question of interpretation or infringement […]. 88. […] my current view is that reference to the file would only be appropriate where (i) the point at issue is truly unclear if one confines oneself to the specification and claims of the patent, and the contents of the file unambiguously resolve the point, or (ii) it would be contrary to the public interest for the contents of the file to be ignored. The first type of circumstance is, I hope, self-explanatory; the second would be exemplified by a case where the patentee had made it clear to the EPO that he was not seeking to contend that his patent, if granted, would extend its scope to the sort of variant which he now claims infringes. In Duitsland heeft het Bundesgerichtshof eind 2015 het uitgangspunt bevestigd dat het verleningsdossier in beginsel niet gebruikt kan worden bij de bepaling van de beschermingsomvang: “36. Nach der Rechtsprechung des Senats dürfen Vorgänge im Erteilungsverfahren, die der Patenterteilung vorausgegangen und im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, bei der Auslegung des Patents nicht herangezogen werden (BGHZ 150, 161 [162 ff.] = GRUR 2002, 511 [513 f.] – Kunststoffrohrteil). Der Senat hat hierbei offengelassen, ob es dieser Grundsatz auch verbietet, auf Patentveröffentlichungen wie die amtlich veröffentlichte Patentanmeldung oder frühere Fassungen der später etwa im Einspruchsverfahren oder im Beschränkungsverfahren geänderten Patentschrift zurückzugreifen, wenn sich der Gehalt der maßgeblichen Fassung der Patentschrift erst aus einem Vergleich mit diesen erschließt und damit zu einem Niederschlag auch in dieser geführt hat (BGHZ 189, 330 [340 f.] = GRUR 2011, 701 [704] – Okklusionsvorrichtung; BGH, GRUR 2010, 602 Rn. 33 – Gelenkanordnung). […].” In een (iets) latere uitspraak laat het BGH overigens in bepaalde gevallen wel de mogelijkheid open dat de verleningshistorie iets kan zeggen over de beschermingsomvang: 39. Wie das BerGer. zutreffend aufgezeigt hat, ist es nach der Rechtsprechung des Senats zulässig, Äußerungen des Anmelders im Erteilungsverfahren als Indiz dafür heranzuziehen, wie der Fachmann den Gegenstand des Patents versteht (BGH, NJW 1997, 3377 [3380] – Weichvorrichtung II). Für Äußerungen des Prüfers gilt nichts anderes. 40. Solche Indizien können allerdings nicht ohne Weiteres als alleinige Grundlage für die Auslegung herangezogen werden. […] In Frankrijk is het (nog steeds) lastig om een lijn te vinden in de rechtspraak over de rol van het verleningsdossier. 3.7 Octrooiuitleg is in Nederland volgens vaste rechtspraak feitelijk. 3.8 Onderdeel van de beschermingsomvang is de vraag welke equivalente uitvoeringsvarianten er ook onder vallen en daaraan heb ik beschouwingen gewijd met rechtsvergelijking naar Duits, Engels, Frans en Amerikaans recht in de Bayer/Sandoz-conclusie. Art. 2 van het Protocol leert daarover dat “op passende wijze rekening [moet] (…) worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element.” Ook de equivalentietoetstoepassing is feitelijk in cassatie. In Bayer/Sandoz is daarover het volgende overwogen: “3.3.6 Voor zover onderdeel 1.1.1 het hof verwijt de regel te hebben miskend dat de maatstaf voor het niet beschermen van equivalente maatregelen daarin gezocht moet worden dat een goede grond ervoor moet bestaan dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van die bescherming, hoewel hij die had kunnen verkrijgen, gaat het uit van een opvatting die geen steun vindt in het recht. Het hof heeft terecht onderzocht of de gemiddelde vakman uit conclusie 1 van EP 791 zou begrijpen dat de octrooihouder in de oxidatiestap een bewuste keuze heeft gemaakt voor het gebruik van rutheniumzout als katalysator. Daartoe heeft het hof in aanmerking genomen: de inhoud van het octrooi, de stand van de techniek, het met de geoctrooieerde werkwijze beoogde doel, de bijkomende voordelen van die werkwijze, de kennis van het bestaan van de betrokken stoffen, de aard van en de verhouding tussen die stoffen, alsmede de mate en wijze waarin zij tot het beoogde resultaat leiden, dit alles vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman. Het wegen van al deze omstandigheden heeft het hof tot het oordeel gebracht (samengevat in rov. 4.20) dat Bayer bewust voor rutheniumzout heeft gekozen, zodat het gebruik van tempo als katalysator geen inbreuk maakt op EP 791. Dit oordeel berust op een aan het hof voorbehouden weging van relevante factoren en is niet onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd.” 3.9 Een duidelijke equivalentiedoctrine lijkt ons recht niet te kennen, maar de Hoge Raad heeft bij herhaling een oordeel van de feitenrechter in stand gelaten waarin toepassing is gegeven aan de uit de Verenigde Staten afkomstige ‘function-way-result’-test. Bij deze test wordt nagegaan of de als equivalent verdedigde maatregel in wezen dezelfde functie vervult als de in het octrooi beschreven maatregel en of daarmee op in wezen dezelfde manier in wezen hetzelfde resultaat wordt behaald. 3.10 In aanvulling op mijn rechtsvergelijkend overzicht van de equivalentiebenaderingen in de VS, Duitsland, Engeland en Frankrijk in de conclusie voor Bayer/Sandoz herinner ik eraan dat in Engeland met de Supreme Court uitspraak in de Pemetrexed-zaak (in de bodemzaak), Actavis/Eli Lilly, is gekomen tot een herformulering van de zogenoemde Protocol questions als hulpmiddel voor de afbakening van wel en niet beschermde equivalenten, in rov. 66 als volgt samengevat: “1) does the variant achieve substantially the same result in substantially the same way as the invention, i.e.

6.1, hiervoor geciteerd in 2.9, door het hof geparafraseerd in rov. 6.5 als volgt: kenmerk 1.2 is dat de behuizing een opening aan een eerste kant en een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant omvat en kenmerk 1.3 dat elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het genoemde meervoudig aantal gaten). Uit rov. 6.6 en de daarin opgenomen afbeeldingen blijkt volgens Tinnus c.s. duidelijk dat het hof niet het geassembleerde product van [verweerster] heeft beschouwd, maar slechts één afzonderlijk onderdeel dat door het hof de ‘behuizing’ wordt genoemd. In dat onderdeel van het product, zo heeft het hof geconstateerd, zit aan de tweede kant één gat (zie de linker foto in rov. 6.6). Op grond van de beschouwing van een deel van het product van [verweerster] heeft het hof geconstateerd dat er aan die tweede kant geen sprake is van een meervoudig aantal gaten en dat betekent dan volgens het hof ook meteen dat de buizen ook niet bevestigd zijn aan een meervoudig aantal gaten, en dat er dus niet is voldaan aan kenmerken 1.2 en 1.3. Het gaat bij de inbreukvraag echter niet om het in rov. 6.6 links afgebeelde deel (dat het hof als de behuizing aanduidt) met het getoonde gat waarin voor het gebruik de buizen als bundel worden bevestigd, maar om het gehele product waarin de samengesmolten uiteinden van de buizen zijn bevestigd en waarbij van een behuizing met één gat aan de tweede kant van de behuizing derhalve geen sprake is, aldus het onderdeel. 3.65 Dit betoog kan niet tot cassatie leiden. Het hof heeft eerst in rov. 6.5 overwogen dat het partijdebat over de beschermingsomvang van conclusie 1 zich toespitste op kenmerken 1.2 en 1.3. In rov. 6.6-6.8 wordt stap 1 toegepast op de waterballonvuller als geheel, maar conform het partijdebat toegespitst op die twee kenmerken; vgl. de eerste zin van rov. 6.6: ‘Het hof is met [verweerster] van oordeel dat haar waterballonvuller niet ‘letterlijk’ voldoet aan de genoemde kenmerken 1.2 en 1.3.’ Daarna geeft het hof in de rest van rov. 6.6 tot en met rov. 6.8 gemotiveerd aan waarom het hof dit oordeelt – onder verwerping van het betoog van Tinnus c.s. in rov. 6.7-6.8. Dat is wat mij betreft een keurige feitelijke octrooiuitleg, zodat de daartegen gerichte rechtsklacht uit subonderdelen III.1-III.6 daar al meteen op afketst. 3.66 Voor zover de klacht als een als rechtsklacht verpakte motiveringsklacht moet worden gelezen (ik aarzel daarover, omdat dan subonderdeel III.7 een herhaling van zetten daarvan zou zijn, maar gelet op de veelvuldige herhalingen van zetten in het principaal cassatiemiddel, die we nog zullen tegenkomen, is dat ook weer niet ondenkbaar), geldt het volgende. Het hof overweegt in rov. 6.6 dat de waterballonvuller van [verweerster] (dus het hele product) (i) geen opening aan een eerste kant en een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant heeft (kenmerk 1.2) en (ii) daarom de buizen ook niet zijn bevestigd aan een meervoudig aantal corresponderende gaten (kenmerk 1.3). Dat is geen onderdelenexegese sec, zo volgt uit rov. 6.7-6.8, waarin het hof Tinnus c.s.’ betoog verwerpt dat de uiteinden van de buizen de meervoudige gaten aan de tweede kant van de behuizing zouden zijn. Dat is alleen zo in geassembleerde staat, te weten als de buizen als bundel in het gat aan de tweede kant zitten. Volgens het hof zal de gemiddelde vakman bij een product met behuizing en buizen die duidelijk van elkaar te onderscheiden onderdelen zijn zoals bij [verweerster] product, de uiteinden van de bundel buizen niet opvatten als gaten aan een tweede kant van de behuizing, zodat [verweerster] product in samengestelde staat niet aan de besproken kenmerken 1.2 en 1.3 voldoet. Het hof heeft daarbij ook nog overwogen dat het feit dat de uiteinden van de buizen zijn samengesmolten tot een geheel, dat niet anders maakt. Die feitelijke uitleg is prima te volgen, zodat ook zo bezien de klacht tevergeefs is. 3.67 De klachten van de subonderdelen III.1-III.6 stuiten hierop af. 3.68 Volgens subonderdeel III.7 is de beslissing ook onbegrijpelijk nu er in geassembleerde staat bij het product van [verweerster] geen sprake is van één gat, aangezien op de plek waar in ongeassembleerde staat zich het gat bevindt, in geassembleerde staat materiaal aanwezig is met daartussen vele openingen (‘gaten’). Deze stelling heeft het hof echter verwerpend besproken in rov. 6.7. Het hof heeft daar namelijk het betoog van Tinnus c.s. verworpen dat in [verweerster] ’s waterballonvuller de uiteinden van de buizen de meervoudige gaten aan de tweede kant van de behuizing vormen langs de hiervoor in 3.66 besproken lijnen. Hierin ligt besloten dat ook de samengesmolten buizen (ook in geassembleerde staat) niet maken dat de behuizing meerdere gaten aan de tweede kant heeft. Met andere woorden: ook in geassembleerde staat is volgens het hof sprake van enerzijds een behuizing met aan de tweede kant één gat en van (samengesmolten) buizen anderzijds. Het hof onderscheidt die twee onderdelen (ook in geassembleerde staat) om twee redenen: (i) omdat die onderdelen van elkaar te (onder)scheiden zijn in het product van [verweerster] en (ii) omdat conclusie 1 uitdrukkelijk een onderscheid maakt tussen de behuizing en de buizen. 3.69 Ad (i). Ik acht dit goed te volgen. De klacht onderscheidt namelijk zélf ook een onderdeel van [verweerster] product dat het hof ‘de behuizing’ noemt en de (samengesmolten) buizen. In de bewoordingen van subonderdeel III.7: ‘de plek waar in ongeassembleerde staat zich het gat bevindt (nadruk toegevoegd, A-G) is in geassembleerde staat afgesloten met materiaal met daartussen vele gaten. Ook in de laatste zin van subonderdeel III.7 staat dat ‘het gat’ wordt afgesloten door de samengesmolten uiteinden van de buizen. Hieruit blijkt dat het inderdaad mogelijk is om twee onderdelen in het product van [verweerster] , wat het hof noemt ‘de behuizing’ en de (samengesmolten) buizen, te onderscheiden en ook feitelijk te scheiden, namelijk door het product uit elkaar te halen: de samengesmolten buizen worden of zijn immers bevestigd in ‘het gat’ (subonderdeel III.5); uit de twee afbeeldingen van [verweerster] product in rov. 6.6 blijkt ook dat er een afbeelding is met een onderdeel zonder buizen en een afbeelding van het product met buizen; dat is ook de ongeassembleerde staat waar Tinnus c.s. klaarblijkelijk zelf vanuit gaan. 3.70 Ad (ii). Dat is ook goed te volgen tegen de achtergrond van de regel dat de volledige inhoud van de conclusies bepalend is voor de beschermingsomvang, geen element uitgezonderd, en dat weginterpreteren van kenmerken niet is toegestaan. Zodoende moet óók aan kenmerken 1.2 en 1.3 zijn voldaan. In cassatie is niet bestreden dat conclusie 1 uitdrukkelijk een onderscheid maakt tussen de behuizing en de buizen. De behuizing heeft een tweede kant met een meervoudig aantal gaten volgens kenmerk 1.2 en dat ontbreekt volgens het hof in [verweerster] product. Het onderdeel bepleit dat je de behuizing van de [verweerster] ballonvuller in dit geval moet opvatten met inachtneming van de samengesmolten uiteinden van de buizen, maar het andersluidende oordeel van het hof op dit punt is niet onbegrijpelijk. Dit had feitelijk best anders kunnen worden uitgelegd denk ik – je zou de samengesmolten uiteinden van de buizen van [verweerster] product ook kunnen zien als het materiaal dat (mede) de tweede kant van de behuizing vormt, zodat de behuizing aan de tweede kant meerdere gaten heeft. Maar het hof heeft dat op helder uitgelegde wijze anders gezien en daar is in cassatie niet aan te tornen. 3.71 De slotklacht dat de passage in rov. 6.6 dat in het gat ‘de buizen als bundel worden bevestigd’, onbegrijpelijk en onjuist is, zie ik ook geen doel treffen. Geklaagd wordt dat het gat niet wordt afgesloten door een bundel van buizen, maar door de samengesmolten uiteinden van de buizen. Dat heeft het hof ook gezien, gewogen en als volgt te licht bevonden in rov.

Het mist zo bezien al feitelijke grondslag. Het subonderdeel voert verder ook geen argumenten en/of bronnen aan voor dit standpunt, behalve mijn hiervoor al aangehaalde conclusie in Sandoz/AstraZeneca onder 2.4 in voetnoot 5, maar daar valt een dergelijk standpunt niet in te lezen. 4.22 Het feit dat de rechtbank het effect van de elastische ringen dat de opblaasbare containers stevig om de buizen blijven zitten tijdens het vullen niet heeft meegenomen bij het formuleren van het objectieve technisch probleem, maakt het hofoordeel ook niet onbegrijpelijk. Het hof heeft feitelijk en niet onbegrijpelijk, in aanvulling op wat de rechtbank al had geoordeeld, geoordeeld dat dit effect wél moet worden meegenomen bij het bepalen van het objectieve probleem. De rechtbank had namelijk al in rov. 4.20, zoals het hof memoreert in de eerste zin van rov. 6.38, geoordeeld dat de elastische ringen van conclusie 1 ervoor zorgen dat de opblaasbare containers stevig om de buizen blijven zitten tijdens het vullen. Waarom de rechtbank vervolgens het door haarzelf al uit conclusie 1 afgeleide effect niet heeft meegenomen bij het bepalen van het objectieve technische probleem, wordt mij niet duidelijk; de hofbenadering komt juister voor in deze. 4.23 Het subonderdeel betoogt nog dat de rechtbank genoemd effect terecht niet heeft meegewogen omdat conclusie 1 geen concreet hierop gericht kenmerk omvat, in de zin dat conclusie 1 hiertoe niet beperkt is. Het is echter niet vereist dat de conclusie is beperkt tot het meegewogen effect. Waar het als gezegd om gaat is dat het technisch effect volgt uit de verschilmaatregel die blijkt uit een vergelijking tussen het in het octrooi geclaimde en de meest nabije stand van de techniek. Dat dit technisch effect volgt uit de verschilmaatregel heeft de gemiddelde vakman kunnen afleiden uit die vergelijking. Dat is wat het hof feitelijk en niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld. De stellingen van [verweerster] in feitelijke instanties die het subonderdeel aanhaalt en die er op neer komen dat conclusie 1 van EP 948 niet is beperkt tot het door het hof in aanmerking genomen effect, maken het oordeel dan ook niet onbegrijpelijk. 4.24 Tinnus c.s. memoreren bij s.t. 18 overigens nog dat dit verschil in benadering tussen rechtbank en hof niet de oorzaak was dat de rechtbank het octrooi niet-inventief achtte en het hof wel. In cassatie onbestreden heeft het hof in afwijking van de rechtbank een aantal constructieve maatregelen van conclusie 1 wel als verschilkenmerken ten opzichte van US 309 aangemerkt en daarop is het afwijkende inventiviteitsoordeel gebaseerd, niet omdat rechtbank en hof anders oordeelden over de technische effecten van de elastische ring. In dat licht kunnen vraagtekens geplaatst worden bij het belang van [verweerster] bij deze klacht. 4.25 De klachten stuiten op het voorgaande af. 4.26 In subonderdeel 2.III klaagt [verweerster] dat het hof in ieder geval in rov. 6.38 buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden dan wel de devolutieve werking van het appel heeft miskend. Tinnus c.s. hebben niet (voldoende kenbaar) gegriefd tegen het oordeel van de rechtbank dat conclusie 1 het tweede door het hof in aanmerking genomen effect niet claimt. Deze vaststelling van de rechtbank viel daarmee buiten de rechtsstrijd in appel. 4.27 Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Tinnus c.s. hebben bij MvG 95 aangevoerd dat de elastische ring drie technische functies vervult: bevestiging aan de holle buizen, vasthouden van de ballonnen tijdens het vullen en met de ballonnen mee-afglijden van de holle buizen en automatisch afsluiten na het vullen. Technische effecten van deze verschilmaatregelen zijn een compact product dat één gebruiker in staat stelt gelijktijdig en snel een veelvoud van gevulde afgesloten ballonnen te verkrijgen. In rov. 6.38 zijn geen andere dan hier bij grieven genoemde technische effecten ten grondslag gelegd aan ’s hofs inventiviteitsoordeel, zodat van buiten de rechtsstrijd treden geen sprake is en evenmin van schending van de devolutieve werking van het appel. Er is bij MvG 100-101 gegriefd tegen de te beperkte probleemstelling in het rechtbankvonnis in rov. 4.21. 4.28 Subonderdeel 2.IV richt een motiveringsklacht tegen rov. 6.37 en 6.39, die ontoereikend gemotiveerd, althans innerlijk tegenstrijdig zijn. Het hof heeft in rov. 6.37 geoordeeld dat in het midden kan blijven of in US 309 meer kenmerken ontbreken dan de in kenmerken 1.5 en 1.7 gedefinieerde elastische ringen. Ook als die elastische ringen de enige verschilkenmerken zijn, is conclusie 1 inventief volgens het hof. Vervolgens is in rov. 6.39 geoordeeld dat US 309 niet openbaart hoe één gebruiker met het bewuste apparaat van US 309 meerdere ballonnen tegelijkertijd zou kunnen vullen. Dat levert een ontoereikende motivering, althans innerlijke tegenstrijdigheid op. Als er immers vanuit moet worden gegaan, zoals het hof doet blijkens rov. 6.37, dat de elastische ringen de enige verschilkenmerken zijn, dan openbaart US 309 dat één gebruiker meerdere ballonnen tegelijkertijd kan vullen omdat dit besloten ligt in kenmerk 1.6. Dit staat haaks op het oordeel in rov. 6.39 dat US 309 (toch) niet zou openbaren hoe één gebruiker meerdere ballonnen tegelijkertijd kan vullen. 4.29 In een voortbouwende klacht van het subonderdeel wordt gesteld dat gegrondbevinding van één of meer van de voorgaande subonderdelen rov. 6.37-6.50 en het dictum aantast, zodat dat deel van het bestreden arrest bij het slagen van één of meer van deze klachten niet in stand kan blijven. 4.30 De klacht over innerlijke tegenstrijdigheid tussen rov. 6.37 en 6.39 faalt om verschillende redenen. In de eerste plaats lijkt belang bij deze klacht te ontbreken. De strekking ervan is dat US 309, anders dan het hof heeft geoordeeld in rov. 6.39, wél openbaart dat één gebruiker meerdere opblaascontainers tegelijkertijd kan vullen, zodat EP 948 niet inventief zou zijn. Het hof heeft echter aan het slot van rov. 6.39 ook het volgende geoordeeld: ‘Ook als het wel mogelijk zou zijn om meerdere ballonnen tegelijkertijd om de nozzles te houden bij het vullen [bij US 309, A-G], blijft staan dat toepassing van de in EP 948 geclaimde elastische ringen het gelijktijdig vullen van meerdere ballonnen vereenvoudigt voor de gebruiker. Door toepassing van die ringen hoeft de gebruiker de ballonnen namelijk niet meer om de nozzles te houden.’ Daarin ligt besloten dat EP 948 óók inventief is volgens het hofoordeel, indien uit US 309 wel zou volgen dat meerdere ballonnen tegelijkertijd door één gebruiker kunnen worden gevuld, omdat de elastische ringen uit EP 948 dit proces vereenvoudigen. Dat oordeel wordt in cassatie niet bestreden en is zelfstandig dragend voor de inventiviteit van EP 948. 4.31 Het subonderdeel mist ook feitelijke grondslag. Het berust op het verkeerde uitgangspunt dat het hof zou hebben geoordeeld dat er toch nog een ander verschilkenmerk is dan de elastische ringen (terwijl het hof in rov. 6.37 in het midden heeft gelaten of er nog andere verschilkenmerken zijn), omdat het in rov. 6.39 heeft geoordeeld dat US 309 niet al een apparaat openbaart waarmee één gebruiker een meervoud van opblaasbare containers tegelijkertijd kan vullen. Het subonderdeel miskent daarmee echter dat het hof dit verschil tussen US 309 en EP 948 juist heeft geïdentificeerd als een technisch effect van het verschilkenmerk van de elastische ringen zoals gedefinieerd in kenmerken 1.5 en 1.7 van EP 948. Het hof heeft in rov. 6.38 namelijk geoordeeld dat het effect van genoemd verschilkenmerk is ‘dat één gebruiker gemakkelijk en snel in één keer een meervoud aan opblaasbare containers kan vullen’. Het hof heeft in rov. 6.39 dus geen ander verschilkenmerk geformuleerd, maar heeft juist een (technisch) effect uit het eerder in rov. 6.37 vastgestelde verschilkenmerk van de elastische ringen van kenmerken 1.5 en 1.7 afgeleid.

Visser en Dack zijn (zeer) positief over de equivalentietoets (“Eindelijk: een bruikbare toets voor inbreuk door equivalentie") en stellen dat de “heldere en doordachte nadere invulling van de toets van equivalentie” overeenkomt met de benadering van equivalentie door de Supreme Court in UKSC 12 juli 2017 [2017] UKSC 48 (Actavis/Eli Lilly). Rb. Den Haag (vzr.) 13 april 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:3588 (Floration/RFH), met verwijzing in rov. 4.27 voor de equivalentiebeoordeling naar Pemetrexed-arrest; Rb. Den Haag 14 april 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:3857 (Barco/Kindermann), eveneens in rov. 4.35 met verwijzing naar het Pemetrexed-arrest en Rb. Den Haag 10 november 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:12267 (Kiremko/Tomra), onder uiteenzetting van de twee stappen en verwijzing naar het Pemetrexed-arrest in rov. 4.9. Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022/90 stelt onder verwijzing naar genoemde rechtspraak dat deze benadering “veelal” wordt toegepast. In de volgende uitspraken is ook uitdrukkelijk verwezen naar de in Pemetrexed ontwikkelde tweestappenbenadering: Rb. Den Haag 23 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:13930 (Philips/Anheuser-Busch InBev), rov. 4.13-4.17.4; Hof Den Haag 15 november 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2327, NIPR 2023-301 (Pharmathen/Novartis); in deze zaak is thans cassatieberoep aanhangig, zaaknummer 23/00091 en Rb. Den Haag 18 januari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:212 (Advanced Bionics/Med-El), rov. 4.12-4.34. Het is inmiddels vaste (lagere, gespecialiseerde) octrooirechtspraak geworden. Vgl. ook s.t. [verweerster] voetnoot 34. In gelijke zin s.t. [verweerster] 39. Vgl. subonderdeel II.3 en ook subonderdeel I.4 en repliek 3.1: ‘Twee-stappenleer in strijd met het recht (art. 69 EOV en Uitlegprotocol en de Gezichtspuntenleer)’. B.T.M. van der Wiel, in: Van der Wiel e.a. (red.), Cassatie 2019/113, Asser Procesrecht/Korthals Altes en Groen 7 2015/185, en W.D.H. Asser, Civiele cassatie 2018/6.5.3. HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, AA20160650 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen, NJ 2016/496 m.nt. Ch. Gielen (Bayer/Sandoz); HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, AA19950511 m.nt. J.J. Brinkhof, NJ 1995/391 m.nt. D.W.F. Verkade (Ciba Geigy/Oté Optics); HR 27 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466; HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, IER 2012/58 m.nt. A.F. Kupecz, BIE 2013/2 m.nt. A. Tsoutsanis, NJ 2013/68 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen (AGA/Occlutech); HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816, IER 2014/65 m.nt. A.M.E. Verschuur en T.H.B. Iserief, AA20140743 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen, NJ 2015/11 m.nt. Ch. Gielen (Medinol/Abbott c.s.). Vgl. ook plta cass Tinnus c.s. 8. Hof Den Haag 27 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2052, BIE 2020/6 m.nt. J.H.J. den Hartog (Eli Lilly/Fresenius, ook wel Pemetrexed), rov. 4.4: ‘(…) In andere EOV-lidstaten is de onder 4.3.1 beschreven twee-stappen-benadering momenteel de heersende opvatting. Een twee-stappen-benadering is vaste rechtspraak in onder meer Duitsland en Frankrijk. In het Verenigd Koninkrijk werd tot voor kort de onder 4.3.2 bedoelde één-staps-benadering gevolgd, maar in zijn arrest van 12 juli 2017 in de zaak Actavis – Lilly heeft het Britse UKSC uitdrukkelijk gekozen voor de twee-stappen-benadering (zie r.o. 2.39). Gelet daarop moet worden aangenomen dat de twee-stappen-benadering op dit moment ook in het Verenigd Koninkrijk de heersende opvatting is. Nu de twee-stappen-benadering in andere EOV-lidstaten overheerst en ook basis heeft in de Nederlandse rechtspraak, zal het hof die benadering hierna toepassen.’ Een dergelijke ‘kamer’ bestaat helemaal niet; zoals (ook de (cassatie-)advocaten van Tinnus c.s.) bekend is er sprake van wisselende kamersamenstellingen per zaak, ook wel ‘zetels’ genoemd en kennen wij geen vaste kamerbezettingen met vaste voorzitters, zoals bijv. inmiddels wel in het Court of Appeal van het Eengemaakt Octrooigerecht (Unified Patent Court, hierna: UPC), dat op 1 juni 2023 van start is gegaan, en in het Bundesgrichtshof (BGH) en lagere Duitse gerechten die octrooizaken behandelen in bijv. Düsseldorf, Mannheim en München. Ik wijs ter adstructie op de zetelsamenstelling in appel in de thans in cassatie aanhangige octrooizaak met zaaknummer 23/00091, vindplaats hiervoor in voetnoot 40, waarin de zetel bestond uit mrs. Blok, Kalden (beiden destijds raadsheer, resp. senior-raadsheer in de afdeling van het Haagse hof die octrooizaken behandelt, inmiddels beiden rechter in het Court of Appeal van het UPC in Luxemburg) en Kamperman Sanders. Ook in een andere zaak met mr. Kalden als voorzitter naast mrs. Blok en Van der Burg is de tweestapsbenadering toegepast, zie Hof Den Haag 16 februari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:339 (Tomra/Tiremko); s.t. [verweerster] 42 wijst hier (terecht) op. Vgl. subonderdeel II.3, waar Tinnus c.s. spreken over ‘de zogenaamde in de rechtspraak ontwikkelde twee-stappen-leer is afkomstig van de kamer onder leiding van mr. Blok welke ook onderhavig arrest heeft gewezen’. E.e.a. wordt nog eens herhaald in pleitnota in cassatie onder 6 en verder wordt daar voortdurend gesproken van de ‘de leer Blok’, ‘de Blok theorie’, ‘de benadering Blok’ etc. Dat mist allemaal feitelijke grondslag. Zie de rechtspraak genoemd in voetnoot 40. Zo s.t. [verweerster] voetnoot 33: Hof Den Haag 12 september 1996, ECLI:NL:GHSGR:1996:AK3670, BIE 1997/63 (Hoffmann-La Roche/Organon Teknika), rov. 10.16-10.17; Hof Den Haag 3 juli 1997, ECLI:NL:GHSGR:1997:AM2531, BIE 1998/76 (Epivac lll-stop), rov. 10-12; Rb. Den Haag 29 oktober 1997, ECLI:NL:RBSGR:1997:AK3849, IER 1998/2 (Palmaz/Boston Scientific), rov. 55; Hof Den Haag 5 maart 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AM2663, BIE 1999/25 (De Schrijver/Luvema), rov. 6.1-6.2; Hof Den Haag 13 juli 2000, ECLI:NL:GHSGR:2000:AM2869, BIE 2001/53 (Vredo/Veenhuis), rov. 11-12; Rb. Den Haag 21 augustus 2001, ECLI:NL:RBSGR:2001:AM2803, BIE 2003/31 (Emballage retour systeem), rov. 18-19; Hof Den Haag 6 maart 2003, ECLI:NL:GHSGR:2003:AR4549, BIE 2004/67 (Afsluitband), rov. 8-9; Hof Den Haag 3 juli 2003, ECLI:GHSGR:2003:AH9364, BIE 2003/88 (BX Velocity stent), rov. 6.3-6.7; Hof Den Haag 23 september 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AT1788, BIE 2005/27 (Simvastatine), rov. 15-17; Rb. Den Haag 23 maart 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:AU6806, BIE 2005/91 (Murien monoklonaal antilichaam), rov.41-42; Rb. Den Haag 13 juli 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:AW2555, BIE 2006/25 (Diamed/Sanquin), rov. 43-44; Hof Den Haag 23 februari 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BA1072, BIE 2007/25 (Multifase-schroefspilpomp), rov. 33; Rb. Den Haag 21 september 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BB1164, BIE 2007/77 (Scharnierset), rov. 31; Rb. Den Haag 11 april 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BB1882, BIE 2007/58 (Single Buoy Moorings/Bluewater), rov. 5.2 en 5.10; Rb. Den Haag 14 november 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BH6115, BIE 2009/13 (Sluitelement voor hijsinrichting), rov. 4.11-4.24; Rb. Den Haag 2 juli 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BI3586, BIE 2009/28 (Oogstinrichting), rov. 4.24-4.34; Hof Den Haag 8 februari 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP3734, rov. 9.4; Rb. Den Haag 6 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10120 (Coloplast/Hollister), rov. 4.6-4.22 In mijn conclusie voor Bayer/Sandoz, vindplaats voetnoot 12, heb ik onder 2.3 naar voorbeeld van de rechtspraak van het BGH en de Engelse Court of Appeal gepleit voor de regel dat bij afwijking van buitenlandse uitspraken in parallelle zaken over buitenlandse delen van hetzelfde Europese octrooi dient te worden gemotiveerd waarom daarvan wordt afgeweken. Die regel is t.n.t. niet expliciet aanvaard door de Hoge Raad. Dat is gebeurd op basis van het Verdrag van Straatsburg (Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht van 27 november 1963, TRB. 1964, 173, in werking getreden in Nederland in 1987) en het nooit in werking getreden Gemeenschapsoctrooiverdrag (Verdrag 76/76 EEG, Luxemburg 15 december 1975, Pb L 17/1). Zie hierover J.J.

van Engelen (Philips/Asus), onder 2.2-2.10; mijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2021:847) vóór HR 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:163, AA20220796 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen (Philips/Wiko), onder 2.5-2.13; mijn conclusie (ECLI:PHR:2021:1058) vóór HR 25 maart 2022, ECLI:NL:HR:2022:441, RvdW 2022/339 (Accord c.s./NPS), onder 3.4-3.13 en mijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2022:402) vóór HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1943, IER 2023/13 m.nt. F.W.E. Eijsvogels (Digital Revolution/Samsung), onder 3.135-3.139. De gemiddelde vakman beschikt bij wege van wettelijke fictie over alle voorhanden algemene vakkennis en heeft ook toegang tot de volledige stand van de techniek, maar ontbeert iedere vorm van creativiteit, vgl. Visser e.a., Visser’s Annotated European Patent Convention, 2023, art. 56, nr. 2, D.F. de Lange in: Geerts & Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022/53, R. Moufang, in: Schulte (red.), Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 2017, p. 339-344, C. Birss (ed.), Terrell on the Law of Patents, 2020, p. 219-237 en 359-363, Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, nr. 3.3.4.5, en de Guidelines for Examination in the European Patent Office (maart 2023), te raadplegen op: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_3.htm, dus Part G – Patentability, Chapter VII – Inventive step onder 3. Person skilled in the art (hierna te citeren als: Guidelines G-VII gevolgd door het paragraafnummer). Hierin staat dat de gemiddelde vakman ook tot zijn beschikking geacht wordt te hebben ‘the means and capacity for routine work and experimentation which are normal for the field of technology in question.’ Zie Guidelines G-VII 5.1 (Determination of the closest prior art) en Visser’s Annotated European Patent Convention 2023, art. 56, aant. 6.1, p. 124. Zie hierover ook de recente gedachtewisseling tussen Blomme en Marcelis: T.M. Blomme, Keuze van de closest prior art conform de problem-solution approach, BIE 2021/6, p. 270-277; P. Marcelis, Geen keuze van de closest prior art conform de problem-solution approach, BIE 2022/4, p. 166-171 en T.M. Blomme, Korte reactie op het artikel van Paul Marcelis, BIE 2022/4, p. 172-173. D. Brändle, Nächtsliegender Stand der Technik – von Bedeutung im Zivilprozess?, GRUR 2021/147. Zie ook Visser’s Annotated European Patent Convention 2023, art. 56, aant. 6.1, p. 124 voor het normaaltype geval waarin een meest nabije stand van de techniek in het oog springt en zich als basisgedachte ontvouwt dat dan onwaarschijnlijk is dat bij een minder voor de hand liggende openbaring als meest nabije stand van de techniek (dus een ‘minder nabije stand van de techniek’, huiselijk gezegd) vervolgens een andere uitkomst wordt verkregen bij toepassing van het model/hulpmiddel van de PSA. TBA 25 september 2019, T 405/14, ECLI:EP:BA:2019:T040514.20190925, punt 18. Guidelines G-VII 5.1 (Determination of the closest prior art). D.F. de Lange, in: Geerts & Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022/53 en Guidelines, t.a.p. vorige voetnoot. Vgl. ook TBA 7 oktober 2021, T 2759/17, ECLI:EP:BA:2021:T275917.20211007, punt 5.6: ‘Hence, a disclosure within a prior-art document can only be considered to represent a suitable starting point for assessing inventive step if the skilled person would have realistically started from it.’ Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 10th edition, 2022, par. I.D.3.5.3 met verwijzing naar o.a. TBA 8 januari 2014, T 1764/09, ECLI:EP:BA:2014:T176409.20140108. Case Law of the Boards of Appeal, vindplaats vorige voetnoot, par. I.D.3.5.4 met verwijzing naar o.a. TBA 15 februari 2002, T 0479/00, ECLI:EP:BA:2002:T047900.20020215. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, eerder aangehaald, par. I.D.3.4.1 met een verwijzing naar TBA 24 oktober 1996, T 871/94, ECLI:EP:BA:1996:T087194.19961024. Het uitgangspunt moet ‘promising’ zijn om ‘most promising springboard’ te kunnen zijn. Zie voor een toepassing: TBA 28 september 2007, T 824/05, ECLI:EP:BA:2007:T082405.20070928, punt 6.2: “The basic argument of the Appellant Proprietor with respect to inventive step was that D1 and not D11 was the closest prior art. Starting from D1, the subject-matter claimed in the main request was not rendered obvious by the prior art. However, the Board sees, as explained in point 5.2.2, above, no convincing argument which would discredit D11 as the closest prior art. At best, the Board is faced with the situation of two alternative starting points equally suitable for the assessment of inventive step, whereby one starting point, ie D11, leads to the conclusion that the claimed subject-matter is obvious and the other starting point, ie D1, gives exactly the opposite result. However, in this situation, D1 does not qualify as closest state of the art because it does not represent the most promising springboard towards the invention. […]” (onderstreping A-G). Zie Guidelines G-VII 5.1. Zie G-VII.5.2 (Formulation of the objective technical problem) en Visser’s Annotated European Patent Convention 2023, art. 56, aant. 6.2, p. 125-126. Zie ook mijn conclusie vóór Sandoz/AstraZeneca (kort geding), onder 2.3-2.5, vindplaats voetnoot 104. G-VII.5.2; T 2044/09, ECLI:EP:BA:2014:T204409.20140211 (Fermentor/LARSEN), rov. 4.3 en T 1639/07, ECLI:EP:BA:T163907.2012.0217 (E-mail printing apparatus/Canon), rov. 2.5. Vgl. Visser e.a., Visser’s Annotated European Patent Convention, 2023, art. 56, nr. 6.2, p. 125. Vgl. A. Harguth en S. Carlson, Patents in Germany and Europe, 2017, p. 82: ‘Prior to the formulation of the “objective technical problem” two sub-steps must be carried out: First it is necessary to objectively determine the distinguishing features representing the difference between the closest prior art and the claimed invention. Second, it is then essential to identify the particular functions and effects achieved by these distinguishing features.’ Vgl. D.F. de Lange, in: Geerts & Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022/53. T 1422/12, ECLI:EP:BA:2013:T142212.20130411, 2.3.2 van de reasons, waarbij wordt verwezen naar T 13/84, ECLI:EP:BA:1996:T001384.19860515 (Reformulation of the problem) en T 39/93, ECLI:EP:BA:1996:T003993.19960214 (Polymer powders). Zie ook T 1904/09, ECLI:EP:BA:2012:T190409.20121107, 5.1 van de reasons. G-VII.5.2. Visser e.a., Visser’s Annotated European Patent Convention, 2023, art. 56, nr. 6.2, p. 125. G-VII.5.2 en Visser e.a., Visser’s Annotated European Patent Convention, 2023, art. 56, nr. 6.2, p. 125, onder verwijzing naar T 386/89, ECLI:EP:BA:1992:T038689.19920324 en T 1639/07, ECLI:EP:BA:2012:T163907.20120217. Zie ook T 0584/10, ECLI:EP:BA:2016:T058410.20160707, punt 1.1.4. D.F. de Lange, in: Geerts & Verschuur (red.), Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2022/53, Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, nrs. 3.3.4.7, voetnoot 94; J.H.J. den Hartog, Inventiviteit, de stand van zaken rond de “probleem en oplossing aanpak”, BIE 2011, p. 220-231 en T.M. Blomme, Keuze van de closest prior art conform de problem-solution approach, BIE 2021, p. 270-271. HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4115, NJ 2014/505 m.nt. Ch. Gielen, IER 2014/21 m.nt. T.H.B. Ieserief en A.M.E. Verschuur, AA 20140050 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen (Lundbeck/Tiefenbacher) en daarover: B.J. van den Broek, The Lundbeck-saga, Hoyng-bundel, 2013, p. 65-87 en A. Tsoutsanis, Finding Vredo (patent pending), BIE 2014, p. 41-45. HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900, NJ 2014/536, IER 2015/31 m.nt. J.C.S. Pinckaers, AA 20150049 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen, BIE 2014/62 m.nt. J.H.J.

Zoals het hof hiervoor heeft vastgesteld heeft de behuizing van de waterballonvullers van [verweerster] geen meervoudig aantal gaten en zijn (dus) geen buizen bevestigd aan die gaten. 6.17 Het beroep op equivalentie kan in dit verband ook niet slagen. Ook voor de werkwijzeconclusies geldt dat de rechtszekerheid zich verzet tegen een beroep op equivalentie. [verweerster] heeft laten zien dat het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het meervoudig aantal gaten tijdens de verleningsgeschiedenis is toegevoegd nadat het EOB in zijn hiervoor genoemde rapport van 2 oktober 2017 had geoordeeld dat een op 17 mei 2017 geïntroduceerde gewijzigde werkwijze niet nieuw was en het EOB had voorgesteld dat bezwaar te ondervangen door onder meer het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het meervoudig aantal gaten toe te voegen aan de onafhankelijke werkwijzeconclusie 10. Dat uit een latere mededeling van het EOB kan worden afgeleid dat de uiteindelijke formulering van de conclusie verband houdt met een bezwaar van toegevoegde materie, doet er niet aan af dat het kenmerk ook noodzakelijk werd geacht voor de nieuwheid van de geclaimde werkwijze. 6.18 Daar komt bij dat Tinnus c.s. niet heeft aangevoerd dat [verweerster] de werkwijze in of voor haar bedrijf toepast. Zij heeft alleen gesteld dat [verweerster] waterballonvullers verhandelt. Om die reden kan geen sprake zijn van directe inbreuk door [verweerster] . Dat wel sprake is van indirecte inbreuk in de zin van artikel 73 Row heeft Tinnus c.s. onvoldoende toegelicht. (…) In reconventie (…) Inventief uitgaande van US 309 6.36 Naar het oordeel van het hof is conclusie 1 van EP 948 inventief uitgaande van de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2008/0121309 (hierna: US 309) en meer in het bijzonder het hierna weergegeven apparaat dat is getoond in figuur 12 van US 309. Dat het in conclusie 1 van EP 948 geclaimde apparaat inventief is in het licht van deze publicatie zal het hof hierna toelichten aan de hand van de zogeheten problem-and-solution-approach, die partijen ook hanteren in hun argumentatie. 6.37 Het hof is met [verweerster] van oordeel dat figuur 12 van US 309 kan worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. US 309 is namelijk gericht op de oplossing van dezelfde problemen als de problemen die EP 948 beoogt op te lossen, te weten problemen op het gebied van het tegelijkertijd vullen van ballonnen, onder meer voor waterballonactiviteiten. Ook openbaart figuur 12 van US 309 veel kenmerken van conclusie 1 van EP 948. Daarbij kan in het midden blijven of in US 309 meer kenmerken ontbreken dan de in kenmerken 1.5 en 1.7 gedefinieerde elastische ringen. Ook als die elastische ringen de enige verschilkenmerken zijn, moet conclusie 1 inventief worden geacht. Voor dat oordeel is het volgende redengevend. 6.38 Zoals ook de rechtbank heeft geoordeeld, zorgen de elastische ringen ervoor dat de opblaasbare containers stevig om de buizen blijven zitten tijdens het vullen en dichten de elastische ringen de opblaasbare containers af zodra die worden verwijderd van de buizen. Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, is het effect daarvan niet alleen dat het mogelijk wordt om eenvoudiger en dus sneller een meervoud van opblaasbare containers afte dichten. Dat oordeel negeert dat de elastische ringen er ook voor zorgen dat de opblaasbare containers stevig om de buizen blijven zitten tijdens het vullen. Zoals Tinnus c.s. heeft opgemerkt, is het effect daarvan dat één gebruiker gemakkelijk en snel in één keer een meervoud aan opblaasbare containers kan vullen. 6.39 Het hof passeert het betoog van [verweerster] dat US 309 al een apparaat openbaart waarmee één gebruiker een meervoud aan opblaasbare containers tegelijkertijd kan vullen. De beschrijving van US 309 vermeldt weliswaar dat ‘a single operator can operate multiple nozzles at the same time’ (paragraaf [0027]), maar US 309 leert de gemiddelde vakman niet hoe dat effect kan worden bereikt met het in US 309 geopenbaarde apparaat. [verweerster] heeft ook niet toegelicht hoe één gebruiker met dat apparaat meerdere ballonnen tegelijkertijd zou kunnen vullen. Op haar beurt heeft Tinnus c.s. erop gewezen dat US 309 geen verbindingsmiddelen openbaart en dat US 309 leert dat de gebruikers de ballonnen om de nozzle moeten houden tijdens het vullen. Daarvan uitgaande kan de gebruiker maar één ballon per keer vullen, omdat de gebruiker ook een hand nodig heeft om de hoofdkraan of de in de nozzles van figuur 12 aangebrachte schakelaars te bedienen. Ook als wel mogelijk zou zijn om meerdere ballonnen tegelijkertijd om de nozzles te houden bij het vullen, blijft staan dat toepassing van de in EP 948 geclaimde elastische ringen het gelijktijdig vullen van meerdere ballonnen vereenvoudigt voor de gebruiker. Door toepassing van die ringen hoeft de gebruiker de ballonnen namelijk niet meer om de nozzles te houden. 6.40 Gelet op de hiervoor beschreven effecten van de verschilkenmerken moet het objectieve probleem dat de in conclusie 1 van EP 948 geclaimde uitvinding oplost, worden geformuleerd als het verschaffen van een apparaat waarmee de gebruiker gemakkelijker een meervoud aan opblaasbare containers in één keer kan vullen met een vloeistof en kan afdichten met de vloeistof binnenin. 6.41 Dat de gemiddelde vakman, uitgaande van figuur 12 van US 309, het hiervoor geformuleerde objectieve probleem zou oplossen door gebruik te maken van elastische ringen die voldoen aan de kenmerken van conclusie 1 van EP 948, volgt het hof niet. Voor zover het voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum voor de hand zou hebben gelegen om het afdichtprobleem op te lossen met elastische ringen (Tinnus c.s. bestrijdt dat), volgt daaruit niet zonder meer dat de gemiddelde vakman die elastische ringen ook zou gebruiken om de opblaasbare containers op afdichtende wijze aan te sluiten op de nozzles van het apparaat van US 309, ook niet als de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis bekend is met elastische ringen. Het gebruik van de elastische ringen voor het aansluiten van de ballonnen op de nozzles van US 309 ligt om verschillende redenen juist niet voor de hand. 6.42 Ten eerste heeft Tinnus c.s. erop gewezen dat de gemiddelde vakman zou verwachten dat elastische ringen niet blijven zitten om de taps toelopende nozzles van US 309, vooral niet wanneer de ballonnen tijdens het vullen zwaar worden. In dat verband heeft Tinnus c.s. verwezen naar de voorlopige opinie van de oppositieafdeling, waarin de oppositieafdeling tot hetzelfde oordeel is gekomen. Dat de gemiddelde vakman dat anders zou zien heeft [verweerster] niet voldoende onderbouwd gesteld. 6.43 Ten tweede is van belang dat, zoals Tinnus c.s. onbetwist heeft aangevoerd, dat in US 309 de gebruiker de ballonnen zelf bevestigt aan het apparaat en in het bijzonder het in figuur 12 van US 309 getoonde apparaat. Bevestiging met behulp van elastische ringen compliceert de bevestiging voor de gebruiker en staat dus haaks op de beoogde vergemakkelijking van het gebruik voor de gebruiker. Tinnus c.s. heeft dat toegelicht aan de hand van de Franse octrooiaanvraag FR 2911512 (hierna: FR 512), die [verweerster] gebruikt als primaire bron voor de toepassing van elastische ringen. FR 512 openbaart een uit zeven stappen bestaande werkwijze voor het opblazen van een ballon met behulp van een opblaasstuk. In combinatie met US 309 zou die werkwijze onder meer meebrengen dat de gebruiker de nozzles zou moeten losmaken van het apparaat, de ballonnen binnenstebuiten in de nozzles zou moeten aanbrengen, de ballonnen daarna met een stokje weer zou moeten terugduwen en de nozzles vervolgens zou moeten terugplaatsen. Niet kan worden volgehouden dat de gemiddelde vakman de gebruiker van het apparaat van US 309 die gecompliceerde werkwijze per ballon zou laten volgen, zeker niet als vereenvoudiging van het gebruik het doel is.

the inventive concept revealed by the patent? 2) would it be obvious to the person skilled in the art, reading the patent at the priority date, but knowing the variant achieves substantially the same result as the invention, that it does so in substantially the same way as the invention? 3) would such a reader have concluded the patentee nonetheless intended that strict compliance with the literal meaning of the claims was an essential requirement of the invention?” 3.11 Van een inbreuk is sprake als het antwoord op de eerste twee vragen bevestigend luidt en op de laatste ontkennend. Het is een benadering die zeer dicht in de buurt komt van de getrapte benadering van het Haagse hof die in deze cassatie onder vuur ligt. Inpassen equivalenten 3.12 In aanvulling op de equivalentiebeschouwingen in de Bayer/Sandoz-conclusie kan daar op grond van nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak (van zowel Nederlandse als andere Europese octrooirechters) het volgende aan worden toegevoegd. 3.13 Destijds schreef ik dat dat twee stelsels zijn te onderscheiden bij de zoektocht hoe equivalenten zijn in te passen in de (Protocollaire) uitleg. Het ene stelsel maakt onderscheid tussen ‘letterlijke’ uitleg en equivalentiebereik, in het andere stelsel vindt geen ‘letterlijke’ uitleg plaats, maar is de zoektocht meteen ruimer door daar ook equivalenten bij te betrekken. Om in de laatste variant vervolgens ook weer een equivalentietoets toe te passen, is problematisch, omdat dat het gevaar van ‘dubbeltelling’ in zich bergt. Helder uiteengezet door A-G Huydecoper in zijn conclusie voor AGA/Occlutech is dat ieder van de twee wegen leidt tot aanvaardbare uitkomsten, maar beide tegelijk toepassen doet dat niet. Het is in die zin dus oppassen voor het vermengen van beide stelsels. 3.14 Ik gaf destijds aan meer geporteerd te zijn van de benadering waarbij meteen niet letterlijk wordt uitgelegd en met als gezichtspunt de kern van de uitvinding wordt bepaald wat de beschermingsomvang van de uit te leggen conclusietekst is. Dan is er eigenlijk alleen maar in uitzonderlijke gevallen nog plaats voor equivalentiebescherming. Dit is wat in jargon is gaan heten context-gebonden uitleg van octrooiconclusies, bezien door de bril van de gemiddelde vakman met zijn gereedschapskist met algemene vakkennis bij de hand en in het licht van de beschrijving en de tekeningen èn met als een van de mogelijke gezichtspunten wat nou de kern van de uitvinding uitmaakt (de achter de bewoordingen van de conclusie liggende uitvindingsgedachte). Destijds convergeerde die benadering in mijn optiek met de Engelse ‘purposive construction’ en was er ook in Duitsland een tendens om equivalentiebescherming meer te geven door een ‘meteen’ verruimde uitleg. Een Nederlandse ontwikkeling in die richting was mijns inziens dan ook toe te juichen. 3.15 Inmiddels heeft zich het veld verder ontwikkeld. In Engeland is het Supreme Court in de Pemetrexed-zaak uitdrukkelijk afgestapt van een eenstapsbenadering en heeft het een tweestapsbenadering omarmd. In navolging daarvan (en ook van (ook) Duitsland en Frankrijk waar al een lange traditie van een benadering in twee stappen bestond) heeft het hof Den Haag in de Pemetrexed-zaak ook een tweestapsbenadering gehanteerd. In de kern houdt die benadering in dat eerst wordt beoordeeld of sprake is van een ‘letterlijke inbreuk’ zonder daarbij de equivalentievraag te betrekken (eerste stap) en vervolgens, indien bij die eerste stap geen inbreuk wordt aangenomen en mits aangevoerd door de octrooihouder, wordt toegekomen aan de beoordeling of sprake is van inbreuk in het equivalentiebereik (tweede stap). De tweestappenbenadering is vervolgens onder verwijzing naar de Pemetrexed-zaak een aantal keer door de Haagse rechtbank toegepast en is door het hof ook in het bestreden arrest toegepast. Het principale cassatieberoep richt daar zijn pijlen op. 3.16 Hierop is een frontale aanval gericht in deze zaak met als kern dat dit geen recht zou doen aan de gezichtspuntenleer en het stelsel dat volgens art. 69 EOV en het Protocol moet worden gehanteerd. Dat lijkt mij niet terecht. Bespreking klachten Onderdeel I: algemene (samenvatting van de) klacht(en) 3.17 Onderdeel I bevat een samenvatting van de klachten die zijn uitgewerkt in de onderdelen II-XIII die hierna worden besproken en heeft daarnaast geen zelfstandige betekenis, zodat onderdeel I niet op alle onderdelen separate bespreking behoeft. Onderdeel II: tweestappenbenadering bij bepalen beschermingsomvang 3.18 Onderdeel II bevat verschillende rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 6.4, 6.4.1 en 6.4.2, waarin is geoordeeld dat het bij de toepassing van art. 69 EOV en het Protocol de in de rechtspraak ontwikkelde tweestapsbenadering zal hanteren (rov. 6.4) en waarin die benadering is uiteengezet in rov. 6.4.1 (de ‘eerste stap’) en rov. 6.4.2 (de ‘tweede stap’). 3.19 Ik citeer de in Onderdeel II centraal staande overwegingen voor de leesbaarheid hier opnieuw: ‘6.4 Bij de toepassing van artikel 69 EOV en het Protocol zal het hof de in de rechtspraak ontwikkelde twee-stappen benadering hanteren. 6.4.1. De eerste stap van die benadering wordt wel aangeduid als de beoordeling van ‘letterlijke inbreuk’. In die stap wordt aan de hand van een uitleg van de octrooiconclusie bepaald of het product of de werkwijze van een derde voldoet aan alle kenmerken van die octrooiconclusie. Met die uitleg wordt niet gedoeld op het in artikel 1 van het Protocol bedoelde uiterste waarbij de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt wordt bepaald door de letterlijke tekst van de conclusie, maar op een uitleg van de octrooiconclusies in het licht van onder meer de beschrijving en tekeningen vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek (artikel 69 lid 1 EOV en het midden van artikel 1 van het Protocol). In deze eerste stap wordt alleen geen rekening gehouden met de eventuele equivalentie van elementen van het product of de werkwijze aan kenmerken van de octrooiconclusies overeenkomstig artikel 2 van het Protocol. 6.4.2. Als de octrooiconclusie niet zo kan worden uitgelegd dat alle kenmerken daarvan ‘letterlijk’ terugkomen in het product of de werkwijze, wordt in een tweede stap bepaald of het element dat afwijkt van een in de conclusie opgenomen kenmerk equivalent is aan dat kenmerk en of het passend is om het product of de werkwijze om die reden toch onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen. Bij de tweede stap gaat het om de vraag of in de perceptie van de gemiddelde vakman de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, ruimte laten voor equivalenten, gelet op enerzijds een billijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden.’ 3.20 Het onderdeel klaagt in essentie dat de in rov. 6.4-6.4.2 vooropgestelde tweestappenbenadering in strijd is met de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad en art. 69 lid 1 EOV en het Protocol, althans onbegrijpelijk is gemotiveerd. Het betreft hier rechtsoordelen. Het gaat om de maatstaf voor de vaststelling van de beschermingsomvang van octrooien. Er kan worden getoetst of deze benadering voldoet aan de als heersende leer in Nederland aan te merken ‘Protocollaire conclusie-uitleg’ uit Bayer/Sandoz, waarbinnen de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad een centrale rol speelt, en of dit te rijmen is met art. 69 lid 1 EOV en het Protocol.

6.7: ‘Dat de uiteinden van de buizen zijn samengesmolten tot een geheel maakt dat niet anders.’ De klacht mist feitelijke grondslag. Onderdeel IV: vervolg beoordeling ‘letterlijke inbreuk’ (eerste stap) 3.72 Onderdeel IV richt vervolgens (opnieuw) rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 6.7: ‘De conclusie moet dus zijn dat overweging 6.7 onjuist is en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is’, zo besluit dit onderdeel onder aanvoering van een vierledige klachtenreeks IV.1-IV.4, aan elkaar gelast in sub 1 en/of 2, en/of 3 en/of 4-vorm. 3.73 Subonderdeel IV.1 klaagt dat het oordeel dat de behuizing en buizen duidelijk te onderscheiden onderdelen zijn, onbegrijpelijk is. Het gaat om het product van [verweerster] in geassembleerde staat, waarbij irrelevant is uit welke onderdelen dat is opgebouwd, zolang dat product maar onder de productconclusies van het octrooi valt. 3.74 Van onbegrijpelijkheid is hier volgens mij geen sprake. Conclusie 1 maakt, zoals het hof in cassatie onbestreden in rov. 6.7 heeft geoordeeld, uitdrukkelijk onderscheid tussen de behuizing en de buizen. Bij de waterballonvuller van [verweerster] zijn de behuizing en buizen ook ‘duidelijk van elkaar te scheiden onderdelen’ volgens het feitelijk oordeel van het hof in rov. 6.7. Dat oordeel is bij de inbreukvraag dan natuurlijk wel relevant. Bij [verweerster] waterballonvuller heeft de behuizing aan de tweede kant echter geen meervoudig aantal gaten, zoals kenmerk 1.2 leert (rov. 6.6). De buizen worden bij [verweerster] product als bundel bevestigd in het gat aan de tweede kant van de behuizing (rov. 6.6). Zoals het hof in rov. 6.7 heeft geoordeeld zal de gemiddelde vakman dan niet de (samengesmolten) uiteinden van de buizen opvatten als gaten aan een tweede kant van de behuizing. Prima te volgen. 3.75 Een tweede onbegrijpelijk aspect van het oordeel dat behuizing en buizen gescheiden zijn is volgens subonderdeel IV.2 dat daarbij uit het oog is verloren dat Tinnus c.s. niet hebben betoogd dat de afzonderlijke buizen een deel van de behuizing vormen, maar de samengesmolten uiteinden (randen) van de buizen, die samen met de witte ring (in geassembleerde toestand) ‘the bottom of the chamber’ (die gevormd wordt door de behuizing) vormen, aldaar waar het hof ten onrechte respectievelijk onbegrijpelijk meent dat er sprake is van het tweede gat. Dit klemt temeer nu de conclusie niet voorschrijft dat de behuizing en de bodem van de door de behuizing gevormde kamer (waar het hof het tweede gat zegt te zien) geheel opgebouwd moet zijn uit hetzelfde materiaal, maar integendeel uit de beschrijving (zie par. [0101]) blijkt dat de door de behuizing gevormde kamer van allerlei materiaal gemaakt kan zijn, dus ook gevormd kan worden door de samengesmolten uiteinden (randen) van de buizen (en de witte ring), met name nu de buizen ‘integrally formed with the housing’ kunnen zijn (beschrijving par. [0097]). 3.76 Deze deelklacht die lijkt aan te sturen op een feitelijke herbeoordeling waarvoor in cassatie geen plaats is, mist feitelijke grondslag (en kan voor zover het een rechtsklacht is tegen dit feitelijk oordeel bij gebrek aan belang niet slagen). Het hof heeft wel degelijk, zoals eerder besproken, het betoog van Tinnus c.s. dat de uiteinden van de buizen zijn samengesmolten tot één geheel en op die manier (mede) de behuizing vormen van [verweerster] product, zodat het ook meerdere gaten heeft aan de tweede kant van de behuizing, in zijn oordeel betrokken, maar verworpen. Dat heeft het hof in rov. 6.7 gedaan: deze stellingname van Tinnus c.s. maakt zijn oordeel niet anders maakt, omdat de gemiddelde vakman volgens het hof de (tot een geheel samengesmolten) uiteinden van de buizen niet zal opvatten als gaten aan een tweede kant van de behuizing. Subonderdeel IV.2 is dan ook tevergeefs, omdat Tinnus c.s.’ hier bedoelde argumentatie niet ‘uit het oog is verloren’. 3.77 Volgens subonderdeel IV.3 zou het hof conclusie 1 niet hebben uitgelegd in het licht van de beschrijving en tekeningen, nu de uitleg kennelijk berust op (de letter van) conclusie 1. Uit de beschrijving blijkt immers dat ‘a plurality of holes (26) at the second end (B) and a plurality of hollow tubes, wherein each tube is attached to a respective hole of said plurality of holes’ niet, zoals het hof stelt, hoeft te betekenen dat de ‘holes’ in de behuizing niet door de samengesmolten uiteinden kunnen worden gevormd, aangezien duidelijk uit de beschrijving blijkt dat de buizen ‘integrally formed with the housing’ (0097 en 0101) kunnen zijn, zodat zonder nadere maar niet verschafte uitleg onbegrijpelijk is waarom de gaten gevormd door de samengesmolten randen niet als de gaten aan de tweede kant van de behuizing kunnen worden gezien door de gemiddelde vakman. 3.78 Ook dit is niet veel meer dan een poging tot het verkrijgen van een feitelijke herbeoordeling waarvoor geen plaats is in cassatie. De rechtsklacht faalt, nu uitdrukkelijk wordt onderzocht in rov. 6.7 of de beschrijving en de uitvoeringsvoorbeelden de door door Tinnus c.s. bepleite lezing ondersteunen, hetgeen naar het feitelijke oordeel van het hof niet het geval is. Van een verboden letterlijke uitleg is geen sprake en dit oordeel is ook niet ontoereikend gemotiveerd. Ook deze deelklacht is tevergeefs. 3.79 Subonderdeel IV.4 klaagt dat evenbedoeld oordeel uit de laatste zin van rov. 6.7 onbegrijpelijk zou zijn, omdat Tinnus c.s. wel op uitvoeringsvoorbeelden uit de beschrijving hebben gewezen, die hun lezing bevestigen dat van letterlijke inbreuk in de door het hof bedoelde zin sprake is, onder verwijzing naar het eerste advies van hun partijdeskundige (nrs. 24, 25, 31 en 34-36 daarvan) en naar vindplaatsen in feitelijke instanties waarin naar deze deskundigenverklaring zou zijn verwezen (MvG 175, 185 en 187). 3.80 De klacht mist feitelijke grondslag, omdat in de aangehaalde vindplaatsen niet is betoogd dat uit de beschrijving en uitvoeringsvoorbeelden volgt dat de (tot een geheel samengesmolten uiteinden van de) buizen de meervoudige gaten aan de tweede kant van de behuizing vormen. Het enkele overleggen van een productie waarin de betreffende stelling zou zijn te vinden, maakt niet dat die stelling is ingenomen. Volgens vaste rechtspraak heeft de rechter slechts te letten op de feiten waarop een partij zich ter ondersteuning van haar standpunt beroept en de enkele omstandigheid dat uit door een partij overgelegde stukken een bepaald feit blijkt, impliceert niet dat zij zich ter ondersteuning van haar standpunt op dat feit beroept. Daar gaat de klacht al op mank. 3.81 Daar komt nog bij dat de aangehaalde passages van het partijdeskundigenadvies de betreffende stelling niet ondersteunen. In de kern wordt daarin aangevoerd dat de buizen integraal met de behuizing gevormd kunnen zijn (‘tubes 16 may be integrally formed with the housing’) en dat de buizen permanent of verwijderbaar bevestigd kunnen zijn aan de behuizing. Dat lijkt mij te vaag of generiek om daaruit te kunnen halen dat voldoende concreet gesteld zou zijn dat de (tot een geheel samengesmolten uiteinden van de) buizen de meervoudige gaten aan de tweede kant van de behuizing kunnen vormen. Daarmee is ook subonderdeel IV.4 tevergeefs. 3.82 De klachten van onderdeel IV treffen in mijn ogen dan ook geen doel. Onderdeel V: beoordeling inbreuk in het equivalentiebereik (tweede stap) 3.83 Onderdeel V richt rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel over inbreuk in het equivalentiebereik in rov. 6.9-6.13, uitgewerkt in subonderdelen V.1-V.6.

Het enkele feit dat FR 512 de werkwijze zelf aanprijst als snel en makkelijk is daarvoor onvoldoende. De gemiddelde vakman zou de combinatie met FR 512 dus ook niet maken. 6.44 Het betoog van [verweerster] dat de wijze waarop de ballonnen met de elastische ringen worden aangesloten op de buizen niet relevant is, omdat conclusie 1 van EP 948 niet een productiewijze maar een product claimt, is ongegrond. Verwachte complicaties bij de vervaardiging van het geclaimde product kunnen een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of dat product voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. 6.45 Als [verweerster] heeft bedoeld te betogen dat de gemiddelde vakman ter oplossing van het objectieve probleem, uitgaande van figuur 12 van US 309 – al dan niet in combinatie met zijn kennis van US 600967 (hierna: US 967), US 3580303 (hierna: US 303), US 5014757 (hierna: US 757) en/of GB 2344057057 (hierna: GB 057) – , zou denken aan gebruiksklaar apparaat met voorgemonteerde ballonnen, kan dat niet leiden tot een andere uitkomst. Het door [verweerster] gekozen uitgangspunt, te weten figuur 12 van US 309, openbaart niet het vooraf gemonteerd zijn van de ballonnen. Uit het feit dat het octrooi op andere plaatsen vermeldt dat de ballon ‘can be attached’ of wordt ‘attached’ of ‘connected’ en spreekt van ‘toys attached to the system’ kan niet worden opgemaakt dat de gemiddelde vakman (figuur 12 van) US 309 zo zou begrijpen dat daaronder voorgemonteerde ballonnen vallen, in plaats van door de gebruiker zelf bevestigde ballonnen. Het toekennen van dit inzicht aan de gemiddelde vakman getuigt dan ook van wijsheid achteraf, dat wil zeggen van het meelezen van kennis van de uitvinding in figuur 12 van US 309. 6.46 Dat de gemiddelde vakman niet op de in conclusie 1 van EP 948 geclaimde uitvinding zou komen, wordt onderstreept door het feit dat men in het vakgebied al lange tijd voor publicatie van EP 948 op zoek was naar een apparaat waarmee de gebruiker gemakkelijker een meervoud aan waterballonen in één keer zowel kan vullen met een vloeistof als kan afdichten met de vloeistof binnenin, maar niet op de in EP 948 geclaimde oplossing is gekomen. Tinnus c.s. heeft laten zien dat diverse publicaties uit de stand van de techniek benoemen dat het vullen en afsluiten van waterballonnen tijdrovend en lastig is, maar de oplossing daarvoor niet zoeken in de richting van de in EP 948 geclaimde uitvinding. In plaats daarvan werd onder meer voorgesteld gebruik te maken van ballonnen met een membraam of een constructie om met behulp van een sleuf een knoop te leggen in de ballon. (…) Rol Tinnus 6.58 Het hof verwerpt het betoog van Tinnus c.s. dat Tinnus niet aansprakelijk kan worden gehouden omdat Tinnus niet betrokken is geweest bij het sturen van de brief, de publicatie van de persberichten en het leggen van het beslag. [verweerster] heeft onbetwist aangevoerd dat Tinnus en Zuru in de tussen hen gesloten licentieovereenkomst zijn overeengekomen dat zij volledig samenwerken bij de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten van Tinnus. In dat licht neemt het hof aan dat de bedoelde acties van Zuru in samenwerking met Tinnus zijn ondernomen en dat dus ook Tinnus daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Onrechtmatigheid brief aan Action 6.59 De grief van [verweerster] tegen het oordeel van de rechtbank dat niet kan worden vastgesteld dat Tinnus c.s. ten onrechte heeft gewapperd met een gemeenschapsmodelrecht en/of auteursrecht, slaagt. 6.60 Tussen partijen staat vast dat Zuru op 17 februari 2017 de hiervoor onder 3.7 geciteerde brief aan Action heeft gestuurd. Die brief wekt de indruk dat Action door verhandeling van de waterballonvuller van [verweerster] inbreuk maakt op Gemeenschapsmodelrechten, octrooirechten, auteursrechten en merkenrechten van Tinnus c.s. Die suggestie kan schade voor [verweerster] tot gevolg hebben, omdat het Action ervan kan weerhouden de waterballonvullers van [verweerster] te verhandelen. Zuru roept Action daar ook uitdrukkelijk toe op in de brief. 6.61 Het hof stelt vast dat de brief ten onrechte de indruk wekt dat merkrechten van Tinnus c.s. worden geschonden. Als onbetwist staat vast dat Tinnus c.s. geen enkele grond had voor het verwijt van merkinbreuk. De producten van [verweerster] zijn voorzien van een eigen merk (WATER BALLOON FILLER QUICK! & EASY!) dat niet overeenstemt met de merken van Tinnus c.s. (ZURU, BUNCH O BALLOONS en BUNCHO). 6.62 Wat betreft de verweten modelrechtinbreuk, kan in het midden blijven of, zoals [verweerster] betoogt, de door Tinnus c.s. ingeroepen Gemeenschapsmodellen allemaal nietig zijn. [verweerster] heeft aangevoerd dat voor zover de Gemeenschapsmodellen geldig zijn, haar waterballonvuller niet onder de beschermingsomvang ervan valt. In dat verband heeft [verweerster] naar voren gebracht dat haar waterballonvuller een andere algemene indruk wekt dan de Gemeenschapsmodellen, al omdat de vormgeving van de behuizing van haar waterballonvuller duidelijk afwijkt van de vormgeving van de behuizing in de tien Gemeenschapsmodellen. Daarbij heeft [verweerster] erop gewezen dat de beschermingsomvang van de tien Gemeenschapsmodellen (hooguit) zeer gering is vanwege het (vrijwel) volledig technische karakter van het ontwerp. Ter verdere onderbouwing van haar betoog over de niet-inbreuk heeft [verweerster] onder meer verwezen naar de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 17 februari 2021 in de procedure tussen Tinnus en [verweerster] , waarin de rechtbank ook tot het oordeel is gekomen dat met het product van [verweerster] geen inbreuk wordt gemaakt op de tien Gemeenschapsmodellen vanwege onder meer de verschillen in de vormgeving van de behuizing (zie hiervoor 3.17). Tinnus c.s. heeft daar onvoldoende tegenover gesteld. Tinnus c.s. heeft niet toegelicht in welk opzicht de vormgeving van het product van [verweerster] bij de geïnformeerde gebruiker eenzelfde algemene indrukt wekt als de Gemeenschapsmodellen en heeft niet of niet gemotiveerd bestreden dat de beschermingsomvang van de Gemeenschapsmodellen, zo deze al geldig zijn, zeer gering is en dat de vormgeving van de behuizing duidelijk afwijkt. Dat had wel van Tinnus c.s. mogen worden verwacht. 6.63 Ook de suggestie dat sprake is van een schending van auteursrechten is onjuist. [verweerster] heeft aangevoerd dat het ontwerp van het product van Tinnus c.s. niet auteursrechtelijk beschermd is omdat de vier bestanddelen van de Bunch O Balloons (behuizing, buizen, ballonnen en bevestigingsmiddelen) uitsluitend door een technische functie zijn bepaald en geen vrije creatieve keuzes zijn gemaakt bij het ontwerp van het product. In dit verband verwijst [verweerster] wederom naar de hiervoor genoemde uitspraak van de rechtbank Den Haag, waarin de rechtbank ook heeft geoordeeld dat de Bunch O Balloons geen auteursrechtelijk beschermd werk is. Daarnaast heeft [verweerster] naar voren gebracht dat ook uit de reciprociteitstoets van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie volgt dat in Nederland geen auteursrecht kan bestaan, omdat de Bunch O Balloons de drempel voor auteursrechtelijke bescherming niet haalt in het land van oorsprong, de Verenigde Staten. Ter onderbouwing van dat laatstgenoemde standpunt heeft zij onder meer verwezen naar een opinie van de Amerikaanse advocaat (productie 66 van [verweerster] ). Tinnus c.s. heeft ook hier niets of in ieder geval onvoldoende tegenover gesteld. 6.64 Uit de voorgaande beoordeling van het octrooigeschil volgt dat evenmin sprake is van een schending van octrooirecht. De waterballonvuller van [verweerster] valt niet onder de beschermingsomvang van EP 948. Daar komt bij dat EP 948 ten tijde van het versturen van de brief aan Action nog niet was verleend. Al om die reden wist Tinnus c.s., althans moest zij weten, dat er voor haar geen grond bestond om Action op te roepen de verhandeling van waterballonvullers te staken. 6.65 Het ten onrechte suggereren van de inbreuken is ook onzorgvuldig omdat Tinnus c.s.

Voor zover subonderdelen II.8-9, II.11 en II.13 motiveringsklachten richten tegen de hier bestreden rechtsoverwegingen, stranden die meteen al bij gebrek aan belang. 3.21 Subonderdeel II.3 klaagt dat de tweestappenbenadering van het hof in strijd is met de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad en art. 69 lid 1 EOV en het Protocol. Deze algemene klacht wordt nader toegelicht en met klachten uitgewerkt in het vervolg van onderdeel II. 3.22 Deze centrale klacht faalt omdat de benadering van het hof in mijn optiek binnen de kaders van art. 69 lid 1 EOV en het Protocol valt en ook niet in strijd is met de gezichtspuntenleer. Ik licht dat hierna toe en stel daarbij voorop dat het hof in stap 1 uitdrukkelijk ‘letterlijke inbreuk’ tussen aanhalingstekens plaatst in rov. 6.4.1 en uitlegt daarmee niet op het verboden spoor te (willen) zitten van het uiterste van de (contextloze) letterlijke uitleg uit art. 1 Protocol, omdat in die eerste stap (ook al meteen) wordt uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. Het hof geeft ook uitdrukkelijk aan in stap 1 zo al het ‘midden’ te zoeken bedoeld in art. 1 Protocol. Het enige dat in de eerste stap nog niet gebeurt is equivalenten in de beoordeling betrekken. Dat gebeurt pas in stap 2: als een kenmerk niet in stap 1 onder de octrooiconclusie kan worden begrepen, dan is de vervolgstap 2 (uiteenvallend in twee delen) a) bezien of een van de conclusie afwijkend element equivalent aan een kenmerk is – dat is een check op ‘technische equivalentie’– èn b) bezien of het passend is om het aangevallen voortbrengsel of de aangevallen werkwijze vanwege die equivalentie onder de beschermingsomvang van het octrooi te brengen. Het hof legt stap 2 verder zo uit, dat het er daarbij om gaat of in de ogen van de gemiddelde vakman de conclusies gelezen in het licht van (begrepen als: in de context van) beschrijving en tekeningen ruimte laten voor equivalentiebescherming, gelet op aan de ene kant een billijke bescherming van de octrooihouder en aan de andere kant een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden. 3.23 Het onderdeel wil ingang doen vinden dat er een tegenstelling is tussen deze tweestappenbenadering en de gezichtspuntenleer die de Hoge Raad heeft ontwikkeld in een reeks arresten en heeft toegepast in de ‘equivalentie’-zaken Bayer/Sandoz, Ciba Geigy/Oté Optics, AGA/Occlutech en Medinol/Abbott c.s.. De vermeende tegenstelling wordt nogal zwaar aangezet. In het samenvattende subonderdeel I.4 wordt gesteld dat sprake zou zijn van ‘twee volledig verschillende inbreukbenaderingen’; wat mij betreft ten onrechte. 3.24 Allereerst doelt het hof in rov. 6.4 met ‘de in de rechtspraak ontwikkelde twee-stappen benadering’ niet alleen op zijn eigen arrest in de Pemetrexed-zaak, maar ook (en voornamelijk) op rechtspraak van andere Europese octrooirechters. Het hof verwijst in rov. 6.9 weliswaar alleen naar zijn eigen arrest in de Pemetrexed-zaak waarin het de tweestappenbenadering uitvoerig uiteen heeft gezet, maar in dat arrest wordt uitdrukkelijk de octrooirechtspraak van Duitsland, Frankrijk en Engeland besproken. De suggestie die het onderdeel wekt dat het hof, en zelfs alleen de ‘kamer’ van het hof die ‘onder leiding van mr. Blok staat’, de tweestappenbenadering uit eigen beweging en in afwijking van wat andere (Europese) rechtscolleges doen, heeft ontwikkeld, snijdt bepaald geen hout. De methode om de beschermingsomvang van een octrooi door middel van twee stappen te bepalen lijkt inmiddels ook in Nederland bij de gespecialiseerde Haagse octrooirechters, vaste lagere rechtspraak. Overigens ook voorafgaand aan Permetrexed werd in Nederland al regelmatig (ook) een tweestapsbenadering toegepast. Het feit dat andere toonaangevende Europese octrooirechters in Duitsland, Frankrijk en Engeland een vergelijkbare tweestappenbenadering hanteren, is geen onbelangrijke constatering. Het is wenselijk dat de rechtspraak van de verschillende Europese octrooirechters convergeert, in plaats van uiteenloopt, nu het betreffende materiële nationale octrooirecht overal in de EOV-landen vrijwillig is geharmoniseerd. Het is ook een belangrijke aanwijzing dat een tweestapsbenadering niet in strijd is met art. 69 lid 1 EOV en het Protocol. 3.25 Bezien wij nu nader of de tweestapsbenadering van het hof verenigbaar is met de (Nederlandse) gezichtspuntenleer en art. 69 lid 1 EOV en het Protocol, een vraag die nog niet eerder aan de Hoge Raad is voorgelegd. 3.26 Ik begin met de verhouding van de tweestapsbenadering tot de gezichtspuntenleer, waarbij het gaat om gezichtspunten die bij de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi in acht kunnen worden genomen. Dat zijn bijvoorbeeld het aspect van de letterlijke tekst van de conclusies tegenover ‘hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen wezenlijk is’ oftewel ‘de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte’. Een ander gezichtspunt is de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht en of er in de ogen van de vakman goede grond bestaat om een bepaalde formulering in de conclusies op te vatten als een beperking van de beschermingsomvang. Dat laatste gezichtspunt heeft het hof in onze zaak gehanteerd bij de afwijzing van equivalente bescherming door aan te nemen dat de gemiddelde vakman (of een derde) uit de verleningsgeschiedenis afleidt dat apparaten/werkwijzen zonder kenmerk 1.2 ‘in beginsel’ buiten de beschermingsomvang vallen, terwijl de octrooihouder hier naar het oordeel van het hof onvoldoende heeft toegelicht waarom van dat beginsel moet worden afgeweken – maar nu loop ik vooruit op de hierna volgende bespreking van de betreffende klachten daarover. Dergelijke gezichtspunten behoeven niet in ieder afzonderlijk geval altijd in acht te worden genomen; in hoeverre dat het geval is, wordt bepaald door factoren als de aard van het octrooi, de beschrijving van de uitvinding en het partijdebat. Verder is van belang dat daarbij leidend is het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. Gelet op dergelijke gezichtspunten wordt een zoektocht gestart waarbij een evenwicht tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid voor wie zich op het octrooi oriënteert dient te worden bereikt. 3.27 De tweestapsbenadering van het hof is daar naadloos in te passen. Als de focus wordt gelegd op equivalentiebescherming is kenmerkend voor die benadering dat in stap 1 equivalenten worden geëcarteerd en pas in stap 2 (voor zover al geen inbreuk is vastgesteld in stap 1 en er equivalentiebescherming wordt geclaimd) worden equivalenten langs de meetlat 2a) en 2b) gelegd op de hiervoor in 3.22 bedoelde manier. Uit de formulering van stap 1 blijkt dat met alle aspecten/gezichtspunten rekening kan worden gehouden, behalve met equivalenten; het woord ‘onder meer’ in rov. 6.4.1. illustreert dat nog eens. 3.28 Dat gezichtspunten ook aan bod kunnen komen in stap 2 wordt helemaal niet uitgesloten in de hofbenadering – ik zou zeggen: in tegendeel; ik schetste zo-even al dat dat ook in de onderhavige zaak is gebeurd. Het praktische aan de opdeling in stappen in de hofbenadering is dat daarmee beter lijkt te kunnen worden gewaarborgd dat het gevaar van ‘dubbeltelling’ (equivalenten van equivalenten onder de beschermingsomvang laten vallen, zie hiervoor in 3.13.) buiten de deur kan worden gehouden: naar mate in stap 1 de octrooiconclusies meer ‘tekstueel’ (maar altijd contextueel in het licht van de beschrijving en tekeningen) worden uitgelegd, schept dat voor stap 2 ‘zuiverder’ ruimte voor het in aanmerking nemen van gezichtspunten als hiervoor besproken om te bezien of er bescherming in het equivalentiebereik kan/moet worden verleend. Gezichtspunten krijgen dus ook in stap 2 de volle ruimte, waar dat nodig is.

3.84 Subonderdeel V.1 stelt voorop dat het hof in het kader stap 2 (het bepalen van de beschermingsomvang in het equivalentiebereik) kennelijk de vier vereisten uit het Pemetrexed-arrest heeft gehanteerd, die als volgt worden geparafraseerd: 1) het afwijkende element dient vanuit technisch oogpunt gelijkwaardig te zijn aan het geclaimde kenmerk (rov. 4.7); 2) vanuit het oogpunt van een billijke bescherming van de octrooihouder moet het passend zijn om bij de vaststelling van de beschermingsomvang rekening te houden met equivalenten (rov. 4.8-4.9); 3) de erkenning van het beroep op equivalentie moet in een concreet geval passend zijn gelet op het vereiste van de redelijke mate van rechtszekerheid voor derden waarbij geldt dat er sprake is van voldoende rechtszekerheid (rov. 4.10); en 4) de equivalente uitvoering moet niet-nieuw zijn ten opzichte van, of niet een niet-inventieve variant zij op, de stand van de techniek (rov. 4.11). Het hof heeft niets overwogen over 1), 2) en 4) omdat het hof in rov. 6.9 alleen heeft geoordeeld dat niet aan 3) is voldaan, terwijl Tinnus c.s. wel gesteld hebben dat (ook) aan de andere vereisten is voldaan. Volgens het onderdeel volgt daaruit dat in cassatie vaststaat dat aan die vereisten 1), 2) en 4) is voldaan. 3.85 Dat zie ik niet slagen. Mogelijk wordt hier gedoeld op de figuur van de hypothetisch feitelijke grondslag: wanneer een eiser in cassatie een beroep doet op feiten die hij in feitelijke instanties heeft aangevoerd maar die de feitenrechter niet heeft beoordeeld, moet bij de beoordeling van het cassatieberoep veronderstellenderwijs van het vaststaan van die feiten worden uitgegaan. De beoordeling of is voldaan aan de vereisten voor een succesvol beroep op een inbreuk in het equivalentiebereik is echter niet feitelijk, maar juridisch, althans een gemengd oordeel en de figuur van een hypothetisch juridische grondslag, waarbij in cassatie van de juistheid van door de lagere rechter in het midden gelaten (zuiver) juridische stellingen moet worden uitgegaan, bestaat niet in ons recht. Voor zover het onderdeel tot uitgangspunt neemt dat in cassatie vast zou staan dat aan de vereisten waarover het hof niet heeft geoordeeld is voldaan, mist onderdeel V lijkt mij feitelijke grondslag. 3.86 De inleidende overkoepelende klacht uit subonderdeel V.2 is dat het oordeel in rov. 6.10 dat bewoordingen van de conclusies, uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen, die equivalenten niet omvatten (altijd) onduidelijkheid creëren en dat die onduidelijkheid (altijd) in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt, in strijd is met art. 69 lid 1 EOV, althans onvoldoende begrijpelijk is om de in de subonderdelen V.3-V.6 aangegeven redenen. 3.87 Het onderdeel klaagt over deze vooropstelling in rov. 6.10: “Het feit dat in de octrooiconclusies bewoordingen zijn gebruikt die equivalenten niet letterlijk omvatten is een belangrijke omstandigheid in het kader van de beoordeling van de rechtszekerheid. Gelet op het feit dat artikel 69 EOV vooropstelt dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt bepaald door de conclusies, mogen derden in beginsel afgaan op de tekst van de conclusies, uitgelegd in het licht van de beschrijving en tekeningen, en werkt door de bewoordingen van de conclusies gecreëerde onduidelijkheid in beginsel ten nadele van de octrooihouder.” 3.88 Bij de klachten van subonderdelen V.2-V.6 tegen rov. 6.10 bestaat geen belang in cassatie. In rov. 6.9 geeft het hof als zijn oordeel te kennen dat aan het vereiste van een redelijke rechtszekerheid voor derden niet is voldaan hier, wanneer de ballonvuller van [verweerster] onder beschermingsomvang van 1 zou worden gebracht. In rov. 6.10 volgt de geciteerde vooropstelling, waar deze subonderdelen klachten tegen richten. Wat daar verder van zij, het hof oordeelt in rov. 6.11 dragend en zelfstandig (ondanks dat dat oordeel aanvangt met: ‘Daar komt bij’; zie hierna in 3.90) dat de gemiddelde vakman goede grond had om een beperking van de beschermingsomvang aan te nemen tot apparaten die kenmerk 1.2 vertonen, hetgeen nader wordt uitgewerkt in rov. 6.12. Daartegen worden in Onderdelen VII en VIII, zoals ik verderop zal bespreken, tevergeefs klachten gericht, zodat die dragende grond tot blokkering van een beroep op equivalentenbescherming overeind blijft. Nu bovendien zo wordt besproken dat Onderdeel VI feitelijke grondslag mist, kunnen de hierbedoelde klachten uit Onderdeel V inhoudelijk onbesproken blijven. Onderdeel VI: vervolg beoordeling inbreuk in het equivalentiebereik (tweede stap) 3.89 Onderdeel VI klaagt dat rov. 6.11-6.13 onjuist respectievelijk onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd zijn, omdat uit rov. 6.10 blijkt dat deze overwegingen berusten op het algemene in rov. 6.10 geformuleerde (en in ieder geval in deze zaak gehanteerde) uitgangspunt dat er bij equivalenten sprake is van onduidelijkheid die in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Dat uitgangspunt is onjuist, althans onbegrijpelijk, zoals uiteengezet in onderdeel V. Rov. 6.11-6.13 en de non-inbreukbeslissing berusten op dit onjuiste respectievelijk onbegrijpelijke uitgangspunt, nu rov. 6.11 begint met ‘Daar komt bij’. De (inbreuk)beslissing kan daarom volgens de klacht niet in stand blijven. 3.90 Deze klacht mist feitelijke grondslag, omdat hier in weerwil van het gebruik van de woorden ‘Daar komt bij’ sprake is van een zelfstandig dragende grond die niet voortbouwt op rov. 6.10. Rov. 6.11-6.13 hebben betrekking op iets heel anders, namelijk of er in de ogen van de gemiddelde vakman goede grond bestaat om een beperking van de beschermingsomvang aan te nemen tot apparaten met kenmerk 1.2. De aanwezigheid van zo’n grond is voldoende voor het oordeel dat geen redelijke mate van rechtszekerheid voor derden voorhanden is, indien zou worden geoordeeld tot uitbreiding van de beschermingsomvang in het equivalentiebereik die apparaten zonder kenmerk 1.2 daaronder zou brengen. Ook onderdeel VI is daarmee tevergeefs. Onderdeel VII: vervolg beoordeling inbreuk in het equivalentiebereik (tweede stap) 3.91 Dat brengt ons bij de inhoudelijke klachten tegen dit oordeel over de goede grond voor de vakman om de beschermingsomvang in het equivalentiebereik zich niet te zien uitstrekken tot apparaten zonder kenmerk 1.2 in onderdeel VII (en VIII). De klacht is in Onderdeel VII dat het oordeel in rov. 6.11 onjuist of onbegrijpelijk is dat kenmerk 1.2 door Tinnus eerst is verwijderd uit conclusie 1, maar vervolgens weer is opgenomen naar aanleiding van een nieuwheidsbezwaar van de Examiner, uit welke gang van zaken de gemiddelde vakman in beginsel kan afleiden dat het de bedoeling was apparaten zonder kenmerk 1.2 buiten de reikwijdte van conclusie 1 van EP 948 te houden. 3.92 De kern van deze klacht is dat dit onjuist/onbegrijpelijk is omdat kenmerk 1.2 niet is opgenomen om een zogenoemd ‘materieel nieuwheidsbezwaar’ te repareren (er is geen verandering aangebracht vanwege een technisch bewuste keuze), maar een ‘formeel nieuwheidsbezwaar’, namelijk teneinde te kunnen profiteren van de ingeroepen prioriteit (en om verboden toegevoegde materie tegen te gaan), zodat de in het prioriteitsjaar naar voren gekomen eigen publicaties van de octrooihouder niet nieuwheidsschadelijk zijn. 3.93 Uit de mededeling van de Examiner van 2 oktober 2017 (prod. GP42) blijkt volgens subonderdeel VII.1 dat de Examiner niet ongeclausuleerd heeft geoordeeld dat de uitvinding niet nieuw was, maar dat er alleen sprake was van niet-nieuwheid vanwege ‘intervening prior art’ indien vanwege toegevoegde materie door het weglaten van twee kenmerken 1.2 en 1.3 geen beroep op prioriteit zou kunnen worden gedaan (onder verwijzing naar het gestelde in 2 van prod.

wist, althans moest weten dat er een aanzienlijke kans was dat de suggestie dat de waterballonvuller inbreuk maakt op haar rechten, ongegrond was. Zoals [verweerster] onbetwist heeft gesteld, had Tinnus c.s. de waterballonvullers van [verweerster] ten tijde van het versturen van de brief nog niet gezien. De in de brief gesuggereerde inbreuken zijn dus speculatief. Al daarom moest Tinnus c.s. rekening houden met de serieuze kans dat die suggestie onjuist was. Tinnus c.s. heeft in deze procedure ook niet en zeker niet voldoende toegelicht waarom zij zonder kennis van de producten ervan mocht uitgaan dat sprake is van een schending van haar rechten. Tinnus c.s. heeft alleen opgemerkt dat ten tijde van de publicatie nog niet in rechte was vastgesteld dat [verweerster] haar rechten niet schond. Dat is onvoldoende om zonder kennis van de producten een verwijt van inbreuk te melden aan een afnemer van een concurrent. Onrechtmatigheid persberichten 6.66 Als niet of onvoldoende weersproken staat vast dat Zuru in de periode mei-juni 2017 twee persberichten heeft gepubliceerd. [verweerster] heeft gesteld dat het eerste bericht over het douanebeslag dateert van 5 mei 2017 en heeft een kopie van het bericht overgelegd als productie 48A. Ter onderbouwing van haar stelling dat Zuru dat bericht heeft gepubliceerd heeft [verweerster] verwezen naar haar correspondentie met Toy News over een nieuwsbericht van Toy News over het douanebeslag. In een emailbericht van 12 mei 2017 aan de advocaat van [verweerster] verklaart Toy News dat haar nieuwsbericht is gebaseerd op informatie ‘that has been provided to us, and made publicly available, by Zuru’. Na het bericht over het douanebeslag heeft Zuru volgens [verweerster] een tweede persbericht op haar website gepubliceerd. Dit tweede persbericht gaat over de zaak die Tinnus c.s. tegen [verweerster] aanhangig had gemaakt. [verweerster] heeft een kopie van dat tweede bericht overgelegd als producties 3B en 48B (zie ook hiervoor 3.13). Tinnus c.s. heeft dit alles niet en zeker niet voldoende gemotiveerd betwist. 6.67 [verweerster] heeft terecht aangevoerd dat de rechtmatigheid van de publicatie van de persberichten moet worden beoordeeld aan de hand van (onder meer) de regels voor vergelijkende reclame. Daarbij zal het hof hierna, in navolging van partijen, uitgaan van de daarop betrekking hebbende regels van het Nederlandse Burgerlijke Wetboek (hierna: BW). Die regels implementeren Europese richtlijn 97/55/EG. Gelet op die Europeesrechtelijke achtergrond zal het hof ervan uitgaan dat het hierna volgende oordeel van het hof op basis van de Nederlandse regels ook geldt onder het recht van andere lidstaten van de Europese Unie, dat op grond van artikel 4 van de Rome II verordening van toepassing is voor zover de gestelde schade zich niet alleen voordoet in Nederland maar ook in andere lidstaten. 6.68 [verweerster] heeft terecht aangevoerd dat de persberichten vallen onder de definitie van vergelijkende reclame van artikel 6:194a BW. Anders dan Tinnus c.s. meent, zijn de persberichten een vorm van reclame in de zin van die bepaling. De persberichten zijn namelijk mededelingen die Zuru heeft gedaan in het kader van haar commerciële activiteiten ter bevordering van de afzet van haar eigen waterballonvullers. Beide berichten promoten de Bunch O Balloons producten van Tinnus c.s. expliciet. De berichten zijn ook een vorm van vergelijkende reclame omdat de door [verweerster] aangeboden waterballonvullers erin worden genoemd. 6.69 De persberichten zijn onrechtmatig omdat de vergelijkende reclame die Tinnus c.s. daarmee maakt niet voldoet aan de voorwaarde dat de reclame de goede naam van [verweerster] niet schaadt. De persberichten schaden de goede naam van [verweerster] gelet op de volgende omstandigheden. 6.69.1. Het eerste persbericht wekt de indruk dat de verhandeling van waterballonvullers van [verweerster] een inbreuk oplevert op de tien Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus c.s. waarop het douanebeslag is gebaseerd. Het tweede persbericht suggereert dat sprake is van een schending van modelrechten en auteursrechten van Tinnus c.s. en dat [verweerster] een ‘dishonest’ bedrijf is. De publicatie van dergelijke verwijten kan schade voor [verweerster] tot gevolg kan hebben, onder meer omdat afnemers huiverig zijn om een ‘besmet’ product te verhandelen. Het tweede persbericht speelt ook uitdrukkelijk in op die huiverigheid door bedrijven op te roepen ‘to have integrity and to buy legitimate Bunch o Balloons items from Zuru rather than taking a route of assured conflict’. Die schade is extra groot omdat Tinnus c.s. de persberichten actief heeft verspreid onder diverse media die zich richten op de speelgoedhandel en de persberichten dus gelezen worden door vele (potentiële) klanten van [verweerster] . 6.69.2. Dat de persberichten spreken over een ‘alleged infringement’ maakt het voorgaande niet anders. Feit blijft dat de persberichten suggereren dat er sprake is van inbreuk. Daar komt bij dat het eerste persbericht het product van [verweerster] in de titel ongeclausuleerd aanduidt als ‘counterfeited Bunch o Balloons’. Het verweer van Tinnus c.s. dat de passage over ‘dishonest’ bedrijven in het tweede persbericht geen betrekking heeft op [verweerster] slaagt evenmin. Gelet op het feit dat het tweede bericht specifiek gaat over gestelde inbreuken door [verweerster] zal het publiek begrijpen dat de passage betrekking heeft op [verweerster] . 6.69.3. Zoals het hof hiervoor al heeft vastgesteld, is de indruk van schending van model- en/of auteursrechten en daarmee ook die van oneerlijkheid onjuist. Tinnus c.s. heeft ook in dit verband de gesuggereerde inbreuken onvoldoende toegelicht. Dat had wel van Tinnus c.s. mogen worden verwacht, te meer omdat op grond van artikel 6:195 BW op Tinnus c.s. de bewijslast rust van de juistheid van de feiten die in de persberichten zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop de ongeoorloofdheid van de vergelijkende reclame berust, zoals de gesuggereerde inbreuken. 6.69.4. Naar het oordeel van het hof mocht Tinnus c.s. ten tijde van de publicatie van de persberichten er ook niet van uitgaan dat het product van [verweerster] een inbreuk op model- of auteursrechten oplevert. Tinnus c.s. heeft niet gesteld dat zij op dat moment het product al wel had bestudeerd. Daarnaast had zij op dat moment brieven van de advocaat van [verweerster] ontvangen waarin uiteengezet werd dat en waarom het product van [verweerster] niet onder de beschermingsomvang van de Gemeenschapsmodelrechten valt en dat en waarom het Bunch O Balloons ontwerp van Tinnus c.s. geen auteursrechtelijke bescherming geniet. Zuru was dus op de hoogte van de redenen waarom geen sprake is van inbreuk. Tinnus c.s. heeft in deze procedure niet en zeker niet voldoende toegelicht waarom zij er desondanks van mocht uitgaan dat sprake was van een schending van model- of auteursrechten. Tinnus c.s. heeft ook in dit verband alleen opgemerkt dat ten tijde van de publicatie nog niet in rechte was vastgesteld dat [verweerster] haar rechten niet schond. Dat sluit niet uit dat Zuru wist of moest weten dat een serieuze kans bestond dat haar verwijt ongegrond was. Onrechtmatig douanebeslag 6.70 De grief van [verweerster] tegen het oordeel van de rechtbank dat in deze procedure niet kan worden vastgesteld dat het douanebeslag niet kan worden gebaseerd op de Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus, treft doel. 6.71 Artikel 28 AVP bepaalt dat indien achteraf wordt vastgesteld dat inbeslaggenomen goederen geen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, de houder van het besluit tot toewijzing van een verzoek tot beslag overeenkomstig de specifieke toepasselijke wetgeving aansprakelijk is jegens de houder van de goederen of aangever die in dit opzicht schade heeft geleden. De specifieke toepasselijke wetgeving is bij een in Nederland gelegd douanebeslag, zoals het door Zuru gelegde beslag op de waterballonvullers van [verweerster] , artikel 1019g Rv.

Het is op de keeper beschouwd ook welhaast onvermijdelijk om bij beoordeling van equivalentie het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte (in de zin van de achter de bewoordingen van de conclusie liggende ‘kern’ of ‘grap’ van de uitvinding) te hanteren, omdat daarzonder niet goed kan worden bepaald of een variant in wezen dezelfde functie heeft langs in wezen dezelfde weg/op in wezen dezelfde manier en leidend tot in wezen hetzelfde resultaat. 3.29 De gezichtspuntenleer en de tweestapsbenadering zijn volgens mij dus geenszins elkaar uitsluitende benaderingen en de gezichtspuntenleer is evenmin noodzakelijkerwijs verbonden aan een eenstapsbenadering (in het middel ook wel een ‘integrale’ of ‘geïntegreerde’ benadering genoemd). Ik denk nog steeds dat dat in voorkomend geval best in één stap kan, maar het is niet dwingend en het hangt af van de omstandigheden of een éénstaps- of tweestapsbenadering de voorkeur verdient. De tweestapsbenadering lijkt vooral te worden gehanteerd in situaties waarin een begrip in de octrooiconclusies eenduidig is en een andere, ruimere uitleg gewrongen aan zou doen. De tweestapsbenadering lijkt anders gezegd niet rechtens goed of fout te zijn, maar te moeten worden gekarakteriseerd als een hulpmiddel bij de uitleg/bepaling van de beschermingsomvang van octrooien en daarmee niet als recht in de zin van art. 79 RO. Ook de Engelse zogenoemde ‘protocolvragen’ die worden gehanteerd in de Pemetrexed-zaak ter bepaling van bescherming van equivalenten zijn ‘guidelines’ en geen ‘strict rules’. Ik zie dan ook geen tegenstelling tussen de gezichtspuntenleer en de tweestappenbenadering, laat staan dat zij ‘volledig verschillend’ zouden zijn, zoals subonderdeel I.4 suggereert. 3.30 Resteert de vraag of de tweestappenbenadering past binnen art. 69 lid 1 EOV en het Protocol. Uit de voorgaande bespreking volgt al dat mij dat zeker het geval lijkt; de twee stappen die het hof formuleert zijn doordesemd met de Protocoltekst. Uit het Protocol (en uit de totstandkoming daarvan) volgt niet dat sprake moet zijn van hetzij een integrale benadering, dan wel een tweestapsbenadering. Het Protocol bepaalt over equivalenten alleen dát met elk element dat gelijkwaardig is aan een in de conclusies omschreven element ‘op passende wijze’ rekening moet worden gehouden, maar daarbij is niet aangegeven wat equivalenten precies zijn en wat een passende wijze van rekening daarmee houden inhoudt. Een harde grens is een benadering waarbij geen ruimte is voor equivalenten. Dat komt in strijd met het Protocol. Daarbinnen heeft de (feiten)rechter vrijheid. Naar Nederlands recht lijkt er als eerder aangegeven geen specifieke (voorgeschreven) ‘equivalentieleer’ te zijn (zie hiervoor onder 3.9). De tweestapsbenadering van het hof laat evident ruimte voor het op passende wijze rekening houden met equivalenten en zoekt in beide stappen uitdrukkelijk het midden bedoeld in art. 1 Protocol en daarnaast bij equivalentiebescherming de balans tussen billijke bescherming van de octrooihouder en redelijke rechtszekerheid voor derden (waarmee niet gezegd is dat die balans ‘zoek’ zou zijn in stap 1 (‘onder meer’)). De tweestapsbenadering van het hof sluit naadloos aan bij art. 69 lid 1 EOV en het Protocol. 3.31 Nu de tweestapsbenadering niet in strijd komt met de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad en ook niet met art. 69 lid 1 EOV en het Protocol, is die benadering ook niet strijdig met de rechtszekerheid of rechtseenheid. 3.32 Ik loop nu de andere klachten van onderdeel II langs. 3.33 Volgens subonderdeel II.4 is de tweestappenbenadering in strijd is met art. 69 lid 1 EOV en het Protocol omdat daarin een geïntegreerde benadering wordt voorgeschreven waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat voor een kenmerk van de conclusie ook een ander gelijkwaardig kenmerk kan worden gelezen. De leer uit rov. 6.4-6.4.2 is volgens de klacht onjuist, omdat het hof bij de eerste stap equivalenten ecarteert en daarom in die eerste stap, anders dan het hof heeft overwogen, niet het midden van art. 1 van het Protocol kan worden gevonden. Verder worden hierin equivalenten ten onrechte geheel separaat en los van de overige kenmerken van de conclusie beoordeeld. Dit kan tot een te strenge beoordeling leiden, zoals ook in deze zaak is gebeurd. De conclusie moet in zijn geheel en in context worden beschouwd, met toepassing van art. 2 van het Protocol, zodat met name ook de uitvindingsgedachte die achter de woorden van de conclusie ligt mede in beschouwing kan worden genomen. De benadering van het hof klemt volgens het subonderdeel temeer, wanneer, zoals het hof doet bij de afzonderlijke beschouwing van de equivalentievraag, het uitgangspunt is dat (een beroep op) equivalentie inhoudt dat sowieso sprake is van een onduidelijkheid die in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt (zie rov. 6.10), ondanks het feit dat de gemiddelde vakman inziet dat het vergeleken met het letterlijke kenmerk van de conclusie om een gelijkwaardig (gelijk werkend) kenmerk (element) gaat. Bij een afzonderlijke beschouwing van het equivalent (bijvoorbeeld of met het element ‘spijker’ ook ‘schroef’ bedoeld kan zijn) zal veel eerder sprake zijn van onduidelijkheid dan in een integrale benadering zoals in de gezichtspuntenleer, omdat in die integrale benadering bijvoorbeeld blijkt dat gezien de uitvindingsgedachte achter de woorden van de conclusie het voor iedereen duidelijk is dat met ‘spijker’ in feite een mechanisch verbindingsmiddel is bedoeld. 3.34 Besproken is al dat onjuist is dat art. 69 EOV en het Protocol een geïntegreerde benadering zou ‘voorschrijven’; in zoverre is de klacht tevergeefs. De benadering van het hof om equivalenten in stap 1 te ecarteren en vervolgens bij stap 2 te beoordelen is niet om die separatie al in strijd met genoemde bepalingen. Het feit dat andere ervaren octrooirechters in EOV-lidstaten, zoals het Engelse Supreme Court en het Duitse Bundesgerichtshof, ook een tweestapsbenadering hanteren, vormt daarvoor ook een aanwijzing. In art. 2 van het Protocol is bovendien niet bepaald dat ‘gelijkwaardige kenmerken (elementen)’ worden ingelezen, maar alleen dat dat met equivalenten ‘op passende wijze’ rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de beschermingsomvang en dat is wat anders, nu dat laatste betekent dat het ook niet ‘passend’ kan zijn om ‘equivalenten in te lezen’. 3.35 De klacht dat de tweestapsbenadering anders dan in stap 1 wordt beweerd niet het midden houdt tussen de twee uitersten bedoeld in art. 1 Protocol, lijkt mij ook niet terecht. Het hof heeft in rov. 6.4.1 overwogen dat de ‘letterlijke inbreuk’ tussen aanhalingstekens in stap 1 niet een uitleg behelst waarbij de beschermingsomvang strikt wordt bepaald door de letterlijke tekst van de conclusie, maar een ‘contextuele’ uitleg van de octrooiconclusies in het licht van onder meer de beschrijving en tekeningen vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. Daarbij heeft hof verwezen naar art. 69 lid 1 EOV en ‘het midden van art. 1 van het Protocol’. Het hof heeft met die laatste overweging bedoeld dat bij de eerste stap een uitleg wordt gegeven die ‘het midden’ houdt tussen de in art. 1 van het Protocol beschreven uitersten. 3.36 Aan Tinnus c.s. kan dus worden toegegeven dat volgens het hof ‘het midden’ al kan worden gevonden zonder daarbij equivalenten te betrekken. Maar daarmee komt de hofbenadering nog niet in strijd met art. 69 lid 1 EOV en het Protocol. Aan de klacht ligt de veronderstelling ten grondslag dat het hof de beschermingsomvang heeft bepaald zonder inachtneming van equivalenten in stap 1 en zo ‘het midden’ heeft gevonden.

GP42) en dat indien kenmerken 1.2 (en 1.3) (weer) in de conclusie worden opgenomen conform de suggestie van de Examiner (in 6.4 van prod. GP42) er sprake zou zijn van een geldig beroep op prioriteit en er geen nieuwheidsbezwaren meer resteren (onder verwijzing naar plta EA 95-96 en de partijdeskundige-verklaring van ir. Aalbers, prod. EP28 58-66). 3.94 Dat betekent volgens subonderdeel VII.2 dat de gemiddelde vakman die het verleningsdossier bestudeert onmiddellijk begrijpt dat het weer opnemen van kenmerk 1.2 (en 1.3) is gebeurd om aan de formele vereisten van het inroepen van het prioriteitsrecht te kunnen voldoen (waarmee openbaarmakingen gedaan gedurende het prioriteitsjaar, de in prod. GP42 genoemde publicaties D6 en D7, die bij niet-herstel van prioriteit tot niet-nieuwheid van het octrooi zouden hebben geleid, niet langer bezwaarlijk waren omdat deze van na de prioriteitsdatum dateren) en dat het dus niet ging om een opneming van deze kenmerken om een materieel nieuwheidsbezwaar te overwinnen. Nadat aan het formele prioriteitsbezwaar was tegemoet gekomen, resteerden geen nieuwheidsbezwaren meer. Het is daarom onjuist, althans onbegrijpelijk, dat de gemiddelde vakman hieruit zou kunnen afleiden dat het de bedoeling was van de octrooihouder om apparaten zonder kenmerk 1.2 (en zelfs equivalenten daarvan) buiten de reikwijdte van conclusie 1 van EP 948 te houden. 3.95 Dit alles klemt te meer, zo vervolgt het subonderdeel, nu uit CvA/CvE 59-60, MvA 5.38 en de bij het EOB ingediende derden-mededelingen van [verweerster] (prods. GP7 en GP43) blijkt dat ook [verweerster] zelf geen (direct) beroep op niet-nieuwheid deed, maar met name wees op het feit dat door het weglaten van kenmerken 1.2 en 1.3 Tinnus geen beroep meer kon doen op de ingeroepen prioriteit en op grond daarvan de (eigen) openbaarmakingen (D6, D7) van de uitvinding door Tinnus moesten leiden tot nietigheid wegens gebrek aan nieuwheid. 3.96 In de eerste plaats: het in 3.94 cursief weergegeven gedeelte tussen haakjes uit de klacht ‘(en zelfs equivalenten daarvan)’ lijkt feitelijke grondslag in het hofarrest te missen, omdat het hof niets specifiek over equivalenten heeft overwogen in rov. 6.11 (het is alleen zo dat de overweging staat onder het kopje: ‘Beschermingsomvang: geen equivalentie’). 3.97 In de tweede plaats: de inleiding van Onderdeel VII lijkt innerlijk tegenstrijdig met het hierna te bespreken subonderdeel VIII.1: Onderdeel VII beklaagt als onjuist/onbegrijpelijk de passage uit rov. 6.11 dat de gemiddelde vakman uit de verleningsgeschiedenis kan afleiden dat de bedoeling was om apparaten zonder kenmerk 1.2 buiten de reikwijdte van conclusie 1 te brengen, terwijl subonderdeel VIII.1 vooropstelt dat het hof over het hoofd zou hebben gezien dat de octrooihouder zich niet verzet tegen een inrichting zonder kenmerken 1.2 (en 1.3), omdat er anders sprake zou zijn van ‘file wrapper estoppel’: de octrooihouder zou dan een beschermingsomvang claimen waar hij teneinde octrooi te kunnen kringen uitdrukkelijk afstand van heeft gedaan. Subonderdeel VIII.1 spreekt de vooropstelling uit Onderdeel VII zodoende tegen; het is van tweeën één: uit de verleningsgeschiedenis volgt wel of niet dat kenmerk 1.2 voorhanden moet zijn om van inbreuk te kunnen spreken. Ik denk dat het hof op voldoende gemotiveerde wijze feitelijk heeft kunnen oordelen dat sprake is van het eerste, zoals ik zal uiteenzetten nu. 3.98 Dat brengt mij dan eerst bij de vooropstelling dat rov. 6.11 en 6.12 niet los van elkaar gezien kunnen worden, omdat de ‘goede grond’ voor de gemiddelde vakman om aan te nemen dat hier is gekozen voor een beperkte beschermingsomvang tot apparaten met kenmerk 1.2 uit rov. 6.11, in rov. 6.12 nader wordt gemotiveerd. In rov. 6.12 refereert het hof immers aan de door [verweerster] gegeven toelichting (dat kenmerk 1.2 is ingevoerd naar aanleiding van een nieuwheidsbezwaar) aan de hand van een beschrijving van de verleningsgeschiedenis. Het hof memoreert dat [verweerster] daartoe onbetwist heeft aangevoerd dat kenmerk 1.2 is ingevoerd naar aanleiding van een nieuwheidsbezwaar door op 17 november 2017 gewijzigde conclusies in te dienen met daarin kenmerk 1.2 en dat dat een reactie was op prod. GP42 (rapport van de Examiner van 2 oktober 2017), waarin is meegedeeld dat op dat moment sprake was van niet-nieuwheid. Was dat alleen een formeel niet-nieuwheidsbezwaar vanwege gebrek aan recht op prioriteit, zoals de klacht ingang wil doen vinden, of was dit (ook) een materieel nieuwheidsbezwaar volgens [verweerster]? Duidelijk dat laatste als we de stellingname van [verweerster] bij CvA/CvE 162-163 en 168-169 bezien, waarin [verweerster] aangeeft dat de gemiddelde vakman uit de verleningsgeschiedenis haalt dat sprake is van een technisch bewuste keuze voor deze beperking – en dat wijst als eerder gezegd op een materieel niet-nieuwsheidsargument. Ik citeer deze passages uit de CvA/CvE: ‘162. De beschrijving van EP ‘948 leert weliswaar dat de behuizing kan zijn voorzien van een meervoudig aantal gaten, maar in de conclusies wordt dit expliciet geclaimd. De beschrijving van EP ‘948 leert daarnaast verschillende manieren waarop de buizen aan de behuizing zouden kunnen worden bevestigd, maar de enige manier die in de conclusies wordt geclaimd is bevestiging van iedere holle buis (“each hollow tube”) aan de gaten in de behuizing. Aan de aanwezigheid van het meervoudig aantal gaten aan uiteinde B van de behuizing ligt de technisch bewuste keuze ten grondslag dat de holle buizen aan die verschillende gaten worden bevestigd. 163. Ook als er geen technisch bewuste keuze voor deze beperking (ten opzichte van de uitvindingsgedachte) in de formulering van de octrooiconlcusies zou bestaan, zou de vakman echter niet per definitie hoeven aan te nemen dat die beperktere formulering niet als een beperking van de beschermingsomvang is op te vatten. Als naast de beperkte formulering in de octrooiconclusie(s) acht wordt geslagen op het verleningsdossier, zal de vakman, althans iedere derde, vanwege de aard van de beperking en de wijze waarop die volgens het verleningsdossier heeft plaatsgevonden, de letterlijke bewoordingen van het octrooi niet aanmerken als een duidelijk onbedoelde beperking. [voetnoot verwijst op deze plaats naar de Permetrexed-zaak in eerste aanleg, ECLI:NL:RBDHA:2019:6017, rov. 4.16]. 168. Het feit dat de onafhankelijke conclusies tijdens de verlening uitdrukkelijk zijn beperkt tot waterballonvullers waarin each hollow tube is bevestigd aan een respectievelijk gat in de behuizing, vormt een sterke aanwijzing dat de octrooihouder geen bescherming heeft kunnen verkrijgen voor waterballonvullers waarin dat niet het geval is. Aan de beperking ligt een technisch bewuste keuze ten grondslag. Deze aanwijzing wordt versterkt door de manier waarop tijdens de verlening van EP ‘948 door de octrooihouder is gehandeld. Zoals gezegd claimden de conclusies 1 en 10 vlak voor verlening nog slechts de aanwezigheid van het meervoudig aantal gaten in de behuizing, niet de bevestiging van iedere buis aan één van die gaten. Dat de octrooihouder tegen het opnemen van deze beperking – na observaties van derde partijen – niet is opgekomen, is een verdere aanwijzing dat de octrooihouder alleen voor deze beperkte conclusies bescherming heeft willen zoeken. Let wel; het gaat hier niet om een gebrek aan basis – het betreft een element dat direct raakt aan de prioriteit en daarmee de geldigheid. 169. Derden mogen er om die reden vanuit gaan dat de octrooihouder slechts bescherming heeft gezocht voor varianten van waterballonvullers waarin de holle buizen op deze specifieke wijze zijn bevestigd. Andere mogelijkheden werden weliswaar beschreven, maar worden niet geclaimd en dus niet beschermd door EP ‘948.

Dat artikel bepaalt dat de rechter op vordering van degene die getroffen is door een voorlopige maatregel kan gelasten degene die om deze maatregel heeft gevraagd de door deze maatregel toegebrachte schade op passende wijze te vergoeden, onder meer indien wordt vastgesteld dat er geen inbreuk was gemaakt of dreigde. 6.72 Aan de voorwaarde dat er geen inbreuk was gemaakt of dreigde is in dit geval voldaan. Zuru heeft het beslag gelegd op basis van een gestelde inbreuk op de tien Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus. Zoals het hof hiervoor al heeft geoordeeld, vallen de waterballonvullers niet binnen de reikwijdte van de Gemeenschapsmodelrechten. Dat brengt mee dat het beslag op de waterballonvullers van [verweerster] niet kon worden gebaseerd op de Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus. Daar komt bij dat in de nietigheidsprocedure tegen Gemeenschapsmodel model 001431829-0001 onherroepelijk is vastgesteld dat dat model nietig is (zie hiervoor rechtsoverweging 3.15). 6.73 De vaststelling dat er geen inbreuk was of dreigde brengt volgens vaste rechtspraak mee dat de beslaglegger in beginsel aansprakelijk is voor de door het beslag toegebrachte schade. Uit die rechtspraak volgt de regel dat degene die een beslag legt op eigen risico handelt en, bijzondere omstandigheden daargelaten, de door het beslag geleden schade dient te vergoeden, indien het beslag ten onrechte blijkt te zijn gelegd, zulks ook in het geval dat hij, op verdedigbare gronden van het bestaan van zijn vorderingsrecht overtuigd, bij het leggen van het beslag niet lichtvaardig heeft gehandeld. Bijzondere omstandigheden die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen, zijn niet aangevoerd. 6.74 Het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Bayer/Richter dwingt ook niet tot afwijzing van aansprakelijkheid in dit geval. In het arrest heeft het Hof artikel 9 lid 7 van de handhavingsrichtlijn, waarvan artikel 1019g Rv de implementatie vormt, uitgelegd. Het Hof heeft geoordeeld dat het begrip ‘passende schadeloosstelling’ als bedoeld in die bepaling, aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling volgens welke een persoon niet wordt vergoed voor de schade die hij heeft geleden als gevolg van het feit dat hij niet heeft gehandeld zoals normaliter kan worden verwacht om zijn schade te voorkomen of te verminderen, en die in omstandigheden als die van het hoofdgeding ertoe leidt dat de rechter de eiser van voorlopige maatregelen niet veroordeelt tot vergoeding van de door deze maatregelen berokkende schade, ook al is het octrooi op grond waarvan die maatregelen waren gevorderd en toegewezen daarna nietig verklaard, mits die regeling de rechter in staat stelt om naar behoren rekening te houden met alle objectieve omstandigheden van de zaak, daaronder begrepen het gedrag van de partijen, zodat hij met name kan nagaan of de eiser geen misbruik heeft gemaakt van die maatregelen. Uit het oordeel dat de handhavingsrichtlijn zich niet verzet tegen een nationale regeling die ertoe leidt dat de rechter de eiser van voorlopige maatregelen onder omstandigheden niet veroordeelt tot schadevergoeding, volgt niet zonder meer dat de handhavingsrichtlijn zich wel verzet tegen een nationale regeling die ertoe leidt dat de rechter een beslaglegger onder andere omstandigheden wel veroordeelt tot schadevergoeding. De omstandigheden wijken af omdat het oordeel van het Hof betrekking heeft op de specifieke situatie dat de gelaedeerde niet heeft gehandeld zoals normaliter kan worden verwacht om zijn schade te voorkomen of te verminderen. Dat is niet aan de orde in de zaak tussen Tinnus c.s. en [verweerster] . Tinnus c.s. heeft niet aangevoerd dat [verweerster] niet heeft gehandeld zoals normaliter kan worden verwacht om zijn schade te voorkomen of te verminderen. Schade ten gevolge van brief, persberichten en beslag 6.75 [verweerster] heeft ook voldoende gesteld om aannemelijk te maken dat zij mogelijk schade heeft geleden ten gevolge van de brief aan Action, de persberichten en het beslag. Tussen partijen staat vast dat [verweerster] voorafgaand aan het optreden door Tinnus c.s. orders voor waterballonvullers heeft ontvangen van onder meer Action. Tinnus c.s. heeft bijvoorbeeld in paragraaf 21 van de conclusie van antwoord op eis in reconventie uitdrukkelijk gesteld dat een deel van de circa 100.000 waterballonvullers die door de douane zijn tegengehouden op het moment van binnenkomst in de Rotterdamse haven al was verkocht aan onder meer Action. De stelling dat die orders vervolgens zijn geannuleerd heeft [verweerster] onderbouwd met een verklaring van een account, die bevestigt dat voorheen geplaatste orders zijn geannuleerd en dat volgens de administratie van [verweerster] geen orders zijn uitgeleverd. Daarbij meldt de accountant specifiek dat niet is geleverd aan Action. Dat de accountant verder niet concreet heeft benoemd welke klant welke order heeft geannuleerd, is, anders dan Tinnus c.s. meent, onvoldoende om de stelling van [verweerster] te verwerpen. Dat er orders zijn geannuleerd volstaat voor verwijzing naar de schadestaatprocedure. De mate waarin orders zijn geplaatst en geannuleerd kan worden vastgesteld in die schadestaatprocedure. 6.76 Het feit dat de accountant de reden van annulering niet noemt in zijn verklaring, is ook onvoldoende om de causaliteit tussen het optreden van Zuru en de annuleringen in twijfel te trekken. Zoals het hof hiervoor al heeft vastgesteld, staat niet ter discussie dat afnemers in het algemeen huiverig zijn om een ‘besmet’ product te verhandelen en stuurde Zuru in de brief en persberichten er ook uitdrukkelijk op aan dat de klanten van [verweerster] de waterballonvullers van [verweerster] niet gingen verhandelen. Daarvan uitgaande, en mede gelet op het feit dat geen andere mogelijke oorzaken voor de annuleringen naar voren zijn gebracht, is voldoende aannemelijk dat de annuleringen het gevolg zijn van het optreden van Zuru. 6.77 Daar komt bij dat vast staat dat de persberichten zijn overgenomen in diverse media die worden gelezen door klanten en potentiële klanten van [verweerster] . Dat op zich is voldoende om aan te nemen dat de reputatie van [verweerster] is aangetast en dat zij dus mogelijk schade heeft geleden. 6.78 Wat betreft het douanebeslag heeft [verweerster] onder meer aangevoerd dat zij schade heeft geleden doordat zij opslagkosten heeft moeten maken, waaronder door de rederij in rekening gebracht ‘overliggeld’. Die opslagkosten heeft [verweerster] (gedeeltelijk) onderbouwd door overlegging van facturen als productie 35 en 54. Dat is voldoende voor verwijzing naar de schadestaatprocedure.

Mij lijkt een juiste lezing dat in stap 1 al een voorlopig midden kan worden gevonden (bijvoorbeeld als geen beroep op equivalentie wordt gedaan), maar dat dat midden, als equivalentie een rol speelt, nader kan worden aangevuld in stap 2, waarbij behalve naar technische equivalentie ook nog goed naar het evenwicht tussen rechtvaardige bescherming voor de octrooihouden en voldoende rechtszekerheid van derden moet worden gekeken, bijvoorbeeld aan de hand van het gezichtspunt uit Resolution/AstraZeneca, rov. 3.4.3, al aangehaald, dat de gemiddelde vakman een bepaalde formulering in de conclusies op zal vatten als een beperking van de beschermingsomvang. Het gaat gelet ook op de authentieke Engelse tekst van art. 1 Protocol bij ‘midden’ om een ‘position between these extremes’, dus om een positie tussen de twee uitersten, een figuurlijk het midden houden zodoende. Het is volgens mij duidelijk dat de benadering van het hof betekent dat de beschermingsomvang door de twee stappen samen wordt bepaald uiteindelijk, als equivalentie een rol speelt. 3.37 Voor zover aan de klachten de lezing ten grondslag ligt dat het hof in stap 2 de equivalenten separaat van de overige kenmerken van de conclusie zou willen beoordelen, mist dit lijkt mij feitelijke grondslag in de bestreden uitspraak. Weliswaar ligt de focus bij stap 2 op equivalenten, maar dat betekent niet dat het hof de equivalenten, in de woorden van de klacht, ‘geheel separaat en los’ van de overige kenmerken van het octrooi zou beoordelen in stap 2. Dat blijkt niet. 3.38 Het hof heeft stap 2 onder meer – in navolging van Bayer/Sandoz – in rov. 6.4.2 omschreven als het beantwoorden van de vraag of in de perceptie van de gemiddelde vakman de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, ruimte laten voor equivalenten, gelet op enerzijds een billijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden. Daaruit volgt al dat in stap 2 bij de beoordeling van de equivalentievraag de conclusies in hun geheel en in context (namelijk in het licht van de beschrijving en de tekeningen) worden beschouwd. Dat in stap 2 geen ruimte zou zijn voor het belangrijke gezichtspunt van de uitvindingsgedachte, zie ik al evenmin. Zoals besproken is een equivalentiebeoordeling zonder daarin te betrekken wat de ‘kern’ of ‘grap’ van de uitvinding (de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte) is, niet goed denkbaar en dat is eigenlijk zo vanzelfsprekend dat dat niet behoeft te worden uitgespeld, maar wordt ingelezen; het is inherent aan een equivalentiebeoordeling. Nu van separate beschouwing van equivalente kenmerken en niet (kunnen) letten op de uitvindingsgedachte geen sprake is in stap 2, is de benadering van het hof zodoende ook niet te ‘streng’, zoals de klacht ingang wil doen vinden. Niet moet worden vergeten dat een ‘terugval’ naar alleen de uitvindingsgedachte als maatstaf in plaats van gezichtspunt bij de vaststelling van de beschermingsomvang, waar de middel van Tinnus c.s. een beetje toe neigt, uitdrukkelijk als één van de ‘uitersten’ is verboden in het Protocol. 3.39 Het subonderdeel voert nog aan dat de onjuistheid van de benadering van het hof temeer klemt nu het bij de afzonderlijke beschouwing van de equivalentievraag in stap 2 tot uitgangspunt heeft genomen dat (een beroep op) equivalentie sowieso inhoudt dat sprake is van onduidelijkheid die in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Dat heeft het hof, zoals het onderdeel ook onderkent, echter niet in rov. 6.4, 6.4.1 of 6.4.2 geoordeeld, maar in rov. 6.10, zodat de klacht hier mij feitelijke grondslag lijkt te missen. De klacht wordt herhaald in onderdeel V gericht tegen rov. 6.10. 3.40 Subonderdeel II.5 klaagt dat in de benadering van het hof in feite geen, respectievelijk te weinig ruimte voor het ruime gezichtspunt van de uitvindingsgedachte zou bestaan. 3.41 Dat lijkt mij niet. Zoals hiervoor al in 3.26-3.27 en bij de bespreking van subonderdeel II.4 besproken, is er ook in de tweestapsbenadering van het hof bepaald ruimte voor het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte, zowel bij stap 1, als bij stap 2. Of en in welke mate gezichtspunten worden gehanteerd bij de bepaling van de beschermingsomvang is afhankelijk van factoren als de aard van het octrooi, de beschrijving van de uitvinding en het partijdebat. In de hofbenadering is dat niet miskend en daar strandt deze klacht op. 3.42 Subonderdeel II. 6 klaagt dat de tweestapsbenadering in strijd is met art. 69 EOV en het Protocol omdat uit de totstandkoming en de tekst van het Protocol zou blijken dat er sprake moet zijn van een (integrale) éénstapsbenadering. Uit de tekst van art. 2 van het Protocol en het feit dat art. 2 later is toegevoegd aan art. 1 blijkt dat de bedoeling is dat art. 2 wordt meegenomen bij het vinden van het midden van de twee uitersten conform art. 1 van het Protocol. De toevoeging maakt expliciet wat vóór de toevoeging reeds impliciet tot art. 1 van het Protocol behoorde. Er is geen verruiming van de beschermingsomvang mee bedoeld te creëren. 3.43 Het lijkt mij op zich juist dat ook bij de bepalen van de beschermingsomvang in het equivalentiebereik een midden moet worden gevonden tussen de uitersten die art. 1 Protocol beschrijft, maar dat dwingt niet tot een eenstapsbenadering bij het vaststellen van die beschermingsomvang, zoals hiervoor al is besproken. De totstandkomingsgeschiedenis verandert dat niet – de klacht licht onvoldoende toe waarom dat zo zou zijn. 3.44 Ter illustratie laat ik hier nog Lord Neuberger uit de Engelse Pemetrexed-zaak aan het woord. Art. 2 van het Protocol maakt volgens hem duidelijk dat ‘there is at least potentially a difference between interpreting a claim and the extent of protection afforded by a claim’. Hij onderscheidt het bepalen van de beschermingsomvang uitdrukkelijk in twee verschillende exercities: eerst het bepalen van de betekenis van de octrooiconclusies door middel van uitleg en vervolgens het bepalen van de beschermingsomvang waarbij equivalenten aan bod komen. De equivalentievraag is volgens hem geen uitlegvraag, maar komt juist pas aan bod als de uitleg is afgerond. De ratio van een equivalentiedoctrine is volgens hem namelijk dat de octrooihouder een beroep kan doen op een ruimere beschermingsomvang dan volgt uit de conclusies zoals uitgelegd volgens de normale uitlegregels. Neuberger ziet equivalentie dus op grond van de tekst van het Protocol uitdrukkelijk wel als een (potentiële) verruiming van de beschermingsomvang. Ook daarvan zie ik niet dat dat in strijd zou zijn met het Protocol. 3.45 Mij lijkt zoals gezegd juridisch niet relevant of de beschermingsomvang in één of twee stappen wordt bepaald, het zijn in mijn optiek allebei op zich valide hulpmiddelen voor het vaststellen van de beschermingsomvang. Wel relevant is of bij het bepalen daarvan de grenzen uit art. 69 lid 1 EOV, zoals ingevuld door het Protocol, in acht worden genomen. De klacht treft geen doel. 3.46 Subonderdeel II.8 (subonderdeel II.7 bevat geen klacht) klaagt, als ik het goed zie, dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de octrooiconclusies in het licht van ‘onder meer’ de beschrijving en de tekeningen moeten worden uitgelegd. Nu art. 69 lid 1 EOV alleen de beschrijving en tekeningen noemt die bij de uitleg van octrooiconclusies in aanmerking moeten worden genomen, is er dus niet ‘meer’ om hierbij mee te nemen, zodat ‘onder meer’ onjuist is.. 3.47 Na de voorgaande bespreking zal duidelijk zijn dat ik dit niet zie opgaan. Hoewel art. 69 lid 1 EOV inderdaad alleen de beschrijving en de tekeningen noemt, zijn er zoals gezegd volgens vaste rechtspraak verschillende gezichtspunten die bij de uitleg in aanmerking kunnen worden genomen, zoals het belangrijke gezichtspunt van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte.

In het licht van bovenstaande en de rechtszekerheid voor derden dient enige onduidelijkheid over de reikwijdte van de octrooiconclusies van EP ‘948 voor rekening te komen van Tinnus[.] De [verweerster] waterballonvuller maakt geen inbreuk.’ [Onderstrepingen A-G] 3.99 Het hof heeft dit kennelijk en niet onbegrijpelijk in cassatie-technische zin opgevat als een door [verweerster] gedaan beroep op een materieel niet-nieuwheidsbezwaar – en althans niet alléén een louter formeel niet-nieuwheidsbezwaar vanwege het geen beroep kunnen doen op recht van prioriteit, alhoewel dat laatste ook wordt genoemd in de argumentatie van [verweerster] . Dat is gelet op deze citaten goed te volgen, nu [verweerster] daarin bij herhaling aangeeft dat de gemiddelde vakman uit de verleningsgeschiedenis af zou leiden dat sprake is van een technische bewuste keuze voor kenmerk 1.2 (en 1.3), hetgeen niet is weersproken vervolgens door Tinnus c.s. en waaromtrent het hof vervolgens overweegt in rov. 6.12 dat het bij die stand van zaken op de weg van Tinnus c.s. had gelegen om toe te lichten waarom een derde die hierop afgaat desondanks er niet op zou mogen vertrouwen dat kenmerk 1.2 een essentieel element was van de geclaimde uitvinding, welke toelichting niet is gegeven. Dit valt in gangbaar octrooirechtelijk vakjargon samen te vatten als dat de gemiddelde vakman dit zou begrijpen als: ‘disclosed [in de beschrijving] but not claimed [in de conclusies] is disclaimded’. Dan is de ruimte voor equivalentie danig ingeperkt, zo niet academisch, zoals het hof hier vervolgens oordeelt. 3.100 Hier stuiten de klachten van Onderdeel VII al integraal op af. Het feitelijke oordeel zou in mijn ogen best anders hebben kunnen zijn in de zin dat de beschermingsomvang in het equivalentiebereik er hier in concreto wel zou zijn; het hof laat die ruimte ook: ‘in beginsel’, maar oordeelt dat het bij de door [verweerster] met een beroep op de verleningsgeschiedenis geschetste stand van zaken op de weg van de octrooihouder had gelegen om toe te lichten waarom dan en – constaterend dat die toelichting niet is gegeven – heeft vervolgens bescherming in het equivalentiebereik met betrekking tot kenmerk 1.2 afgewezen. Een feitelijk oordeel in tegenovergestelde zin met een ruimer gewicht voor de uitvindingsgdachte zoals de octrooihouder in deze zaak bepleit is zeker niet ondenkbaar, maar juridisch fout of onbegrijpelijk is het niet wat het hof hier heeft gedaan in rov. 6.11 en 6.12 en in cassatie is geen plaats voor een afwijkend feitelijke oordeel. 3.101 Het onderdeel faalt verder nog in zoverre nu het citaat uit de tweede opinie van ir. Aalbers in de klacht alleen ziet op kenmerk 1.3 (‘a plurality of hollow tubes (16), wherein each hollow tube (16) is attached to a respective hole of said plurality of holes (26)’) en niet op kenmerk 1.2 (comprising an opening at a first end (A) and a plurality of holes (26) at a second end (B)’); het citaat in voetnoot 25 van de PI in cassatie uit ir. Aalbers’ opinie ziet immers op herintroductie van ‘the restriction to the tubes being attached to respective holes on formal grounds, not substantive grounds’ en dat refereert niet aan kenmerk 1.2, maar aan kenmerk 1.3. Het hof heeft dat blijkens rov. 6.13 ook zo beoordeeld: ‘Dat betoog [dat de beperking van de bevestiging van de buizen aan de respectieve gaten niet is toegevoegd op grond van een nieuwheidsbezwaar, A-G] heeft betrekking op het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het genoemde meervoudig aantal gaten (kenmerk 1.3) in plaats van het kenmerk dat de behuizing een opening aan een eerste kant en een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant omvat (kenmerk 1.2). Ook voor kenmerk 1.3 geldt dat het onderdeel was van conclusie 1 van de aanvraag en tijdens de verleningsprocedure eerst werd verwijderd. Dat, na de invoering van kenmerk 1.2, conclusie 1 nog verder is beperkt door ook kenmerk 1.3 opnieuw in te voegen en dat die latere toevoeging van kenmerk 1.3 samenhangt met een bezwaar van toegevoegde materie in de zin van artikel 123 lid 2 EOV, verandert niets aan de conclusies die de gemiddelde vakman kan trekken uit de invoering van kenmerk 1.2.’ De plta EA 95, waar in de PI voetnoot 25 naar wordt verwezen, gaat ook over ‘de technische beperking van de bevestiging van de holle buizen aan respectieve gaten’ – kenmerk 1.3 dus; rov. 6.11 ziet alleen op kenmerk 1.2, over de toevoeging waarvan [verweerster] in feitelijke instanties als hiervoor uiteengezet heeft aangevoerd dat die is gedaan omdat de uitvinding anders materiële nieuwheid zou ontberen. 3.102 Op het betoog van Tinnus c.s. over de reden van de toevoeging van kenmerk 1.3 heeft het hof bovendien gerespondeerd in rov. 6.13 (waarover niet in Onderdeel VII wordt geklaagd) met als oordeel dat dit niets verandert aan de conclusies die de gemiddelde vakman kan trekken uit de toevoeging van kenmerk 1.2. Onderdeel VIII: vervolg beoordeling inbreuk in het equivalentiebereik (tweede stap) 3.103 Onderdeel VIII beklaagt rov. 6.9-6.13 om een reeks aan verdere gedetailleerde redenen als onjuist en/of onvoldoende begrijpelijk. Het onderdeel bevat nogal wat herhalingen van zetten, zoals ik hierna zal toelichten. 3.104 Wat de klachten in de kern lijken te bedoelen is dat zelfs als het al zo zou zijn (hetgeen overigens wordt bestreden) dat de gemiddelde vakman uit de verleningsgeschiedenis afleidt dat kenmerk 1.2 voorhanden moet zijn, dat dit niet wil zeggen dat dan niet meer naar een equivalent voor kenmerk 1.2 gekeken zou kunnen worden bij de inbreukvraag. Dat laatste heeft het hof ten onrechte nagelaten te onderzoeken met een onterecht beroep op rechtszekerheid voor derden, is in wezen de portee van de hierbedoelde klachten. 3.105 Daargelaten dat uit de bespreking van Onderdeel VII volgt dat het hof zijn oordeel heeft gebaseerd op een door [verweerster] (ook) gedaan beroep op materiële niet-nieuwheid als reden voor (her)opneming van kenmerk 1.2 (niet alleen op repareren van een geldig beroep op prioriteitsrechten en ecartering van toegevoegde materie), zodat de klachten van Onderdeel VIII die ervan uitgaan dat alleen sprake is van formele nietigheid hier al om die reden niet opgaan, lijkt mij het volgende redengevend voor verwerping van de hoofdlijn uit Onderdeel VIII. In het aangevallen hofoordeel ligt besloten dat en waarom er in beginsel, zoals het hof uitdrukkelijk overweegt, geen ruimte is voor equivalentiebescherming hier, gelet op hetgeen [verweerster] volgens het hof heeft aangevoerd over hetgeen de gemiddelde vakman omtrent kenmerk 1.2 uit de verleningsgeschiedenis zou afleiden. Dat is op zichelf een aanvaard gezichtspunt, zo is hiervoor besproken, gelet op het al aangehaalde Resolution/AstraZeneca-arrest, rov. 3.4.3. Daartegen is volgens het hof door Tinnus c.s. onvoldoende ingebracht/toegelicht om te kunnen aannemen dat die ruimte voor equivalentiebescherming er hier niettemin wèl zou zijn, terwijl dat volgens het hof (procedureel) wel op hun weg lag. Daarin ligt besloten dat het hof op deze processuele gronden aanneemt dat gelet op de rechtszekerheid van derden geen ruimte bestaat voor equivalente bescherming ten aanzien van kenmerk 1.2. Het hof heeft blijkens rov. 6.14 de overige argumentatie pro equivalentie van Tinnus c.s. gewogen, maar te licht bevonden (‘De overige argumenten die Tinnus c.s. heeft aangevoerd in het kader van haar beroep op equivalentie kunnen niet leiden tot een andere conclusie.’) en heeft in rov. 6.15 aangegeven waarom hier geen sprake is van een pioniersuitvinding die een ruimere beschermingsomvang rechtvaardigt. 3.106 Daar ketsen alle klachten van Onderdeel VIII op af. Ik zou het daar bij kunnen laten, maar laat de uitvoerige deelklachten uit Onderdeel VIII nu meer in detail de revue passeren. 3.107 Subonderdeel VIII.1 klaagt dat het hof over het hoofd heeft gezien dat de octrooihouder zich niet verzet tegen het apparaat van [verweerster] omdat het kenmerk 1.2 (en 1.3) niet vertoont, maar omdat het op equivalente wijze aan kenmerk 1.2 (en 1.3) voldoet.

Anders dan het hof in rov. 6.11 heeft overwogen gaat het er volgens Tinnus c.s. om of er een goede grond bestaat voor de vakman om te denken dat de bescherming van (onder meer) conclusie 1 zich beperkt tot de letterlijke uitleg van woorden van kenmerk 1.2 (en 1.3) en niet ook equivalenten omvat. Het is volgens het onderdeel juist dat de vakman uit de gang van zaken (in beginsel) kan afleiden dat het de bedoeling was apparaten zonder kenmerk 1.2 (en 1.3) buiten de reikwijdte van conclusie 1 van EP 948 te brengen, maar de octrooihouder vraagt in dit geval helemaal geen bescherming voor een apparaat dat niet aan kenmerk 1.2 (en 1.3) voldoet. 3.108 Ik wees in 3.97 al op dat subonderdeel VIII.1 de vooropstelling uit Onderdeel VII tegenspreekt. De klacht mist feitelijke grondslag, nu het hof in rov. 6.11 en 6.12 heeft geoordeeld dat er in de ogen van de gemiddelde vakman gelet op de verleningsgeschiedenis en als toegelicht door [verweerster] goede grond bestaat voor een in beginsel beperking van de beschermingsomvang tot apparaten met het kenmerk 1.2 dat de behuizing een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant bevat. In dat oordeel ligt besloten dat equivalenten van genoemd kenmerk in beginsel níet onder de beschermingsomvang vallen – daartoe is hier in de ogen van het hof gelet op hetgeen [verweerster] terzake heeft aangevoerd onvoldoende toelichting gevolgd van de kant van de octrooihouder. In de rov. 6.9-6.15 is immers blijkens het kopje boven deze overwegingen de beschermingsomvang in het equivalentiebereik in beoordeling. Voor het geval de klacht zou hinten op de inmiddels niet meer aangehangen afstandsleer, is de klacht eveneens tevergeefs. 3.109 Een eerste herhaling van zetten volgt in subonderdeel VIII.2 met de klacht dat wanneer het hof in rov. 6.11 inderdaad wel heeft geoordeeld dat de vakman goede grond had om aan te nemen dat apparaten die op equivalente wijze aan kenmerk 1.2 voldoen niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, dat onjuist althans onvoldoende begrijpelijk is. Daartoe wordt in de klacht in wezen verwezen naar Onderdeel VII en dat kan niet tot cassatie leiden om de bij de bespreking daarvan aangegeven redenen. 3.110 Subonderdeel VIII.3 vervolgt met de klacht dat zelfs niet begrijpelijk is waarom het opnemen van een beperking om aan een (echt materieel) nieuwheidsbezwaar tegemoet te komen, zou betekenen dat producten die een equivalente uitvoering van die beperking in beginsel buiten de beschermingsomvang vallen. Dat is namelijk geheel afhankelijk van de (omvang van de) beperking die moet worden opgenomen om nieuwheid te creëren. Als het opnemen van de beperking van kenmerk 1.2 in zo’n (hypothetisch) geval tot nieuwheid zou leiden, valt niet (zonder meer) in te zien waarom dat niet het geval zou zijn voor een equivalente uitvoering daarvan. Dit zou (alleen) het geval kunnen zijn indien de equivalente uitvoering van kenmerk 1.2 al bekend was, dan wel een niet-inventieve variant van de stand van de techniek was. Dat is hier niet het geval en dat staat in cassatie vast, aangezien aan het vierde vereiste van het Pemetrexed-arrest is voldaan (onder verwijzing naar het sokkenvoorbeeld in BIE 30 november 2007, p. 632, 2e alinea). 3.111 Met het oordeel in rov. 6.11 dat de gemiddelde vakman uit de verleningsprocedure in beginsel kan afleiden dat het de bedoeling was apparaten zonder kenmerk 1.2 buiten de reikwijdte van conclusie 1 van EP 948 te brengen is, als gezegd, ook geoordeeld dat equivalenten van dat kenmerk er in beginsel buiten vallen. Dat is feitelijk en niet onbegrijpelijk en met ‘in beginsel’ heeft het hof aangegeven dat onder omstandigheden bepaalde equivalenten van kenmerk 1.2 desalniettemin onder de beschermingsomvang van het octrooi kunnen vallen. Alleen hebben Tinnus c.s. dat hier, gelet op het betoog van [verweerster] over wat de gemiddelde vakman uit de verleningsgeschiedenis zou destilleren, naar het feitelijke oordeel van het hof onvoldoende handen en voeten gegeven. De stelling dat aan het vierde Pemetrexed-vereiste zou zijn voldaan, mist bovendien feitelijke grondslag, zoals hiervoor besproken in 3.85. De klacht is tevergeefs. 3.112 Subonderdeel VIII.4 vervolgt dat uit prod. GP42 blijkt dat de Examiner heeft voorgesteld om kenmerk 1.2 (en 1.3) op te nemen om de prioriteitsaanspraak te herstellen. Deze kenmerken waren immers opgenomen in de prioriteitsdocumenten, waardoor het nieuwheidsbezwaar dat was gebaseerd op de tussentijdse stand van de techniek in het prioriteitsjaar, zou komen te vervallen bij het weer toevoegen van die kenmerken. Uit het bericht van de Examiner blijkt dat het hier in wezen om precies dezelfde formele beperking ging als in de Pemetrexed-zaak, waarin een toegevoegde materie kwestie (art. 123 lid 2 EOV) gerepareerd moest worden, omdat de ruimere door de octrooihouder tijdens de verlening geformuleerde tekst niet (letterlijk) in de oorspronkelijke aanvrage voorkwam. Dat betekende echter in die zaak niet dat de gemiddelde vakman op grond daarvan goede grond had om aan te nemen dat de octrooihouder met die beperking ook equivalenten van die beperking (die in de oorspronkelijke aanvrage stonden) buiten de beschermingsomvang van het octrooi heeft willen brengen. Het onderdeel klaagt dat niet begrijpelijk is waarom in deze zaak waarin voor (in wezen) dezelfde formele redenen een beperking wordt aangebracht teneinde beroep op prioriteit te kunnen doen – waarvoor dezelfde ‘nieuwheidstest’ wordt gehanteerd als bij art. 123 lid 2 EOV – de vakman goede grond zou hebben om aan te nemen dat de octrooihouder de equivalente uitvoeringen buiten de beschermingsomvang heeft willen laten. 3.113 Ook deze klacht is tevergeefs. Het onderdeel probeert een parallel te trekken met de ‘added matter’ kwestie uit de Pemetrexed-zaak, maar dat lijkt mij het punt niet. De klacht stuit andermaal af op het feitelijke en niet onbegrijpelijke oordeel in rov. 6.11-6.12 dat Tinnus c.s. niet hebben toegelicht waarom de derde hetgeen deze ‘in beginsel’ hier uit het verleningsdossier zou afleiden, in dit geval in afwijking daarvan niet zou mogen doen voor equivalenten van kenmerk 1.2. De parallel met de toegevoegde materiekwestie uit Permetrexed raakt niet aan dat oordeel en maakt dat zodoende niet anders. Bovendien hebben we bij de bespreking van Onderdeel VII gezien dat [verweerster] ook heeft aangevoerd dat sprake was van materieel nieuwheidsgebrek, omdat kenmerk 1.2 is ingegeven door een technisch bewuste keuze (zie hiervoor in 3.98-3.99). Daar stuit de klacht op af. 3.114 Een tweede herhaling van zetten volgt in subonderdeel VIII.5 met motiveringsklachten tegen de passage in rov. 6.12 dat [verweerster] aan de hand van een beschrijving in de verleningsgeschiedenis heeft toegelicht dat kenmerk 1.2 is ingevoerd naar aanleiding van een nieuwheidsbezwaar. De klacht betoogt hetzelfde als in Onderdeel VII, dat dat dat niet zo ongeclausuleerd is gesteld door [verweerster] en dat als dat wel het geval is, dit duidelijk strijdig zijn met het bericht van de Examiner (prod. GP42), onder verwijzing naar CvA/CvE 60, 62 en MvA 5.38. In 3.98-3.99 is besproken dat [verweerster] (ook) heeft aangevoerd dat sprake was van een materieel nieuwheidsbezwaar, nu kenmerk 1.2 is ingegeven door een technische bewuste keuze, waartegen naar het feitelijke en niet onbegrijpelijke hofoordeel door Tinnus c.s. te weinig tegen is ingebracht. Daar loopt deze deelklacht op stuk. 3.115 Ook subonderdeel VIII.6 is in wezen een herhaling van zetten die niet tot cassatie kan leiden op grond van wat hiervoor al is besproken. Het klaagt over de passage in rov. 6.12 dat het op de weg van Tinnus c.s. had gelegen om toe te lichten waarom een derde er desondanks niet op zou mogen vertrouwen dat kenmerk 1.2 een essentieel element is van de uitvinding. Dat is volgens de klacht om de onder onder a) tot en met e) gegeven redenen onjuist althans onvoldoende begrijpelijk, maar mist opnieuw de kern van het hofoordeel in rov.

6.11 en 6.12 dat het hof op processuele gronden oordeelt dat [verweerster] heeft aangegeven wat uit de verleningsgeschiedenis te halen is – hiervoor al een aantal keer aangegeven, hetgeen het oordeel rechtvaardigt dat de beschermingsomvang hier ‘in beginsel’ is beperkt tot voortbrengsels voorzien van kenmerk 1.2, waartegenover Tinnus c.s. onvoldoende hebben toegelicht om te kunnen oordelen dat een derde dat anders zou moeten zien, terwijl dat bij die stand van zaken wel op hun weg had gelegen. Daar lopen de klachten op stuk. 3.116 Nog niet (integraal) is aan de orde geweest in de voorafgaande bespreking hetgeen subonderdeel VIII.6 onder e) aanvoert (in feite een aanloop naar subonderdeel VIII.7, waar deelklacht VIII.6.e) ook naar verwijst) onder verwijzing naar MvG 166-167 en 179 die een ‘meer dan voldoende toelichting’ zouden bieden waarom de derde, ondanks dat deze in beginsel uit de verleningsprocedure kan afleiden dat apparaten zonder (equivalent van) kenmerk 1.2 niet onder de beschermingsomvang vallen, erop zou mogen vertrouwen dat equivalenten van kenmerk 1.2 wél onder de beschermingsomvang van het octrooi zijn begrepen. 3.117 Deze klacht lijkt mij ook geen doel te kunnen treffen. Na een parafrase van het Pemetrexed-arrest in MvG 166-167, is in MvG 179 aangevoerd dat er geen sprake is van strijd met de redelijke rechtszekerheid van derden omdat er ‘nergens enige grond, laat staan rechtvaardiging te vinden [valt] voor de gedachte dat Tinnus c.s. deze equivalent [het equivalent van kenmerk 1.2 in het product van [verweerster] ] niet onder de beschermingsomvang van haar Octrooi wenste te brengen’. Dat doet onvoldoende af aan de aangevallen hofbeslissing in rov. 6.11 en 6.12: MvG 179 bevat geen (specifieke) toelichting waarom de derde, ondanks dat hij in beginsel uit de verleningsprocedure kan afleiden dat equivalenten van kenmerk 1.2 niet onder de beschermingsomvang vallen, er niet op mocht vertrouwen dat kenmerk 1.2 een essentieel element is van de geclaimde uitvinding. De klacht voert aan dat dit een voldoende toelichting is gezien hetgeen over en weer in de procedure is gesteld over kenmerk 1.2, maar licht dat verder niet toe en dit maakt het hofoordeel ook in het licht van deze stellingen niet onbegrijpelijk. 3.118 De klachten stuiten op het voorgaande af. 3.119 Subonderdeel VIII.7 richt een motiveringsklacht tegen het oordeel in rov. 6.12 dat Tinnus c.s. niet hebben toegelicht waarom een derde er desondanks niet op mochten vertrouwen dat kenmerk 1.2 een essentieel element van de uitvinding was als bedoeld in het laatste deel van rov. 6.12. Het subonderdeel doet dit aan de hand van het van het gevoerde partijdebat en dit bevat in de kern opnieuw grotendeels een herhaling van zetten. 3.120 Het oordeel is niet onbegrijpelijk om de opgevoerde redenen, omdat hierin niet wordt ingegaan op hetgeen hiervoor in 3.98-3.99 is besproken, te weten dat [verweerster] heeft gesteld dat met betrekking tot kenmerk 1.2 sprake is van een technisch bewuste keuze voor ‘a plurality of holes at a second end (B)’. Daar is in de in de klacht genoemde passes uit de gedingstukken van Tinnus c.s. niets voldoende kenbaars tegen ingebracht (de klacht verwijst naar CvA/CvE 67-69,148-158 (en adiëert dus niet CvA/CvE 162 en 168-169, vgl. nogmaals het hiervoor besprokene in 3.98-3.99), de partij-deskundigeverklaring van ir. Hart (prod. GP 11) en opnieuw de al eerder besproken plaatsen in het tweede partij-deskundigerapport van ir. Aalbers (prod. EP 28), nu met de losse opmerking dat hetgeen daarin over kenmerk 1.3 wordt gesteld ook opgaat voor kenmerk 1.2, plta EA [verweerster] 7.17, 7.18 en 7.20, plta EA Tinnus c.s. 29, MvG 170 en MvA 51 en 5.38). Het hof heeft in wezen heel basaal geoordeeld dat op grond van hetgeen [verweerster] had aangevoerd over het op grond van de verleningsgeschiedenis in beginsel duidelijk zijn voor een derde dat een voortbrengsel zonder kenmerk 1.2 niet onder de beschermingsomvang valt, het op de weg van Tinnus c.s. had gelegen om toe te lichten waarom de derde er desondanks niet op mocht vertrouwen dat kenmerk 1.2 een essentieel kenmerk was (waarmee bedoeld is, gelet op het kopje waaronder deze oordelen zijn gegeven, dat het hof een toelichting van Tinnus c.c. heeft gemist waarom hier desondanks wel ruimte zou zijn voor bescherming van equivalenten van kenmerk 1.2). Daar komt bij dat [verweerster] wél heeft betoogd dat zij erop mocht vertrouwen dat haar equivalente uitvoering geen inbreuk maakt, zo bijvoorbeeld in CvA/CvE 57 en het meest uitdrukkelijk in MvA 5.38 waarin [verweerster] heeft benadrukt dat Tinnus c.s. uitsluitend heeft gekozen voor bescherming van de uitvoeringsvormen waarin het tweede uiteinde van de behuizing is voorzien van een meervoudig aantal gaten (kenmerk 1.2) en dat er, kort gezegd, van inbreuk bij wege van equivalentie geen plaats is en het inbreukverbod moet worden afgewezen. In zoverre mist het onderdeel ook feitelijke grondslag. 3.121 De voortbouwende klacht uit subonderdeel VIII.8 dat voor zover het hof in rov. 6.13 heeft geoordeeld dat Tinnus c.s. niet hebben gesteld dat kenmerk 1.2 niet is toegevoegd op grond van een materieel nieuwheidsbezwaar en het hof er dus vanuit gaat gelet op de stellingen van [verweerster] dat er sprake is van een (materieel) nieuwheidsbezwaar, dit oordeel onjuist respectievelijk onbegrijpelijk is op grond van hetgeen in de Onderdelen I en IV-VII is aangevoerd. 3.122 De klachten uit de genoemde onderdelen gaan niet op, zoals besproken, maar de klacht mist bovendien feitelijke grondslag, omdat in rov. 6.13 is geoordeeld over de toevoeging van kenmerk 1.3 en dat hetgeen Tinnus c.s. daarover hebben aangevoerd niets verandert aan de conclusies die de gemiddelde vakman kan trekken uit de invoering van kenmerk 1.2. Dat behelst geen oordeel dat Tinnus c.s. niet hebben gesteld dat kenmerk 1.2 niet is toegevoegd op grond van een materieel nieuwheidsbezwaar. Ook subonderdeel VIII.8 is zodoende tevergeefs voorgesteld. Onderdeel IX: overige equivalentie-argumenten versus gebrek aan rechtszekerheid 3.123 Onderdeel IX klaagt dat rov. 6.14 onjuist en/of onvoldoende begrijpelijk is in het licht van wat in Onderdelen I en IV-VIII is aangevoerd – dat ketst al af op het niet slagen van die klachten – en vanwege de volgende redenen. In rov. 6.14 oordeelt het hof dat de overige argumenten van Tinnus c.s. pro equivalentie, met inbegrip van de stellingname dat sprake zou zijn van een pioniersuitvinding, niet tot een andere conclusie leiden, omdat die niet opwegen tegen het in rov. 6.9-6.13 geoordeelde gebrek aan rechtszekerheid voor derden. Ik citeer hier rov. 6.14: ‘De overige argumenten die Tinnus c.s. heeft aangevoerd in het kader van haar beroep op equivalentie kunnen niet leiden tot een andere conclusie. Haar betoog dat de wijze waarop de vloeistof en druk in de waterballonvuller van [verweerster] worden verdeeld over de buizen in technisch opzicht equivalent is aan kenmerk 1.2 en dat het vanuit het oogpunt van een billijke bescherming van de octrooihouder passend is om de afwijkende constellatie van behuizing en buizen onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen, mede omdat sprake is van een pionier-uitvinding, weegt niet op tegen het hiervoor geconstateerde gebrek aan redelijke rechtszekerheid.’ 3.124 Subonderdeel IX.1 bevat andermaal een herhaling van zetten over de verleningsgeschiedenis met als kern dat het alleen maar om een reparatie van een formeel nieuwheidsgebrek zou gaan, hetgeen ‘volstrekt’ onbegrijpelijk zou maken dat de afweging van het hof in het nadeel van Tinnus moet uitvallen. Dat zou te meer gelden nu het hier om een pioniersuitvinding zou gaan met groot commercieel succes, waarbij het hof niet op kenbare wijze het aspect heeft betrokken van een billijke bescherming voor de octrooihouder volgens art. 69 lid 1 EOV en het Protocol. 3.125 Natuurlijk is in rov. 6.14, als onderdeel van hetgeen het hof in rov.

6.9-6.15 overweegt, wel sprake van een (feitelijke) afweging van de billijke bescherming van de octrooihouder tegen de redelijke mate van rechtszekerheid van derden. Het hof waardeert in rov. 6.14 het belang van Tinnus c.s. ‘vanuit het oogpunt van een billijke bescherming van de octrooihouder’ als onvoldoende opwegend tegen het belang van redelijke rechtszekerheid van derden. De eerste reeks motiveringsklachten van het subonderdeel zijn een herhaling van de klachten uit Onderdelen IV-VIII die hiervoor als tevergeefs voorgesteld zijn besproken. 3.126 Ook het aspect van de gestelde pioniersuitvinding is meegewogen, maar dat weegt naar het feitelijke oordeel van het hof niet op tegen het gebrek aan rechtszekerheid, een feitelijk en niet onbegrijpelijk oordeel; de klacht licht ook niet toe waarom het pioniersuitvindingsaspect hier tot een onbegrijpelijke afweging heeft geleid. Het is goed te volgen hoe het hof de afweging heeft gemaakt; van een absolute bescherming van de octrooihouder is geen sprake in ons recht, er moet een evenwicht gevonden worden. Dat die afweging ook anders had kunnen uitvallen, kan in cassatie niet leiden tot een onbegrijpelijkheidsoordeel. 3.127 De klachten stuiten op het voorgaande af. 3.128 Subonderdeel IX.2 klaagt dat het zogenoemde ‘secondary indicium’ van het commerciële succes van het product van de octrooihouder niet (op kenbare wijze) in de afweging is betrokken, onder verwijzing naar de plta EA 32. Zo’n succes kan een aanwijzing zijn voor inventiviteit ‘en derhalve (mogelijk) [voor] een ruimere beschermingsomvang’, aldus de klacht. 3.129 De stelling over het commerciële succes van de ‘Bunch O’Balloons’ van Tinnus c.s. is in een andere context betrokken dan nu wordt aangegeven, te weten in het kader van de beschrijving van [verweerster] ’ beweerdelijke inbreukmakende ballonvuller (het kopje boven plta EA 32 luidt: ‘De [verweerster] Waterballonvuller – een beschrijving’) en dus niet in het kader van de beschermingsomvang van het octrooi van Tinnus. Zodoende hebben Tinnus c.s. ter aangehaalde plaatse niet stelling ingenomen dat het commerciële succes een aanwijzing is voor een grote mate van inventiviteit en van een ruimere beschermingsomvang. De klacht mist in zoverre feitelijke grondslag. 3.130 Daar komt nog bij dat voor een succesvol beroep op het meewegen van commercieel succes in het kader van een beroep op een ruimere beschermingsomvang (voldoende specifiek) moet worden gesteld dat het commerciële succes te herleiden is tot het technische karakter van de uitvinding en dat is niet gebeurd hier. 3.131 Onderdeel IX is daarmee tevergeefs voorgesteld. Onderdeel X: beroep op pioniersuitvinding 3.132 Onderdeel X richt in drie subonderdelen klachten tegen rov. 6.15, de additionele ‘uitsmijter’ van het hof dat niet aan de voorwaarden is voldaan voor toekenning van een ruime beschermingsomvang aan ‘pioniersuitvindingen’, omdat Tinnus c.s. niet hebben aangevoerd dat apparaten zonder kenmerk 1.2 niet voorzienbaar waren. Zoals het hof ook in voetnoot 3 aangeeft, is dat het criterium uit rov. 4.2.6 uit het AGA/Occlutech-arrest: ‘(…) voor het toekennen van een ruime beschermingsomvang aan een "pioniersuitvinding" bestaat dan grond, indien de toepassingsmogelijkheden van de vinding, als gevolg van het sterk vernieuwende karakter daarvan, door de opsteller van het octrooischrift niet volledig kunnen worden voorzien en overzien en, als gevolg daarvan, daarin ook niet afdoende kunnen worden beschreven en geclaimd.’ 3.133 Het onderdeel komt in subonderdeel X.1 met het betoog dat nu door haar is gesteld dat sprake is van een pioniersuitvinding in EP 948, het betoog van ir. Aalbers (prod. EP28, 34-38), gericht op het verkrijgen van beschermingsomvang met betrekking tot [verweerster] equivalente uitvoering (impliciet) zou betekenen dat de octrooihouder als gevolg van het sterk vernieuwende karakter van de uitvinding bij het opstellen van het octrooischrift niet alle uitvoeringsmogelijkheden volledig heeft kunnen voorzien en daarom de uitvinding niet afdoende heeft kunnen beschrijven en claimen. Deze enigszins kunstmatig aandoende redenering heeft kennelijk (de klacht meldt dat verder niet) ook betrekking op kenmerk 1.2, nu het hof in rov. 6.15 heeft geoordeeld dat Tinnus c.s. niet hebben aangevoerd dat apparaten zonder kenmerk 1.2 niet voorzienbaar waren. 3.134 Uit het feit dat voor de equivalente uitvoering van [verweerster] octrooi is verleend zoals ten processe vaststaat (zie CvA/CvE 159, 160) blijkt volgens subonderdeel X.2 dat die equivalente uitvoering voor de gemiddelde vakman niet voorzienbaar was, hetgeen het hof ten onrechte niet in zijn overwegingen heeft betrokken en dat betekent dat nu ten processe vaststond (als door [verweerster] gesteld en aangevoerd als argument voor niet-inbreuk, anders gezegd de niet voorzienbaarheid van het equivalent moest volgens [verweerster] tot een conclusie van niet-inbreuk leiden) dat van voorzienbaarheid van het equivalent geen sprake was, irrelevant is of Tinnus dit nu wel of niet heeft aangevoerd (onder verwijzing naar de verklaring van [verweerster] partij-deskuindige verklaring van ir. Hart, prod. GP11 onder 57). 3.135 Niet valt volgens subonderdeel X.3 in te zien dat een pioniersuitvinding zoals het hof overweegt alleen maar tot een ruimere beschermingsomvang aanleiding kan geven wanneer (daardoor) sprake is van niet voorzienbare equivalente uitvoeringen, met name indien zoals in casu een pioniersuitvinding (dat er sprake is van zo’n uitvinding staat in cassatie vast) een lang bestaand probleem (het een voor een vullen én afsluiten van waterballonnen) oplost met een groot commercieel succes, als gevolg waarvan bij de afweging tussen de billijke bescherming van de octrooihouder en de redelijke rechtszekerheid van derden die billijke bescherming meer gewicht dient te krijgen dan onder normale omstandigheden. 3.136 Deze klachten zijn tevergeefs. De rechtsklacht uit subonderdeel X.3 faalt allereerst omdat het hof de juiste voorwaarde voor ‘pioniersuitvindingsbescherming’ uit AGA/Occlutech heeft toegepast in rov. 6.15. 3.137 Het oordeel is verder feitelijk en niet onbegrijpelijk, ook in het licht van wat de klachten verder aandragen. In zijn opinie heeft ir. Aalbers in nrs. 34-38 weliswaar betoogd dat en waarom hier sprake zou zijn van een pioniersuitvinding, maar hij heeft niet gesteld, laat staan onderbouwd, dat apparaten zonder kenmerk 1.2 niet voorzienbaar waren. Dat volgt ook niet impliciet uit zijn betoog. Daaruit volgt wel (nrs. 36 en 37) dat het vernieuwende, pionierende karakter in andere kenmerken van het octrooi zit volgens hem. Zodoende zouden mogelijk andere toepassingsmogelijkheden van díe kenmerken niet voorzienbaar kunnen zijn en daarom niet geclaimd, maar dat geldt niet (ook niet ‘impliciet’, zoals de klacht graag wil) dat andere toepassingsmogelijkheden van kenmerk 1.2 niet voorzienbaar waren. Sterker nog: dat de waterballonvuller van [verweerster] voorzienbaar was, stellen Tinnus c.s. nota bene zelf op p. 2 van de Akte overlegging nadere producties van 29 juli 2020, waar over de opinie van ir. Aalbers wordt gezegd dat daarin ‘(g)econcludeerd wordt dat (…) [verweerster] Waterballonvuller een voorzienbare variant is, die niet “beter” is dan de waterballonvuller in EP948 (…)’ [onderstreping A-G]. Dat doet de motiveringsklachten ook de das om. Onderdeel XI: beschermingsomvang werkwijzeconclusies 3.138 Onderdeel XI richt rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 6.16-6.18, waarin het hof tot een non-inbreukoordeel op de werkwijzeconclusies komt langs inhoudelijk dezelfde lijnen als zijn non-inbreukoordeel op de voortbrengselconclusies (‘het beroep van Tinnus c.s. op de werkwijzeconclusies kan om vergelijkbare redenen niet slagen’, zo begint rov. 6.16): de werkwijzeconclusies vereisen gebruik van een behuizing met kort gezegd kenmerken 1.2 en 1.3 en die ontbreken bij de behuizing van [verweerster] ballonvuller (rov.

6.16), terwijl ook hier de rechtszekerheid bescherming in het equivalentiebereik verhindert (rov. 6.17). Deze oordelen bouwen zodoende in hoge mate voort op de non-inbreukoordelen op de voortbrengselconclusies. Daar komt volgens het hof in rov. 6.18 bij dat Tinnus c.s. niet hebben aangevoerd dat [verweerster] de werkwijze in of voor haar bedrijf toepast, maar alleen dat zij waterballonvullers verhandelt, zodat geen sprake kan zijn van directe inbreuk op de werkwijzeconclusies. Indirecte inbreuk heeft Tinnus c.s naar ’s hofs oordeel onvoldoende toegelicht. Ook de hiertegen gerichte klachten acht ik tevergeefs. 3.139 De klacht uit subonderdeel XI.1 dat deze rechtsoverwegingen onjuist respectievelijk onvoldoende begrijpelijk zijn om de redenen uiteengezet in de voorgaande onderdelen, faalt om de redenen genoemd bij de bespreking van die klachten. 3.140 Subonderdeel XI.2 acht onbegrijpelijk dat het hof onderscheid maakt tussen het opnemen van een kenmerk teneinde aan een (formeel) art. 123 lid 2 EOV bezwaar tegemoet te komen en het opnemen van een kenmerk teneinde verlies van prioriteit te voorkomen waarvoor hetzelfde formele (‘nieuwheids’)criterium geldt. Het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan een respectievelijk gat van het meervoudig aantal gaten werd blijkens de verleningsgeschiedenis niet toegevoegd vanwege de nieuwheid van de uitvinding als zodanig, maar alleen omdat het gebrek aan nieuwheid het gevolg was van het feit dat Tinnus zich niet meer op prioriteit kon beroepen en dat dit formele bezwaar werd opgelost door het in het prioriteitsdocument voorkomende kenmerk 1.3 (en 1.2) weer op te nemen in de aanvrage (het onderdeel verwijst naar prod. GP42). Subonderdeel XI.3 klaagt dat zelfs indien genoemd kenmerk werd opgenomen om aan een (materieel) nieuwheidsbezwaar tegemoet te komen, dit nog niet zonder meer begrijpelijk maakt waarom een derde dan goede reden heeft om aan te nemen dat de beschermingsomvang zich beperkt tot de letter van dat kenmerk, althans equivalenten van dat kenmerk niet omvat. Daar zou slechts aanleiding voor zijn indien die equivalenten dezelfde zijn als de prior art waarop het nieuwheidsbezwaar is gegrond, respectievelijk niet-inventieve varianten van die prior art zijn, waarover het hof niets heeft vastgesteld en er in cassatie vanuit kan worden gegaan dat daar geen sprake van is omdat door [verweerster] geen Gillette/Formstein-verdediging is gevoerd en eveneens in cassatie vaststaat dat aan voorwaarde 4 van het Pemetrexed-arrest is voldaan (zie onderdeel 5). 3.141 De klachten zijn gericht tegen de afwijzing van equivalentiebescherming onder de werkwijzeconclusies in rov. 6.17 net als onder de voortbrengselconclusies wegens onvoldoende rechtszekerheid voor derden en vormen in wezen grotendeels een herhaling van zetten uit de klachten tegen het oordeel over de voortbrengselconclusies, die ik geen doel zie treffen. Subonderdeel XI.2 gaat ervan uit dat alleen sprake was van een formeel nietigheidsbezwaar en bij de bespreking van de productconclusies is al gezien dat daarvan geen sprake is, omdat kenmerk 1.2 is ingebracht volgens [verweerster] op grond van een bewuste technische keuze. De klacht concentreert zich ten onrechte op een eigen analyse van Tinnus c.s. van de verleningsgeschiedenis, terwijl hiervoor is besproken dat het hof meer procedureel te werk gaat en analyseert wat [verweerster] heeft gesteld over hetgeen een derde uit de verleningsgeschiedenis zou halen, waartegenover Tinnus c.s. naar ’s hofs oordeel niet heeft toegelicht waarom desalniettemin een derde ruimte zou kunnen zien voor equivalentiebeschherming met betrekking tot kenmerk 1.2. Ik kan bij die stand van zaken de motiveringsklacht zelf uit subonderdeel XI.2 over het beweerdelijk gemaakte onderscheid tussen het opnemen van een kenmerk om verlies van prioriteit te voorkomen en om toegevoegde materie te repareren, meen ik, inhoudelijk onbesproken. Subonderdeel XI.2 gaat voorbij aan de belangrijke eerste zin van rov. 6.16 dat het beroep van inbreuk op de werkwijzeconclusies om vergelijkbare redenen als bij de voortbrengselconclusies niet opgaat en dat het hof vanwege de rechtszekerheid voor derden ook hier geen ruimte ziet voor bescherming in het equivalentiebereik, zoals het hof in rov. 6.17 overweegt. 3.142 De klacht van subonderdeel XI.3 is een herhaling van zetten uit het productconclusiedeel dat al een aantal keer is besproken. Het mist opnieuw de kern van de wat ik maar noem de processuele aanpak van het hof, nog eens geschetst in het vorige randnummer. 3.143 Subonderdeel XI.4 beklaagt het (zelfstandig dragende) rov. 6.18 als onvoldoende begrijpelijk in het licht van de stellingen van Tinnus c.s. in de inleidende dagvaarding onder 5.1, het bij CvE in het geding gebrachte deskundigenrapport van ir. Aalbers van 11 februari 2020 onder 16 en 17 en bij plta EA 37-39 en 42, 5e bullet point, omdat daaruit blijkt dat afnemers van de producten van [verweerster] de werkwijze realiseerden en [verweerster] zich daarvan bewust was en mitsdien ook (indirecte) inbreuk op de werkwijzeconclusies maakte. 3.144 De klacht faalt om twee redenen. 3.145 Ten eerste is het oordeel dat de waterballonvuller van [verweerster] buiten de beschermingsomvang van de werkwijzeconclusies valt (rov. 6.16: geen ‘letterlijke inbreuk’ en rov. 6.17: geen inbreuk in het equivalentiebereik) al zelfstandig dragend voor het oordeel dat [verweerster] geen inbreuk maakt op de werkwijzeconclusies, waar de subonderdelen XI.1-3, zoals hiervoor besproken, tevergeefs tegen opkomen in cassatie. 3.146 Ten tweede zijn de oordelen in rov. 6.18 tot afwijzing van directe inbreuk op de werkwijzeconclusies (omdat alleen is gesteld dat [verweerster] ballonvullers verhandelt, niet de werkwijze daarvoor in of voor haar bedrijf toepast) en dat onvoldoende is toegelicht dat wel sprake is van indirecte inbreuk, feitelijk en niet onbegrijpelijk. In de vindplaatsen genoemd in subonderdeel XI.4 is niet aangevoerd dat [verweerster] de werkwijze in of voor haar bedrijf toepast, zodat het oordeel dat geen sprake is van directe inbreuk, niet onbegrijpelijk is (art. 53 sub b jo. art. 54c sub a ROW 1995 , toepassing geoctrooieerde werkwijze in de particuliere sfeer voor niet-commerciële doeleinden is niet voorbehouden, anders gezegd toepassing is alleen voorbehouden in of voor het bedrijf van de octrooihouder). Verder is niet onbegrijpelijk het oordeel dat onvoldoende is toegelicht dat sprake is van een indirecte inbreuk. De door het onderdeel aangehaalde stellingen in de dagvaarding en de pleitnota in eerste aanleg (waarin de opinie van ir. Aalbers is aangehaald), zijn niet ingenomen in het kader van een betoog dat [verweerster] indirect inbreuk maakt (par. 5.1 van de dagvaarding heeft als kopje ‘ [verweerster] product’, plta EA 37-39 staan onder het kopje ‘De [verweerster] Waterballonvuller – een beschrijving’ en plta EA 42, 5e bullet staat in de sleutel van letterlijke inbreuk van conclusies 1 en 10), zodat die stellingen niet kunnen worden beschouwd als toelichting bij de stelling van Tinnus c.s. bij dagvaarding 5.6 dat sprake is van indirecte inbreuk. Laatstgenoemde vindplaats, waar het onderdeel overigens niet naar verwijst, bevat ook geen (voldoende) toelichting. Onderdeel XII: onrechtmatigheid brief, persberichten en douanebeslag 3.147 Onderdeel XII klaagt voortbouwend over de onrechtmatigheidsoordelen in rov. 6.58-6.82 en staat in de sleutel dat het niet-octrooi-inbreukoordeel van het hof in cassatie vernietigd behoort te worden. Nu geen van de klachten over dat oordeel in Onderdelen I-XI blijkens de voorgaande bespreking doel treffen in mijn ogen, kan deze klacht alleen al daarom niet tot cassatie leiden. 3.148 Maar daarnaast heeft te gelden dat het grootste deel van de bestreden overwegingen niet voortbouwt op het octrooi-inbreukoordeel. In de bestreden overwegingen heeft het hof, voorafgegaan door het oordeel dat niet alleen Zuru maar ook Tinnus hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden (rov.

6.58), geoordeeld dat er drie onrechtmatige daden zijn te onderscheiden: i) de brief aan Action (rov. 6.59-6.65), ii) de persberichten (rov. 6.66-6.69.4) en iii) het douanebeslag (rov. 6.70-6.74). Naar ’s hofs oordeel heeft [verweerster] voldoende gesteld om de schadestaatdrempel te halen (rov. 6.75-6.78). Daarop volgt de conclusie van het arrest dat het principaal en incidenteel beroep beiden deels slagen en dat de proceskosten worden gecompenseerd (rov. 6.79-6.82). Dat heeft allemaal niets uit te staan met het inbreukoordeel; zelfs als die oordelen, anders dan in de voorgaande bespreking voorgestaan, zouden worden gecasseerd, betekent dat nog niet zonder meer het einde van de hier aangevallen oordelen. Ik licht dat toe. 3.149 De eerste onrechtmatige daad betreft de brief aan Action waarin door Tinnus c.s. de suggestie werd gewekt dat Action door verhandeling van [verweerster] ’s waterballonvuller inbreuk maakte op verschillende IE-rechten van Tinnus c.s., waaronder octrooirechten, en waarin Tinnus c.s. opriepen die verhandeling te staken (rov. 6.60). In rov. 6.64 heeft het hof, na in rov. 6.61-6.63 te hebben geoordeeld dat in de brief ten onrechte is gesuggereerd dat sprake is van inbreuk op merk-, model- en auteursrechten, geoordeeld dat uit de beoordeling van het octrooigeschil volgt dat geen sprake is van schending van het octrooirecht omdat [verweerster] ’s product niet onder de beschermingsomvang van EP948 valt, en dat dus ook ten onrechte in de brief is gesuggereerd dat inbreuk is gemaakt op het octrooirecht. 3.150 Het onrechtmatigheidsoordeel over de Actionbrief berust dus niet alleen op het ten onrechte ‘wapperen’ met octrooirechten, maar ook op het dito wapperen met andere IE-rechten. Indien het inbreukoordeel wordt vernietigd neemt dat dan ook niet om die reden integraal de onrechtmatigheid weg van de Actionbrief. Daarnaast heeft het hof geoordeeld in rov. 6.64 dat EP 948 ten tijde van het versturen van de brief aan Action nog niet was verleend en Tinnus c.s. ‘alleen al om die reden’ wisten/behoorden te weten, dat dat geen sommatiegrond opleverde tot staking van de verhandeling van waterballonvullers van [verweerster] . Bovendien is in rov. 6.65 geoordeeld dat hier sprake was van sommeren tegen beter (behoren te) weten in, omdat Tinnus c.s. zich dienden te realiseren dat er een gerede kans was dat de suggestie dat de waterballonvuller van [verweerster] inbreuk maakte op de rechten van Tinnus c.s. ongegrond, want speculatief was; zij hadden die beweerdelijke inbreukmakende vullers nog helemaal niet gezien op dat moment. Deze oordelen worden niet geraakt door een eventuele vernietiging van het inbreukoordeel en lijken mij zelfstandig dragend voor het onrechtmatigheidsoordeel. 3.151 Eventuele vernietiging van het octrooi-inbreukoordeel heeft mogelijk wel tot gevolg dat het oordeel dat [verweerster] aannemelijk heeft gemaakt dat hij schade heeft geleden door de brief, onderuit gaat. Die schade zou namelijk bestaan in het feit dat Action er door is weerhouden de waterballonvullers van [verweerster] te verhandelen (rov. 6.60 jo. rov. 6.75). Het onderdeel voert in dit verband aan dat het product van [verweerster] hoe dan ook niet meer verkocht mocht worden bij inbreuk op het octrooirecht van Tinnus c.s., zodat [verweerster] geen schade heeft kunnen lijden door de brief. Het onderdeel verwijst echter niet naar vindplaatsen in de processtukken waar zij deze stelling hebben ingenomen, zodat het onderdeel op dit punt feitelijke grondslag mist. Dit punt lijkt mij bovendien in de schadestaatprocedure aan de orde te kunnen komen. 3.152 Voor de oordelen met betrekking tot de persberichten en het douanebeslag geldt ook dat die niet worden geraakt door een eventuele vernietiging van het octrooi-inbreukoordeel. De twee persberichten zijn volgens het hof onrechtmatig omdat de vergelijkende reclame die Tinnus c.s. daarmee hebben gemaakt de goede naam van [verweerster] hebben geschaad (rov. 6.69), gelet op verschillende omstandigheden (rov. 6.69.1-6.69.4). Die omstandigheden betreffen, voor zover hier relevant, dat in deze persberichten is gesuggereerd dat [verweerster] inbreuk maakt op (Gemeenschaps)model- en/of auteursrechten van Tinnus c.s. (rov. 6.69.1), terwijl de gewekte indruk van schending van model- en/of auteursrechten en daarmee ook die van oneerlijkheid, onjuist is (rov. 6.69.3). Het persberichtenoordeel houdt dus geen verband met octrooirechtinbreuk, zodat eventuele vernietiging van het octrooi-inbreukoordeel het persberichtenoordeel ongemoeid laat (rov. 6.66-6.69.4). 3.153 Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het douanebeslag. Het hof heeft geoordeeld dat het douanebeslag dat Tinnus c.s. had gelegd op basis van een gestelde inbreuk door [verweerster] op tien Gemeenschapsmodelrechten, onrechtmatig was (rov. 6.70-6.74). Ook voor dit oordeel geldt dat een eventuele vernietiging van het octrooi-inbreukoordeel daarop geen invloed heeft. 3.154 Het onderdeel betoogt in het verband van het persberichten- en douanebeslagoordeel nog dat ingeval van cassatie van het octrooi-inbreukoordeel opnieuw zal moeten worden beoordeeld of er sprake was van octrooi-inbreuk en zo ja, of de persberichten en het beslag ook in dat geval onrechtmatig waren en/of [verweerster] daardoor schade heeft geleden. Het onderdeel verwijst echter opnieuw niet naar vindplaatsen in de processtukken waarin zou zijn aangevoerd dat de persberichten en het douanebeslag niet onrechtmatig waren in het geval van octrooi-inbreuk door [verweerster] en/of [verweerster] daardoor geen schade heeft geleden, zodat dit betoog feitelijke grondslag mist. 3.155 Het voorstaande maakt dat ook rov. 6.58 en rov. 6.79-6.82, waartegen geen andere, zelfstandige klachten door het onderdeel zijn gericht, overeind blijven. In het verlengde hiervan geldt hetzelfde voor rov. 7.1.3 en 7.1.4. Onderdeel XIII: voortbouwklacht 3.156 Deze louter op de Onderdelen I tot en met XI voortbouwende klacht, behoeft geen separate bespreking. 3.157 Het principaal cassatieberoep slaagt volgens mij niet. 4Bespreking van het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep Het incidenteel cassatieberoep is ingesteld onder de voorwaarde dat een of meer delen van het principaal cassatieberoep slagen. Daarvan is volgens mij geen sprake, zodat aan het incidenteel cassatieberoep niet wordt toegekomen in mijn ogen. Voor het geval anders wordt geoordeeld over het principaal beroep, bespreek ik het voorwaardelijk incidenteel beroep nu ook inhoudelijk. Dat hoeft niet voor Onderdeel 1 over prioriteit, omdat dat bij dupliek onder 2 is ingetrokken. Ik zie geen van de voorwaardelijke klachten van het resterende Onderdeel 2 over het inventiviteitsoordeel van het hof slagen. Inleidende opmerkingen inventiviteitstoets en problem solution approach 4.1 Het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep ziet, nu onderdeel 1 is ingetrokken, alleen nog op de inventiviteitstoets en de toepassing van de problem solution approach (PSA) bij de beoordeling van de geldigheid van EP 948. 4.2 In de afgelopen jaren is door mij in conclusies in octrooizaken uitvoerig aandacht besteed aan de inventiviteitstoets en de PSA. Ik heb daar op zich nu niets aan toe te voegen, maar recapituleer voor de zelfstandige leesbaarheid van deze conclusie de hoofdlijnen. 4.3 Om in aanmerking te komen voor een Europees octrooi moet een uitvinding nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn (art. 52 EOV). In onze zaak speelt in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep alleen het inventiviteitsvereiste. Volgens art. 56 EOV is van inventiviteit sprake als een vinding ‘voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek’. De octrooirechtelijke maatpersoon is de ‘gemiddelde vakman’. 4.4 Een in de praktijk veel gebruikt hulpmiddel bij de beoordeling van inventiviteit is de PSA.

De PSA bestaat volgens de Guidelines for Examination in the European Patent Office (verder ‘Guidelines’) uit drie stappen: ‘In the problem-solution approach, there are three main stages: (i) determining the "closest prior art", (ii) establishing the "objective technical problem" to be solved, and (iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.’ 4.5 Stap (i) van de PSA betreft het bepalen van de ‘closest prior art’ (de meest nabije stand van de techniek). Er zijn gevallen in de praktijk waarin het problematisch kan zijn om één enkele openbaarmaking als de meest nabije stand van de techniek aan te wijzen. Het betreft hier geen exacte wetenschap; er bestaat geen zuiver in alle gevallen toepasbaar meetinstrument voor de meest nabije stand van de techniek binnen het hulpmiddel voor de inventiviteitsbeoordeling in de vorm van de PSA. Er is in sommige gevallen niet met één enkele toets te volstaan. De Verdragsregel is dat het octrooi inventief moet zijn ten opzichte van de hele (oftewel alle relevante documenten uit de) stand van de techniek. Er zijn ook gevallen van voor de handliggendheid vanuit welk startpunt dan ook. Deze trekken van het stelsel zijn onderkend in de rechtspraak van de Technische Kamers van Beroep (TBA’s) van het EOB. 4.6 Indien zich verschillende ‘most promising springboards’ aandienen of volgens de partij die de inventiviteit bestrijdt beweerdelijk in aanmerking komen om de inventiviteit te beoordelen, is uitgangspunt dat dergelijke ‘springplanken’ wel als zodanig als vertrekpunt in aanmerking moeten kunnen komen of geschikt moeten zijn. Een in aanmerking komende openbaarmaking moet betrekking hebben op hetzelfde doel of hetzelfde technische effect hebben als de geclaimde uitvinding, althans ten minste op hetzelfde technische of daaraan gerelateerde terrein liggen als dat van het octrooi. Het moet dus gaan om een reëel uitgangspunt. Een vaste toets hiervoor is er denk ik niet, maar een document kan onder meer niet als reëel worden beschouwd als het speculatief is of is gebaseerd op verouderde technologie. Er moet enige kans bestaan dat de vakman vanuit het gekozen uitgangspunt komt tot de geclaimde uitvinding. Als verschillende uitgangspunten in een bepaald geval als gelijkwaardig (‘equally valid’ of ‘equally suitable’) kunnen worden beschouwd als startpunt of ‘springplank’ in EOB-jargon, dan zullen deze in de PSA worden betrokken. In zulke situaties zijn er dan verscheidene relevante documenten die ieder voor zich zouden kunnen worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek binnen de PSA. 4.7 Stap (ii) van de PSA behelst het vaststellen van het objectieve technische probleem. Het objectieve technische probleem moet worden vastgesteld aan de hand van het technische effect zoals dat blijkt uit de verschilmaatregelen die duidelijk worden door een vergelijking tussen het in het octrooi geclaimde en de meest nabije stand van de techniek. Anders gezegd: eerst moet worden vastgesteld wat het technische verschil is tussen de meest nabije stand van de techniek en hetgeen is geclaimd (de verschilmaatregel of de ‘distinguishing feature’) en vervolgens wordt het technische effect van deze verschilmaatregel vastgesteld. In de standaardformulering uit de rechtspraak van de Boards of Appeal klinkt dat zo: ‘the technical problem has to be determined on the basis of objectively established facts, since for the determination of the objective technical problem, only the effect actually achieved vis-a-vis the closest prior art should be taken into account’. Het in de octrooiaanvraag vermelde probleem wordt wel gebruikt als startpunt, maar kan zo nodig worden geherformuleerd. De technische effecten van de verschilmaatregelen blijken uit de aanvrage of volgen uit algemene kennis of aangedragen bewijsmateriaal. Elk effect dat voortvloeit uit de uitvinding en is af te leiden uit de aanvrage kan als basis dienen voor de herformulering van het objectieve technische probleem, op voorwaarde dat alle informatie die noodzakelijk is om het effect te bereiken beschikbaar is voor de gemiddelde vakman. 4.8 Uit de Guidelines blijkt onder meer dat bij de toepassing van stap (iii) van de PSA het er niet om gaat of de vakman tot de geclaimde oplossing had kunnen komen (could) maar of hij volgens het in de aanvrage geopenbaarde inzicht zou hebben gehandeld (would). Hierbij wordt gelet op aanwijzingen in de stand van de techniek (pointers), die de vakman op een voor de hand liggende wijze richting de geoctrooieerde oplossing van het objectieve technische probleem sturen (positieve pointers) of daar juist van weg voeren (pointers-away genoemd in Engels vakjargon). Een beoordeling met kennis achteraf (hindsight bias) moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Het kan voorkomen dat diverse stappen nodig zijn om tot de uitvinding te komen. Dan is de uitvinding niet inventief als de vakman stap voor stap tot deze oplossing zou komen en iedere stap voor de hand ligt (step-by-step benadering). 4.9 De PSA wordt in de Nederlandse (feiten)rechtspraak (op aangeven van partijen) vaak toegepast. De rechter is daartoe gezien de arresten Lundbeck/Tiefenbacheren Leo Pharma/Sandoz echter niet gehouden. Voor het oordeel dat een uitvinding inventiviteit ontbeert, is in beginsel voldoende dat de oplossing op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek, zo blijkt uit Leo Pharma/Sandoz, rov. 3.5. 4.10