Rechtspraak Parket bij de Hoge Raad 2019-02-15

ECLI:NL:PHR:2019:262

Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht 61,942 tokens

D1 van Seiko Epson, A-G] and therefore the present application does not meet the requirements of Articles 52(1) and 54(1) and (2) EPC because the subject-matter of claim 1 is not new.”; ook in 4 en 5 van het rapport is sprake van niet-nieuwheid van werkwijzeconclusie 8). Het rapport van de Examiner vindt de aanvrage ook niet inventief, maar construeert dat alleen voor conclusies 2-7, 9-13 en 15 aan de hand van D1 onder 6 van het rapport, niet van (toen nog) conclusie 8. 3.68 In deze nadere lezing zou het hof dan bij de inventiviteitsbeoordeling van conclusie 7 dit ook buiten beschouwing hebben kunnen laten (omdat de betreffende argumentatie niet in de sleutel van de inventiviteitsaanval stond, maar als niet-nieuwheidsargument is gebruikt door DR ) en ontbeert DR belang bij deze klacht – wat er verder zij van de onbegrijpelijke verwijzing naar het technisch gebied van een muziekcomputersysteem en een telecommunicatiesysteem. 3.69 Dit is, toegegeven, nogal subtiel, maar niettemin een beslispunt voor Uw Raad of dit net wel of net niet door de beugel kan. Ik houd het (net) op het eerste (dus: geen belang bij deze klacht), maar daar kan geredelijk anders over worden geoordeeld. In dat andere geval zou de motiveringsklacht hier wel slagen. Voor een deel van de hierna te bespreken vervolgklachten uit 2.5.2-2.5.4 geldt in wezen hetzelfde. 3.70 Onderdeel 2.5.2 klaagt dat onduidelijk en onbegrijpelijk is op grond waarvan het hof oordeelt dat het technisch gebied van de andere documenten ter ver verwijderd van het onderhavige technisch gebied zou zijn, nu deze documenten betrekking hebben op printers en cartridges en ook – meer specifiek – op kwaliteits- en foutdetectie-aspecten daarvan. Als deze documenten al betrekking zouden hebben op muziekcomputersystemen en telecommunicatiesystemen dan valt evenmin in te zien waarom deze documenten een te ver verwijderd technisch gebied zouden betreffen. De gemiddelde vakman is immers een specialist op het gebied van ICT (rov. 4.28). ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie. Muziekcomputersystemen en telecommunicatiesystemen behoren dus tot het vakgebied van deze vakman. 3.71 De eerste klacht van dit onderdeel behelst in wezen dezelfde klacht als het vorige onderdeel en behoeft geen afzonderlijke bespreking. 3.72 Voor wat betreft de tweede klacht geldt het volgende. Het onderdeel neemt tot uitgangspunt dat het hof in rov. 4.28 heeft vastgesteld dat de gemiddelde vakman een specialist is op het gebied van ICT. Dat is echter onjuist. Het hof heeft in rov. 4.28 de stelling van DR dat de ping-pong werkwijze volgens conclusie 7 op de prioriteitsdatum tot de algemeen vakkennis van de gemiddelde vakman (een specialist op het gebied van ICT) behoorde, verworpen. Door het hof is dus niet vastgesteld dat de gemiddelde vakman een specialist is op het gebied van ICT. De klacht dat het oordeel van het hof dat sprake is van te ver verwijderde technische gebieden onbegrijpelijk is omdat zowel muziekcomputersystemen en telecommunicatiesystemen, als printers en cartridges tot het vakgebied van de specialist op het gebied van ICT behoren, stuit hier op af. 3.73 In DR ’s s.t. 19.3 wordt nog aangevoerd dat onduidelijk is wat het hof verstaat onder “het onderhavige technisch gebied” en op welke grond het hof van oordeel is dat een muziekcomputersysteem en een telecommunicatiesysteem niet ook tot dat, niet nader gedefinieerde, technisch gebied zouden behoren. Nu een dergelijke klacht niet in het onderdeel valt te lezen, is deze tardief voorgesteld. 3.74 Onderdeel 2.5.3 klaagt dat onduidelijk en onbegrijpelijk is op grond waarvan het hof in rov. 4.27 vaststelt dat de gemiddelde vakman bij zijn zoektocht naar een oplossing voor het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet “daarom” niet op deze documenten zou stuiten. Nog onduidelijker en onbegrijpelijker is op welke grond het hof in rov. 4.27 vaststelt dat indien de vakman op de documenten zou stuiten, hij daar in elk geval geen kennis van zou nemen. Dit getuigt bovendien van een onjuiste rechtsopvatting, omdat de documenten zien op het vakgebied van de vakman, zodat de vakman niet alleen geacht wordt met de inhoud daarvan bekend te zijn, maar ook om het voor zijn vakgebied gebruikelijke routineonderzoek te ondernemen. 3.75 Deze klacht ligt ook in het verlengde van onderdeel 2.5.1 en het eerste deel van onderdeel 2.5.2, zodat ik afzonderlijke bespreking achterwege laat. 3.76 Onderdeel 2.5.4 klaagt dat onduidelijk is op welke grond het hof meent dat HP heeft aangevoerd dat de vakman niet op deze documenten zou stuiten en daar in elk geval geen kennis van zou nemen. Daarmee is ook onduidelijk op welke grond het hof oordeelt dat dit door Digital Revolution vervolgens onvoldoende gemotiveerd zou zijn bestreden. 3.77 HP heeft bij mvg 116-117 aangevoerd dat het octrooi op een heel ander technisch gebied ligt dan de documenten EP 0.483.970 en WO 01/58077 A2, die betrekking hebben op een muziekcomputersysteem en een telecommunicatiesysteem (dit betreffen de hiervoor genoemde stukken die door DR als prods 18 en 19 zijn overgelegd). De klacht kan dus niet slagen. Mogelijk ligt ook deze klacht in het verlengde van de onderdelen 2.5.1, 2.5.2 eerste deel en 2.5.3 en dat is hiervoor al inhoudelijk aan de orde geweest. 3.78 Onderdeel 2.6 klaagt over rov. 4.29, waarin het hof overweegt dat het betoog van DR dat de in conclusie 7 geclaimde werkwijze een “abstract idee” is en daarom op grond van art. 52 lid 2 EOV niet als uitvinding kan worden beschouwd, niet kan slagen omdat conclusie 7 de “ping-pong” methode niet in abstracto claimt, maar slechts in de vorm van een concrete toepassing daarvan op een geheugeneenheid van een cartridge. Volgens het onderdeel getuigt dit oordeel van een onjuiste rechtsopvatting, althans is het onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd. 3.79 Onderdeel 2.6.1 klaagt dat rechtens onjuist en onbegrijpelijk is op welke grond het hof oordeelt dat het betoog van DR inzake het niet octrooieerbaar zijn van de in conclusie 7 geclaimde werkwijze beperkt zou zijn tot de stelling dat die werkwijze een abstract idee zou zijn. DR heeft (ook) aangevoerd dat conclusie 7 nietig is omdat sprake is van octrooiering van een methode van bedrijfsvoering/software als zodanig, hetgeen in art. 52 lid 2 EOV van octrooieerbaarheid is uitgesloten (mva 12.1). Het oordeel dat de werkwijze van conclusie 7 geen abstract idee zou zijn, weerlegt deze stelling niet. 3.80 In art. 52 lid 2 EOV zijn van octrooieerbaarheid uitgesloten a) ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden, b) esthetische vormgeving, c) stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor spellen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma’s en d) presentatie van informatie. Dit betreffen de categorieën van gevallen die niet als uitvindingen kunnen worden beschouwd omdat ze, als zodanig, te abstract zijn en (daardoor) technisch karakter missen. De uitsluiting moet niet te breed worden opgevat, zij geldt alleen voor zover het octrooi ziet op de genoemde onderwerpen of werkzaamheden als zodanig (art. 52 lid 3 EOV). Een product of methode kan als zodanig (of: in abstracto) dus vallen onder de categorieën genoemd in art. 52 lid 2 EOV, maar in concreto toch een technisch karakter hebben. In dat geval gaan de uitsluitingsgronden van art. 52 lid 2 EOV niet op. Evenmin gelden de uitzonderingen als in een conclusie sprake is van een mix van technische en niet-technische kenmerken.

Conclusie

In de woorden van de Kamer van Beroep: “in order to be patentable, the subject-matter claimed must therefore have a "technical character" or to be more precise - involve a "technical teaching", ie an instruction addressed to a skilled person as to how to solve a particular technical problem using particular technical means.” 3.81 DR heeft aangevoerd dat de werkwijze van conclusie 7 valt onder de in art. 52 lid 2 EOV onder c) (‘methode van bedrijfsvoering’) en/of onder d) (‘software’ = computerprogramma) genoemde categorieën (mva 12.1). Daarbij heeft DR uitdrukkelijk een link gelegd tussen de uitsluitingsgronden van art. 52 lid 2 EOV en abstracte ideeën. DR heeft er namelijk op gewezen dat in het Amerikaanse octrooirecht hetzelfde resultaat wordt bereikt als het resultaat dat met art. 52 lid 2 EOV wordt bereikt doordat van octrooiering worden uitgesloten “laws of nature, natural phenomena and abstract ideas” en dat dit er in de rechtspraak van het US Supreme Court toe leidt dat het enkel claimen van abstracte ideeën die met generieke computertechnieken geïmplementeerd kunnen worden niet octrooieerbaar is. Het hof heeft deze stellingname in de kern samengevat als zou DR hebben aangevoerd dat de in conclusie 7 geclaimde werkwijze een “abstract idee” is en daarom op grond van art. 52 lid 2 EOV niet als uitvinding kan worden beschouwd. Deze samenvatting is blijkens het voorgaande niet onjuist of onbegrijpelijk. Hieruit volgt dat het hof het door DR aangevoerde wel degelijk heeft besproken en weerlegd. Dat met betrekking tot conclusie 7 sprake is van “technical teaching” in vorenbedoelde zin, is bepaald niet onbegrijpelijk. 3.82 Onderdeel 2.6.2 klaagt dat rechtens onjuist en onbegrijpelijk is het oordeel in rov. 4.29 dat conclusie 7 de ping-pong methode niet in abstracto claimt maar slechts in de vorm van toepassing daarvan op een geheugeneenheid in een cartridge. Octrooien zien naar hun aard op toepassing van kennis, oftewel de praktische toepassing van kennis. De enkele omstandigheid dat een toepassing van een methode geclaimd wordt brengt niet met zich dat geen sprake kan zijn van de in art. 52 lid 2 EOV van octrooieerbaarheid uitgesloten onderwerpen, met name daar waar het een methode voor bedrijfsvoering of software betreft. Dit betreft steeds een concrete toepassing van een methode, zodat de vaststelling dat sprake is van een concrete toepassing van een methode op een geheugeneenheid van een cartridge niet redengevend kan zijn voor het octrooieerbaar achten van de in conclusie 7 beschreven werkwijze. Bovendien is onduidelijk op welke grond het hof vaststelt dat conclusie 7 zou zien op de toepassing van een methode op een geheugeneenheid van een cartridge, omdat in conclusie 7 is opgenomen dat het een werkwijze betreft voor de gegevensoverdracht tussen twee producten (“werkwijze voor het overbrengen van gegevens tussen een printer en een verwisselbare afdrukcomponent”). 3.83 Zoals hiervoor besproken geldt de uitsluiting van art. 52 lid 2 EOV alleen voor de daar genoemde onderwerpen of werkzaamheden als zodanig, omdat de genoemde onderwerpen of werkzaamheden als zodanig technisch karakter missen (“abstract zijn”). Het hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat conclusie 7 niet de ping-pong methode in abstracto (of: als zodanig) claimt, maar claimt dat het volgen van de instructies uit conclusie 7 ertoe leidt dat er een technisch resultaat wordt bereikt (namelijk het kunnen valideren van de in het opslagdeel opgeslagen oude gegevens wanneer de overdracht van nieuwe gegevens of een nieuwe foutdetectiecode niet slaagt). Hierin ligt besloten dat naar het oordeel van het hof de in conclusie 7 geclaimde werkwijze niet abstract is, wel degelijk technisch karakter heeft en dus niet onder de uitsluiting van art. 52 lid 2 EOV valt. Dat oordeel is rechtens niet onjuist en bepaald niet onbegrijpelijk. De eerder weergegeven passages uit de Guidelines en de besproken rechtspraak van de technische kamers van beroep laten dat ook zien. De hele ICT industrie drijft hierop zo ongeveer. 3.84 In dat verband wijs ik op de met onze zaak vergelijkbare zaak HITACHI. In die zaak ging het (onder meer) om deze conclusies 1 en 3: “Claim 1 of the main request reads: "An automatic auction method executed in a server computer comprising the steps of: a) transmitting information on a product to be auctioned to a plurality of client computers via a network, each client computer belonging to a bidder; b) receiving a plurality of auction ordering information pieces, each including a desired price and a maximum price in competitive state, for purchase of said product, from the plurality of client computers via the network; c) storing the received auction ordering information pieces in the server computer for respective bidders; d) setting an auction price; e) determining whether there is any bidder who proposes a desired price equal to or higher than the auction price using the auction ordering information pieces stored in the server computer; f) if there is no bidder in the step e), lowering the auction price, and repeating the step e); g) if there is more than one bidder at step e), judging whether there is more than one bidder for whom the auction price is less than or equal to the desired price such that a competitive state occurs using the auction ordering information pieces stored in the server computer; h) if the competitive state occurs, increasing the auction price by a predetermined value; i) excluding the bidder who proposes acceptable a price lower than the increased auction price and specifying the other bidder or bidders using the auction ordering information; j) judging whether the competitive state occurs among the bidder or bidders specified in the step i); k) repeating the steps h), i) and j) and determining the remaining bidder as a successful bidder when there is no competitive state at step j); and l) if no competitive state occurs in the step g), determining the remaining bidder as a successful bidder Claim 3 is for a "computerised auction apparatus for performing an automatic auction via a network, among a plurality of bidders, the bidders using a corresponding plurality of client computers", the apparatus comprising means for performing the steps set out in claim 1.” De Kamer van Beroep overwoog hierover (“a method involving technical means is an inventions within the meaning of Article 52(1) EPC”) [onderstrepingen A-G] : “3.5 Therefore, taking into account both that a mix of technical and non-technical features may be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC and that prior art should not be considered when deciding whether claimed subject-matter is such an invention, a compelling reason for not refusing under Article 52(2) EPC subject-matter consisting of technical and non-technical features is simply that the technical features may in themselves turn out to fulfil all requirements of Article 52(1) EPC. (…) 3.7 For these reasons the Board holds that, contrary to the examining division's assessment, the apparatus of claim 3 is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC since it comprises clearly technical features such as a "server computer", "client computers" and a "network". (…) 4.1 The reasoning above (point 3.5) is independent of the category of the claim.