ECLI:NL:HR:2024:293

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN CIVIELE KAMER Nummer 22/04766 Datum 1 maart 2024 ARREST In de zaak van 1. TINNUS ENTERPRISES LLC, gevestigd te Plano, Texas, Verenigde Staten van Amerika, hierna: Tinnus, 2. ZURU INC, gevestigd te Kowloon, Hong Kong, hierna: Zuru, EISERESSEN tot cassatie, verweersters in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep, hierna tezamen: Tinnus c.s., advocaten: W.A. Hoyng, F.W.E. Eijsvogels en H.J. Pot, tegen [verweerster] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep, hierna: [verweerster], advocaten: T. Cohen Jehoram en J.J. Valk.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar: a. het vonnis in de zaak C/09/588288 / HA ZA 20-162 van de rechtbank Den Haag van 9 december 2020; b. het arrest in de zaak 200.291.626/01 van het gerechtshof Den Haag van 20 september 2022. Tinnus c.s. hebben tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. [verweerster] heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen mondeling en schriftelijk toegelicht door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot verwerping van het principale cassatieberoep. De advocaten van Tinnus c.s. hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd. 2Uitgangspunten en feiten 2.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Tinnus is houdster van het octrooi EP 3 005 948 B1 (hierna: EP 948 of het octrooi) en heeft een licentie verstrekt aan Zuru voor de toepassing van EP 948 in een speelgoedproduct met de merknaam ‘Bunch O Balloons’ waarmee waterballonnen gevuld kunnen worden. (ii) EP 948, getiteld ‘Apparatus, system and method for filling containers with fluids’, is verleend op 17 oktober 2018 op een aanvraag van 10 maart 2015. EP 948 roept de prioriteit in van US 201461937083P met prioriteitsdatum 7 februari 2014, US 201461942193P met prioriteitsdatum 20 februari 2014 en van US 201414492487A met prioriteitsdatum 22 september 2014. EP 948 is gevalideerd in een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland. (iii) EP 948 bevat elf (product- en werkwijze-) conclusies. Conclusie 1 luidt, in de niet bestreden Nederlandse vertaling: “1. Apparaat, omvattende: een behuizing (12) omvattende een opening aan een eerste kant (A) en een meervoudig aantal gaten (26) aan een tweede kant (B); en een meervoudig aantal holle buizen (16), waarbij elke holle buis (16) is bevestigd aan een respectief gat van het genoemde meervoudig aantal gaten (26), waarbij alle van de holle buizen van het apparaat zich uitstrekken van de genoemde gemeenschappelijke behuizing naar respectieve buiseindes waaraan de buiseindes een meervoudig aantal nabijgelegen opblaasbare containers (18) presenteren, waarbij elk buiseinde op een afdichtende wijze verwijderbaar aangesloten is op een respectief exemplaar van de genoemde opblaasbare containers door een om een hals van de opblaasbare container geplaatste elastische ring (20), en waarbij de buizen het gelijktijdig met een vloeistof vullen van de opblaasbare containers faciliteren, waarbij de elastische ringen zijn geconfigureerd om elk met de corresponderende opblaasbare container mee te schuiven wanneer elke opblaasbare container van de corresponderende holle buis wordt losgemaakt en om, bij verwijdering van de opblaasbare container van de corresponderende buis, de hals van de opblaasbare container te vernauwen, het daarbij afdichtend met de vloeistof binnenin.” (iv) EP 948 bevat onder meer de volgende figuren: (v) [verweerster] is een internationaal handelsbedrijf dat zich toelegt op de import en export van non-food consumentenartikelen, waaronder speelgoed. (vi) Op 7 april 2017 heeft de douane in Rotterdam op verzoek van Zuru een uit China afkomstige container vastgehouden, bestemd voor [verweerster], met 99.731 stuks waterballonvullers. Deze hebben het volgende uiterlijk: (vii) In oppositie is het octrooi in gewijzigde vorm in stand gebleven. 2.2 In deze procedure vorderen Tinnus c.s. in conventie een verklaring voor recht dat [verweerster] inbreuk heeft gemaakt of maakt op EP 948, of deze faciliteert dan wel heeft gefaciliteerd, alsmede een verbod om inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 948 en om onrechtmatig te handelen jegens Tinnus c.s., een veroordeling tot schadevergoeding, en diverse nevenvoorzieningen. 2.3 [verweerster] vordert in reconventie een verklaring voor recht dat haar waterballonvullers niet vallen onder de beschermingsomvang van EP 948, nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 948, een ‘wapperverbod’, veroordeling tot schadevergoeding en diverse nevenvoorzieningen. 2.4 De rechtbank heeft, voor zover in cassatie van belang, het Nederlandse deel van EP 948 vernietigd wegens het ontbreken van inventiviteit en de overige vorderingen van partijen afgewezen. 2.5 Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd voor zover (i) daarbij het Nederlandse deel van EP 948 is vernietigd en (ii) de vorderingen tot veroordeling van Tinnus c.s. tot schadevergoeding zijn afgewezen. Het hof heeft de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 948 wat betreft conclusie 6 toegewezen en voor het overige afgewezen, en Tinnus c.s. veroordeeld tot schadevergoeding. Het heeft daartoe, voor zover van belang, als volgt overwogen: “6.1 Het hof zal hierna, in navolging van partijen, ter aanduiding van de verschillende kenmerken van conclusie 1 van EP 948 de volgende nummering hanteren: 1.1 An apparatus comprising a housing (12) 1.2 comprising an opening at a first end (A) and a plurality of holes (26) at a second end (B); and 1.3 a plurality of hollow tubes (16), wherein each hollow tube (16) is attached to a respective hole of said plurality of holes (26), 1.4 wherein all of the hollow tubes of the apparatus extend from said housing to respective tube ends at where the tube ends present a plurality of adjacent inflatable containers (18), 1.5 wherein each tube end is removably joined to a respective one of said inflatable containers in a sealed manner by an elastic ring (20) disposed around a neck of the inflatable container, 1.6 and wherein the tubes facilitate the simultaneous filling of the inflatable containers with a liquid, 1.7 said elastic rings being configured to each slide 10 with the corresponding inflatable container when each inflatable container is detached from the corresponding hollow tube and, upon removal of the inflatable container from the corresponding tube, to constrict the neck of the inflatable container, sealing it with the liquid inside. (…) 6.4 Bij de toepassing van artikel 69 EOV en het Protocol zal het hof de in de rechtspraak ontwikkelde twee-stappen benadering hanteren. 6.4.1. De eerste stap van die benadering wordt wel aangeduid als de beoordeling van ‘letterlijke inbreuk’. In die stap wordt aan de hand van een uitleg van de octrooiconclusie bepaald of het product of de werkwijze van een derde voldoet aan alle kenmerken van die octrooiconclusie. Met die uitleg wordt niet gedoeld op het in artikel 1 van het Protocol bedoelde uiterste waarbij de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt wordt bepaald door de letterlijke tekst van de conclusie, maar op een uitleg van de octrooiconclusies in het licht van onder meer de beschrijving en tekeningen vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek (artikel 69 lid 1 EOV en het midden van artikel 1 van het Protocol).

3.1.1 Onderdeel II van het middel is gericht tegen rov. 6.4-6.4.2 van het bestreden arrest, waarin het hof de zogenoemde tweestappenbenadering toepast bij de uitleg van het octrooi. Het klaagt onder meer dat deze tweestappenbenadering in strijd is met de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad en met art. 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV) en art. 2 van het Protocol inzake de uitleg van art. 69 EOV (hierna: Protocol). Die benadering leidt volgens het onderdeel ertoe dat geen, respectievelijk te weinig betekenis toekomt aan de uitvindingsgedachte als gezichtspunt. 3.1.2 De beschermingsomvang van het Europees octrooi is geregeld in art. 69 EOV en het daarbij behorende Protocol. De uitleg daarvan geschiedt aan de hand van de maatstaven van de art. 31 en 32 van het Verdrag van Wenen. Art. 69 lid 1 EOV houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 en art. 2 Protocol luiden, in de Nederlandse vertaling: “Artikel 1 – Algemene beginselen Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Artikel 2 – Equivalenten Teneinde de omvang van de bescherming voortvloeiende uit een Europees octrooi te bepalen, dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element.” 3.1.3 In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte” bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de ‘uitersten’ in de woorden van het Protocol). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden. De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Bij de uitleg van een octrooi is leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. Bij de zoektocht naar het evenwicht dat ingevolge art. 1 Protocol gevonden moet worden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van wie zich op het octrooi oriënteert, kan de rechter, wanneer de vraag rijst of een in een conclusie opgenomen formulering moet worden opgevat als een beperking van de beschermingsomvang, betekenis toekennen aan het antwoord dat de gemiddelde vakman zal geven op de vraag naar het bestaan van een goede grond voor die beperking. Daarbij mag (het voor derden kenbare deel van) het verleningsdossier worden betrokken. 3.1.4 Art. 2 Protocol schrijft voor dat bij de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi op passende wijze rekening wordt gehouden met equivalenten. Het bevat geen aanwijzing welke wijze passend wordt geacht. In de praktijk zijn in hoofdzaak de volgende twee benaderingen te onderscheiden. 3.1.5 In een eerste benadering vindt de uitleg van het octrooi plaats in één stap en worden equivalenten direct betrokken in de zoektocht naar het juiste midden, bedoeld in art. 1 Protocol. 3.1.6 In een tweede benadering worden twee stappen gezet. In de eerste stap wordt aan de hand van uitleg van de betrokken octrooiconclusie bepaald of het product of de werkwijze van een derde voldoet aan alle kenmerken van de octrooiconclusie. Hoewel in de rechtspraak ook wel aangeduid als ‘letterlijk’, gaat het hierbij om uitleg van de octrooiconclusie in het licht van onder meer de beschrijving en tekeningen vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. In deze eerste stap wordt met alle relevante gezichtspunten rekening gehouden, behalve met de eventuele equivalentie van elementen van het product of de werkwijze aan kenmerken van de octrooiconclusie, als bedoeld in art. 2 Protocol. Als de octrooiconclusie niet zo kan worden uitgelegd dat alle kenmerken daarvan terugkomen in het product of de werkwijze wordt, als het betoog van de octrooihouder daartoe aanleiding geeft, in een tweede stap onderzocht of het element dat afwijkt van een in de conclusie opgenomen kenmerk, equivalent is aan dat kenmerk en of het passend is om het product of de werkwijze om die reden toch onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen. Een dergelijke tweestappenbenadering wordt tegenwoordig zowel in de Nederlandse, als in de Engelse, Duitse en Franse rechtspraak gehanteerd (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.15). 3.1.7 Het Protocol laat, evenals de daarop gebaseerde rechtspraak van de Hoge Raad (zie hiervoor in 3.1.3), ruimte voor beide benaderingen. Beide zijn immers erop gericht om, zoals vereist, het juiste midden te vinden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van derden. Daarbij kan de uitvindingsgedachte als gezichtspunt ook in de tweestappenbenadering voldoende tot haar recht komen (vgl. de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.28 en 3.38). 3.1.8 Gelet op hetgeen hiervoor in 3.1.2-3.1.7 is overwogen, faalt de hiervoor in 3.1.1 weergegeven klacht. 3.2.1 De onderdelen VII en VIII zijn gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 6.11-6.13 dat in de ogen van de gemiddelde vakman goede grond bestaat voor een beperking van de beschermingsomvang tot apparaten met het kenmerk dat de behuizing een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant omvat (kenmerk 1.2) omdat Tinnus dit kenmerk tijdens de verleningsprocedure eerst heeft verwijderd uit conclusie 1, maar vervolgens weer heeft ingevoegd naar aanleiding van een nieuwheidsbezwaar van de onderzoeksafdeling van het Europees Octrooibureau. De onderdelen bevatten onder meer de klacht dat dit oordeel onjuist of onbegrijpelijk is omdat het weer opnemen van kenmerk 1.2 ertoe diende de ingeroepen prioriteit te herstellen en het niet ging om een ‘materieel’ nieuwheidsbezwaar. 3.2.2 Voor zover de onderdelen berusten op het betoog dat wanneer een kenmerk wordt ingevoegd om prioriteit te kunnen claimen, in een geval waarin zonder beroep op prioriteit een nieuwheidsbezwaar bestaat (door Tinnus c.s. aangeduid als een ‘formeel’ nieuwheidsbezwaar), de gemiddelde vakman daaruit nimmer kan afleiden dat de aldus beperkte conclusie geen ruimte laat voor equivalenten die niet ‘letterlijk’ aan het ingevoegde kenmerk voldoen, gaan zij uit van een onjuiste rechtsopvatting. De beoordeling van hetgeen de gemiddelde vakman uit een in de verleningsfase aangebrachte beperking mag afleiden, vergt een waardering van feitelijke aard, met inachtneming van de hiervoor in 3.1.2-3.1.3 weergegeven beoordelingsmaatstaf. Die maatstaf heeft het hof in acht genomen.

De Hoge Raad: - verwerpt het principale beroep; - veroordeelt Tinnus c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 857,-- aan verschotten en € 75.000,-- aan salaris. Dit arrest is gewezen door de vicepresident M.V. Polak als voorzitter en de raadsheren T.H. Tanja-van den Broek, S.J. Schaafsma, F.R. Salomons en K. Teuben, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.J.P. Lock op 1 maart 2024. Rechtbank Den Haag 9 december 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:12493. Gerechtshof Den Haag 20 september 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1802. Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, München, 5 oktober 1973, en het daarbij behorende Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het Verdrag, Trb. 1975, 108 en 2013, 127. Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, Wenen, 23 mei 1969, Trb. 1972, 51, en 1985, 79. Zie onder meer HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:854 (Resolution/AstraZeneca), rov. 3.4.2 en 3.4.3, met verwijzingen naar eerdere rechtspraak. Vgl. Gerechtshof Den Haag 27 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2052 (Eli Lilly/Fresenius; pemetrexed), rov. 4.3.1 en 4.6-4.11.

In deze eerste stap wordt alleen geen rekening gehouden met de eventuele equivalentie van elementen van het product of de werkwijze aan kenmerken van de octrooiconclusies overeenkomstig artikel 2 van het Protocol. 6.4.2. Als de octrooiconclusie niet zo kan worden uitgelegd dat alle kenmerken daarvan ‘letterlijk’ terugkomen in het product of de werkwijze, wordt in een tweede stap bepaald of het element dat afwijkt van een in de conclusie opgenomen kenmerk equivalent is aan dat kenmerk en of het passend is om het product of de werkwijze om die reden toch onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen. Bij de tweede stap gaat het om de vraag of in de perceptie van de gemiddelde vakman de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, ruimte laten voor equivalenten, gelet op enerzijds een billijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden. (…) 6.6 Het hof is met [verweerster] van oordeel dat haar waterballonvuller niet ‘letterlijk’ voldoet aan de genoemde kenmerken 1.2 en 1.3. De behuizing van de waterballonvuller van [verweerster] omvat niet een opening aan een eerste kant en een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant zoals kenmerk 1.2 vereist. (…) Omdat er geen sprake is van een meervoudig aantal gaten zijn de buizen ook niet bevestigd aan een meervoudig aantal gaten zoals kenmerk 1.3 vereist. (…) 6.9 Naar het oordeel van het hof kan ook het beroep op equivalentie niet slagen. Zoals dit hof heeft geoordeeld in het pemetrexed-arrest [voetnoot hof: Gerechtshof Den Haag 27 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2052 (Eli Lilly/Fresenius Kabi)] is een van de vereisten voor het slagen van een beroep op equivalentie dat er een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden is verzekerd. Aan dat vereiste is in dit geval niet voldaan. 6.10 Het feit dat in de octrooiconclusies bewoordingen zijn gebruikt die equivalenten niet letterlijk omvatten is een belangrijke omstandigheid in het kader van de beoordeling van de rechtszekerheid. Gelet op het feit dat artikel 69 EOV vooropstelt dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt bepaald door de conclusies, mogen derden in beginsel afgaan op de tekst van de conclusies, uitgelegd in het licht van de beschrijving en tekeningen, en werkt door de bewoordingen van de conclusies gecreëerde onduidelijkheid in beginsel ten nadele van de octrooihouder. 6.11 Daar komt bij dat in dit geval in de ogen van de gemiddelde vakman goede grond bestaat voor een beperking van de beschermingsomvang tot apparaten met het kenmerk dat de behuizing een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant omvat (kenmerk 1.2). Tinnus heeft dit kenmerk tijdens de verleningsprocedure eerst verwijderd uit conclusie 1, maar vervolgens weer ingevoegd naar aanleiding van een nieuwheidsbezwaar van de onderzoeksafdeling van het Europees octrooibureau. Uit die gang van zaken kan de gemiddelde vakman in beginsel afleiden dat het de bedoeling was apparaten zonder kenmerk 1.2 buiten de reikwijdte van conclusie 1 van EP 948 te brengen. 6.12 Dat kenmerk 1.2 is ingevoerd naar aanleiding van een nieuwheidsbezwaar heeft [verweerster] toegelicht aan de hand van een beschrijving van de verleningsgeschiedenis. Ze heeft onbetwist gesteld dat Tinnus op 17 november 2017 gewijzigde conclusies heeft ingediend waarin werd geclaimd dat de behuizing meerdere gaten aan een tweede kant heeft, en dat die beperking een reactie is op het als productie 42 overgelegde Examination Report van 2 oktober 2017, waarin de onderzoeksafdeling van het EOB oordeelde dat de op dat moment voorliggende conclusie 1 niet nieuw was. Het had op de weg van Tinnus c.s. gelegen toe te lichten waarom de derde er desondanks niet op zou mogen vertrouwen dat kenmerk 1.2 een essentieel element is van de geclaimde uitvinding. Dat heeft Tinnus c.s. niet gedaan. 6.13 Het betoog van Tinnus c.s. dat de beperking van de bevestiging van de buizen aan de respectieve gaten niet is toegevoegd op grond van een nieuwheidsbezwaar, kan het hof passeren. Dat betoog heeft betrekking op het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het genoemde meervoudig aantal gaten (kenmerk 1.3) in plaats van het kenmerk dat de behuizing een opening aan een eerste kant en een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant omvat (kenmerk 1.2). Ook voor kenmerk 1.3 geldt dat het onderdeel was van conclusie 1 van de aanvraag en tijdens de verleningsprocedure eerst werd verwijderd. Dat, na de invoering van kenmerk 1.2, conclusie 1 nog verder is beperkt door ook kenmerk 1.3 opnieuw in te voegen en dat die latere toevoeging van kenmerk 1.3 samenhangt met een bezwaar van toegevoegde materie in de zin van artikel 123 lid 2 EOV, verandert niets aan de conclusies die de gemiddelde vakman kan trekken uit de invoering van kenmerk 1.2. (…)”.