ECLI:NL:HR:2023:1484

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN CIVIELE KAMER Nummer 22/03144 Datum 27 oktober 2023 ARREST In de zaak van 1. JISKEFET B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. [eiser 2], wonende te [woonplaats], 3. [eiser 3], wonende te [woonplaats], EISERS tot cassatie, hierna gezamenlijk: Jiskefet c.s., advocaten: T. Cohen Jehoram en G.J. Harryvan, tegen NOBLESSE UITGEVERS B.V., gevestigd te Nieuw Vennep, VERWEERSTER in cassatie, hierna: Noblesse, advocaat: V. Rörsch.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar: a. het vonnis in de zaak C/15/321281 / KG ZA 21-546 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Noord-Holland van 1 november 2021; b. het arrest in de zaak 200.302.878/01 van het gerechtshof Amsterdam van 28 juni 2022. Jiskefet c.s. hebben tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. Noblesse heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend. De zaak is voor Jiskefet c.s. toegelicht door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot verwerping van het cassatieberoep. De advocaten van Jiskefet c.s. hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd. 2Uitgangspunten en feiten 2.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Jiskefet B.V. is houdster van verschillende intellectuele-eigendomsrechten op en in verband met het in de periode 1990 tot 2005 uitgezonden televisieprogramma ‘Jiskefet’, waaronder het Benelux-woordmerk JISKEFET, gedeponeerd op 17 februari 2020 en ingeschreven onder nummer 1411750, onder meer voor de warenklasse 16 ‘boeken’. (ii) Noblesse legde zich onder meer toe op het uitgeven van non-fictie boeken op het gebied van muziek, sport, literatuur en humor. Zij gaf het boek ‘Jiskefet Encyclopedie’ uit, dat sinds november 2021 door haar in de handel werd gebracht (hierna: het boek). 2.2 In dit kort geding vorderen Jiskefet c.s. – samengevat – dat Noblesse wordt bevolen maatregelen te treffen die erop gericht zijn dat het boek slechts wordt verkocht voorzien van de vermelding: “Jiskefet is een merk van Jiskefet B.V. - Dit boek is niet afkomstig van Jiskefet B.V. of de makers van Jiskefet.” 2.3 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Jiskefet c.s. grotendeels toegewezen. 2.4 Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en de vorderingen van Jiskefet c.s. afgewezen. Het heeft daartoe, samengevat en voor zover in cassatie van belang, het volgende overwogen. De titel van een boek vormt onderdeel van de waar zelf en is niet een onderscheidingsteken waarmee een uitgeverij die waar als van haar afkomstig wil onderscheiden. Dat betekent dat het gebruik door Noblesse geen inbreuk oplevert in de zin van art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a, b of c, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). Van merkinbreuk door Noblesse kan dus alleen sprake zijn indien haar gebruik van het teken voldoet aan het bepaalde in de genoemde bepaling onder d. Dat is naar het oordeel van het hof niet het geval. Het boek bevat min of meer zakelijk verwoorde beschrijvingen van het bekende televisieprogramma ‘Jiskefet’ als fenomeen in de (zeer recente) Nederlandse cultuurgeschiedenis, bijeengebracht in een encyclopedisch handboek waarin wetenswaardigheden omtrent personages, afleveringen en andere onderdelen van het programma ‘Jiskefet’ via een alfabetische ordening toegankelijk worden gemaakt. Partijen zijn het erover eens dat het Noblesse op zichzelf vrijstaat een boek met deze inhoud te publiceren. Voor een dergelijk boek vormt de titel ‘Jiskefet Encyclopedie’ een zeer voor de hand liggende aanduiding van de inhoud ervan en daarom heeft Noblesse, mede gelet op het grondrecht van de informatievrijheid, een geldige reden voor gebruik van die titel. (rov. 4.5.3-4.5.4) Jiskefet c.s. stellen dat door Noblesse ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Gelet op de op zichzelf toelaatbare aard en beschrijvende inhoud van het boek, kan het door Noblesse genoten voordeel niet worden beschouwd als ongerechtvaardigd. Ook afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk of aan de reputatie daarvan is in dit geval niet aan de orde. Uit het voorgaande volgt dat Noblesse naar voorlopig oordeel van het hof geen inbreuk heeft gemaakt op de rechten, verbonden aan het merk JISKEFET. (rov. 4.5.5-4.5.7)

3.1 Onderdeel 1.1 van het middel betoogt dat het hof met zijn oordeel dat Noblesse geen inbreuk maakt op het merkrecht van Jiskefet B.V., blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Noblesse maakt volgens het hof gebruik van het teken Jiskefet om kenmerken van haar boek aan te duiden. Op die situatie is art. 2.23 lid 1, aanhef en onder b, BVIE van toepassing. Daarom heeft het hof het gebruik van dit teken ten onrechte niet getoetst aan de in art. 2.23 lid 1, slot, BVIE vermelde norm van de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, aldus het onderdeel. Onderdeel 1.2 voegt daaraan toe dat het oordeel van het hof onvoldoende is gemotiveerd, omdat het hof niet is ingegaan op de stellingen van Jiskefet c.s. die van belang zijn in het kader van de toets aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel als bedoeld in art. 2.23 lid 1 BVIE, te weten (samengevat) dat door de wijze waarop het teken Jiskefet op de kaft wordt gebruikt, de indruk wordt gewekt dat het boek van Jiskefet B.V. afkomstig is, dan wel dat er een economische band met Jiskefet B.V. bestaat. Deze stellingen kunnen tot de conclusie leiden dat Noblesse niet handelt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel en de daaruit voortvloeiende loyaliteitsverplichtingen, zodat het gevorderde merkinbreukverbod had moeten worden toegewezen, aldus het onderdeel. Deze klachten falen, gelet op het volgende. 3.2 Noblesse heeft, voor het geval zou worden geoordeeld dat zij met het gebruik van het teken Jiskefet inbreuk maakt op het merkrecht van Jiskefet B.V., een beroep gedaan op art. 2.23 lid 1, aanhef en onder c, BVIE (refererend merkgebruik). Daar hebben Jiskefet c.s. tegen ingebracht dat het gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Nu het hof tot het oordeel kwam dat Noblesse met het gebruik van het teken Jiskefet geen inbreuk maakt op het merkrecht van Jiskefet B.V., kwam het aan het beroep van Noblesse op art. 2.23 lid 1 BVIE niet toe. 3.3 Voor zover is bedoeld te betogen dat, wanneer de rechter heeft vastgesteld dat het gebruik van het teken geen inbreuk oplevert op een van de gronden genoemd in art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a-d, BVIE, de merkhouder zijn op inbreuk berustende vordering niettemin toegewezen kan krijgen op grond van art. 2.23 lid 1 BVIE, falen de klachten reeds omdat art. 2.23 BVIE de rechten van de merkhouder beperkt en niet uitbreidt. 3.4 De klachten van onderdeel 2 richten zich tegen het oordeel van het hof dat Noblesse geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het teken Jiskefet. De klachten kunnen bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden, omdat het hof heeft geoordeeld dat Noblesse voor dat gebruik een geldige reden had en het middel daarover niet klaagt. 3.5 De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO). 3.6 Noblesse heeft in haar verweerschrift, dat slechts de conclusie tot verwerping behelst, aanspraak gemaakt op vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, zoals nader te specificeren. Noblesse heeft haar standpunt echter niet meer toegelicht, noch haar kosten gespecificeerd. De Hoge Raad zal dan ook het liquidatietarief toepassen, en in dat verband het salaris begroten op € 800,--.

De Hoge Raad: - verwerpt het beroep; - veroordeelt Jiskefet c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Noblesse begroot op € 857,-- aan verschotten en € 800,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Jiskefet c.s. deze niet binnen veertien dagen na heden hebben voldaan. Dit arrest is gewezen door de vicepresident M.V. Polak als voorzitter en de raadsheren T.H. Tanja-van den Broek, F.J.P. Lock, S.J. Schaafsma en G.C. Makkink, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.J.P. Lock op 27 oktober 2023. Rechtbank Noord-Holland 1 november 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9643. Gerechtshof Amsterdam 28 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1851. Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ’s-Gravenhage, 25 februari 2005, Trb. 2005, 96.