ECLI:NL:HR:2014:816

4 april 2014

Eerste Kamer

nr. 13/00522

LZ/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

MEDINOL LIMITED,gevestigd te Tel Aviv, Israël,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. M.W. Scheltema,

t e g e n

1. ABBOTT B.V.,gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

2. ABBOTT VASCULAR DEVICES HOLLAND B.V., gevestigd te Ulestraten, gemeente Meerssen,

3. ABBOTT LOGISTICS B.V.,gevestigd te Zwolle

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mr. W.A. Hoyng.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Medinol en Abbott c.s.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. het vonnis in de zaak 329760/HA ZA 09-418 van de rechtbank ’s-Gravenhage van 23 december 2009;

b. de arresten in de zaak 200.059.579/01 van het gerechtshof te ’s-Gravenhage van 4 oktober 2011 en 30 oktober 2012.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof van 30 oktober 2012 heeft Medinol beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Abbott c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep met veroordeling van Medinol in de kosten op de voet van art. 1019h Rv.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.H. Wissink strekt tot verwerping van het cassatieberoep met een veroordeling van eiseres in de kosten in cassatie op de voet van art. 1019h Rv.

De advocaat van Medinol heeft bij brief van31 januari 2014 op die conclusie gereageerd.

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.(i) Medinol is houdster van 'New European Patent Specification' EP 1 181 902 B2 (hierna: EP 902), welk octrooi betrekking heeft op 'A flexible expandable stent' (in de niet bestreden Nederlandse vertaling: 'Buigzame uitzetbare stent'). De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 12 januari 2005 en de instandhouding daarvan na oppositie op 25 maart 2009. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland.

(ii) Conclusie 1 van EP 902 luidt als volgt:

“A flexible, expandable stent formed of an elongated cylindrical unitary tube (30) having in a non-expanded form and in its expanded form a patterned shape, the patterned shape comprising first meander patterns (11) extending in a first direction and second meander patterns (12) extending in a second direction, different from the first direction, wherein the first and second meander patterns comprise loops and are intertwined such that loops (14, 16) of each of the first meander patterns (11) are disposed between each of the neighbouring second meander patterns (12) and that one single loop (18, 20) of each of the second meander patterns (12) is disposed between each of the neighbouring first meander patterns (11), and wherein the first and second meander[s] patterns (11, 12) define a plurality of enclosed spaces (42a, 42b; 44a, 44b).”

In de (niet bestreden) Nederlandse vertaling:

“Buigzame, uitzetbare stent gevormd uit een verlengde cilindrische buis (30) uit een geheel die in de niet uitgezette vorm en in de uitgezette vorm een vorm heeft die voorzien is van patronen, waarbij de vorm met patronen bestaat uit eerste meanderpatronen (11) die zich in een eerste richting uitstrekken en tweede meanderpatronen (12) die zich in een tweede richting uitstrekken, die verschilt van de eerste richting, waarbij de eerste en tweede meanderpatronen bochten omvatten en zodanig zijn vervlochten dat de bochten (14, 16) van elk van de eerste meanderpatronen (11) zijn geplaatst tussen elk van de naburige tweede meanderpatronen (12) en dat een enkele bocht (18, 20) van elk van de tweede meanderpatronen (12) is geplaatst tussen elk van de naburige eerste meanderpatronen (11), en waarin de eerste en tweede meanderpatronen (11. 12) een aantal omsloten ruimten (42a, 42b; 44a, 44b) vormen.”

(iii) EP 902 behoort tot een 'familie' van een aantal nauw verwante octrooien van Medinol, waaronder (grootmoederoctrooi) EP 0 762 856 B1 (hierna: EP 856) en (moederoctrooi) EP 0 846 449 B1 (hierna: EP 449). Alle hebben als indieningsdatum 26 juli 1995; zij berusten op de PCT-aanvrage met nr. WO 96/03092. Twee prioriteiten zijn daarbij ingeroepen, 28 juli 1994 berustend op de Amerikaanse aanvrage US 282181, en 31 mei 1995 berustend op de Amerikaanse aanvrage US 457354.

(iv) EP 449 is verleend en gepubliceerd op 23 januari 2002. Ook dit octrooi heeft betrekking op 'A flexible expandable stent' en is verleend voor een groot aantal landen waaronder Nederland.

3.2.1 Stellende dat de door Abbott c.s. in de handel gebrachte stents 'Multi-Link Vision, Multi-Link-8, Xience en de Xience Prime' in normale en miniuitvoering (hierna: 'de Abbott-stents') letterlijk dan wel op equivalente wijze inbreuk maken op de conclusies 1 en de daarvan afhankelijke conclusies 2, 3, 6, 9, 10, 11 en 12 van EP 902, heeft Medinol bij de rechtbank een vordering tot het opleggen van een inbreukverbod en nevenvorderingen ingesteld.

3.2.2 Abbott c.s. hebben in voorwaardelijke reconventie vernietiging van het Nederlandse deel van EP 902 gevorderd.

3.2.3 De rechtbank heeft de vorderingen van Medinol afgewezen, geoordeeld dat aan de voorwaardelijke reconventionele vordering niet wordt toegekomen en Medinol veroordeeld in de, op de voet van art. 1019h Rv begrote, proceskosten van Abbott c.s. in conventie en in reconventie.

3.2.4 Medinol heeft in hoger beroep haar eis vermeerderd door ook inbreuk op EP 449 aan haar vorderingen ten grondslag te leggen. Abbott c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel beroep ingesteld.

3.2.5 Het hof heeft het principale beroep verworpen, het vonnis van de rechtbank bekrachtigd en Medinol in het principale beroep veroordeeld in de volledige proceskosten van Abbott c.s. in hoger beroep, begroot op de voet van art. 1019h Rv.

3.2.6 Het hof is tot zijn beslissing gekomen op de hieronder kort samengevatte gronden.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Medinol in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Abbott c.s. begroot op € 818,34 aan verschotten en € 114.877,50 voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, C.E. Drion en T.H. Tanja-van den Broek, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 4 april 2014.

(i) buigzame, uitzetbare stent

(ii) gevormd uit een verlengde cilindrische buis (30) uit een geheel

(iii) die in de niet uitgezette vorm en in de uitgezette vorm een vorm heeft die voorzien is van patronen,

(iv) waarbij de vorm met patronen bestaat uit eerste meanderpatronen (11) die zich in een eerste richting uitstrekken

(v) en tweede meanderpatronen (12) die zich in een tweede richting uitstrekken, die verschilt van de eerste richting,

(vi) waarbij de eerste en tweede meanderpatronen bochten omvatten

(vii) en zodanig zijn vervlochten dat de bochten (14, 16) van elk van de eerste meanderpatronen (11) zijn geplaatst tussen elk van de naburige tweede meanderpatronen (12)

(viii) en dat een enkele bocht (18, 20) van elk van de tweede meanderpatronen (12) is geplaatst tussen elk van de naburige eerste meanderpatronen (11),

(ix) en waarin de eerste en tweede meanderpatronen (11, 12) een aantal omsloten ruimten (42a, 42b; 44a, 44b) vormen. (rov. 8.1).

Onderzocht dient te worden of er voor de gemiddelde vakman in EP 902 directe en ondubbelzinnige aanwijzingen zijn te vinden dat de deelkenmerken (iv) en (v) betrekking hebben op zowel uit-fase als in-fase ‘eerste meanderpatronen’ en zowel ‘piek-tot-piek’- (of ‘dal-tot-dal’-) verbindingen als ‘piek-tot-dal’-verbindingen (rov. 9.2).

Tot de stand van de techniek behoort een Europese octrooiaanvrage ten name van Lau et al. Uit deze aanvrage is bekend dat een stent met een verticaal golfvormig in-fasepatroon met piek-tot-dalverbindingen zich bij expansie fundamenteel anders gedraagt dan een stent met een verticaal golfvormig (180°) uit-fasepatroon met piek-tot-piekverbindingen: expansie van dit uit-fasepatroon leidt tot 'foreshortening', terwijl expansie van bedoeld in-fasepatroon niet, althans tot minimale 'foreshortening' leidt. (rov. 9.3).

Aangezien een doel van de uitvinding is te komen tot een stent die minimaal krimpt en dit probleem niet optreedt bij stents met in-fase eerste meanderpatronen met piek-tot-dal-verbindingen, zal de vakman menen dat het octrooi beperkt is tot uit-fase eerste meanderpatronen met piek-tot-piekverbindingen (rov. 11).

Er is geen letterlijke inbreuk omdat de aangevallen stents in-fase verticale patronen hebben met piek-tot-dalverbindingen. Er is geen inbreuk bij wege van equivalentie, omdat de Abbott-stents op een fundamenteel andere wijze dan EP 902 leiden tot een stent met minimale krimp (rov. 16).

EP 902 bevat voorts niet een van de meanderpatronen onafhankelijk onderwerp van uitvinding dat ziet op ‘scaffolding’. De wijze waarop de ‘scaffolding’ wordt bereikt in het octrooi is onlosmakelijk verbonden met de specifieke (180º) uit-fase eerste meanderpatronen (rov. 17).

De Abbott-stents maken ook geen inbreuk op EP 449. De gerede buis daarvan heeft, anders dan de stents volgens EP 449, geen lasnaad. Daarnaast geldt de uitleg die aan conclusie 1 van EP 902 is gegeven eveneens voor conclusie 1 van EP 449, waarvan de deelkenmerken (iii)-(viii) nagenoeg letterlijk overeenkomen met de deelkenmerken (iii)-(viii) van EP 902. (rov. 19-20).

3.3 De klachten van het middel hebben betrekking op de uitleg van conclusie 1 van EP 902 en EP 449 voor zover het gaat om de deelkenmerken (iv) en (v) (onderdelen 1-6), respectievelijk ‘scaffolding’ (onderdeel 7), op de uitleg van EP 449 wat betreft de lasnaad (onderdeel 8) en op het niet behandelen van grief 11 over de proceskostenveroordeling in eerste aanleg (onderdeel10). Onderdeel 9 heeft geen zelfstandige betekenis.

Maatstaf vaststelling beschermingsomvang

3.4.1 De onderdelen 2 en 3 van het middel richten verschillende klachten tegen de wijze waarop het hof de beschermingsomvang van EP 902 en EP 449 heeft vastgesteld, in het bijzonder wat betreft de vraag of daaronder zowel uit-fase, als in-fase eerste meanderpatronen vallen. Daarbij nemen de onderdelen tot uitgangspunt dat conclusie 1 geen vereisten bevat omtrent de oriëntatie van de meanderpatronen ten opzichte van elkaar (in-fase of uit-fase). Blijkens haar toelichting ziet Medinol als de kern van haar cassatieberoep dat het hof heeft miskend dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en (wel kan worden verruimd, maar) niet kan worden beperkt door de beschrijving en tekeningen, in het bijzonder niet door op grond van de (in de beschrijving en tekeningen weergegeven) stand van de techniek en voorkeursuitvoeringsvormen een kenmerk aan de conclusies toe te voegen dat in die conclusies niet is beschreven. De context van de conclusies (de beschrijving en voorkeursuitvoeringsvormen evenals de stand van de techniek) is volgens Medinol alleen van belang wanneer de letterlijke betekenis van de bewoordingen van de conclusies onvoldoende duidelijkheid schept.

3.4.2 Bij de beoordeling van deze klachten wordt het volgende vooropgesteld.

Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.

Art. 1 van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luidt:

“Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.”

In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte” bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron.

Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek.

3.4.3 Tegen de achtergrond van een en ander zijn de klachten ongegrond. Het hof heeft conclusie 1 tot uitgangspunt genomen en deze uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen, vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met diens kennis van de stand van de techniek. Het oordeel van het hof komt erop neer dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat het octrooi alleen ziet op stents met een uit-fase eerste meanderpatroon, omdat het probleem dat het octrooi blijkens de beschrijving beoogt op te lossen zich, naar de gemiddelde vakman uit de beschrijving leert en hem ook op grond van zijn kennis van de stand van de techniek bekend is, bij stents met een in-fasepatroon niet voordoet. Anders dan in het middel wordt bepleit, behoefde de omstandigheid dat de tekst van conclusie 1 de mogelijkheid openlaat dat het octrooi ook ziet op stents met in-fase eerste meanderpatronen, het hof niet van zijn uitleg te weerhouden. Het betoog dat de letterlijke tekst van de conclusies in het kader van het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi steeds behoort te prevaleren, althans dat nimmer tot een uitleg kan worden gekomen die beperkter is dan waartoe de letterlijke tekst van de conclusie ruimte laat, ziet eraan voorbij dat art. 1 Protocol nu juist buiten twijfel stelt dat de beschermingsomvang van het Europees octrooi niet uitsluitend wordt bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en dat art. 69 EOV evenmin zo moet worden uitgelegd dat de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om eventuele onduidelijkheden in de conclusies op te heffen.

3.4.4 De door Medinol genoemde uitspraken van de Technische Kamers van Beroep (TKB) van het Europees Octrooibureau noodzaken niet tot een andere conclusie, reeds omdat de TKB niet oordelen over de beschermingsomvang van een octrooi in het kader van een gestelde inbreuk.

3.8 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het beroep wordt verworpen. Abbott c.s. hebben aanspraak gemaakt op vergoeding van hun kosten in cassatie met toepassing van art. 1019h Rv. Zij hebben die kosten begroot op € 114.877,50. Medinol heeft daartegen bezwaar gemaakt op de grond dat zij de gevorderde vergoeding niet redelijk en evenredig acht, gelet op de relatief beknopte schriftelijke toelichting en de tijd besteed aan advisering en studie bij een uurtarief van € 650,--. Het bezwaar berust mede op het uitgangspunt dat Abbott c.s., naast genoemd bedrag, aanspraak maken op een bedrag van € 44.357,50 “voor de nota van repliek” (bedoeld zal zijn: de nota van dupliek). Dat uitgangspunt is evenwel onjuist, aangezien de Hoge Raad geen andere kostenopgave heeft bereikt dan die gehecht aan de schriftelijke toelichting. Mede gelet daarop en gezien de door Medinol zelf gevorderde vergoeding, acht de Hoge Raad de gevorderde vergoeding redelijk en evenredig.

De beslissingen van de TKB – die overigens niet eensluidend zijn op het hier aan de orde zijnde punt – dienen te worden gelezen tegen de achtergrond van de taak van de TKB, te weten het beoordelen van de geldigheid van octrooien.

Peildatum beschermingsomvang bij beoordeling inbreukvraag

3.5.1 Onderdeel 5 is gericht tegen rov. 15.2 van het bestreden arrest. Daarin heeft het hof het beroep door Medinol op voorbeelden van een uit-fasestent die niet krimpt en van een in-fasestent die ‘foreshortening’ toestaat – waarmee Medinol volgens het hof kennelijk wil betogen dat de vakman zal begrijpen dat het octrooi betrekking heeft op niet alleen uit-fasestents maar ook op in-fasestents – verworpen op de grond dat Medinol niet heeft vermeld of deze stents op de eerste prioriteitsdatum op enigerlei wijze openbaar toegankelijk waren en geen tot de algemene stand der techniek behorende literatuur heeft genoemd die aannemelijk maakt dat de vakman op grond van zijn vakkennis een en ander in het octrooi zal lezen. Volgens onderdeel 5.1 heeft het hof aldus miskend dat voor de beoordeling van de nieuwheid en de inventiviteit van een uitvinding weliswaar de prioriteitsdatum bepalend is, maar dat dit niet geldt voor beantwoording van de vraag wat de gemiddelde vakman uit het octrooi zal begrijpen. Daarvoor is de kennis van de gemiddelde vakman op de datum van inbreuk, althans op de eerste verleningsdatum van het octrooi maatgevend, aldus het onderdeel.

3.5.2 Bij de beoordeling van deze klacht wordt het volgende vooropgesteld.

Onderscheiden dient te worden tussen enerzijds de vraag naar de uitleg van het octrooi met het oog op de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan en anderzijds de daarop volgende vraag of een voortbrengsel (of in voorkomend geval: werkwijze) onder de aldus vastgestelde beschermingsomvang valt.

In het kader van eerstgenoemde vraag kunnen diverse gezichtspunten een rol spelen. Een daarvan is de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte (zie hiervoor in 3.4.2). Bij het achterhalen daarvan moet het perspectief van de gemiddelde vakman en diens kennis van de stand van de techniek op de aanvraag- of prioriteitsdatum richtinggevend worden geacht. Het gaat dan immers om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Dat, zoals uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt, bij de beantwoording van deze vraag onder omstandigheden ook betekenis kan worden gehecht aan gegevens uit het – van na de aanvraag- of prioriteitsdatum daterende – verleningsdossier, doet aan dit uitgangspunt niet af.

In het kader van de daarop volgende inbreukvraag kan daarentegen mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (vgl. art. 2 van het Protocol).

3.5.3 Het in onderdeel 5 bestreden oordeel heeft betrekking op de kennis waarmee de gemiddelde vakman probeert te doorgronden wat het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek, dus op het achterhalen van de uitvindingsgedachte in het kader van de hiervoor in 3.5.2 vermelde “eerstgenoemde vraag”. Dat het hof daarbij de prioriteitsdatum tot uitgangspunt neemt geeft, gelet op het voorgaande, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het onderdeel faalt derhalve.

Overige klachten

3.6.1 Onderdeel 10 heeft betrekking op het lot van grief 11, waarin over de proceskostenveroordeling in eerste aanleg werd geklaagd. Het onderdeel neemt tot uitgangspunt dat het hof heeft beslist dat Medinol geen belang heeft bij de behandeling van die grief.

3.6.2 Het onderdeel mist feitelijke grondslag. Het hof heeft niet geoordeeld dat Medinol geen belang heeft bij grief 11, maar overwogen dat “uit het voorgaande volgt” dat de grieven 1-9 en 11 niet tot vernietiging kunnen leiden. Het hof heeft de grief derhalve verworpen.

Voor zover het onderdeel tevens daartegen opkomt, kan het niet slagen. Blijkens de toelichting heeft de klacht betrekking op de veroordeling in de kosten van het geding in reconventie en wordt betoogd dat i) de voorwaarde waaronder de vordering in reconventie is ingesteld niet is vervuld en ii) er, nu die vordering de nietigheid van het octrooi betreft, in het licht van de uitspraak van het HvJEU in de zaak Bericap/Plastinova (HvJEU 15 november 2012, zaak C-180/11, ECLI:NL:XX:2012:BY4086) geen plaats is voor toepassing van art. 1019h Rv. Wat betreft de bij i) vermelde omstandigheid heeft het hof zich kennelijk aangesloten bij het oordeel van de rechtbank (rov. 4.16 van het vonnis). Dat oordeel van het hof geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is verweven met waarderingen van feitelijke aard die in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht. Het bij ii) vermelde argument is door Medinol in hoger beroep niet aangevoerd, zodat het hof daarop niet behoefde in te gaan.

3.7 De overige in het middel aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.