ECLI:NL:HR:2010:BM3979

9 juli 2010

Eerste Kamer

09/00338

DV/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

B.V. ENGINEERING DESIGN DOCUMENTATION SERVICES,

gevestigd te Amsterdam,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt,

t e g e n

de rechtspersoon naar vreemd recht ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORPORATION,

gevestigd te Plano, Texas, Verenigde Staten van Amerika,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Engineering en Electronic USA.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. het tussenvonnis in de zaak H 97.2231 van de rechtbank Amsterdam van 30 oktober 2002;

b. het eindvonnis in de zaak 132972 / H 97.2231 van de rechtbank Amsterdam van 3 december 2003;

c. het tussenarrest in de zaak 855/04 van het gerechtshof te Amsterdam van 20 april 2006;

d. het eindarrest in de zaak 106.001.492/01 met het rolnummer 855/04 van het gerechtshof te Amsterdam van 10 juli 2008.

Het eindarrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het eindarrest van het hof heeft Engineering beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Electronic USA heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Electronic USA mede door mr. B.T.M. van der Wiel, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping.

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Engineering heeft vanaf de oprichting van haar onderneming in 1977 onder de handelsnaam EDS in Nederland diensten aangeboden op het gebied van informatievoorziening. Haar dienstverlening is op een gegeven moment mede het aanbieden van computerdiensten gaan omvatten. Zij heeft op 2 oktober 1989 de omschrijving in het handelsregister van haar bedrijfsvoering gewijzigd in: "handel in computer- en telecommunicatieapparatuur en advisering aan gebruikers, alsmede het ontwerpen en vervaardigen van technische documentatie."

(ii) Electronic USA houdt zich sinds 1962 in de Verenigde Staten van Amerika bedrijfsmatig bezig met het aanbieden en verlenen van computerdiensten, eveneens onder de handelsnaam EDS. Zij heeft haar activiteiten naar Nederland uitgebreid, waartoe zij in 1979 haar Nederlandse dochtervennootschap EDL B.V., sedert 1985 genaamd Electronic Data Systems (EDS) International B.V. (hierna: Electronic BV) heeft opgericht.

(iii) Electronic USA heeft in oktober 1983 respectievelijk augustus 1988 het woordmerk "EDS" bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd voor waren en diensten in de klassen 9 en 16, respectievelijk klasse 42, welke depots zijn ingeschreven onder de nummers 395322 respectievelijk 454882. Zij heeft aan Electronic BV een exclusieve licentie verleend voor het gebruik van het woord- en dienstmerk EDS.

(iv) Engineering heeft in februari 1994 het woord- en beeldmerk "EDS" bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd voor waren en diensten in onder meer de klassen 9, 16 en 42, welke depots zijn ingeschreven onder de nummers 546841 en 547162.

(v) Tussen enerzijds Electronic USA en Electronic BV (hierna tezamen: Electronic c.s.) en anderzijds Engineering is geschil ontstaan over het gebruik van de handelsnaam en het merk EDS. Zij hebben het geschil aan de rechter voorgelegd in de onderhavige procedure, die verlopen is op de wijze als hierna onder 3.2 is vermeld.

3.2.1 Electronic c.s. hebben in eerste aanleg gevorderd, kort gezegd, Engineering te bevelen op straffe van een dwangsom ieder gebruik van de handelsnaam en het merk EDS te staken en gestaakt te houden en de inschrijving van de handelsnaam in het Handelsregister te wijzigen, en voorts de door Engineering verrichte registraties van het teken EDS onder de nummers 546841 en 547162 nietig te verklaren en de doorhaling daarvan te bevelen.

Engineering heeft in reconventie gevorderd, kort gezegd, Electronic c.s. te verbieden inbreuk te maken op haar rechten inzake de handelsnaam en het merk EDS.

3.2.2 De rechtbank heeft in haar tussenvonnis geoordeeld dat Electronic c.s. in ieder geval in het voorjaar van 1984 bescherming onder de Handelsnaamwet hebben verkregen voor het gebruik van EDS als handelsnaam voor het aanbieden van computerdiensten in Nederland. In het eindvonnis oordeelde de rechtbank dat Engineering niet was geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat zij vóór het voorjaar van 1984 in zodanige mate computerdiensten heeft aangeboden onder de handelsnaam EDS dat daardoor bij het relevante publiek debiet is ontstaan. Op deze gronden heeft de rechtbank de vorderingen van Electronic c.s. in conventie toegewezen en de vorderingen van Engineering in reconventie afgewezen.

3.2.3 Engineering heeft tegen het eindvonnis hoger beroep ingesteld, doch daarbij uitsluitend Electronic USA gedagvaard. Tegen Electronic BV is te laat hoger beroep ingesteld. Als gevolg daarvan is het vonnis, voor zover het in conventie en in reconventie is gewezen tussen Engineering en Electronic BV, in kracht van gewijsde gegaan.

3.2.4 Na bij tussenarrest een comparitie van partijen bevolen te hebben, heeft het hof in zijn eindarrest als volgt overwogen.

Electronic USA heeft bij memorie van antwoord en bij haar schriftelijk pleidooi het standpunt ingenomen dat Engineering - in verband met de hiervoor in 3.2.3 vermelde gang van zaken - geen enkel belang (meer) heeft bij het door haar ingestelde hoger beroep. Bij akte na comparitie heeft Electronic USA een beroep gedaan op de exceptio plurium litis consortium (hierna ook: de exceptie). (rov. 2.3)

De rechtsverhouding in geschil betreft de vraag wie in de verhouding tussen Engineering enerzijds en Electronic c.s. anderzijds gerechtigd is tot het voeren van de aanduiding EDS als merk en handelsnaam. De aard en inhoud van deze rechtsverhouding maakt het rechtens noodzakelijk dat de beslissing ten aanzien van alle bij de rechtsverhouding betrokken partijen in dezelfde zin luidt. Daarbij is van belang dat Electronic USA en Electronic BV behoren tot hetzelfde concern en deze rechtspersonen de aanduiding EDS gebruiken voor dezelfde diensten en dat het gebruik van het woord- en dienstmerk EDS door Electronic BV berust op een aan haar door Electronic USA verleende licentie. (rov. 2.6)

Op grond van het eindvonnis staat onherroepelijk vast dat Engineering jegens Electronic BV verplicht is het gebruik van de aanduiding EDS als merk en handelsnaam te staken en gestaakt te houden, dat de merkdepots van Engineering mede op vordering van Electronic BV nietig zijn verklaard, en dat de reconventionele vorderingen van Engineering strekkende tot het verbieden van het gebruik door Electronic BV van de aanduiding EDS als merk en handelsnaam zijn afgewezen. Gelet op de noodzaak dat de beslissing ten aanzien van de rechtsverhouding in geschil ten aanzien van Engineering, Electronic USA en Electronic BV in dezelfde zin luidt, kan de procedure niet in hoger beroep uitsluitend tegen Electronic USA worden voortgezet. De door Engineering beoogde uitkomst van de procedure in hoger beroep, te weten dat het haar wel en Electronic USA niet zal zijn toegestaan om de aanduiding EDS als merk en handelsnaam te gebruiken, is onverenigbaar met de beslissing in eerste aanleg tussen Engineering en Electronic BV ten aanzien van dezelfde rechtsverhouding. (rov. 2.7)

De conclusie is dat het beroep op de exceptie slaagt (rov. 2.8) en dat Engineering bij gebrek aan belang niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar ingestelde hoger beroep (rov. 3).

3.3 Onderdeel 1 van het middel strekt ten betoge dat het hof miskend heeft dat het beroep van Electronic USA op de exceptie een exceptief verweer is zodat het op grond van art. 353 lid 1 in verbinding met art. 128 lid 3 Rv. uiterlijk bij memorie van antwoord naar voren moest worden gebracht. Daarom stond het het hof niet vrij op dit verweer, dat eerst bij akte na comparitie was aangevoerd, acht te slaan.

Volgens onderdeel 2 heeft het hof ten onrechte, althans op onvoldoende (gemotiveerde) gronden, geoordeeld dat het rechtens noodzakelijk is dat de beslissing(en) ten aanzien van alle bij de onderhavige rechtsverhouding betrokken partijen in dezelfde zin luidt (luiden), en op die grond Engineering niet-ontvankelijk verklaard in haar hoger beroep.

3.4 In dit geding dient tot uitgangspunt dat Electronic USA voor het aanbieden en leveren van computerdiensten de handelsnaam EDS voert en het woordmerk EDS als Benelux-merk heeft laten registreren, en dat zij aan haar Nederlandse dochtermaatschappij Electronic BV toestemming heeft gegeven voor diezelfde diensten EDS als handelsnaam en merk in Nederland te gebruiken.

Hoewel denkbaar was geweest dat het geschil tussen Engineering en Electronic c.s. over het gebruik van EDS als merk en handelsnaam aan de orde werd gesteld in een procedure tussen uitsluitend Engineering en Electronic USA (dan wel tussen uitsluitend Engineering en Electronic BV), brengt dat niet mee dat het hof Engineering in haar hoger beroep tegen (alleen) Electronic USA ontvankelijk had moeten verklaren. Het onderhavige geval wordt immers hierdoor gekenmerkt, zoals het hof in zijn hiervoor weergegeven rov.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Engineering in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Electronic USA begroot op € 374,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 9 juli 2010.