ECLI:NL:HR:2009:BK0674

11 december 2009 Eerste Kamer C05/160HR DV/EE Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. de vennootschap naar Duits recht ADIDAS AG, gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland, 2. ADIDAS BENELUX B.V., gevestigd te Etten-Leur, EISERESSEN tot cassatie, incidentele verweersters in cassatie, advocaat: mr. K. Aantjes, t e g e n 1. de commanditaire vennootschap MARCA MODE, gevestigd te Amsterdam, alsmede haar beherende vennoten: [beherend vennoot 1], wonende te [woonplaats], [beherend vennoot 2], wonende te [woonplaats], [beherend vennoot 3], wonende te [woonplaats], 2. de commanditaire vennootschap C&A NEDERLAND, gevestigd te Amsterdam, alsmede haar beherende vennoten: [beherend vennoot 1], wonende te [woonplaats], [beherend vennoot 2], wonende te [woonplaats], [beherend vennoot 4], wonende te [woonplaats], [beherend vennoot 5], wonende te [woonplaats], [beherend vennoot 3], wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. H.A. Groen, thans mr. M.W. Scheltema. 3. H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V., gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, incidenteel eiseres tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. W. Taekema, thans mr. R.A.A. Duk. 4. VENDEX KBB NEDERLAND B.V., gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Adidas c.s. en Marca c.s. 1. Het verloop van het geding De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 16 februari 2007, nr. C05/160HR, LJN AY9707, NJ 2007, 117, voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen (hierna: het HvJEG) de volgende vragen van uitleg gesteld: - Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en ingeschreven, rekening te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis)? - Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij verschil of de daar bedoelde, beschikbaar te houden tekens door het in aanmerking komende publiek worden gezien als tekens ter onderscheiding van waren, dan wel als louter versiering van de waar? - Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij nog verschil of het door de merkhouder aangevallen teken onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn, dan wel een aanduiding behelst als bedoeld in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn? De door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het HvJEG bij arrest van 10 april 2008, nr. C-102/07, LJN BD9710, IER 2008, 53, beantwoord als hierna in 3.1.2 vermeld. De zaak is voor partijen nader toegelicht door hun advocaten. De nadere conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot vernietiging van het bestreden eindarrest en tot verwijzing van de zaak op de gebruikelijke voet. Mr. Hoyng heeft bij brief van 29 oktober 2009 namens H&M op die conclusie gereageerd. 3. Verdere beoordeling van de middelen in het principale beroep 3.1.1 De Hoge Raad heeft in zijn tussenarrest van 16 februari 2007 middel I gegrond bevonden, middel IIA onder a en onder b (i) ongegrond. Met betrekking tot de klachten van middel IIA onder b (ii) en (iii) heeft de Hoge Raad vragen van uitleg gesteld aan het HvJEG. 3.1.2 Het HvJEG heeft in zijn arrest van 10 april 2008, nr. C-102/07, Pb. C 128, blz. 13, op de - hiervoor in 1 vermelde - door de Hoge Raad gestelde eerste vraag voor recht verklaard: "De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in artikel 6, lid 1, sub b, van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is.". en het is derhalve niet toegekomen aan beantwoording van de tweede en derde vraag. 3.2.1 Uit de beslissing van het HvJEG volgt dat onjuist is de - in rov. 4.17 van het eindarrest neergelegde - opvatting (a) dat ook bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk een aan het algemeen belang ontleende - en in art. 3 lid 1 van de Richtlijn, verankerde - behoefte bestaat om voor bepaalde tekens te waarborgen dat die beschikbaar blijven voor algemeen gebruik, en (b) dat het gebruik van dergelijke tekens op die grond niet omwille van de bescherming van een merk waarmee die tekens mogelijk overeenstemmen, aan die beschikbaarheid mag worden onttrokken, en dat zulks ook geldt wanneer het desbetreffende merk zelf van oorsprong een dergelijk teken is dat door inburgering de voor een merk vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat, naar het HvJEG besliste, anders geldt, voor zover de gebruiker van een dergelijk teken zich op art. 6 lid 1, aanhef en onder b, Richtlijn beroept, is, naar het HvJEG ook heeft onderkend, voor de onderhavige zaak niet van belang, nu zich dat geval niet voordoet. 3.2.2 De tegen de hierboven vermelde opvatting gerichte klachten van middel IIA onder b (ii) en (iii) zijn dus gegrond. Hetzelfde geldt voor middel IIB, a onder (v). Nu het hof in rov. 4.18 heeft overwogen dat het de verschillende grondslagen van de vordering van Adidas c.s. - te weten, zoals uit het vervolg van het arrest blijkt: art. 13A lid 1, aanhef en onder respectievelijk b, c en d, (oud) BMW (thans art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b, c en d, BVIE) - heeft beoordeeld in het licht van de in 3.2.1 bedoelde, doch onjuist bevonden rechtsopvatting, treft de gegrondheid van middel IIA onder b (ii) en (iii) ook die beoordeling. Na verwijzing komt aan hetgeen het hof in rov. 4.10-4.13 van het tussenarrest van 8 juni 1999 omtrent de inbreukvraag heeft overwogen geen betekenis meer toe, nu het hof in rov. 4.17-4.25 van zijn eindarrest tot een volledige herbeoordeling van deze vraag is overgegaan. Het beroep tegen dat tussenarrest mist dus doel. 3.3 De hiervoor in 3.2.2 niet vermelde klachten van middel IIB, die zijn gericht tegen de beoordeling van het verwarringsgevaar in rov. 4.20 en 4.21 van het eindarrest, missen feitelijke grondslag, voor zover deze inhouden dat het hof als regel heeft gehanteerd (a) dat de aanwezigheid van één punt van verschil tussen merk en teken gevaar voor verwarring wegneemt en (b) dat zich tussen een twee- en een driestrepenmotief geen begripsmatige gelijkenis kan voordoen. Voor het overige behoeven de klachten geen behandeling, nu het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen tot een nieuwe beoordeling - zowel ex tunc als ex nunc - van de inbreukvraag zal moeten overgaan. 3.4 Middel IIC is gericht tegen rov. 4.23 en 6.7 van het eindarrest, die betrekking hebben op de inbreukgrond van art. 13A lid 1, aanhef en onder c, (oud) BMW. Voor zover het voortbouwt op middel I of op de hiervoor in 3.2.2 genoemde onderdelen, is het gegrond. Voor het overige behoeft ook dit middel geen behandeling om de hiervoor in 3.3. genoemde reden. 3.5 Middel III keert zich tegen rov. 4.25 van het eindarrest. Het faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal van 6 oktober 2006 onder 65 en 66 (eerste volzin). 3.6 Middel IV mist zelfstandige betekenis. De Hoge Raad: in het principale beroep: verwerpt het beroep tegen het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 8 juni 1999; vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 29 maart 2005; verwijst het geding naar het gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Marca c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Adidas c.s. begroot op € 444,11 aan verschotten en € 4.800,-- voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 11 december 2009.