ECLI:NL:HR:2005:AT3135

9 september 2005 Eerste Kamer Nr. C04/085HR JMH/AS Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de vennootschap naar Antilliaans recht NAVCOM N.V., gevestigd op Curaçao, Nederlandse Antillen, EISERES tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster, advocaat: mr. K.G.W. van Oven, t e g e n PHILIPS NEDERLAND N.V., gevestigd te Eindhoven, VERWEERSTER in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseres, advocaat: mr. W. Taekema.

Verweerster in cassatie - verder te noemen: Philips - heeft bij exploot van 24 januari 1997 eiseres tot cassatie - verder te noemen: Navcom - op verkorte termijn gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd Europees octrooi 0 011 880 nietig te verklaren, kosten rechtens. Navcom heeft incidenteel gevorderd dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren en in de hoofdzaak de vordering bestreden. De rolrechter heeft bij tussenvonnis van 29 juni 1999 het verzoek van Philips om pleidooi afgewezen, de zaak naar de rol verwezen voor een akte aan de zijde van Philips, en bepaald dat tegen deze uitspraak eerst nadat eindvonnis in de hoofdzaak is gewezen, hoger beroep kan worden ingesteld. De rechtbank heeft bij eindvonnis van 26 april 2000 in het incident zich bevoegd verklaard om van de vordering van Philips kennis te nemen, in de hoofdzaak het Nederlandse deel van Europees octrooi 0 011 880, nietig verklaard en, uitvoerbaar bij voorraad, Navcom in de kosten van deze procedure veroordeeld. Tegen dit vonnis heeft Navcom hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Het hof heeft op 17 oktober 2002 de zaak in een tussenarrest weer naar de rol verwezen en op 30 oktober 2003 bij eindarrest het vonnis waarvan beroep bekrachtigd en Navcom in de kosten van het hoger beroep verwezen. Beide arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

Tegen beide arresten van het hof heeft Navcom beroep in cassatie ingesteld. Philips heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende het voorwaardelijk incidentele beroep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Partijen hebben over en weer heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor Navcom toegelicht door mrs. J.J. Bronkhorst en M.G.R. van Gardingen en voor Philips door mr. W.A. Hoyng, allen advocaat te Amsterdam. De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt op het principale cassatieberoep tot vernietiging en op het (voorwaardelijk ingestelde) incidentele cassatieberoep tot verwerping. De advocaat van Philips heeft bij brief van 15 april 2005 op die conclusie gereageerd. 3. Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Navcom is sinds de overdracht aan haar op 19 juni 1996, en tot het verstrijken van de maximale geldigheids-duur daarvan op 6 januari 1999, houdster geweest van het Europese octrooi 0 011 880 (hierna: het octrooi), waaraan onder meer gelding voor Nederland en Duitsland is verleend. Het octrooi heeft betrekking op "a vehicle guidance system". Het systeem geeft de bestuurder van een auto aanwijzingen hoe hij moet rijden. (ii) De verlening van het octrooi is gepubliceerd in het "European Patent Bulletin" op 2 maart 1983. Tegen de octrooiverlening is oppositie ingesteld. De oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau heeft het octrooi herroepen. Nadat tegen die beslissing beroep was ingesteld, heeft de Kamer van beroep het octrooi in gewijzigde vorm in stand doen houden. De vermelding van de beslissing inzake ingestelde oppositie is gepubliceerd op 19 april 1989. (iii) Philips en een met Philips verbonden groep ondernemingen hebben in Duitsland en Nederland onder de naam "CARIN" een elektronisch navigatiesysteem voor auto's geïntroduceerd, dat anders dan de uitvinding van het octrooi, op GPS is gebaseerd. 3.2 In dit geding heeft Philips gevorderd dat het Nederlandse gedeelte van het octrooi nietig wordt verklaard. Zij heeft daartoe een beroep gedaan op (a) gebrek aan inventiviteit, (b) onvoldoende openbaarmaking (met als nietigheidsgrond: het ontbreken van een uitkomst op het gebied van de nijverheid) en (c) ongeoorloofde uitbreiding. Navcom heeft verweer gevoerd. De rechtbank heeft het Nederlandse deel van het octrooi nietig verklaard. Zij overwoog daartoe dat, al aangenomen dat de in het octrooi beschreven uitvinding inventiviteit bezit, deze in de oorspronkelijke stukken niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken. Uit die beschrijving wordt immers, aldus de rechtbank, op geen enkele manier duidelijk hoe het daarin geopenbaarde systeem de bestuurder, direct nadat hij de in verband met het maken van een fout opgedragen U-bocht heeft gemaakt, de "correct instruction" zou kunnen geven over het vervolg van zijn route. Zij verwees verder naar de overwegingen van het Duitse Bundespatentgericht, dat in een tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp in Duitsland aanhangig gemaakte zaak tot hetzelfde oordeel is gekomen, bij welke overwegingen zij zich aansloot. Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd. Het overwoog daartoe, kort samengevat, in zijn tussenarrest (i) dat ingevolge art. 103 lid 1 ROW 1995, de ROW 1910 in dit geding van toepassing is en, in zijn eindarrest, (ii) dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat de uitvinding in de oorspronkelijke stukken niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken, (iii) dat ingevolge art. 51 lid 1 ROW 1910, zoals dat vóór 1 december 1987 luidde, in samenhang met de artikelen 52-57 van het Europees octrooiverdrag, een octrooi onder meer wordt nietig verklaard indien het onderwerp daarvan niet kan worden toegepast op enig gebied van de nijverheid, en (iv) dat dit laatste ten aanzien van het (onderhavige) octrooi het geval is omdat de gemiddelde vakman niet in staat is de daarin beschreven uitvinding na te werken en het daarom niet strekt tot verkrijging van enige uitkomst op het gebied van de nijverheid, zodat het octrooi niet had behoren te worden verleend.

4.1 Philips heeft in het incidentele beroep een uit twee onderdelen bestaand middel voorgesteld. Het eerste onderdeel, dat is gericht tegen het door het hof gewezen tussenarrest, zal nu reeds worden behandeld, hoewel het beroep voorwaardelijk is ingesteld, omdat dat onderdeel de vraag aan de orde stelt welk recht in dit geding van toepassing is. Volgens het onderdeel heeft het hof ten onrechte overwogen dat op het geschil tussen partijen art. 51 lid 1 ROW 1910, zoals dat vóór 1 december 1987 luidde, van toepassing is. Ingevolge art. 103 lid 1 ROW 1995, zoals dat vanaf 15 maart 2003 luidde krachtens de op die datum in werking getreden Rijkswet van 19 december 2002, Stb. 2003, 35, had het hof echter art. 75 lid 1, aanhef en onder b, ROW 1995 moeten toepassen. 4.2 Art. 103 lid 1 ROW 1995 luidde tot 15 maart 2003 als volgt: "Ten aanzien van Europese octrooien, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd voor de inwerkingtreding van deze rijkswet, en licenties onder deze octrooien, is uitsluitend het bij en krachtens de Rijksoctrooiwet bepaalde van toepassing." Ten tijde van de hiervoor in 3.1 onder (ii) bedoelde publicatie gold nog de ROW 1910, die tot 1 december 1987 niet in de mogelijkheid voorzag dat het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi werd nietig verklaard op de grond dat niet aan het vereiste van "nawerkbaarheid" was voldaan. Met ingang van evengenoemde datum kende de ROW 1910 die mogelijkheid wel, doordat ingevolge de wet van 29 mei 1987, Stb. 316, art. 51 met ingang van die datum kwam te luiden, voor zover in dit geding van belang: "1. Een octrooi wordt nietig verklaard voor zover: (...) b. het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding die (...) zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen." Zoals hiervoor in 3.2 overwogen heeft het hof echter in zijn tussenarrest beslist dat krachtens het bij de wet van 29 mei 1987 behorende overgangsrecht, in deze zaak het recht zoals dat luidde vóór 1 december 1987 van toepassing is gebleven. Deze overweging is in cassatie (terecht) niet bestreden en dient dus mede tot uitgangspunt. 4.3 Art. 103 lid 1 ROW 1995 luidt vanaf 15 maart 2003 als volgt: "Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit artikellid is ten aanzien van Europese octrooien, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd voor de inwerkingtreding van deze rijkswet, en licenties onder deze octrooien, het bij en krachtens deze rijkswet bepaalde van toepassing." Art. 75 lid ROW 1995 luidt als volgt, voor zover in dit geding van belang: "1. Een octrooi wordt door de rechter vernietigd voor zover: (...) b. het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding die (...) zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen." 4.4 Onderdeel 1 strekt ertoe dat, hoewel de wetgeving die gold tijdens de looptijd van het onderhavige octrooi (waarvan de geldigheidsduur is verstreken op 6 januari 1999) - gezien het hiervoor in 4.2 overwogene - niet de mogelijkheid kende tot nietigverklaring of vernietiging van het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi, zulks met ingang van 15 maart 2003 alsnog anders is, op grond van de op die datum van kracht geworden wijziging van art. 103 lid 1 ROW 1995. Dit betoog is in strijd met het grondbeginsel van overgangsrecht, dat onder meer is aanvaard in art. 69 van de wet van 3 april 1969, Stb. 167 (Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) dat wanneer een nieuwe wet van toepassing wordt, dit niet tot gevolg heeft dat alsdan iemand een vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht rechtsgeldig had verkregen. Zulks klemt in het onderhavige geval temeer nu die toepasselijkheid zou meebrengen dat een octrooi dat gedurende de gehele looptijd daarvan rechtsgeldig is geweest, alsnog zou worden vernietigd krachtens een bepaling die pas na het verstrijken van de geldigheidsduur van dat octrooi in werking is getreden. In dit licht heeft te gelden dat, indien de wetgever dit resultaat niettemin had willen bereiken met het hiervoor in 4.3 aangehaalde art. 103 lid 1 ROW 1995 zoals dit vanaf 15 maart 2003 luidt, hij zulks - daargelaten de aanvaardbaarheid daarvan - ondubbelzinnig had dienen te bepalen. Nu hij dit niet heeft gedaan, moet de zojuist vermelde bepaling aldus worden uitgelegd dat daardoor het door Navcom verkregen recht van octrooi, waarvan de vermelding van de verlening is gepubliceerd voor de inwerkingtreding van de ROW 1995, werd geëerbiedigd, zodat art. 75 lid 1, aanhef en onder (b), ROW 1995 daarop niet alsnog van toepassing werd. Het onderdeel stuit op het vorenoverwogene af.

5.1 De onderdelen I.1-11 en II.1-10 van het principale beroep bevatten slechts een inleiding. De onderdelen II.11-35 van het principale beroep strekken in de kern ertoe dat de ROW 1910 zoals deze tot 1 december 1987 luidde, door het hof onjuist is uitgelegd. Ten onrechte, aldus deze - samengevat weergegeven - klachten, heeft het hof de eis van art. 51 lid 1 ROW 1910, dat het onderwerp van het octrooi moet kunnen worden toegepast op enig gebied van de nijverheid, in die zin opgevat dat indien het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi niet zodanig is beschreven dat het voor de vakman "nawerkbaar" is, aan dit octrooi op die grond geen rechten kunnen worden ontleend. Dit is in strijd met het systeem van de toentertijd geldende wet, waarin het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi niet op grond van niet-nawerkbaarheid nietig verklaard kon worden. 5.2 De ROW 1910 zoals deze tot 1 december 1987 luidde, bepaalde in art. 51 lid 1, aanhef en onder (a), onder meer dat een octrooi wordt nietig verklaard voor zover, indien het een Europees octrooi betreft, het ingevolge de artikelen 52-57 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) niet had behoren te worden verleend. In de aangehaalde artikelen van het EOV, voor zover in deze zaak van belang, wordt onder meer de eis gesteld dat Europese octrooien vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid, dat wil zeggen dat het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid. Uit (de tekst van) deze bepalingen op zichzelf bezien, kan echter niet worden afgeleid of de daarin gestelde eis mede omvat dat de uitvinding "nawerkbaar" in het octrooischrift moet zijn beschreven. De vraag of het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi voor 1 december 1987 ingevolge art. 51 lid 1, aanhef en onder (a), ROW 1910 had behoren te worden nietig verklaard, dient mede te worden beantwoord in het licht van het feit dat deze bepaling wel naar de artikelen 52-57 EOV verwijst, maar niet naar art. 138 EOV. Ingevolge het eerste lid van dit artikel kan een Europees octrooi slechts nietig worden verklaard onder meer a) indien het onderwerp van het Europese octrooi niet octrooieerbaar is ingevolge de artikelen 52 tot en met 57; b) indien het Europese octrooischrift niet een beschrijving van de uitvinding bevat, die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen. Het feit dat art. 51 lid 1, aanhef en onder (a), ROW 1910 niet mede naar art. 138 EOV verwijst, is daarom een aanwijzing dat het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi voor 1 december 1987 niet kon worden nietig verklaard op de grond dat de uitvinding in het Europese octrooischrift niet nawerkbaar was beschreven. 5.3 Daarbij komt dat art. 138 EOV aan de aangesloten staten de keuze heeft gelaten om de in die bepaling opgenomen nietigheidsgronden in hun nationale wetgeving te implementeren, in die zin dat zij van de invoering van een of meer van de in die bepaling opgenomen nietigheidsgronden mogen afzien. Uit de memorie van toelichting van de wet tot "Wijziging van de rijksoctrooiwet in verband met uitvoering van en aanpassing aan het Europees Octrooiverdrag en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien" (Kamerstukken II 1977-1978, 15 038 (R 1098), nr. 3, blz. 21) blijkt dat de wetgever van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt. Na te hebben overwogen dat "in de Rijksoctrooiwet (...) dus op dit punt een keuze (moet) worden gemaakt" en onder a. het geval te hebben besproken dat een Europees octrooi in strijd is met de materiële vereisten van octrooieerbaarheid, neergelegd in de artikelen 52-57 van het Verdrag, besprak de regering vervolgens het geval dat zich in dit geding voordoet: "b. Het Europese octrooischrift vertoont het gebrek, dat het niet een beschrijving bevat, die zodanig duidelijk en volledig is, dat een deskundige de uitvinding aan de hand daarvan kan toepassen. Art. 22B, eerste lid, van de wet stelt aan de beschrijving behorende bij een ingediende aanvrage dezelfde eis. De Octrooiraad verleent dan ook geen octrooi op een aanvrage als aan deze eis van duidelijkheid en volledigheid niet is voldaan. Er heeft nimmer behoefte bestaan dit voorschrift te sanctioneren met de mogelijkheid van nietigverklaring. Ook de Europese octrooi-verleningsprocedure bevat voldoende waarborgen dat aan het voorschrift van duidelijkheid en volledigheid nauwlettend de hand wordt gehouden. Aan invoering van de sanctie van nietigverklaring bestaat daarom op dit punt thans geen behoefte." 5.4 Op de hiervoor in 5.2 en 5.3 vermelde - samenhangende - wetssystematische en wetshistorische gronden kan de uitleg die het hof heeft gegeven aan art. 51 lid 1, aanhef en onder (a), ROW 1910, zoals dat tot 1 december 1987 luidde, niet als juist worden aanvaard. De onderdelen II.11-35 van het principale beroep, die daarover klagen, treffen dus doel en moeten leiden tot vernietiging van het door het hof gewezen eindarrest. 5.5 Het tweede onderdeel van het voorwaardelijke incidentele beroep, dat blijkens het hiervoor overwogene eveneens behandeling behoeft, houdt kort gezegd in dat het hof het octrooi ten onrechte niet heeft nietig verklaard op grond van gebrek aan inventiviteit. Het hof had dit wel behoren te doen omdat art. 51 lid 1 ROW 1910, zoals dat vóór 1 december 1987 luidde, de eis van inventiviteit stelde, Philips op het ontbreken van inventiviteit een beroep heeft gedaan, en de uitvinding niet zodanig in de oorspronkelijke stukken is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken, zo betoogt het onderdeel. 5.6 Het onderdeel faalt omdat het uitgaan van de onjuiste opvatting dat de eis van inventiviteit besloten ligt in de eis van nawerkbaarheid. De eis van inventiviteit heeft immers blijkens de artikelen 2 en 2A van de ROW 1910 zelfstandige betekenis, ook ten opzichte van de eis van nawerkbaarheid, omdat enerzijds een uitvinding niet-inventief kan zijn maar wel nawerkbaar kan zijn beschreven, terwijl anderzijds een uitvinding die aan de eis van inventiviteit voldoet, in het octrooischrift zodanig kan zijn beschreven, dat zij niet aan de eis van nawerkbaarheid voldoet. Zoals hiervoor in 3.2 is overwogen, heeft Philips zich in dit geding dan ook op gebrek aan inventiviteit als afzonderlijke nietigheidsgrond beroepen, waaromtrent het hof nog niet heeft beslist. 6. Verdere beoordeling van het principale beroep 6.1 De onderdelen II.36-64 van het principale beroep houden samengevat weergegeven in dat het hof zijn oordeel, dat de onderhavige uitvinding in de oorspronkelijke stukken van het Navcom-octrooi niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken, ten onrechte zonder voorafgaande deskundige voorlichting heeft gevormd. Het hof was immers niet gekwalificeerd om zich dit oordeel zonder zulke voorlichting te kunnen vormen. Dit klemt temeer omdat, nadat de oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau het octrooi had herroepen, de Technische kamer van beroep, in maximale bezetting, het octrooi in gewijzigde vorm in stand heeft doen houden (zie hiervoor in 3.1 onder (ii)). Onder deze omstandigheden heeft in elk geval te gelden dat het hof zijn oordeel onvoldoende heeft gemotiveerd, al helemaal doordat het aan de beslissing van de Technische kamer van beroep in zijn arrest geen woord heeft gewijd. Ten slotte klagen de onderdelen dat het hof heeft nagelaten te motiveren hoe het zijn inzicht heeft verkregen en hoe het dat inzicht heeft gewaardeerd. 6.2 Als uitgangspunt bij de beoordeling van de onderdelen dient dat het aan het inzicht van de rechter die over de feiten oordeelt, is overgelaten of hij behoefte heeft aan deskundige voorlichting en dat de wijze waarop hij van die vrijheid gebruikmaakt, in cassatie niet kan worden getoetst (vgl. onder meer HR 6 december 2002, nr. C01/095, NJ 2003, 63).

De Hoge Raad: in het principale beroep: verklaart Navcom niet-ontvankelijk in haar beroep, voor zover gericht tegen het tussenarrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 17 december 2002; vernietigt het eindarrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 30 oktober 2003; verwijst het geding naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Philips in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Navcom begroot op € 452,96 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris. in het incidentele beroep: verwerpt het beroep; veroordeelt Philips in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Navcom begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door vice-president P. Neleman op 9 september 2005.