ECLI:NL:HR:2004:AO0903

19 maart 2004

Eerste Kamer

Nr. C02/110HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,

gevestigd te Eindhoven,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. W. Taekema,

t e g e n

1. de vennootschap naar vreemd recht POSTECH CORPORATION,

gevestigd te Taiwan, republiek China,

2. de vennootschap naar vreemd recht PRINCO CORPORATION,

gevestigd te Taiwan, republiek China,

3. de vennootschap naar vreemd recht PRINCO SWITZERLAND AG,

gevestigd te Zug, Zwitserland,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer.

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Philips - heeft bij exploot van 2 oktober 2000 onder meer verweersters in cassatie - verder te noemen: Postech c.s. - en nog 7 andere vennootschappen in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te 's-Gravenhage en, voor zover thans in cassatie van belang en na vermindering van eis (samengevat), gevorderd dat Postech c.s. zullen worden verboden inbreuk te maken op de aan Philips toekomende octrooirechten, alsmede dat zij zullen worden gelast (i) aan de overige gedaagden een adres op te geven waar de CD-R's moeten worden afgegeven (ii) zorg te dragen voor vernietiging van die CD-R's en (iii) aan Philips een schriftelijke verklaring van het vernietigingsbedrijf te verschaffen, waaruit blijkt dat die vernietiging daadwerkelijk heeft plaatsgehad.

Postech c.s. hebben de vorderingen bestreden.

Bij vonnis van 11 januari 2001 heeft de President de in eerste aanleg tegen Postech c.s. gevraagde voorzieningen toegewezen.

Tegen dit vonnis hebben Postech c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Zij vorderden vernietiging van het vonnis en concludeerden tot onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter om van de vorderingen van Philips kennis te nemen, althans tot afwijzing van de vorderingen.

Bij memorie van antwoord heeft Philips haar eis gewijzigd en vermeerderd en gevorderd voormeld vonnis te bekrachtigen en daarnaast bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad zonder borgtocht:

1. Postech c.s., ieder afzonderlijk, te verbieden om CD-R's die met het oog op de rechten van de Philips moeten worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" als bedoeld in art. 1 lid 2 sub a van Verordening EG 241/1999, binnen enige Lid-Staat van de Europese Gemeenschap waarvoor dat het geval is binnen te brengen, of dergelijke goederen (weer) uit te voeren, of die onder een schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot te plaatsen, dan wel een of meer van de betreffende handelingen te doen uitvoeren, of daarbij overigens betrokken te zijn;

2. Postech c.s., ieder afzonderlijk, te verbieden iedere betrokkenheid bij handelingen die inbreuk opleveren op EO 0 265 984 of EO 0 325 330, dan wel een van deze beide octrooien, in enig land waarvoor de betreffende octrooien (of het betreffende octrooi) van kracht zijn, respectievelijk is;

3. Postech c.s., ieder afzonderlijk, te veroordelen tot betaling van een dwangsom van ƒ 25.000,-- voor iedere dag waarop zich mocht voordoen dat aan de betrokken appellante kan worden toegerekend dat aan de uit te spreken verboden en/of bevelen niet, dan wel niet volledig en behoorlijk is voldaan; dan wel - naar keuze van Philips - een dwangsom van ƒ 1.000,-- voor iedere CD-R ten aanzien waarvan een overtreding van een of meer van de gegeven verboden of bevelen mocht hebben plaatsgehad;

4. Postech c.s. te veroordelen in de kosten van de procedure in hoger beroep.

Postech c.s. hebben zich tegen deze eisvermeer-dering verzet en op straffe van een dwangsom opheffing van alle conservatoire beslagen gevorderd.

Bij arrest van 25 oktober 2001 heeft het hof het vonnis waarvan beroep behoudens de proceskosten-veroordeling vernietigd en in zoverre opnieuw rechtdoende

- Postech c.s., ieder afzonderlijk, verboden inbreuk te maken op de rechten die Philips aan het Europees octrooi 0.397.238 kan ontlenen in Nederland, op straffe van een dwangsom van ƒ 25.000,-- voor iedere dag waarop zich mocht voordoen en aan Postech c.s. valt toe te rekenen, dat aan het verbod niet dan wel niet volledig en behoorlijk is voldaan, dan wel - naar keuze van Philips - een dwangsom van ƒ 1.000,-- voor iedere CD-R ten aanzien waarvan een overtreding van het verbod mocht hebben plaatsgehad;

- het meer of anders gevorderde afgewezen;

- het vonnis wat de proceskostenveroordeling betreft bekrachtigd;

- dit arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en

- de kosten van het geding in hoger beroep in die zin gecompenseerd dat partijen elk de eigen kosten draagt.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft Philips beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Postech c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Philips heeft de zaak doen toelichten door haar advocaat en Postech c.s. hebben de zaak namens hun advocaat doen toelichten door mr. L.M. Schreuders-Ebbekink, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot vernietiging van het bestreden arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage en tot verwijzing van de zaak naar dat gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing.

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Philips is rechthebbende op de volgende Europese octrooien:

- nr. 0.342.748, verleend op 2 februari 1994;

- nr. 0.327.172, verleend op 14 december 1994;

- nr. 0.397.238, verleend op 22 november 1995.

Deze octrooien hebben betrekking op informatie-dragers in de vorm van compact discs waarop door de gebruiker informatie kan worden opgeslagen, ook bekend als "recordable" CD's of CD-R's.

(ii) Postech, Princo Taiwan en Princo Switzerland vervaardigen en verhandelen CD-R's. Postech en Princo Taiwan zijn gevestigd in Taiwan, Princo Switzerland in Zwitserland.

(iii) Philips, van oordeel dat de CD-R's van Postech c.s. inbreuk maken op haar voormelde octrooien, heeft de douaneautoriteiten in Nederland verzocht haar op de hoogte te stellen van het aangeven van dergelijke CD-R's onder vermelding van de aangever en de geadresseerde, zulks op de voet van Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten, PbEG L 341/8, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999, PbEG L 27/1 (hierna: de EG-Piraterijverordening).

(iv) Dergelijke informatie is door de douane aan Philips verstrekt met betrekking tot de inhoud van een zestal zendingen CD-R's, alle afkomstig van Postech of Princo Taiwan en verzonden vanuit Taiwan. Geadresseerde was o.a. Princo Switzerland.

(v) Op alle voormelde zendingen heeft Philips conservatoir beslag doen leggen.

3.2 Philips heeft Postech c.s. in kort geding gedagvaard en gevorderd als in 1 weergegeven. De president heeft de gevraagde voorzieningen toegewezen.

In hoger beroep hebben Postech c.s. vernietiging van het vonnis gevorderd en geconcludeerd tot onbevoegd-verklaring van de Nederlandse rechter om van de vorderingen van Philips kennis te nemen, althans tot afwijzing van de vorderingen. Bij memorie van antwoord heeft Philips haar eis gewijzigd en vermeerderd als in 1 weergegeven. Na vermindering van eis bij pleidooi door intrekking van het gevorderde inbreukverbod ter zake van inbreuk op de Europese octrooien 0.265.984 en 0.325.330 waren in hoger beroep volgens 's hofs rov. 3 nog de volgende vorderingen van Philips aan de orde.

a) Postech c.s., ieder afzonderlijk, te verbieden inbreuk te maken op de rechten die Philips kan ontlenen aan de Europese octrooien 0.327.172, 0.397.238 en 0.342.748 voor de landen waarvoor die octrooien zijn verleend, een en ander op straffe van een dwangsom;

b) Postech c.s., ieder afzonderlijk, op straffe van een dwangsom, te veroordelen

- schriftelijk mededeling te doen aan de houders van de beslagen CD-R's van het adres waar de betreffende CD-R's moeten worden afgegeven.

- binnen één week na afgifte zorg te dragen voor de vernietiging van de betreffende CD-R's;

- binnen 15 dagen nadien een schriftelijke verklaring van het betrokken vernietigingsbedrijf te verschaffen waaruit blijkt dat de vernietiging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden;

c) Postech c.s., ieder afzonderlijk, op straffe van een dwangsom, te verbieden CD-R's die met het oog op de rechten van Philips moeten worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht", als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub a van de EG-Piraterijverordening, binnen enige lidstaat binnen te brengen of dergelijke goederen (weer) uit te voeren, of die onder een schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot te plaatsen, dan wel een of meer van de betreffende handelingen te doen uitvoeren, of daarbij overigens betrokken te zijn.

Het hof heeft het beroepen vonnis behoudens de proceskostenveroordeling vernietigd en, in zoverre opnieuw rechtdoende, samengevat, Postech c.s., ieder afzonderlijk, verboden inbreuk te maken op de rechten die Philips aan het Europees octrooi 0.397.238 kan ontlenen in Nederland, op straffe van een dwangsom, en voorts het meer of anders gevorderde afgewezen.

3.3 De onderdelen I (betreffende de vraag of de EG-Piraterijverordening bevoegdheidsregels bevat), II (betreffende de vraag of de Nederlandse rechter op grond van de (alternatieve) bevoegdheidsregel van art. 5, aanhef en onder 3, EVEX bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen tegen Princo Switzerland) en III (betreffende de vraag of de Nederlandse rechter aan art. 6, aanhef en onder 1, EVEX bevoegdheid kan ontlenen om kennis te nemen van de vorderingen gericht tegen Princo Switzerland) keren zich tegen het oordeel van het hof in rov. 4 en 5 (derde en vierde alinea) met betrekking tot de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om van de vorderingen van Philips kennis te nemen.

Het hof heeft zich op grond van art. 126 lid 3 (oud) Rv. bevoegd geacht kennis te nemen van de vorderingen van Philips tegen Postech en Princo Taiwan en heeft zich op grond van art. 24 EVEX in samenhang met art. 126 lid 3 (oud) Rv. bevoegd geacht kennis te nemen van de vorderingen van Philips jegens Princo Switzerland (rov. 5, vijfde alinea). Nu het hof zich in het dictum van het arrest niet onbevoegd heeft verklaard om van enige vordering van Philips of van enig onderdeel van een vordering van Philips kennis te nemen, kunnen de onderdelen I, II en III wegens gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.

3.4.1 Het hof heeft in rov. 5 (onder meer) overwogen:

"Het hof is van oordeel dat de rechter die zijn bevoegdheid uitsluitend baseert op artikel 24 EVEX/EEX-Verdrag (juncto artikel 126 lid 3 Rv.) niet ordenend moet optreden buiten Nederland (zie ook rechtsoverweging 16 van het arrest van het Hof van Justitie EG van 21 mei 1980 C-125/79 inzake Denilauler/Couchet Frères (NJ 1981, 184). Een eventueel grensoverschrijdend inbreukverbod zal derhalve worden afgewezen, ook jegens Postech en Princo, daar in het kader van dit kort geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht."

3.4.2 Onderdeel IV strekt wat de vorderingen tegen Princo Switzerland betreft ten betoge dat het hof bevoegdheid kon ontlenen aan art. 2 EG-Piraterijverordening, art. 5, aanhef en onder 3, EVEX, en/of art. 6, aanhef en onder 1, EVEX, zodat onjuist althans onvoldoende gemotiveerd is het oordeel in rov. 5 dat het hof niet ordenend moet optreden buiten Nederland, en derhalve een grensoverschrijdend inbreukverbod dient te worden afgewezen. Dit betoog berust echter op verkeerde lezing van het arrest, nu het hof zich niet onbevoegd heeft geacht om kennis te nemen van de vorderingen van Philips tegen Princo Switzerland, doch die vorderingen voorzover zij strekken tot een grensoverschrijdend inbreukverbod om opportuniteitsredenen heeft afgewezen. Dit blijkt mede uit zijn verwijzing naar rov.

16 van het arrest van het HvJEG van 21 mei 1980 (Denilauler/Couchet Frères), luidende: "Ongetwijfeld is de plaatselijke rechter of in ieder geval de rechter van de verdragsluitende staat waarin zich de door de gevraagde maatregelen getroffen tegoeden bevinden, het beste in staat de omstandigheden te beoordelen op grond waarvan de gevraagde maatregelen moeten worden toegestaan of geweigerd, dan wel de modaliteiten en voorwaarden moeten worden vastgesteld die de verzoeker in acht zal hebben te nemen om het voorlopige en bewarende karakter van de toegestane maatregelen te garanderen", met welke verwijzing het hof kennelijk tot uitdrukking heeft willen brengen dat het in het onderhavige kort geding niet voldoende in staat is te beoordelen of de omstandigheden buiten Nederland toewijzing van de gevraagde grensoverschrijdende maatregelen tegen Princo Switzerland kunnen rechtvaardigen.

3.4.3 Onderdeel IV bestrijdt wat de vorderingen tegen Postech en Princo Taiwan betreft met een motiveringsklacht het oordeel van het hof dat het grensoverschrijdende inbreukverbod ook jegens deze vennootschappen moet worden afgewezen "daar in het kader van dit kort geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht".

Bij de behandeling van dit onderdeel dient te worden vooropgesteld dat, indien de Nederlandse rechter op grond van enige regel van (commuun) internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is kennis te nemen van een vordering betreffende de inbreuk op een naar buitenlands recht verkregen intellectueel eigendomsrecht, hij desgevorderd in beginsel een verbod kan uitspreken van handelingen in het buitenland. Dit geldt ook in kort geding en ongeacht de grond waarop de Nederlandse rechter zijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd (vgl. rov. 4.2.4 van HR 24 november 1989, nr. 13689, NJ 1992, 404 (hierna: Interlas-arrest) en rov. 5 van HR 21 februari 1992, nr. 14454, NJ 1993, 164 (Barbie)). Tegen deze achtergrond beschouwd is het oordeel van het hof dat in het onderhavige geval toewijzing van het grensoverschrijdende inbreukverbod tegen Postech en Princo Taiwan achterwege moet blijven, onvoldoende gemotiveerd.

Voorzover het hof mocht hebben geoordeeld dat in het onderhavige geval sprake is van de in het zo-even genoemde Interlas-arrest bedoelde uitzondering ("Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen, of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld.") is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk op welke grond en waarom het hof heeft geoordeeld dat in dit kort geding de hoofdregel moet wijken en terughoudendheid moet worden betracht.

Voorzover het hof mocht hebben geoordeeld dat deze terughoudendheid geboden is op grond van het door het hof genoemde arrest van het HvJEG van 21 mei 1980 (Denilauler/Couchet Frères) heeft het hof uit het oog verloren dat de in dat arrest gegeven aanwijzing om bij het treffen van grensoverschrijdende voorlopige of bewarende maatregelen terughoudendheid te betrachten, niet geldt ten opzichte van Postech en Princo Taiwan, nu deze vennootschappen niet zijn gevestigd op het grond-gebied van een staat die partij is bij het EEX-Verdrag of van het EVEX, zodat ten aanzien van deze vennootschappen de regeling van het EEX-verdrag of het EVEX niet van toepassing is.

Voorzover het hof mocht hebben geoordeeld dat de aanwijzing van het zo-even genoemde arrest van het HvJEG van overeenkomstige toepassing moet worden geacht op gevallen die buiten het formele toepassingsgebied van het EEX-Verdrag of het EVEX vallen, is dit oordeel onjuist. Er bestaat geen grond voor deze gevallen een beperking als bedoeld in het arrest van het HvJEG in de zaak Denilauler/Couchet Frères te aanvaarden.

3.5.1 In rov. 22 heeft het hof geoordeeld dat de in 3.2 onder (c) vermelde vordering niet toewijsbaar is.

Onderdeel V bestrijdt dit oordeel als onjuist en onbegrijpelijk en wel omdat de omstandigheid dat de EG-Piraterijverordening geen algemene regels geeft ten aanzien van de bevoegdheid van de rechter, niet betekent dat het hof in de onderhavige zaak niet bevoegd is van de onderhavige vordering kennis te nemen. Deze klacht kan echter wegens gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft zich immers ten aanzien van alle vorderingen van Philips, ook de vordering onder (c), bevoegd geacht.

3.5.2 Voorzover het onderdeel is gericht tegen rov. 5, derde alinea, voorlaatste volzin, alwaar het hof overweegt ten aanzien van de vraag of het verbod van art. 2 van de EG-Piraterijverordening zich niet richt tot de lidstaten en nadere regeling behoeft, faalt het bij gebrek aan belang omdat deze overweging door het hof ten overvloede is gegeven.

3.5.3.1 Het onderdeel is voor het overige gericht tegen de passage van rov. 5 die luidt:

"Voor overtreding van het in artikel 2 van de Verordening vervatte verbod, voor zover hier van belang, is vereist dat het goederen betreft die volgens de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om douaneoptreden wordt ingediend (in casu de Nederlandse wetgeving) inbreuk maken op een octrooi. Noch in de Rijksoctrooiwet 1995 noch in de Rijksoctrooiwet (1910) is bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de octrooihouder door het wederuitvoeren van transito-goederen."

3.5.3.2 Uit art. 6 lid 2, aanhef en onder b, van de EG-Piraterijverordening volgt dat de goederen die in Nederland "in een situatie als bedoeld in artikel 1 lid 1, onder a), verkeren" bij de beoordeling van de inbreukvraag bij wege van fictie dienen te worden aangemerkt als goederen die in Nederland zijn vervaardigd. Het oordeel van het hof dat noch in de Rijksoctrooiwet 1995 noch in de Rijksoctrooiwet (1910) is bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de octrooihouder door het wederuitvoeren van transito-goederen, is derhalve niet beslissend voor de inbreukvraag. Beslissend is of, onder de veronderstelling dat de goederen in Nederland zijn vervaardigd, op de rechten van de octrooihouder inbreuk wordt gemaakt. De tegen het desbetreffende oordeel gerichte rechtsklacht treft derhalve doel.

3.6.1 In rov. 22, derde alinea, heeft het hof geoordeeld dat het gelet op hetgeen onder 4 en 5 is overwogen geen verbod zal opleggen dat buiten Nederland geldt. "Daar komt bij dat Philips tegenover de betwisting door Postech c.s, niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in België en/of Zwitserland beschikt over een Belgisch onderscheidenlijk Zwitsers deel van het Europese "238" octrooi dat voldoet aan de vereisten voor registratie aldaar en daar rechtskracht heeft."

3.6.2 Voorzover onderdeel VI klaagt dat niet duidelijk is welke overwegingen in rov. 4 en 5 het hof in de aangehaalde overweging bedoelt, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden omdat het hof kennelijk het oog heeft op de conclusie van de rov. 4 en 5, te weten het oordeel inzake de door het hof noodzakelijk geachte terughoudendheid die in dit kort geding moet worden betracht bij het opleggen van een grensoverschrijdend inbreukverbod.

Voorzover het onderdeel voortbouwt op de voorgaande onderdelen, behoeft het geen bespreking meer en deelt het het lot van deze onderdelen.

3.6.3 Het onderdeel klaagt ten slotte dat het oordeel van het hof in rov. 22 dat Philips tegenover de betwisting door Postech c.s niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in België en/of Zwitserland beschikt over een Belgisch onderscheidenlijk Zwitsers deel van het Europese "238" octrooi dat voldoet aan de vereisten voor registratie aldaar en daar rechtskracht heeft, onjuist is althans onvoldoende begrijpelijk is gemotiveerd.

De president heeft iedere verdere inbreuk verboden op de rechten die Philips kan ontlenen aan onder meer het Europese "238"-octrooi en wel voor alle landen waarvoor dat octrooi geldt, zonder een uitzondering te maken voor België en Zwitserland, welke landen naar de stellingen van Philips behoren tot de landen waarvoor dat octrooi geldt.

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 1 oktober 2001;

verwijst het geding naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Postech c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Philips begroot op € 404,53 aan verschotten en € 1.590,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, P.C. Kop en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 19 maart 2004.