ECLI:NL:GHSHE:2020:2699
GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH
Team Handelsrecht
zaaknummer 200.245.258/01
arrest van 1 september 2020
in de zaak van
1Converse Inc.,gevestigd te Boston, Massachussets, Verenigde Staten van Amerika,
2. Kesbo Sport B.V.,gevestigd te Weert,
appellanten,
hierna aan te duiden als Converse c.s.,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,
tegen
1. mr. R.G.B. Hermsen qq in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading Holland B.V., Sport Concept B.V., Ferro Footwear B.V. en Brandustry B.V.,kantoorhoudende te Tilburg,
hierna aan te duiden als de curator,
advocaat: mr. C.M. van den Reek te Breda,
2. Mexx Industries B.V., voorheen geheten FM Fashion B.V.,gevestigd en kantoorhoudende te Drunen, gemeente Heusden,
hierna aan te duiden als FM,
advocaat: mr. P.M. Tromp-Baijense te Drunen, gemeente Heusden,
geïntimeerden,
op het bij exploot van dagvaarding van 3 augustus 2018 ingeleide hoger beroep van de vonnissen van 4 september 2013, 25 juni 2014, 21 januari 2015, 15 juni 2016 en 4 juli 2018, door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, gewezen tussen Converse c.s. als eiseressen in conventie, verweersters in reconventie en de curator en FM als gedaagden in conventie, eisers in reconventie.
De vier gefailleerde vennootschappen en FM worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als Sporttrading c.s. De failliete vennootschappen worden afzonderlijk aangeduid als Sporttrading, Sport Concept, Ferro en Brandustry. Vanaf overweging 3.78. worden Sporttrading, Sport Concept en Brandustry ook wel gezamenlijk aangeduid als Sporttrading.
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen en in die procedure genomen rolbeslissingen.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding in hoger beroep van 3 augustus 2018 tevens incidentele conclusie tot schorsing van de tenuitvoerlegging en tot zekerheidstelling;
de akte overlegging producties van Converse c.s., met producties genummerd 1 A t/m E, 2 A t/m C, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A en B, 9, 9 A t/m L, 10;
de antwoordmemorie in het incident tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de curator met producties 1 t/m 11;
de antwoordmemorie in het incident tot schorsing van de tenuitvoerlegging van FM met producties 1 t/m 10;
de memorie van grieven met producties 11 t/m 38 tevens houdende incidentele vordering tot inzage in en afschrift van bescheiden ex artikel 843a Rv en 1019a Rv, tevens houdende wijziging van eis;
de antwoordmemorie in het incident ex artikel 843a Rv en 1019a Rv van de curator met productie 12;
de antwoordmemorie in het incident ex artikel 843a Rv en 1019 Rv van FM met producties 11 t/m 14;
de memorie van antwoord van de zijde van de curator, met producties 13 t/m 29;
de memorie van antwoord van de zijde van FM met productie 15;
het arrest in incident (351 Rv) van 9 april 2019, waarbij de incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging is afgewezen;
de memorie van antwoord in incidenteel appel van de zijde van Converse c.s.;
de akte houdende rectificatie van de zijde van Converse c.s.;
de bij H12-formulier van 7 juni 2019 toegezonden akte houdende producties, met producties 39A en 39B van de zijde van Converse c.s.;
de bij H12-formulier van 4 mei 2020 toegezonden akte overlegging aanvullende producties, met producties genummerd 40 en 41 van de zijde van Converse c.s.;
de bij brief van 25 mei 2020 toegezonden producties 42A en 42B van de zijde van Converse c.s.;
de bij H3-formulier van 7 mei 2020 toegezonden akte overlegging producties 30 en 31 van de zijde van de curator;
de bij H12-formulier van 20 mei 2020 toegezonden productie 32 van de zijde van de curator;
de bij H12-formulier van 29 mei 2020 toegezonden productie 33 van de zijde van de curator;
de bij H3-formulier van 19 mei 2020 toegezonden akte overlegging producties (kostenspecificatie) met producties 16 en 17 van de zijde van FM;
de bij H3-formulier van 29 mei 2020 toegezonden akte overlegging producties (kostenspecificatie) met producties 18 en 19 van de zijde van FM;
de aantekeningen van de griffier van het pleidooi dat op 3 juni 2020 plaatsvond, waarbij bovengenoemde bij H-formulieren toegezonden stukken in het geding zijn gebracht;
de pleitaantekeningen van de zijde van Converse c.s.;
de pleitnota van de zijde van de curator;
de pleitnota van de zijde van FM;
de ter zitting voorgelezen en vervolgens ingediende schriftelijke verklaring van de heer [betrokkene 1] van de zijde van FM.
Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.
MITSDIEN
Dat de curator middels dit exploot wordt opgeroepen voort te procederen in voornoemde procedure en op de bovengemelde rolzitting het voormelde geding zal overnemen.”
3.63. Converse c.s. heeft vervolgens op 3 augustus 2010 een exploot laten uitbrengen aan de curator in zijn hoedanigheid van curator van Sporttrading, Sport Concept, Ferro en Brandustry, eveneens getiteld “OPROEPINGSEXPLOOT EX ARTIKEL 27 en 28 FW”.
Het exploot bepaalt onder meer:
“2. Op 25 mei 2010 is het faillissement uit gesproken van Brandustry B.V. Op 3 juni
2010 is het faillissement uitgesproken van Sporttrading Holland B.V., Ferro
Footwear B.V. en Sport Concept B.V.
3. Ten aanzien van de door gedaagden ingestelde vorderingen in reconventie heeft
de Rechtbank Breda de procedure geschorst ex artikel 27 en 28 Fw.
4. Ten aanzien van de door Converse ingestelde vorderingen heeft de Rechtbank
Breda de procedure ex artikel 27 en 28 Fw aangehouden tot de roldatum van 4 augustus 2010 teneinde Converse de gelegenheid te geven de curator op te roepen
tot overneming van het geding voor de gevoegde partij.
(zie overweging 3.67.) zich, zo mogelijk gezamenlijk, te willen uitlaten over de schorsing van alle vorderingen in conventie blijkt vervolgens in ieder geval het voornemen van de curator om zo mogelijk dan wel zo nodig toch de procedure in conventie voort te zetten. Dit moet Converse c.s. onmiddellijk duidelijk zijn geweest en gezien de in de brief van 1 februari 2011 betrokken standpunten was dit haar ook volledig duidelijk. Waarom zou Converse c.s. anders met de curator gaan overleggen om “op dit punt”, dat wil zeggen de splitsing en de daaruit onvermijdelijk voortvloeiende mogelijke gedeeltelijke voortzetting van de procedure in conventie, een gezamenlijk standpunt te bereiken? En waarom zou anders relevant zijn dat bij gebreke van een aanhouding zowel de advocaat van de curator als de curator zelf geen bezwaar zouden hebben tegen een uitstel van 6 weken voor conclusie van repliek c.a., als niet voor Converse c.s. ook een gegeven was dat de curator zo mogelijk ook in conventie wilde voortprocederen?
3.72. Eerst toen de rechtbank daadwerkelijk tot splitsing overging middels haar rolbeslissing van 23 november 2011 was formeel het moment daar dat er in de zin van artikel 28 Fw iets over te nemen viel in de procedure in conventie. Op dat moment was aan alle op dit punt betrokken partijen al duidelijk dat de curator dat ook wilde doen en deed. Dit nog los van de rolbeslissing van de rolrechter van 28 september 2011.
3.73. Voor het geval bovenstaande beoordeling onjuist zou blijken, overweegt het hof als volgt.Artikel 28 Fw bevat – anders dan artikel 27 Fw – geen uitdrukkelijke voorziening ten aanzien van het alsnog, maar dan later dan het moment waartegen de curator is opgeroepen, door de curator overnemen van de procedure.
Ingevolge HR 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1917 ligt de betekenis van artikel 28 Fw - indien de curator niet aanstonds verschijnt - echter vooral in de bescherming die deze bepaling de wederpartij van een failliet biedt op het punt van proceskosten vanaf de faillietverklaring:
“3.1.2 Art. 28 Fw regelt het geval waarin ten tijde van de faillietverklaring een tegen de schuldenaar ingestelde rechtsvordering aanhangig is, en het een vordering betreft die onder art. 25 lid 1 Fw valt, en niet op de voet van art. 29 Fw ter verificatie in het faillissement kan worden ingediend. Art.28 lid 1 Fw bepaalt dat de eiser dan bevoegd is om schorsing van het geding te verzoeken teneinde de curator in het geding te roepen. Art. 28 lid 2 Fw bepaalt dat als de curator door in het geding te verschijnen de procedure overneemt, de gefailleerde van rechtswege buiten het geding is. Verschijnt de curator niet, dan wordt de procedure tegen de gefailleerde voortgezet. Uit art. 28 lid 4 Fw volgt dat indien de curator niet in het geding verschijnt, art. 25 lid 2 Fw op het tegen de
gefailleerde te verkrijgen vonnis niet van toepassing is.
Aan het stelsel van de art. 25, 27 en 28 Fw ligt de gedachte ten grondslag dat de wederpartij van
de gefailleerde in het geval de curator ervoor kiest buiten de procedure te blijven, een zekere
bescherming ter zake van het risico van onverhaalbare proceskosten behoeft. Anders dan art. 27
Fw, voorziet art. 28 Fw niet in de mogelijkheid om ontslag van de instantie te vragen. In de
bescherming van de wederpartij van de gefailleerde tegen het onverhaalbaar zijn van de
proceskosten, heeft de wetgever voor het in art. 28 Fw geregelde geval voorzien door het buiten
toepassing laten van art. 25 lid 2 Fw. In dat geval levert een eventuele proceskostenveroordeling
ten laste van de gefailleerde een boedelschuld op, voor zover de proceskosten gedurende het
faillissement zijn gemaakt. Gelet op deze regeling die geldt in het geval van art. 28 lid 4 Fw, is
geen plaats voor analoge toepassing van art. 27 lid 2 Fw op procedures ten aanzien van
vorderingen die onder het bereik van art. 28 Fw vallen. Dat in een concreet geval de boedel
mogelijk geen verhaal biedt voor de proceskosten, maakt dat niet anders.”
3.74. Uit lid 4 van artikel 28 Fw vloeit aldus voort dat bij doorprocederen tegen de failliet bij onder artikel 25 Fw vallende vorderingen en na oproeping van de curator - maar aanvankelijk niet verschijnen van deze - de uiteindelijke uitspraak de boedel onverkort bindt. Het is dan ook in lijn met deze bepaling dat de curator ook op een later moment moet kunnen verschijnen, uiteraard tenzij dit in strijd komt met de goede procesorde. Dat laatste is in deze gesteld noch gebleken. Integendeel: de procedure in zowel conventie als reconventie is gedurende het overleg en vervolgens ook tijdens de discussie over splitsing in conventie geheel stilgelegd. Het toestaan dat de curator alsnog verschijnt - voor zover aan de orde - op het moment dat de procedure in conventie en reconventie wordt hervat, wordt voorts gerechtvaardigd door de sterke verwevenheid tussen conventie en reconventie, als waarop de curator zich heeft beroepen en in deze zaak ook evident aan de orde (vergelijk GHARL 12 mei 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3738), en het daarmee samenhangende belang van de boedel (vergelijk HR 22 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1161, NJ 1991/606, r.o. 3.2.3. en HR 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4558, r.o. 3.6.). De band tussen conventie en reconventie is in deze zaak zodanig dat deze niet zonder noodzaak dient te worden verbroken (vergelijk GHARL 6 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9853).
3.75. Het alsnog verschijnen door de curator verandert de positie van de ‘eiser’ overigens niet: de uiteindelijke uitspraak blijft de boedel binden en de proceskosten gemaakt tijdens het faillissement zijn en blijven boedelschulden.
3.76. 3.3. In het tussenvonnis van 4 september 2013 heeft de rechtbank weergegeven van welke feiten zij ten tijde van het wijzen van dat vonnis uitging (r.o. 3.2). Met grief I van Converse c.s. wordt de feitenvaststelling bestreden. Deze grief wordt onder overweging 3.18. nader besproken. Hieronder geeft het hof een nieuwe opsomming van de relevante vaststaande feiten.
i. Converse ontwerpt en produceert onder meer sport- en vrijetijdsschoenen. Converse was onder meer houdster van het Benelux-woordmerk CONVERSE en de Benelux-woord-/beeldmerken CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR, CONVERSE en ALL STAR. Die merken met de registratiegegevens zijn in de dagvaarding in eerste aanleg onder C omschreven en de beeldmerken zijn daar weergegeven. Het hof duidt die merken hierna samen aan als ‘de Converse-merken’. De Converse-merken genieten grote bekendheid in binnen- en buitenland. Converse was tot
6 november 2012 houder van deze merken. De huidige merkhouder is All Star C.V., gevestigd in Nederland.
Kesbo is voormalig licentienemer van Converse, op grond waarvan zij exclusief bevoegd was om gebruik te maken van de Converse-merken voor de verkoop en marketing van onder meer sport- en vrijetijdsschoenen in onder meer de Benelux.
Sporttrading is blijkens het handelsregister van de kamer van koophandel (hierna het handelsregister) een groothandel in sportschoeisel, sportkleding en sporttassen, en een bedrijf dat zich bezighoudt met de fabricage en ontwikkeling van dergelijke producten.
Sport Concept is blijkens het handelsregister een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie en groothandel in (sport)kleding.
Ferro is blijkens het handelsregister een bedrijf dat zich bezighoudt met de inkoop en verkoop van schoeisel, kleding en tassen.
Brandustry is blijkens het handelsregister een groothandel en doet aan fabricage, import en export van schoeisel, kleding en accessoires.
FM is blijkens het handelsregister een groothandel in schoeisel, kleding en tassen. Tevens houdt zij zich bezig met de fabricage en ontwikkeling van dergelijke producten.
De aandelen in Sporttrading, Sport Concept, Ferro en FM worden gehouden door Rofer Trading B.V. en de aandelen in Brandustry worden gehouden door Brandustry Holding B.V. Enig aandeelhouder van Rofer Trading B.V. en Brandustry Holding B.V. is Shoeworks Holding B.V. Indirect bestuurders en (mede) aandeelhouders van de Rofer/Brandustry-groep zijn de heren [betrokkene 1] en [betrokkene 2] .
Converse c.s. heeft in de periode van februari tot en met april 2009 proefaankopen van Converse-schoenen gedaan bij diverse winkelketens in Nederland en België, namelijk bij Schoenenreus, Vroom & Dreesman, Scapino, Makro en Carrefour.
Converse c.s. heeft de schoenen laten onderzoeken door de heer [betrokkene 3] (hierna: [betrokkene 3] ). In een schriftelijke verklaring, gedateerd 14 april 2009, heeft [betrokkene 3] met betrekking tot de door hem onderzochte schoenen onder meer het volgende verklaard: “I am informed and believe that the shoes I examined and analysed were, according to the declarations and receipts attached as Exhibit B, purchased by or on behalf of Kesbo Sports BV at different retail stores in the Netherlands, and that one shoe of each pair purchased was forwarded to me by Kesbo Sports B.V. (…) for examination and analysis. (…) In conclusion, I confirm that each of the shoes I examined was not produced by or with the authorization of the Company and is therefore counterfeit.”
[betrokkene 4] , Vice President Legal van Converse heeft vervolgens in maart en
april 2009 affidavits afgegeven, onder meer inhoudende: ‘As a result of Mr. [betrokkene 3] ’s detailed examination, we have concluded that the shoes are counterfeit (…)’.
Converse c.s. heeft bij verzoekschrift van 26 maart 2009 bij de rechtbank Breda een verzoek ingediend tot onder meer het leggen van conservatoir beslag tot afgifte op inbreukmakende schoenen en een verzoek tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Sporttrading c.s.
Het gevraagde verlof is op 26 maart 2009 onder nadere voorwaarden verleend. Als gerechtelijk bewaarder is aangewezen opslag- en transportbedrijf Kusters Logistics B.V. (hierna: Kusters) te Eindhoven. De beslagen zijn gelegd op
6 tot en met 8 april 2009.
Bij verzoekschrift van 7 april 2009 heeft Converse c.s. aanvullend verlof gevraagd om conservatoir bewijsbeslag te morgen leggen op, dan wel in dat kader kopieën te mogen maken van, de gehele digitale financiële administratie van Sporttrading c.s.
Het aanvullend verlof is op 8 april 2009 onder nadere voorwaarden verleend, opnieuw onder aanwijzing van Kusters als gerechtelijk bewaarder. Het betreffende beslag is op 9 april 2009 gelegd.
Op 14 april 2009 hebben Sporttrading c.s. en FM bij de rechtbank Breda een kort geding aanhangig gemaakt, strekkende tot opheffing van de gelegde beslagen en teruggave van de in beslag genomen zaken en gegevens. In reconventie heeft Converse c.s. onder meer gevorderd Sporttrading c.s. en FM te veroordelen om iedere merkinbreuk te staken en gestaakt te houden en Sporttrading c.s. en FM te veroordelen om te gedogen dat Converse c.s. inzage krijgt in de voorraad beslagen Converse-schoenen en in de beslagen administratie wat betreft de documenten of bestanden die betrekking hebben op bestelde en geleverde Converse-schoenen.
Bij vonnis van 24 april 2009 heeft de voorzieningenrechter de vordering in conventie afgewezen. De vordering in reconventie is toegewezen, in die zin dat Sporttrading c.s. en FM zijn veroordeeld elke inbreuk op de merkrechten van Converse te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Daarnaast zijn Sporttrading c.s. en FM veroordeeld te gedogen dat een door Converse c.s. aan te wijzen forensisch accountant inzage krijgt in de van 6 tot en met 9 april 2009 onder hen in conservatoir bewijsbeslag genomen documenten en digitale bestanden voor zover deze zien op de door deze vennootschappen bestelde en geleverde Converse-schoenen, op straffe van verbeurte van een dwangsom.
Bij dagvaarding van 25 mei 2009 heeft Converse c.s. de onderhavige zaak tegen Sporttrading c.s. bij de - toen nog - rechtbank Breda aanhangig gemaakt.
Naar aanleiding van voornoemd vonnis in kort geding heeft Converse c.s. de partij van ruim 60.000 paar in beslag genomen Converse-schoenen laten onderzoeken door de eerdergenoemde [betrokkene 3] . Uit het steekproefsgewijs verrichte onderzoek is volgens Converse c.s. gebleken dat Sporttrading c.s. een gemengde partij schoenen (authentiek/counterfeit) onder zich had. Van de 355 pallets Converse-schoenen bleken volgens Converse c.s. 161 pallets counterfeit schoenen te bevatten. De overige schoenen waren originele schoenen. Deze schoenen (ongeveer 30.000 paar) zijn door Converse c.s. vrijgegeven. Op 15 oktober 2019 heeft [betrokkene 3] schriftelijk verklaard dat hij de schoenen op 25 en 26 mei 2009 heeft onderzocht en heeft hij aangegeven welke schoenen naar zijn mening counterfeit zijn.
Converse c.s. heeft naar aanleiding van het vonnis in kort geding aan Deloitte Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies B.V. (hierna: Deloitte) opdracht gegeven om de in beslag genomen administratie van Sporttrading c.s. en FM te onderzoeken. Van het onderzoek is een forensisch accountantsrapport opgemaakt, gedateerd 4 augustus 2009.
Op 3 augustus 2009 heeft [accountant] (hierna: [accountant] ) van HLB Van Daal & Partners (hierna: HLB) in opdracht van Sporttrading c.s. een rapport uitgebracht (hierna: het HLB-I rapport, productie 1 bij conclusie van antwoord c.a. van Sporttrading c.s. en FM in eerste aanleg).
HLB had opdracht gekregen onderzoek te verrichten naar de inkopen en leveringen van Converse-schoenen in 2008 en 2009 door Sporttrading en/of Sport Concept, met als doel te kunnen aantonen dat uitsluitend inkopen en verkopen hebben plaatsgevonden van originele merkgoederen van Converse afkomstig van leveranciers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) en die met toestemming van Converse in de EER zijn gebracht. In het rapport staat onder meer dat HLB heeft vastgesteld dat:
a. de door Sporttrading en/of Sport Concept verkochte schoenen afkomstig zijn van officiële distributeurs van Converse gevestigd binnen de Europese Unie of een tot haar groepsstructuur behorende onderneming, waaronder Kesbo en Infinity (distributeur van Converse in Hongarije), dan wel rechtstreeks afkomstig zijn van Converse Netherlands B.V.;
b. uit onderzoek van de geld- en goederenbeweging bij Ferro, FM en Brandustry is gebleken dat in de periode 1 januari 2008 tot en met
6 april 2009 door deze vennootschappen geen Converse-schoenen zijn ingekocht en/of verkocht. Een uitzondering daarop vormt de levering via Brandustry in 2008 van 326 paar bij Sport Concept ingekochte en aan de detailhandel doorverkochte Converse-schoenen en 60 paar bij Sporttrading ingekochte en aan de detailhandel doorverkochte Converse-schoenen.
Forensisch accountant [forensisch accountant] (hierna: [forensisch accountant] ) van NautaDutilh heeft bij brief van 5 augustus 2009 (productie 2 bij conclusie van antwoord c.a. van Sporttrading c.s. en FM) onder meer laten weten dat het HLB-I rapport naar zijn mening gebaseerd is op een op deugdelijke wijze uitgevoerd onderzoek.
[accountant] (HLB) en [forensisch accountant] hebben op 4 juni 2012 een aanvullende rapportage uitgebracht (hierna: het HLB-II rapport), waarin het HLB-I rapport nader is toegelicht en op punten is aangevuld (productie 73 bij conclusie van dupliek c.a. van de curator). In het rapport is onder meer opgenomen: “Wij stellen vast dat de in de rapportage van 3 augustus 2009 genoemde 478.107 paar door Sporttrading ingekochte Converse-schoenen uiteindelijk afkomstig zijn van officiële Europese Converse distributeurs of een partij die anderszins handelde met instemming van of namens Converse (Brand Search International Ltd.). (…)
De herkomst van de door Sporttrading ingekochte Converse-schoenen kan als volgt worden gespecificeerd:
A.
Brand Search International Ltd.
61.801 B.
169.696 C.
Converse Netherlands B.V.
110.311 D.
17.323 E.
Ressokd-Rings S.L.
118.976 478.107 (…)
E Ressokd-Rings S.L.
Zoals beschreven in onze rapportage van 3 augustus 2009 (…) hebben wij mede op basis van administratief onderzoek ter plaatse van 20 tot en met 22 juli 2009 bij de desbetreffende Spaanse leverancier (Ressokd-Rings) vastgesteld dat de door haar geleverde Converse-schoenen afkomstig zijn van Europese Converse distributeurs. (…)
Wij hebben inzage gehad van alle aan de levering van Ressokd-Rings aan Sporttrading ten grondslag liggende documenten. Hieruit is gebleken dat de Converse-schoenen:
direct afkomstig zijn van Borol, een eveneens in de EER gevestigde onderneming;
dan wel via Pelham Sport (een aan Ressokd-Rings gelieerde onderneming) van Borol afkomstig zijn;
Borol de schoenen geleverd heeft gekregen van Infinity.
Infinity is een officiële Converse dealer in Hongarije.”
De Accountantskamer heeft naar aanleiding van een klacht van Converse op 19 maart 2013 over het HLB-I rapport geoordeeld (productie 40 akte Converse aanvullende producties t.b.v. pleidooi op 24 mei 2013). Het rapport ontbeert volgens de Accountantskamer een deugdelijke grondslag. Het door [accountant] tegen die uitspraak ingestelde hoger beroep is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het CBb) op 1 december 2015 ongegrond verklaard (productie 76 bij conclusie na deskundigenbericht van Converse d.d. 24 mei 2017). Het CBb oordeelde in navolging van de Accountantskamer dat de bevindingen van het door [accountant] verrichte onderzoek niet toereikend zijn om daaraan de conclusie te verbinden dat de schoenen door een officiële distributeur van Converse-schoenen op de Europese markt zijn gebracht. Voor het trekken van die conclusie was nader onderzoek naar de herkomst van de schoenen nodig. [accountant] had zich dan zelf bij de bron, te weten de officiële distributeur van Converse-schoenen, in dit geval Infinity in Hongarije, ervan moeten vergewissen dat de schoenen inderdaad via dat bedrijf in het Europese verkeer zijn gebracht, aldus het CBb. Het CBb onderschrijft de conclusie van de Accountantskamer dat [accountant] niet over een deugdelijke grondslag beschikte voor zijn rapport van 3 augustus 2009. In zijn uitspraak van 18 september 2018 naar aanleiding van klachten van Converse tegen onder meer [accountant] en [forensisch accountant] , heeft het CBb overwogen dat het HLB-II rapport een herhaling inhoudt van de hoofdconclusie met betrekking tot de herkomst van de schoenen en dat deze conclusie nog steeds een deugdelijke grondslag ontbeert. HLB heeft de curator voor aanvang van het geding in hoger beroep verzocht de rapporten niet verder te gebruiken.
Naar aanleiding van het forensisch accountantsrapport van Deloitte van
4 augustus 2009 heeft Converse c.s. op 26 augustus 2009 opnieuw verlof gevraagd om conservatoir bewijsbeslag te mogen laten leggen. Dat verlof is verleend en het bewijsbeslag is op 13 en 26 november 2009 gelegd. Converse c.s. heeft nog geen verlof verkregen tot inzage in deze administratie. De veiliggestelde administratie bevond zich in gerechtelijke bewaring bij een notaris te Amsterdam.
Bij vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 25 mei 2010 is Brandustry in staat van faillissement verklaard. Op 3 juni 2010 zijn ook Sporttrading, Sport Concept en Ferro in staat van faillissement verklaard. Mr. Hermsen is in deze faillissementen steeds tot curator benoemd.
Op 24 september 2010 heeft Converse c.s. na daartoe verkregen verlof conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op een partij zich onder Alpi International Forwarders B.V. te Zaandam (hierna: Alpi) bevindende inbreukmakende Converse-schoenen, alsook conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Alpi. Alpi is een internationaal transportbedrijf dat betrokken was bij het vervoer en de levering van diverse zendingen Converse-schoenen.
Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem van
31 december 2010 is aan Alpi een gebod opgelegd om te gedogen dat een door Converse c.s.
aan te wijzen en te instrueren onafhankelijk forensisch accountant inzage krijgt in de door Converse c.s. in beslag genomen digitale administratie van Alpi.
Naar aanleiding van dit vonnis heeft Converse c.s. Meelis & Partners IFC Forensics (hierna IFC) in maart 2011 opdracht gegeven de administratie van Alpi te onderzoeken en daarover te rapporteren. IFC heeft op 26 september 2011,
20 oktober 2011 en 10 februari 2012 gerapporteerd.
Op 14 januari 2011 heeft Converse c.s. ook een bodemprocedure tegen Alpi aanhangig gemaakt. In deze procedure heeft de rechtbank Den Haag bij vonnis in incident van 30 januari 2013 Alpi veroordeeld om informatie te verschaffen omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de inbreukmakende Converse-schoenen. Alpi heeft onder meer opgegeven dat zendingen met Converse-schoenen vanuit Alpi in Zaandam naar Sporttrading c.s. zijn gegaan.
Bij tussenvonnis van 21 januari 2015 in de onderhavige procedure heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een deskundigenonderzoek bevolen en de heer K.C.M. Hin RA (hierna: Hin) van BDO Investigations B.V. tot deskundige benoemd. De deskundige heeft op 28 februari 2017 zijn rapport uitgebracht.
Hij rapporteert onder meer onder het kopje “Ongeoorloofde parallelimport”
(p. 10-11 van het rapport):
“In de rechtsoverwegingen is (on)geoorloofde parallelimport enkele keren genoemd. Ook wordt in het dossier gesproken van het al dan niet met/zonder toestemming van Converse op de markt brengen van goederen/schoenen. Ik heb geen nader onderzoek gedaan naar (on)geoorloofde parallelimport en het al dan niet met/zonder toestemming van Converse op de markt brengen van goederen/schoenen, omdat ik in het dossier onvoldoende definiëring en onvoldoende normenkader betreffende deze begrippen aanwezig acht.”
Op de eerste vraag van de rechtbank heeft de deskundige (p. 22 van het rapport) onder meer geantwoord:
“ (…) Ik ben van mening dat in genoemde periode een Organisatie heeft bestaan, bestaande uit meerdere personen en rechtspersonen, die gedurende de periode 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading c.s. (Hof: 25 mei 2010 respectievelijk 3 juni 2010) Converse-schoenen van buiten de EER heeft ingevoerd.”
De deskundige heeft de helft van de in de IFC-rapporten besproken zendingen in zijn onderzoek betrokken. Een zestal daarvan voldoet - blijkens zijn antwoord op vraag 6 van de rechtbank, p. 38 van het rapport - volgens hem aan de criteria dat deze blijkens de bill of lading uit Singapore afkomstig zijn en als bestemming EER hebben en levering op basis van CMR en mailverkeer en facturering plaatsvond aan Sporttrading. Het gaat om de zendingen met de nummers 015, 017, 062, 066, 067 en 068.
Nadat de rechtbank Zeeland-West-Brabant bij eindvonnis de vorderingen van Converse c.s. heeft afgewezen en de beslagen heeft opgeheven, heeft Converse opnieuw verlof tot conservatoir beslag verzocht en verkregen. Op 23 juli 2018 is beslag gelegd op de (digitale kopie van de) integrale administratie van Sporttrading c.s., alsook op de bij Kusters in bewaring gegeven schoenen. Dit was een herhaling van het eerder gelegde bewijsbeslag dat op 13 en 26 november 2009 werd gelegd en door de rechtbank Zeeland-West-Brabant bij eindvonnis is opgeheven.
Converse c.s. heeft bij de rechtbank Oost-Brabant een kort geding aangespannen waarin zij onder meer heeft gevorderd de curator en FM te bevelen de tenuitvoerlegging van het eindvonnis te staken. In reconventie heeft de curator (subsidiair) onder meer opheffing van de door Converse gelegde beslagen gevorderd. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 16 oktober 2018 de vorderingen in conventie en in reconventie afgewezen.
Vorderingen in eerste aanleg
3.4. Converse c.s. vorderde in eerste aanleg na eiswijziging samengevat het volgende:
I een verklaring voor recht dat Sporttrading c.s. inbreuk op de merkrechten van Converse heeft gemaakt;
II een verklaring voor recht dat de curator inbreuk op de merkrechten van Converse heeft gemaakt en aansprakelijk is voor de daardoor geleden schade;
III veroordeling van Sporttrading c.s. tot staken van inbreuk op de merkrechten van Converse;
IV een bevel tot opgave van gegevens door de curator en FM met betrekking tot door Sporttrading c.s. van 1 januari 2008 tot aan de faillissementen verhandelde inbreukmakende schoenen;
V een bevel tot opgave van gegevens door de curator met betrekking tot na de faillissementen verhandelde inbreukmakende schoenen;
VI een bevel aan de curator en FM tot het sturen van een brief aan afnemers over terugname van inbreukmakende schoenen;
VII een bevel aan de curator en FM tot afgifte van de inbreukmakende schoenen die onder beslag liggen;
VIII een bevel aan de curator en FM tot het verstrekken van inzage aan een forensisch accountant in de bescheiden waarop beslag ligt;
IX een bevel aan de curator en FM tot publicatie van het vonnis;
X veroordeling van de curator tot vergoeding van schade door verkoop van inbreukmakende schoenen na het uitspreken van de faillissementen;
XI een verklaring voor recht dat de curator en FM te kwader trouw inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Converse.
Converse c.s. vorderde verder dat dwangsommen zouden worden verbonden aan de onder
III t/m IX genoemde vorderingen en dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad zou worden verklaard.
3.5. De conclusie van antwoord en van eis in reconventie is voorafgaand aan de faillissementen van Sporttrading, Sport Concept, Ferro en Brandustry door deze partijen samen met FM genomen. Zij vorderden in reconventie:
I hoofdelijke veroordeling van Converse c.s. tot opheffing van de beslagen en tot teruggave van de schoenen en afgifte van de in beslag genomen administratie;
II een verbod aan Converse c.s. om gebruik te maken van de informatie die zij in het kader van de beslagleggingen heeft verkregen;
III een bevel aan Converse c.s. tot publicatie van het vonnis;
IV hoofdelijke veroordeling van Converse c.s. tot vergoeding van schade, op te maken bij staat.
Zij vorderden verder dat dwangsommen zouden worden verbonden aan de onder I t/m III genoemde vorderingen en dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad zou worden verklaard.
De curator en FM hebben ieder afzonderlijk een conclusie van repliek in reconventie genomen. FM heeft daarbij haar eis onder I gewijzigd. Deze kwam te luiden ‘te verklaren voor recht dat Converse zich jegens FM Fashion B.V. schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW’.
3.6. Alle partijen vorderden zowel in conventie als in reconventie een veroordeling van de wederpartij tot vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv).
Samenvatting overwegingen en oordeel van de rechtbank
3.7. Het tussenvonnis van 4 september 2013 houdt voor zover thans van belang kort gezegd het volgende in.
- Rol Ferro/Brandustry/FM:
Anders dan Converse c.s. aanvoerde, is er geen enkele reden om Ferro, Brandustry en FM op grond van vereenzelviging medeaansprakelijk te houden voor het handelen van Sporttrading en Sport Concept. Dat FM zelf in Converse-schoenen heeft gehandeld, of anderszins inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse is niet gesteld, noch anderszins gebleken. Met betrekking tot Ferro zijn de door Converse c.s. overgelegde producties onvoldoende om tot de conclusie te komen dat Ferro betrokken is geweest bij de handel in Converse-schoenen. De vorderingen tegen FM en Ferro zullen worden afgewezen (r.o. 3.20-3.23).
Met betrekking tot Brandustry staat wel vast dat zij een beperkt aantal Converse-schoenen heeft verhandeld. (r.o. 3.24)
- Wijze van procederen Converse c.s.:
Bij de onderbouwing van de gestelde counterfeit met de verklaringen van onder meer [betrokkene 3] heeft Converse c.s. niet de zorgvuldigheid in acht genomen die van haar mag worden verwacht. Converse c.s. is verder naar het oordeel van de rechtbank geenszins volledig geweest in het aanvoeren van de haar bekende feiten. Dat staat haar op zich vrij. Niet is gebleken dat zij relevante feiten opzettelijk heeft verzwegen, maar Converse c.s. is wel selectief in de informatie die zij geeft en op een aantal punten voorbarig in haar conclusies. Anders dan de curator heeft bepleit, verbindt de rechtbank daaraan niet de consequentie dat de vorderingen van Converse c.s. worden afgewezen. Door de wijze van procederen van Converse c.s. kan de wederpartij echter moeilijk verweer voeren en wordt deze op kosten gejaagd. De proceshouding van Converse c.s. kan t.z.t. consequenties hebben voor andere beslissingen, bijvoorbeeld de proceskostenveroordeling (r.o. 3.29 - 3.53).
- Merkinbreuk en bewijslastverdeling:
Sporttrading, Sport Concept en Brandustry hebben naast schoenen die afkomstig waren van Converse Netherlands B.V. en Brand Search, ook schoenen verhandeld die afkomstig zijn van andere leveranciers. Daarvoor hadden zij geen toestemming van Converse, zodat sprake is van merkinbreuk. Converse c.s. kan Sporttrading c.s. dit gebruik van haar merk in het economisch verkeer verbieden, tenzij er sprake is van uitputting van de merkrechten van Converse als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 van het Benelux-verdrag intellectuele eigendom (BVIE) doordat de waren door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. In principe is het aan de derde die zich beroept op uitputting om te bewijzen dat de voorwaarden voor uitputting zijn vervuld. Partijen verwijzen met betrekking tot de vraag wie met het bewijs moet worden belast, naar het arrest Van Doren/Lifestyle van het Europees Hof van Justitie. Converse c.s. kan niet overeenkomstig het Van Doren/Lifestyle arrest worden belast met het bewijs dat de goederen door haar of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, want zij stelt – anders dan de merkhouder in genoemd arrest – niet dat dit in deze zaak (ook) het geval is. Converse c.s. stelt immers dat de door Sporttrading c.s. verhandelde Converse schoenen counterfeit schoenen zijn die door een organisatie van ondernemingen en personen
van buiten de EER zijn ingevoerd en vervolgens binnen de EER zijn verhandeld. De bewijslast van uitputting van het merkrecht van Converse c.s. rust op Sporttrading c.s., tenzij de redelijkheid en billijkheid tot een andere bewijslastverdeling nopen. Converse c.s. erkent de legale goederenstroom, bijvoorbeeld van Infinity (distributeur van Converse in Hongarije) naar Borol en vervolgens naar Pelham/Ressokd in Spanje. Er is volgens Converse c.s. echter sprake van grootschalige fraude met invoer en verhandeling van Converse-schoenen door een organisatie die de legale goederenstroom hergebruikt om daarmee illegale goederenstromen te maskeren. Converse c.s. betwist dat de merkinbreukmakende schoenen uit de legale goederenstroom afkomstig zijn. De rechtbank ziet daarin aanleiding om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude. De rechtbank acht het voorshands nodig in het kader van voormelde bewijslevering een deskundigenbericht in te winnen (r.o. 3.51 - 3.73).
3.8. Nadat partijen van de bij tussenvonnis van 25 juni 2014 gegeven gelegenheid gebruik hebben gemaakt om zich uit te laten over onder meer de voorgestelde vragen en deskundigen, heeft de rechtbank bij tussenvonnis van 21 januari 2015 een deskundigenonderzoek bevolen en Hin tot deskundige benoemd. Aan de deskundige werd (kort gezegd) gevraagd of hij op basis van de aan hem ter beschikking gestelde administratie, rapporten en/of andere informatie en de daaruit blijkende geld- en goederenstromen kan vaststellen of er in de periode van 1 januari 2008 tot aan de datum van het uitspreken van de faillissementen van Sporttrading, Sport Concept, Ferro en Brandustry een organisatie was die (zoals in het tussenvonnis van 4 september 2013 omschreven) Converse-schoenen van buiten de EER invoert. Voor het geval de vraag bevestigend zou worden beantwoord, heeft de rechtbank onder meer gevraagd naar de werkwijze van de organisatie, de fysieke en/of papieren route van de geïmporteerde Converse-schoenen binnen de EER, of de door de organisatie geïmporteerde schoenen (gedeeltelijk) aan Sporttrading c.s. zijn geleverd, en of er aanwijzingen zijn dat Sporttrading c.s. wist of kon weten dat de schoenen niet afkomstig waren van een officiële distributeur van Converse maar van de organisatie.
Bij tussenvonnis van 15 juni 2016 heeft de rechtbank wegens vertrek van de eerder benoemde rechter-commissaris een andere rechter benoemd tot rechter-commissaris onder wiens leiding het onderzoek door de deskundige plaatsvindt.
3.9. In het eindvonnis van 4 juli 2018 heeft de rechtbank onder meer het volgende overwogen:
“De antwoorden op de aan de deskundige voorgelegde vragen komen er – kort gezegd – op neer dat er een Organisatie is, bestaande uit meerdere personen en rechtspersonen, die gedurende de periode van 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading c.s. (hof: de rechtbank verwijst hiermee naar Sporttrading, Sport Concept en Brandustry) Converse-schoenen van buiten de EER heeft ingevoerd, waarvan een deel uiteindelijk – via Ressokd Rings (Spanje) – aan Sporttrading c.s. is geleverd, en dat er geen aanwijzingen zijn dat Sporttrading c.s. wist dan wel behoorde te weten dat deze schoenen niet afkomstig waren van een officiële distributeur van Converse binnen de EER, maar van de Organisatie.”(r.o. 2.17). Verderop overweegt de rechtbank “naar het oordeel van de rechtbank (staat) met de vaststelling door de deskundige dat de papieren route vermoedelijk afwijkt van de fysieke route, zodat de schoenen fysiek niet afkomstig zijn uit Spanje maar uit het magazijn van Alpi in Zaandam, niet vast dat de schoenen niet door Infinity of een andere officiële distributeur via Ressokd-Rings aan Sporttrading zijn geleverd.” (r.o. 2.30). De rechtbank komt tot de slotsom “dat Converse c.s. niet is geslaagd in het bewijs dat er sprake is (van) een Organisatie die zich bezig houdt met grootschalige fraude, in die zin dat er een organisatie is die legale goederenstromen hergebruikt om daarmee illegale goederenstromen te maskeren. Op grond van het deskundigenrapport kan niet worden vastgesteld dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen zonder toestemming (of medewerking van een licentiehouder) van Converse zijn geïmporteerd en verder binnen de EER zijn verhandeld. Dat betekent dat het beroep op de uitputtingsregel van art. 2.23 lid 3 BVIE slaagt en er geen sprake is van merkinbreuk.” (r.o. 2.32).
De rechtbank zag in het algemene bewijsaanbod van Converse c.s. bij nadere conclusie na deskundigenbericht geen aanleiding om Converse c.s. opnieuw met enig bewijs te belasten (r.o. 2.33).
3.10. De rechtbank heeft bij dit eindvonnis in conventie alle vorderingen van Converse c.s. afgewezen.
Zij heeft bij dit eindvonnis in reconventie:
1) de op 6 tot en met 9 april 2019, 13 en 26 november gelegde beslagen opgeheven en de teruggave van de in beslag genomen schoenen en (al dan niet digitale kopieën van) de financiële administratie bevolen;
2) Converse c.s. hoofdelijk veroordeeld tot vergoeding van de door de curator en FM geleden schade, nader op te maken bij staat;
3) de overige vorderingen van de curator en FM afgewezen.
Verder heeft de rechtbank Converse c.s.
in conventie en in reconventie veroordeeld in de kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv. De rechtbank heeft deze kosten aan de zijde van de curator begroot op € 201.510,00 aan salaris advocaat en aan de zijde van FM op € 265.866,73, waarvan € 265.604,73 aan salaris advocaat. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
3.11. In het herstelvonnis van 5 september 2018 heeft de rechtbank de voorletters van de curator gecorrigeerd en de gegevens van de bewaarders met betrekking tot de teruggave van de in beslag genomen schoenen en administratie aangevuld.
Hoger beroep en grieven van Converse c.s.
3.12. Converse c.s. heeft hoger beroep ingesteld. Zij heeft vijftien grieven tegen het oordeel van de rechtbank aangevoerd. Hieronder wordt de kern van elk van de grieven weergegeven:
I de feitenvaststelling is onvolledig en op onderdelen onjuist;
II de rolbeslissingen met betrekking tot de positie van de curator in het geschil in conventie zijn onjuist;
III de curator en FM hebben ten aanzien van een groot deel van de schoenen geen gemotiveerd verweer gevoerd en daarom moeten de vorderingen van Converse c.s. worden toegewezen;
IV de rechtbank heeft Converse c.s. ten onrechte met het bewijs belast in de kwestie rond de door de curator en FM gestelde uitputting van de merkrechten;
V de rechtbank heeft geen zuivere bewijsopdracht gegeven en heeft ten onrechte geoordeeld dat Converse c.s. niet in het bewijs is geslaagd;
VI het deskundigenbericht is onjuist gewaardeerd en het oordeel over de bewijslevering is onjuist;
VII er is onjuiste (bewijs)waarde toegekend aan de HLB-rapporten;
VIII de rechtbank heeft verkeerd geoordeeld over het bewijs en over het al dan niet geven van een bewijsopdracht en zij heeft het belang van waarheidsvinding uit het oog verloren;
IX de rechtbank heeft onjuiste en misplaatste verwijten gemaakt over de wijze van procederen door Converse c.s.;
X de vorderingen van Converse c.s. (in conventie) zijn ten onrechte afgewezen;
XI de beslagen zijn (in reconventie) ten onrechte opgeheven en het bevel tot teruggave van de in beslag genomen schoenen en administratie is ten onrechte gegeven;
XII de rechtbank heeft (in reconventie) ten onrechte een veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat uitgesproken en Converse en Kesbo zijn ten onrechte hoofdelijk tot vergoeding van schade veroordeeld;
XIII de veroordeling van Converse c.s. in de proceskosten van de curator is onjuist;
XIV de veroordeling van Converse c.s. in de proceskosten van FM is onjuist;
XV de rechtbank heeft het vonnis ten onrechte uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
Vorderingen van Converse c.s. in hoger beroep
3.13. Converse c.s. vordert – na wijziging van eis – bij arrest, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
verklaringen voor recht
I. te verklaren voor recht dat Sporttrading c.s. en FM in de periode van 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading, Ferro, Sport Concept en Brandustry zonder toestemming van Converse gebruik heeft gemaakt van de merkrechten van Converse in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub a BVIE (oud), en dat zij aldus inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse;
verbod
II. Sporttrading c.s. en FM te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis (hetgeen het hof begrijpt als ‘arrest’ en ook zo verder zal lezen en opnemen) elke inbreuk op de merkrechten van Converse te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend te staken en gestaakt te houden het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, de opslag, het leveren, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden, het invoeren en/of uitvoeren van producten onder de Converse-merken, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000,00 voor iedere dag dat, danwel van € 5.000,00 voor ieder product waarmee – ter keuze van Converse c.s. – door Sporttrading c.s. en FM na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
opgave
III. Sporttrading c.s. en FM te veroordelen om op eigen kosten binnen 10 dagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan de advocaat van Converse c.s., mr. M.W. Mulder, een op basis van zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke accountant – door Converse c.s. aan te wijzen – opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen – ter staving daarvan vergezeld van door die accountant gecontroleerde en gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten, facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken – van:
a. de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) niet zijnde consumenten van alle inbreukmakende schoenen waaronder counterfeit schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding in eerste aanleg) die Sporttrading c.s. vanaf 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading, Ferro, Sport Concept en Brandustry heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);
b. de aan Sporttrading c.s. en FM geleverde aantallen, prijzen en leverdata van de inbreukmakende schoenen waaronder counterfeit schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) die Sporttrading c.s. vanaf 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading, Ferro, Sport Concept en Brandustry heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, zulks gerangschikt per type/soort/kleur product en per leverancier, producent of distributeur, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren en facturen;
c. de door Sporttrading c.s. en FM vanaf 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading, Ferro, Sport Concept en Brandustry aan afnemers verkochte en/of geleverde aantallen, verkoopprijzen en leverdata van alle inbreukmakende schoenen waaronder counterfeit schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding), evenals de door Sporttrading c.s. aan afnemers verkochte en/of geleverde aantallen van de onder b hiervoor bedoelde overige partijen counterfeit schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding), zulks gerangschikt per partij/type/soort/kleur product en per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie en facturen en onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);
één en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000,00 voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. en FM na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
afgifte
IV. Sporttrading c.s. en FM te gebieden om binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest alle inbreukmakende schoenen waaronder counterfeit schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) en waaronder begrepen de verpakkingen, waarop conservatoir beslag ligt aan Converse c.s. op een door Converse c.s.
te bepalen plaats over te dragen ter vernietiging op kosten van Sporttrading c.s., een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. en FM aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
inzage
V. Sporttrading c.s. en FM te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen arrest te gedogen dat, op kosten van Sporttrading c.s. en FM, een door Converse c.s. aangewezen onafhankelijke forensische accountant, inzage krijgt in de op 13 en 26 november 2009 en/of de op 23 juli 2018 in conservatoir beslag genomen bescheiden voor zover dit ziet op documenten dan wel digitale bestanden waaruit de door Sporttrading c.s. bestelde en geleverde Converse-schoenen blijken, inclusief alle onderliggende relevante administratie, documentatie en correspondentie, één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. en FM aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
publicatie vonnis
VI. Sporttrading c.s. te veroordelen tot de integrale publicatie van het te dezen te wijzen arrest, althans een door dit hof in goede justitie te bepalen andersluidende tekst, tezamen met de afbeeldingen van de originele Converse-schoenen en de inbreukmakende schoenen waaronder counterfeit schoenen, in de eerste weekendeditie na betekening van het te dezen te wijzen arrest van De Telegraaf en De Volkskrant steeds in de standaardlettertypen en –grootte, één en ander volledig voor eigen rekening en op straffe van een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. en FM na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
verklaring voor recht/winstafdracht
VII. te verklaren voor recht dat Sporttrading c.s. en FM te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse;
proceskosten
VIII. Sporttrading c.s. en FM hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Converse binnen
7 dagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest van de door Converse c.s. gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv, inclusief alle kosten gemaakt in het kader van het in de lichaam van de dagvaarding vermelde ex parte bevel, althans zodanig bedrag als het hof in goede justitie zal bepalen;
terugbetaling
IX. Sporttrading c.s. en FM hoofdelijk te veroordelen om hetgeen Converse c.s. ter uitvoering van de bestreden vonnissen heeft voldaan, aan Converse c.s. terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot de dag van terugbetaling.
Vorderingen van de curator in hoger beroep
3.14. De curator vordert bij arrest, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad (eventueel met verbetering van gronden):
1. Converse c.s. niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen of Converse c.s. haar vorderingen te ontzeggen, althans die vorderingen af te wijzen door te bevestigen de vonnissen van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant waarvan appel en met inachtneming van de eiswijziging van de curator, de vordering van de curator (opnieuw) integraal toe te wijzen;
2. alle door Converse c.s. tot aan dit arrest ten laste van Sporttrading gelegde beslagen op te heffen en Converse c.s. en de gerechtelijk bewaarder(s) te bevelen tot teruggave, aan de curator van de in beslag genomen en in bewaring gegeven schoenen en (digitale) (kopieën van de) (financiële) administratie en andere bescheiden, binnen vijf werkdagen na betekening van dit arrest aan Converse c.s. en de respectievelijke gerechtelijke bewaarder(s);
3. Converse c.s. hoofdelijk te veroordelen tot opheffing van eventuele na de datum van dit arrest jegens Sporttrading c.s. en/of de curator gelegde beslagen ter zake het onderhavige feitencomplex, en teruggave van hetgeen in beslag is genomen, binnen 48 uur na betekening van dit arrest en onder verbeurte van een dwangsom van € 25.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat Converse en/of Kesbo geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan deze veroordeling, waarbij de verbeurde dwangsom dient te worden vermeerderd met wettelijke rente indien de dwangsom(men) niet binnen veertien dagen na iedere datum van verbeuren worden voldaan;
4. Converse c.s. hoofdelijk te bevelen om zich te onthouden van het leggen van nieuwe beslagen ten laste van Sporttrading c.s. en/of ten laste van de curator, binnen 48 uur na betekening van dit arrest, bij gebreke waarvan Converse c.s. hoofdelijk een dwangsom verbeurt, van € 25.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat Converse en/of Kesbo geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan deze veroordeling, waarbij de verbeurde dwangsom dient te worden vermeerderd met wettelijke rente indien de dwangsom(men) niet binnen veertien dagen na iedere datum van verbeuren worden voldaan;
5. Converse c.s. te verbieden om in welke zin dan ook gebruik te maken van de informatie die zij hebben verkregen in het kader van de beslagleggingen bij gebreke waarvan Converse c.s. hoofdelijk een dwangsom verbeuren van € 50.000,00 per overtreding en van € 25.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat Converse en/of Kesbo de overtreding geheel of gedeeltelijk laat voortduren, waarbij de verbeurde dwangsom dient te worden vermeerderd met wettelijke rente indien de dwangsom(men) niet binnen veertien dagen na iedere datum van verbeuren worden voldaan;
6. Converse c.s. hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door Sporttrading c.s. geleden schade, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente sedert het geldend maken van de onderhavige aanspraak;
7. Converse c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding in eerste aanleg, in conventie en reconventie, een en ander op basis van artikel 1019h Rv;
8. Converse c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding in hoger beroep ex artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW daarover, te rekenen vanaf de 15e dag na dagtekening van dit arrest.
Verdragsrechtelijk kader
3.15. Converse c.s. beroept zich op de Benelux woord- en beeldmerken waarvan zijn houder was. Het hof geeft hieronder de relevante inhoud van de voor deze zaak belangrijkste bepalingen uit het BVIE weer.
3.16. De merkhouder heeft het uitsluitend recht op het merk. Hij kan iedere derde die niet zijn toestemming daarvoor heeft, verhinderen gebruik te maken van een teken gelijk aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven (artikel 2.20 lid 1 en 2 sub a BVIE (nieuw) per 1 maart 2019, voorheen artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE-oud).
3.17. Een merk geeft de merkhouder echter niet het recht gebruik van het merk te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (artikel 2.23 lid 3 BVIE (nieuw), nagenoeg gelijkluidend aan artikel 2.23 lid 3 BVIE-oud). Dit wordt ook aangeduid als het uitputtingsbeginsel.
Grief over de feitenvaststelling
3.18. Met grief I komt Converse c.s. op tegen de feitenvaststelling door de rechtbank. Volgens Converse c.s. is die feitenvaststelling onvolledig en op onderdelen onjuist. Converse c.s. heeft in de grief verwezen naar de paragrafen 5 en 6 van de memorie van grieven. De daarin genoemde feiten hebben volgens haar in ieder geval als vaststaand te gelden. Deze paragrafen beslaan de pagina’s 13 tot 97 van de memorie van grieven. Het hof zal gelet op de grote hoeveelheid punten die Converse c.s.
op genoemde pagina’s en bij de toelichting op de grief als vaststaande feiten naar voren brengt, niet elk van de punten hier noemen. Het hof heeft bij zijn feitenvaststelling met de bezwaren van Converse c.s. tegen de feitenvaststelling door de rechtbank rekening gehouden, voor zover relevant en/of niet berustend op een verkeerde lezing van het vonnis. Deze grief kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden.
Partijhoedanigheid van Converse
3.19. De curator heeft bij het pleidooi in hoger beroep een verweer gevoerd dat deels ziet op de partijhoedanigheid, en deels op het belang dat Converse danwel de huidige merkhouder All Star C.V. bij de ingestelde vorderingen heeft. FM heeft zich daarbij aangesloten.
3.20. Converse c.s. heeft in reactie daarop naar voren gebracht dat dit verweer te laat is gevoerd (en, zo begrijpt het hof, daarom buiten beschouwing moet worden gelaten).
3.21. Het hof gaat op deze plaats in op de kwestie van de partijhoedanigheid van Converse. Verderop in het arrest gaat het hof voor zover nodig in op het belang bij het gevorderde en de vraag of het verweer daaromtrent tijdig naar voren is gebracht (overwegingen 3.133. – 3.135.).
3.22. Converse was bij aanvang van de procedure in eerste aanleg merkhouder; zij was dus zelf zowel materiële als formele procespartij. Sinds 6 november 2012 is zij geen merkhouder meer. De procedure werd wel voortgezet door Converse c.s.
3.23. Bij dagvaarding in hoger beroep en bij memorie van grieven heeft Converse c.s. (onder punt 1.2 respectievelijk 1.4) naar voren gebracht dat Converse “namens last en volmacht” van de nieuwe merkouder All Star C.V. procedeert. Bij memorie van antwoord zijn de curator en FM daar niet op ingegaan.
3.24. Lastgeving (artikel 7:414 BW) en volmacht (artikel 3:60 BW) zijn te onderscheiden rechtsfiguren die verschillende rechtsgevolgen hebben. Converse c.s. heeft niet nader toegelicht welk van deze rechtsfiguren aan de orde is en waarom. Het verschil is relevant, want de lasthebber treedt in eigen naam op, terwijl er bij volmachtverlening sprake is van onmiddellijke vertegenwoordiging en de gevolmachtigde in naam van de vertegenwoordigde optreedt. Beantwoording van de vraag in welke hoedanigheid een eisende partij optreedt, vergt uitleg van het exploot waarmee de desbetreffende instantie wordt ingeleid, dus in dit geval van de appeldagvaarding. Bij die uitleg mag de rechter letten op de vraag op welke wijze de identiteit en de hoedanigheid van appellant in de door deze in eerste aanleg in het geding gebrachte processtukken is omschreven, hoe de processuele wederpartij daarop heeft gereageerd en welke omschrijving de rechter in eerste aanleg van die hoedanigheid en identiteit in zijn bestreden vonnis(sen) heeft gegeven. Uitgangspunt is dat een partij noch door wijziging van eis, noch anderszins in de loop van de procedure in een andere hoedanigheid kan gaan optreden dan die waarin zij haar vordering bij aanvang van de procedure heeft ingesteld. Dit vloeit voort uit de eisen van een goede
procesorde (zie het arrest van de Hoge Raad van 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:587).
3.25. Het hof gaat ervan uit dat Converse als lasthebber en dus nog steeds in eigen naam optreedt. Bij deze uitleg heeft het hof gelet op de hoedanigheid van Converse in eerste aanleg, waarbij zij ook voor zichzelf optrad en waar dit ook zo in de bestreden vonnissen is opgenomen, op het feit dat noch in de appeldagvaarding, noch in een van de andere processtukken van ná 6 november 2012 staat vermeld dat Converse in naam van All Star C.V. zou (gaan) optreden en uit het - niet weersproken - betoog hieromtrent van de advocaat van de curator, waaruit blijkt dat ook de curator van lastgeving uitgaat. Het voorgaande betekent dat er dus geen sprake is van een - in beginsel ongeoorloofde - wissel van partijhoedanigheid. Het daaromtrent gevoerde verweer treft dus geen doel. Tevens heeft Converse voldoende belang bij voortzetting op eigen naam, met name ook voor wat betreft de periode van vóór 6 november 2012, zoals door de curator beaamd (onderdeel 57 pleitnota hoger beroep). Voor zover de curator nog nadere verweren heeft willen voeren tegen specifieke vorderingen van Converse c.s. vanwege de intussen gebleken lastgeving zijn die - mede gezien het uitdrukkelijk bezwaar van de zijde van Converse c.s. tijdens het pleidooi - vanwege de twee-conclusie-regel te laat gevoerd en zal het hof deze buiten beschouwing laten.
De wijze van procederen van Converse c.s.
3.26. Zowel Converse c.s. als de curator en FM besteden aandacht aan de wijze van procederen van Converse c.s.. Volgens Converse c.s. heeft de rechtbank daarover namelijk onjuiste en misplaatste verwijten gemaakt (grief IX). De curator en FM doen op hun beurt juist (opnieuw) een beroep op artikel 21 Rv. In dit artikel is de plicht van partijen neergelegd om voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren, en wordt bepaald dat de rechter uit het niet naleven van die verplichting de gevolgtrekking kan maken die hij geraden acht. Volgens de curator en FM heeft Converse c.s. in strijd gehandeld met dit artikel en met de goede procesorde en misbruik van recht gemaakt. Het hof overweegt dat de grief van Converse c.s. geen zelfstandige betekenis heeft, omdat de rechtbank weliswaar in het tussenvonnis van 4 september 2013 kritische overwegingen heeft gewijd aan de wijze van procederen van Converse c.s., maar daar uiteindelijk geen consequenties aan heeft verbonden bij haar oordeel over de vorderingen van Converse c.s. Dit nu de vorderingen van Converse c.s. op andere gronden werden afgewezen. Wat Converse c.s. ter onderbouwing van de grief heeft aangevoerd, vormt deels (ook) een reactie op de verwijten van de zijde van de curator en FM en wordt in dat verband dus wel meegewogen.
3.27. De curator en FM hebben meer dan vijftig voorbeelden genoemd waaruit volgens hen blijkt dat Converse c.s. - kort gezegd - in strijd met de goede procesorde en met de waarheidsplicht handelt, danwel misbruik maakt van het merkrecht. Het hof zal deze voorbeelden niet allemaal bespreken. Voor een deel gaat het om de verschuiving die Converse c.s. in hun visie heeft gemaakt van een beroep op counterfeit, naar ongeoorloofde parallelimport naar opnieuw (ook) counterfeit. Dat Converse c.s. het accent heeft verlegd, is op zichzelf toelaatbaar en ook te verklaren door de ontwikkelingen in de loop van de procedure. Een deel van de gegeven voorbeelden heeft betrekking op zaken die Converse in andere procedures in strijd met de waarheid zou hebben gepresenteerd. Of dat zo is, laat het hof in het midden; dat levert immers geen schending van de waarheidsplicht in deze, door het hof te beoordelen procedure op.
3.28. Converse c.s. heeft naar het oordeel van het hof echter in deze procedure inderdaad in strijd met artikel 21 Rv gehandeld, waar zij zich heeft beroepen op verklaringen waarvan zij wist of redelijkerwijs kon weten dat deze (deels) onjuist zijn. Zo heeft Converse c.s. zich beroepen op verklaringen van [betrokkene 3] (vaststaande feiten onder x en xix). De curator en FM hebben er onbetwist op gewezen dat [betrokkene 3] in zijn verklaring van 14 april 2009 voor beweerdelijk verschillende schoenen uit verschillende proefaankopen exact dezelfde foto’s heeft gebruikt. Ook in zijn affidavit van 15 oktober 2009 heeft [betrokkene 3] foto’s waarop verschillende schoenen te zien zouden moeten zijn, gewoon gekopieerd. De rechtbank heeft daar ook overwegingen aan gewijd (r.o. 3.41 – 3.43 van het tussenvonnis van
4 september 2013) en zij heeft overwogen dat Converse c.s. bij de onderbouwing van de door haar gestelde counterfeit niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van haar mag worden verwacht.
Het voorgaande heeft Converse c.s. er niet van weerhouden zich in hoger beroep opnieuw en zonder voorbehoud op de verklaringen van [betrokkene 3] te beroepen (bijvoorbeeld in de memorie van grieven onder 5.125 en 11.26). Converse c.s. weigert de echtheidskenmerken van haar schoenen (om op zichzelf begrijpelijke redenen) prijs te geven en beroept zich met enig gewicht op verklaringen van ‘Converse-expert’ [betrokkene 3] . Voor de wederpartij is het moeilijk daarop te reageren en ook de rechter dreigt op het verkeerde been te worden gezet. Dat Converse c.s. zich zonder voorbehoud beroept op de verklaringen, waarvan onderdelen in ieder geval onwaar zijn, klemt te meer omdat de rechtbank de onzorgvuldigheid van Converse c.s. hierin reeds uitdrukkelijk had benoemd. Ook het beroep dat Converse c.s. in hoger beroep doet op de verklaringen van [betrokkene 5] (Senior Director Brand Protection Converse, productie 53 A Converse c.s. in eerste aanleg) en [betrokkene 6] (Brand Protection Coördinator Northern Europe bij Nike, productie 53B van Converse c.s. in eerste aanleg) acht het hof in strijd met artikel 21 Rv. Volgens Converse c.s. blijkt onder meer uit die verklaringen dat Sporttrading Converse-schoenen heeft verhandeld die zonder toestemming van Converse zijn geproduceerd en dus namaak zijn (memorie van grieven 5.96). De curator en FM hebben er echter onbetwist op gewezen dat de schoenen waar beide verklaringen op zien, afkomstig zijn van de officiële Converse distributeur Sportland, zoals blijkt uit het Sportlandrapport van februari 2012 (onderdeel van de IFC-rapporten). Dat de schoenen afkomstig van officiële Converse-distributeurs geen namaak betreffen, staat in deze procedure niet ter discussie. In het executiegeschil van september 2018 is Converse gewezen op de onjuistheid (in de woorden van de advocaat van de curator: de valsheid) van de verklaringen. Hoewel dus al lang duidelijk was dat de genoemde verklaringen niet juist kunnen zijn, omdat vast staat dat deze schoenen van een officiële distributeur afkomstig zijn en geen namaak betreffen, heeft Converse c.s. zich dus bij haar memorie van grieven van 13 november 2018 nog zonder voorbehoud op die verklaringen beroepen. Zij is daar ook niet van teruggekomen. Het hof heeft daar tijdens de zitting in hoger beroep naar gevraagd, waarbij namens Converse c.s. is aangevoerd dat zij de koppeling tussen de verklaring van [betrokkene 5] en het Sportland rapport in 2013 niet kon maken. Gelet op het feit dat het in opdracht van Converse opgestelde Sportlandrapport al geruime tijd tot haar beschikking staat en zij als gezegd op dit punt is gewezen, valt echter niet in te zien waarom zij dat (inmiddels, althans ten tijde van indiening van de memorie van grieven) niet kon.
3.29. Converse c.s. had zich niet mogen beroepen op verklaringen waarvan zij (inmiddels) wist of redelijkerwijs moest weten dat de inhoud onjuist was. Met het beroep op aantoonbaar onjuiste informatie heeft Converse c.s. in strijd gehandeld met haar uit artikel 21 Rv voortvloeiende verplichting om de voor de beslissing van het geding van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Artikel 21 Rv biedt de rechter ruimte een sanctie te verbinden aan schending van de waarheidsplicht. De curator en FM hebben afwijzing van de vordering of een omkering van de bewijslast bepleit als reactie op de schendingen van de waarheidsplicht. Dat gaat naar het oordeel van het hof echter in deze zaak te ver. Wel ziet het hof in de ernst van de schendingen aanleiding om bij de beoordeling van de hoogte van de proceskosten in hoger beroep hieraan gevolgen te verbinden. Het hof verwijst naar de overwegingen 3.56. en 3.169.
3.30. Wat betreft de overige “21 Rv-verwijten” geldt dat deze – zo al juist en verwijtbaar – niet zodanig zijn dat daaraan in deze procedure gevolgen zijn te verbinden. Uit het voorgaande volgt ook dat grief IX deels slaagt en deels faalt.
A. Beoordeling in het geschil tussen Converse c.s. en FM
Vorderingen Converse c.s. ten onrechte afgewezen? (grief X)
3.31. Converse c.s. stelt dat de rechtbank haar vorderingen (in conventie) tegen FM ten onrechte heeft afgewezen. Zij verwijst voor de onderbouwing van haar stellingen naar de procedure in eerste aanleg. Converse c.s. stelt dat zij daarin bewijs heeft overgelegd waaruit blijkt dat binnen de Sporttrading-groep gefactureerd werd door en/of gecorrespondeerd werd vanuit e-mailaccounts van de andere (failliete) vennootschappen en dat er aanwijzingen zijn dat de verschillende vennootschappen met elkaar een (partij)financieringsstructuur hebben opgezet. Converse c.s. verwijst verder naar de eigen stellingen van FM. Daaruit volgt volgens Converse c.s. dat: - in de administratie van FM mogelijk documenten met betrekking tot Converse c.s. aanwezig zijn, - uit het handelsregister blijkt dat de omschreven bedrijfsactiviteiten van FM onder meer omvat de categorie ‘groothandel in schoeisel’, - FM in de kort gedingprocedure tot opheffing van de beslagen een beroep op uitputting heeft gedaan, - FM (destijds) naar eigen zeggen op het punt stond Converse-schoenen uit te leveren aan klanten, - de accountant van FM (HLB) heeft vastgesteld dat FM schade heeft geleden omdat FM geen Converse-schoenen kon leveren aan klanten door de beslaglegging. Bovendien heeft FM volgens Converse c.s. slechts bloot betwist dat zij in Converse-schoenen handelde. Met die blote betwisting rijmt volgens Converse c.s. niet dat FM een extreem omvangrijke verdediging heeft opgetuigd en daardoor een aanzienlijke proceskostenvergoeding heeft gevorderd. Daar komt bij dat FM is opgetreden als klager in de tuchtzaak tegen de accountant die de IFC-rapporten heeft opgesteld. Volgens Converse c.s. is gelet op het vorenstaande met de afwijzing van de vorderingen tegen FM sprake van een onjuiste beslissing dan wel een motiveringsgebrek.
3.32. FM stelt, samengevat, dat zij nooit heeft gehandeld in Converse-schoenen. Daarom kleefde het beslag ook niet. Zij is ook niet voornemens om te gaan handelen in Converse-schoenen. Bovendien heeft Converse c.s. tijdens de kortgedingprocedure in 2018 gezegd dat FM ‘off the hook’ was, zoals de voorzieningenrechter vervolgens letterlijk heeft opgenomen in het vonnis in kort geding van 16 oktober 2018. Het door Converse ingeschakelde Deloitte heeft inzage in de administratie van FM gehad en daaruit blijkt niet van enige betrokkenheid van FM bij de verhandeling van Converse-schoenen.
3.33. De rechtbank heeft in r.o. 3.21. van het tussenvonnis van 4 september 2013 overwogen dat het de vraag is of onder meer FM zelf heeft gehandeld in Converse-schoenen, dan wel anderszins inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse. In r.o. 3.22. van het tussenvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat de inbreuk met betrekking tot FM niet is gesteld, noch anderszins is gebleken. De rechtbank heeft de vorderingen voor zover deze gericht waren tegen FM daarom afgewezen.
3.34. Het hof overweegt als volgt. Converse c.s. heeft haar stelling dat FM betrokken was bij de handel in Converse-schoenen onvoldoende onderbouwd. Converse c.s. geeft slechts in algemene bewoordingen aan dat binnen de Sporttrading groep voor elkaar werd gefactureerd, gecorrespondeerd en gefinancierd. Converse c.s. kan zeker in dit stadium van de procedure niet volstaan met het in algemene zin stellen dat FM voornoemde handelingen heeft verricht en ter onderbouwing vervolgens verwijzen naar de manier van procederen van FM. Bovendien valt uit de stukken waarnaar wordt verwezen geen merkinbreuk door FM af te leiden. Reeds bij conclusie van antwoord in eerste aanleg heeft FM betwist de Converse-merken te hebben gebruikt.
Dat in de hectiek van het kort geding van april 2009 door de toenmalige advocaat van FM en kort daarop door HLB onvoldoende onderscheid is gemaakt tussen de positie van de andere tot de Sporttrading-groep behorende vennootschappen en die van FM, betekent geenszins dat die positie dus gelijk is. De argumenten die Converse c.s. aanhaalt zijn toen namens al deze vennootschappen gezamenlijk naar voren gebracht en hadden niet in het bijzonder betrekking op FM. De stelplicht met betrekking tot de merkinbreuk rust op Converse c.s. en daaraan heeft zij niet voldaan. De vorderingen tegen FM zijn terecht afgewezen en grief X faalt dan ook voor zover deze daartegen is gericht.
Opheffing beslagen (grief XI)
3.35. Converse c.s. stelt, samengevat, dat de beslagen gelegd op 6 tot en met 9 april 2009 en 13 en 26 november 2009 (in reconventie) ten onrechte zijn opgeheven. Ook het bevel tot teruggave van de in beslag genomen schoenen en administratie is ten onrechte gegeven. De rechtbank had volgens Converse c.s. een belangenafweging moeten maken en op grond daarvan de beslagen moeten handhaven. Ook heeft de rechtbank volgens Converse c.s. ten onrechte de beslagen opgeheven, terwijl FM aanvankelijk alleen een bevel tot opheffing had gevorderd, welke vordering na een eiswijziging door FM bovendien niet werd gehandhaafd.
3.36. FM voert daartegen onder meer aan dat onder de beslagen bij FM geen Converse-schoenen zijn aangetroffen. Het beslag kleefde dus niet. De beslagen zijn volgens FM terecht opgeheven. Dat de vordering met betrekking tot opheffing van het beslag als gevolg van een omissie was weggevallen, was volgens FM - naar het hof begrijpt ook voor Converse -duidelijk. Omdat Converse c.s. in juli 2018 wederom is overgegaan tot beslaglegging op de administratie, heeft zij volgens FM geen belang meer bij grief XI.
3.37. Het hof oordeelt als volgt. Converse c.s. heeft er terecht op gewezen dat FM aanvankelijk slechts een bevel tot opheffing van de beslagen heeft gevorderd en FM bovendien na haar eiswijziging bij conclusie van repliek in reconventie niets meer vorderde met betrekking tot het beslag. De rechtbank heeft desondanks bij eindvonnis de beslagen opgeheven en zij heeft daarmee meer toegewezen dan werd gevorderd. Anders dan FM betoogt, heeft Converse c.s. wel belang bij de grief, want zij heeft kosten moeten maken om vervolgens opnieuw beslag te laten leggen. Grief XI slaagt voor zover deze ziet op het geschil tussen Converse c.s. en FM. Het hof merkt in dit verband overigens op dat FM in hoger beroep ook geen (bevel tot) opheffing van de gelegde beslagen heeft gevorderd. Aan een afweging van het belang van Converse c.s. bij handhaving van de beslagen tegen het belang van FM bij opheffing daarvan komt het hof daarom niet toe.
Schadevergoeding (grief XII)
3.38. Converse c.s. stelt dat de rechtbank (in reconventie) ten onrechte een veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat heeft uitgesproken en Converse en Kesbo ten onrechte hoofdelijk tot vergoeding van de schade heeft veroordeeld.
3.39. FM voert daartegen aan dat Converse c.s. door het leggen van beslagen onder FM onrechtmatig heeft gehandeld. Converse c.s. heeft ten onrechte maatregelen tegen FM genomen. Na 10 jaar procederen heeft Converse c.s. de gestelde counterfeithandel niet aangetoond en evenmin een inbreuk op haar merkrecht aangetoond. FM lijdt schade door onder meer deze gang van zaken. De beslagleggingen hebben volgens FM geleid tot verstoringen in haar bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord. Voorts is volgens FM sprake van een hoofdelijke aansprakelijkheid van Converse en Kesbo. Zij hebben de procedures samen gevoerd en zijn bij het nemen van rechtsmaatregelen samen opgetrokken.
3.40. FM heeft naar het oordeel van het hof voldoende de mogelijkheid van schade aannemelijk gemaakt, aangezien het hof de mogelijkheid voldoende aannemelijk acht dat de bedrijfsvoering (gedurende een beperkte tijd) door de beslaglegging is ontwricht. Dat het beslag ten laste van FM niet kleefde ten aanzien van schoenen, doet daar niet aan af. De schade is echter onvoldoende geconcretiseerd om deze in de onderhavige hoger beroepsprocedure te kunnen vaststellen. Dit rechtvaardigt een verwijzing naar de schadestaatprocedure. Verder is het hof van oordeel dat Converse en Kesbo hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade, omdat zij samen tot beslaglegging zijn overgegaan (artikel 6:102 BW). Dat betekent dat zij ook gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de beslaglegging. Grief XII faalt voor zover deze in het geschil tussen Converse c.s. en FM is voorgedragen.
Uitvoerbaar bij voorraadverklaring (grief XV)
3.41. Converse c.s. stelt dat de rechtbank het vonnis ten onrechte uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard. De rechtbank heeft volgens haar ten onrechte hierbij geen belangenafweging gemaakt. Het belang van Converse c.s. bij handhaving van de gelegde beslagen weegt volgens haar zwaarder dan het belang van FM bij de onmiddellijke opheffing daarvan. Converse c.s. verwijst ter onderbouwing naar een aantal omstandigheden:
- de complexiteit van de zaak;
- het afgewezen verzoek om tegen het tussenvonnis van 4 september 2013 in hoger beroep te mogen komen;
- de onduidelijkheid over de schade die FM heeft geleden door de vermeende handelwijze van Converse c.s. en de vrees dat FM als kleine onderneming hangende het hoger beroep de proceskosten in de schadestaatprocedure niet kan terugbetalen, dan wel geen verhaal biedt als het bestreden vonnis wordt vernietigd als het gaat om de veroordeling tot vergoeding van de schade.
3.42. FM voert daartegen allereerst aan dat Converse c.s. in de bodemprocedure geen verweer tegen de gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring heeft gevoerd. Verder stelt FM dat haar belang groter is dan het belang van Converse c.s. bij het niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren van het vonnis. Dat sprake zou zijn van een onaanvaardbaar restitutierisico is volgens FM gesteld noch gebleken; zij is een financieel gezonde onderneming.
3.43. Het hof stelt voorop dat Converse c.s. geen belang heeft bij deze grief daar thans een eindarrest wordt gewezen. Of het bestreden vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard is daardoor niet meer relevant. Aangezien partijen ook van mening verschillen over het antwoord op de vraag of dit arrest uitvoer bij voorraad moet worden verklaard, zal het hof daarop hierna ingaan.
3.44. Uitvoerbaarverklaring bij voorraad blijft achterwege als het belang van de veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand zolang niet op het door hem ingestelde rechtsmiddel is beslist, zwaarder weegt dan het belang van degene die de veroordeling in de ten uitvoer te leggen uitspraak heeft verkregen bij de uitvoerbaarheid bij voorraad daarvan, of bij deze uitvoerbaarheid zonder dat daaraan de voorwaarde van zekerheidstelling wordt verbonden (vergelijk HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2026, in het bijzonder r.o. 5.4.2. en 5.5.3.) Uitgangspunt is dat degene die een veroordeling tot betaling heeft verkregen wordt vermoed belang bij ten uitvoerlegging bij voorraad te hebben. FM heeft er belang bij dat zij kan beschikken over de haar toekomende middelen voor haar bedrijfsvoering. De omstandigheden die Converse c.s. aanvoert, maken niet dat haar belang zwaarder weegt dan dat van FM. FM heeft uitdrukkelijk weersproken dat zij door Converse c.s. betaalde bedragen zoals de proceskosten bij een andersluidende uitspraak mogelijk niet kan terugbetalen, en derhalve een zekerheidsstelling geïndiceerd zou zijn. Zij heeft onbetwist aangevoerd dat zij een financieel gezonde onderneming is.
Dan blijft over de stelling dat deze zaak complex van aard is, maar dat maakt op zichzelf niet dat het arrest niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard moet worden. Het hof zal het dictum voor zover het veroordelingen betreft in het geschil tussen Converse c.s. en FM uitvoerbaar bij voorraad verklaren. De door Converse c.s. bij een toewijzing van de gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring gevorderde zekerheidstelling door FM zal op dezelfde gronden (zie immers HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2026 r.o. 5.3.7) worden afgewezen.
Gevolgen van het voorgaande
3.45. Het voorgaande betekent dat de grieven X, XII en XV van Converse c.s. voor zover aangevoerd in het geschil van Converse c.s. tegen FM falen. De beslissingen van de rechtbank blijven in zoverre in stand. Grief XI voor zover aangevoerd in het geschil van Converse c.s. tegen FM slaagt. Het hof zal daarom het eindvonnis vernietigen voor zover daarin de ten laste van FM gelegde beslagen zijn opgeheven. De proceskostenveroordeling komt in het navolgende nog aan de orde.
De vorderingen ex artikel 843a Rv / 1019a Rv
3.46. Converse c.s. vordert in het incident en in de hoofdzaak om inzage door een onafhankelijke derde in de op 23 juli 2018 in conservatoir bewijsbeslag genomen data van FM.
3.47. FM stelt dat zij niet handelt en heeft gehandeld in Converse-schoenen. Dat betekent volgens FM dat de vordering tot inzage in de administratie moet worden afgewezen. Immers, als FM niet handelt in Converse-schoenen heeft Converse c.s. geen belang meer bij haar vordering tot inzage. Voor zover die stelling niet slaagt, voert FM verder aan dat er geen rechtsbetrekking tussen partijen bestaat en niet is voldaan aan het bepaalbaarheidscriterium.
3.48. Op grond van artikel 843a lid 1 Rv kan degene die daarbij rechtmatig belang heeft op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorganger partij is, van degene die de bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. De maatstaf voor het aannemen van het bestaan van een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 1019a Rv in verbinding met artikel 843a Rv is dat degene die (kort gezegd) inzage verlangt, zodanige feiten en omstandigheden moet stellen en met eventueel reeds voorhanden bewijsmateriaal moet onderbouwen, dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt. Wat als ‘voldoende’ aannemelijk kan worden beschouwd, heeft de Hoge Raad in een arrest van 20 juli 2020 – onder verwijzing naar onder meer HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB/Novisem), r.o. 4.1.5, en HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2834 (Synthon/Astellas), r.o. 3.2.1-3.2.2 in IE zaken – in algemene zin opnieuw opgesomd (ECLI:NL:HR:2020:1251). Op grond van het vierde lid van artikel 843a Rv is degene die de bescheiden te zijner beschikking heeft of onder zich heeft niet gehouden aan de vordering te voldoen indien daarvoor gewichtige, door deze partij aan te voeren redenen zijn of indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde bescheiden is gewaarborgd. In het algemeen kan van een rechtmatig belang in de zin van artikel 843a lid 1 Rv reeds sprake zijn indien degene die afschrift verlangt dat stuk niet tot zijn beschikking heeft maar wel bekend is met het bestaan ervan en dat stuk in de procedure over zou willen leggen. De verlangde stukken moeten voldoende bepaald zijn; voldoende concreet moet worden aangegeven dat en waarom de specifieke stukken van belang zijn, zulks teneinde een "fishing expedition" te voorkomen. Artikel 843a Rv dient er niet toe om stukken op te vragen waarvan slechts het vermoeden bestaat dat die mogelijk in de procedure van pas zouden kunnen komen.
3.49. Het hof verwijst naar overweging 3.34. Aangezien het hof van oordeel is dat niet is komen vast te staan dat FM heeft gehandeld in Converse-schoenen of op andere wijze merkinbreuk heeft gemaakt is het bestaan van een rechtsbetrekking tussen Converse c.s. en FM niet aannemelijk.Dat wel tot twee keer toe bewijsbeslag is toegestaan maakt het voorgaande niet anders: uit het bovengenoemde arrest van de Hoge Raad blijkt immers dat aan de aannemelijkheid in het kader van beoogde inzage hogere eisen mogen worden gesteld: “(….) anderzijds dienen aan de mate van aannemelijkheid van de gestelde tekortkoming of onrechtmatige daad bij de beoordeling van een inzagevordering hogere eisen te worden gesteld dan bij de beoordeling van een verzoek tot het in beslag mogen nemen van bewijsmateriaal.” (r.o. 3.1.5). Dat betekent dat de vordering tot inzage en afgifte ex artikel 843a Rv / 1019a Rv tegen FM zal worden afgewezen.
Proceskostenveroordeling in de hoofdzaak en in het incident
3.50. Converse c.s. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Gelet op overweging 3.40 zal dit een hoofdelijke veroordeling zijn. Deze zaak heeft betrekking op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom in de zin van de Handhavingsrichtlijn (richtlijn 2004/48/EG) en artikel 1019h Rv. Dit brengt mee dat de proceskosten moeten worden begroot op de redelijke en evenredige kosten. Het hof zal de kosten eerst begroten en daarna ingaan op de gevolgen van de schending van artikel 21 Rv.
3.51. Het Europees Hof van Justitie heeft met betrekking tot hetgeen moet worden verstaan onder ‘redelijke en evenredige gerechtskosten’ in artikel 14
Handhavingsrichtlijn, geoordeeld dat deze bepaling zich niet verzet tegen een nationale
regeling die een systeem van forfaitaire tarieven behelst voor vergoeding van de kosten
voor de bijstand door een advocaat. Voorwaarde is wel dat die tarieven waarborgen dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen (EHvJ 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611 United Video Properties).
3.52. In dit verband zijn de thans geldende Indicatietarieven in IE-zaken van de rechtbanken en gerechtshoven (versie 1 april 2017) van belang. Converse c.s. heeft in haar memorie van grieven toepassing van deze indicatietarieven bepleit. Het hof zal bij de begroting van de proceskosten in hoger beroep aanknopen bij deze tarieven.
3.53. FM heeft in eerste aanleg € 265.866,73 aan proceskosten gevorderd. De rechtbank heeft dat bedrag volledig toegewezen ( € 265.604,73 aan salaris advocaat en € 262,00 aan griffierecht). In hoger beroep vordert FM € 71.116,71 aan salaris advocaat en € 726,00 aan griffierecht. Converse c.s. is het er niet mee eens dat de rechtbank de kostenspecificatie van FM heeft geaccepteerd, omdat deze volgens haar niet op tijd was ingediend. Wat daar ook van zij, in hoger beroep heeft Converse c.s. zich voldoende tegen de specificaties van FM kunnen verweren. Het hof houdt rekening met de complexiteit die deze zaak heeft aangenomen en de omvang van de processtukken. Hoewel de vorderingen van Converse c.s. tegen FM uiteindelijk stranden op de grond dat FM (kort gezegd) geen inbreuk heeft gemaakt op de Converse-merken, was FM wel genoodzaakt om zich in veel meer geschilpunten te verdiepen en zich te verweren. Daar staat tegenover dat zij bij tussenvonnis van 4 september 2013 al in het gelijk is gesteld en daarna in eerste aanleg geen processtukken meer heeft hoeven en kunnen nemen, en dat zij zich in hoger beroep voor een belangrijk deel heeft aangesloten bij het door de curator verdedigde standpunt. Volgens Converse c.s. voldoet de specificatie van FM niet aan de in artikel 5 van de IE-indicatietarieven gestelde eisen, omdat deze op diverse punten onvoldoende is gespecificeerd.
Dat moet volgens Converse c.s. leiden tot toekenning van maximaal het liquidatietarief (zoals dat geldt voor andere zaken dan IE-zaken). Aan Converse c.s. kan worden toegegeven dat de specificaties niet op alle punten voldoen aan genoemd artikel, maar de kosten zijn wel zeer uitgebreid gespecificeerd en op zich voldoende inzichtelijk gemaakt. Het hof zal dus niet volstaan met toewijzing van het liquidatietarief. Anderzijds ziet het hof onvoldoende aanleiding voor toekenning van een hoger bedrag dan het maximumtarief, als genoemd in respectievelijk artikel 7 onder b van de Indicatietarieven in IE-zaken Rechtbanken (versie 2017) en artikel 7 onder b van de Indicatietarieven in IE-zaken Hoven (2017). Voor de eerste aanleg geldt weliswaar dat bij tussenvonnis van
4 september 2013 al is aangegeven dat de vorderingen van Converse c.s. in conventie jegens FM zouden worden afgewezen, maar eerst bij eindvonnis van 4 juli 2018 is zowel in conventie als in reconventie definitief de eerste aanleg beslist. Derhalve zal het hof niet aansluiten bij de indicatietarieven in IE-zaken Rechtbanken versie 2014, maar bij de versie uit 2017.
3.54. Gelet op al het voorgaande is het hof van oordeel dat zowel in eerste aanleg als in hoger beroep toekenning van het maximumtarief voortvloeiend uit de respectieve Indicatietarieven, dat geldt voor complexe bodemzaken in dit geval (van volledig samenhangende vorderingen in eerste aanleg in conventie en reconventie) kan worden beschouwd als een significant en passend deel van de redelijke kosten die FM heeft gemaakt.
3.55. De proceskostenveroordeling die de rechtbank heeft uitgesproken zal worden vernietigd en het hof zal een nieuwe proceskostenveroordeling met betrekking tot de eerste aanleg uitspreken. Grief XIV van Converse c.s. treft dus in zoverre doel.Verder zal FM worden veroordeeld om aan Converse en/of Kesbo terug te betalen, conform haar vordering hetgeen Converse en/of Kesbo ter uitvoering van de vonnissen boven het thans vast te stellen bedrag aan proceskosten in eerste aanleg aan FM heeft voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot de dag van terugbetaling.
3.56. Zoals het onder 3.29. heeft overwogen, zal het bij de proceskostenveroordeling in hoger beroep gevolgen verbinden aan de schendingen van artikel 21 Rv door Converse c.s. Het hof ziet in die schendingen aanleiding de advocaatkosten die Converse c.s. in hoger beroep moet betalen, met 25% te verhogen.
3.57. Het voorgaande betekent dat Converse c.s. zal worden veroordeeld tot vergoeding van de volgende proceskosten aan FM:
eerste aanleg in conventie en reconventie € 40.000,00 aan advocaatkosten en € 262,00 aan verschotten;
hoger beroep € 40.000,00 + (25% daarvan is) € 10.000,00, dus in totaal € 50.000,00 aan advocaatkosten en € 726,00 aan verschotten.
Voor deze vergoedingen geldt dat deze exclusief BTW zijn, nu gesteld noch gebleken is dat BTW niet verrekenbaar zou zijn voor FM. FM heeft toewijzing van de wettelijke handelsrente over de proceskostenveroordeling gevorderd voor het geval Converse c.s. de veroordeling na betekening van de uitspraak niet nakomt. De wettelijke handelsrente is gezien de reikwijdte van artikel 6:119a BW niet toewijsbaar, de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, met inachtneming van hetgeen in het dictum nader zal worden opgenomen, wel.
B. Beoordeling in het geschil tussen Converse c.s. en de curator
Overnemen van de procedure in conventie door de curator (grief II)
3.58. Converse c.s. betoogt dat de rechtbank bij de rolbeslissingen van 29 december 2010 en 28 september 2011 ten onrechte heeft geoordeeld dat voor zover de curator c.q. zijn advocaat zich niet al eerder zou hebben gesteld in conventie, hij dit alsnog (met succes) heeft gedaan en/of daartoe in ieder stadium van de procedure bevoegd zou zijn. Het bezwaar daartegen heeft de rechtbank volgens Converse c.s. dan ook ten onrechte afgewezen.
Het hof overweegt als volgt.
3.59. De Faillissementswet (Fw) geeft in de artikelen 25 tot en met 29 regels hoe om te gaan met procedures waarin een failliet als procespartij optreedt.Voor procedures die lopen op het moment van faillietverklaring geven artikel 27 en 28 Fw nadere regels. Artikel 27 Fw betreft door de failliet in eerste instantie aanhangig gemaakte procedures, terwijl artikel 28 Fw tegen de failliet in eerste instantie ingediende vorderingen betreft die niet verifieerbaar zijn als bedoeld in artikel 26 Fw. Voor verifieerbare vorderingen, die op de voet van artikel 26 Fw voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben, geldt dat deze uitsluitend kunnen worden ingesteld via aanmelding ter verificatie. Lopende procedures over verifieerbare vorderingen worden op de voet van artikel 29 Fw ambtshalve geschorst, nu het geding alsdan van rechtswege al is geschorst op het tijdstip van faillietverklaring.
3.60. In het geval van artikel 27 Fw kan de gedaagde (lid 1) verzoeken om schorsing ten einde hem gelegenheid te geven de curator op te roepen tot overneming van het geding. Geeft deze aan de oproeping geen gevolg (lid 2), dan kan de gedaagde verval van instantie vragen of het geding voortzetten buiten bezwaar van de boedel. Dat laatste betekent dat de boedel wel gebonden is aan de uitspraak maar niet gehouden is de proceskosten te betalen.De curator kan voorts op ieder moment de procedure overnemen en de failliet buiten het geding stellen (lid 3).
3.61. Artikel 28 Fw regelt de situatie waarin de failliet oorspronkelijk gedaagde was met betrekking tot een niet verifieerbare vordering (artikel 25 Fw). Ook hier kan de eiser schorsing verzoeken om de curator op te roepen (lid 1). Verschijnt deze, dan neemt hij de procedure over en is de failliet van rechtswege buiten het geding (lid 2). Verschijnt de curator niet, dan kan worden doorgeprocedeerd en gelden de proceskosten vanaf faillietverklaring als boedelschulden (lid 4).
3.62. Converse c.s. heeft op 27 juli 2010 een exploot laten uitbrengen aan de curator in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Sporttrading, getiteld “OPROEPINGSEXPLOOT EX ARTIKEL 27 en 28 FW”.
Het exploot bepaalt onder meer:
“2. Op 25 mei 2010 is het faillissement uit gesproken van Brandustry B.V. Op 3 juni
2010 is het faillissement uitgesproken van Sporttrading Holland B.V., Ferro
Footwear B.V. en Sport Concept B.V.
3.Ten aanzien van de door gedaagden ingestelde vorderingen in reconventie heeft
de Rechtbank Breda de procedure geschorst ex artikel 29 Fw.
4. Ten aanzien van de door Converse ingestelde vorderingen heeft de Rechtbank
Breda de procedure ex artikel 27 en 28 Fw aangehouden tot de roldatum van 4 augustus 2010 teneinde Converse de gelegenheid te geven de curator op te roepen
tot overneming van het geding voor de gevoegde partij.
Kern van de zaak en opbouw van de beoordeling
3.1. Converse c.s. heeft vorderingen tegen Sporttrading, Sport Concept, Ferro, Brandustry en FM ingesteld op grond van gestelde merkinbreuk. De curator en FM voeren hiertegen verweer. In hun visie dienen de vorderingen reeds te worden afgewezen vanwege de wijze van procederen van Converse c.s. Door Ferro, Brandustry en FM wordt het verweer gevoerd dat zij geen gebruik hebben gemaakt van de Converse-merken. Verder wordt het uitputtingsverweer gevoerd.
3.2. Het hof zal in het onderstaande eerst een overzicht geven van de feiten, gevolgd door een korte weergave van de vorderingen in eerste aanleg en van het oordeel en de beslissingen van de rechtbank. Daarna komt aan bod wat de bezwaren van Converse c.s. tegen de bestreden beslissingen zijn, wat Converse c.s. en de curator in hoger beroep vorderen en wat het verdragsrechtelijk kader is. Vervolgens stelt het hof het bezwaar van Converse c.s. tegen de feitenvaststelling aan de orde. Het hof zal ook ingaan op de hoedanigheid waarin Converse en Kesbo procederen, omdat zij naar eigen zeggen niet langer merkhouder respectievelijk licentienemer zijn. Dan komt de wijze van procederen van Converse c.s. aan de orde. Daarna zal het hof oordelen over de overige onderdelen van (A) het geschil tussen Converse c.s. en FM en (B) het geschil tussen Converse c.s. en de curator, waarbij waar nodig ook het juridisch kader zal worden geschetst.
Gebruik van de Converse-merken?
3.77. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende failliete vennootschappen, aangezien zij niet alle gebruik van de Converse-merken hebben gemaakt.
- Sporttrading en Sport Concept
Het staat niet ter discussie dat Sporttrading en Sport Concept in de periode van
1 januari 2008 tot aan de faillissementen zonder toestemming van Converse hebben gehandeld in schoenen voorzien van de Converse-merken.
- Brandustry
De curator heeft aangevoerd dat Brandustry slechts één enkele keer een levering Converse-schoenen van Sporttrading (60 paar) en Sport Concept (326 paar) heeft ontvangen. Deze schoenen werden door Brandustry gebruikt ter opvulling van een tijdelijke outletstore. Gesteld noch gebleken is dat de toenmalige merkhouder Converse aan Brandustry toestemming had gegeven voor het merkgebruik. Dat het slechts om een relatief klein aantal schoenen ging, neemt niet weg dat er sprake is van handel in schoenen voorzien van de Converse-merken door Brandustry. Of er sprake is van uitputting komt verderop in deze uitspraak aan de orde.
- Ferro
De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 4 september 2013 overwogen dat de door Converse c.s. overgelegde producties onvoldoende zijn om tot de conclusie te komen dat ook Ferro betrokken is geweest bij de handel in Converse-schoenen, zodat de vorderingen ten aanzien van Ferro worden afgewezen (r.o. 3.23). Converse c.s. voert aan dat de rechtbank daarmee een onjuist criterium heeft gehanteerd, aangezien het niet gaat om de vraag of Ferro betrokken was bij de handel in Converse-schoenen maar of zij het merk Converse heeft gebruikt. Bovendien is de beoordeling van de rechtbank volgens Converse c.s. feitelijk onjuist, omdat uit de producties volgt dat Ferro wel betrokken was bij de handel in Converse-schoenen en dat zij de Converse-merken heeft gebruikt (onderdeel van grief X van Converse c.s.). De producties waar Converse c.s. naar verwijst zijn a) correspondentie over Converse-schoenen waarvan de dozen waren voorzien van valse MicroPak schimmelwerende stickers en b) mails van de heren [betrokkene 1] en [betrokkene 2] (destijds indirect bestuurders van Ferro, maar ook van onder meer Sporttrading) vanaf mailadressen met de extensie @ferrofootwear.nl over Converse-schoenen die Pelham/Ressokd hadden geleverd. De curator heeft betwist dat Ferro in Converse-schoenen heeft gehandeld of anderszins bij merkinbreuk/-gebruik betrokken is.
Het hof wijst erop dat Converse c.s. niet stelt dat Ferro Converse-schoenen heeft gekocht of verhandeld. Dat daarvan wel sprake zou zijn, blijkt ook nergens uit. Het gaat Converse c.s. kennelijk om het feit dat er over Converse-schoenen is gecorrespondeerd op briefpapier van Ferro, respectievelijk vanaf mailadressen die eindigen op @ferrofootwear. Dat is mede gelet op het feit dat [betrokkene 1] en [betrokkene 2] ook verbonden waren aan de vennootschappen die wél in Converse-schoenen handelden, echter niet voldoende om de conclusie te dragen dat Ferro daadwerkelijk zelf gebruik heeft gemaakt van Converse-merken. Grief X van Converse c.s. faalt dan ook voor zover deze is gericht tegen het oordeel van de rechtbank hieromtrent.
Uitputting van het merkrecht? (Grieven III, IV, V, VI, VII en VIII)
3.78. De drie vennootschappen die Converse-schoenen hebben verhandeld en ten aanzien van wie dus moet worden beoordeeld of zij zich met succes op uitputting van het merkrecht kunnen beroepen, zijn Sporttrading, Sport Concept en Brandustry. Deze parallel handelende vennootschappen duidt het hof in het navolgende, net als partijen, ook in enkelvoud kortheidshalve aan als ‘Sporttrading’.
Bewijslastverdeling
3.79. Het hof verwijst naar overweging 3.7. derde liggende streepje van deze uitspraak, waarin het oordeel van de rechtbank over de bewijslastverdeling samengevat is weergegeven. Converse c.s. voert aan dat de rechtbank haar ten onrechte met het bewijs heeft belast (grief IV). Deze grief slaagt. De bewijslast met betrekking tot de gestelde uitputting van het merkrecht rust naar het oordeel van het hof op de curator. Het hof licht dit oordeel hieronder toe.
3.80. In het arrest Van Doren/Lifestyle van 8 april 2003 (C-244/00) heeft het Europees Hof van Justitie als volgt geoordeeld. Een bewijsregel op grond waarvan de uitputting van het merkrecht in principe moet worden bewezen door de derde die zich op uitputting beroept, is toegestaan. De vereisten van de bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij uitputting moet bewijzen, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Dit is met name aan de orde wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. Indien dat bewijs door de merkhouder wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen van betreffende waren binnen de EER heeft ingestemd.
3.81. In de casus die aan dit arrest ten grondslag lag, stelde Van Doren (de gemachtigde van de merkhouder) dat de waren door de merkhouder aanvankelijk buiten de EER in de handel waren gebracht, terwijl Lifestyle stelde dat dit binnen de EER was gebeurd. De rechtbank heeft erop gewezen dat de onderhavige zaak afwijkt van die casus, omdat Converse c.s. niét stelt dat de schoenen aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht. Converse betwist wel dat de schoenen door haar of met haar toestemming binnen de EER in de handel zijn gebracht. Het hof is van oordeel dat het arrest Van Doren/Lifestyle ondanks dit verschil wel belangrijke aanknopingspunten biedt voor de bewijslastverdeling in deze zaak. Om te voorkomen dat de merkhouder de markt kan afschermen wanneer de derde met het bewijs wordt belast, kan er immers aanleiding zijn de bewijslast om te keren.
3.82. Voor omkering van de bewijslast is volgens het arrest Van Doren/Lifestyle vereist dat de derde - in dit geval de curator - aantoont dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Wat de curator over dit gevaar heeft gesteld, is niet voldoende om de conclusie te dragen dat er een reëel gevaar voor marktafscherming bestaat als hij met het bewijs wordt belast. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt niet of het afschermingsgevaar ex tunc of - zoals Converse c.s. betoogt - ex nunc zou moeten worden beoordeeld. De curator is daar niet op ingegaan, maar hij gaat kennelijk uit van een ex tunc beoordeling, want hij haalt ter onderbouwing van het gestelde gevaar voor marktafscherming de licentieovereenkomsten aan die met Infinity en met Kesbo zijn gesloten, terwijl als onbetwist gesteld vaststaat dat zij geen van beide nu nog licentienemer zijn. Ook als de curator in de ex tunc-benadering wordt gevolgd, leidt wat hij stelt niet tot de conclusie dat er een reëel gevaar voor marktafscherming is als de parallelhandelaar met het bewijs wordt belast. Het duidelijkste voorbeeld van marktafscherming is in zijn visie te vinden in de licentieovereenkomst met Kesbo (productie 28 bij de conclusie van dupliek in conventie c.a. van de curator d.d.
18 juli 2012). Op grond van het door de curator aangehaalde artikel 3.3 (a) uit die overeenkomst is actieve verkoop buiten het territorium van de licentienemer niet toegestaan. Het verbod heeft geen betrekking op passieve verkoop, zoals duidelijk blijkt uit artikel 3.3.
(b) dat ‘active sales’ nader definieert en daarbij steeds rept van ‘actively approaching’. Aan schending van de verbodsbepalingen is de verplichting tot schadevergoeding verbonden en hoewel in artikel 4.6 (a), dat daarop ziet, niet expliciet is vermeld dat deze bepaling alleen betrekking heeft op verboden actieve verkoop, ligt dat in verbinding met het eerdergenoemde artikel 3.3 (a) wel voor de hand. De curator stelt bovendien zelf dat: “Converse-distributeurs in feite (…) bestelden wat zij maar wilden. De Converse-fabrieken in Azië produceerden vervolgens de schoenen en de Converse-distributeurs konden de schoenen binnen Europa vrij verhandelen. Infinity heeft daar gretig gebruik van gemaakt (en wellicht Sportland ook) maar door Converse werd daar (anders dan het opleggen van een incidentele boete) niet tegen opgetreden.” (conclusie van antwoord na deskundigenbericht d.d. 2 augustus 2017 onder 176) en ook dat “Converse haar distributeurs niet onder controle had – en dat wist – maar daartegen niet daadwerkelijk optrad.” (mva 8.6.12), hetgeen op gespannen voet lijkt te staan met zijn stellingen omtrent het reële gevaar voor marktafscherming. Uit het door de curator aangehaalde artikel 3.3. uit de licentieovereenkomst met Infinity (productie 29 bij de conclusie van dupliek in conventie c.a. van de curator d.d. 18 juli 2012) blijkt voorts door de verwijzing naar artikel 4.8 dat verkoop buiten het eigen territorium in bepaalde gevallen juist wel is toegestaan, en wel aan de aangegeven “accounts”. Ook uit artikel 4.6 onder b) van betreffende overeenkomst blijkt deze uitzondering:“except as otherwise precluded in Paragraph 4.8 below, exports or causes to be exported Licensed Articles [onderstreping hof] bearing the Converse Marks outside the Territory without prior written authorisation from Converse”. Artikel 4.8 ziet op levering en export naar Territory Pan Regional Accounts”. Uit appendix A (“Definitions”) bij dit contract blijkt wat dit zijn: “Territory Pan Regional Accounts" shall mean pan regional accounts which are based in the Territory and have an outlet in one or more additional countries [onderstreping hof] outside the Territory”.Hoe verschillende distributeurs / licentienemers de relatie met Converse hebben ervaren – zoals blijkt uit de diverse overgelegde verklaringen – is niet beslissend. Contractuele beperkingen (in de vorm van een distributiestelsel) zijn immers tot op zekere hoogte toegestaan en uit de verklaringen blijkt slechts dat Converse in voorkomend geval haar licentienemers aan de gemaakte afspraken hield. Van volledige marktafscherming door middel van het merkenrecht blijkt daardoor niet.
3.83. Tot slot heeft Converse c.s. er naar het oordeel van het hof terecht op gewezen dat alle beweerdelijk parallel handelende distributeurs reeds genoemd zijn. Dit is door de curator niet weersproken. Nu de bronnen van wie de schoenen volgens de curator afkomstig zijn, reeds zijn geopenbaard, ontvalt ook op deze grond de reden om de bewijslast eventueel om te keren.
3.84. Anders dan de rechtbank, is het hof niet van oordeel dat de redelijkheid en billijkheid ertoe nopen om Converse c.s. in afwijking van de hoofdregel met het bewijs te belasten. De rechtbank heeft overwogen dat Converse c.s. de door Sporttrading c.s. gestelde legale goederenstroom erkent. Het gaat daarbij om de gestelde legale goederenstroom van Infinity (de toenmalig distributeur van Converse in Hongarije) via Borol (een Hongaars bedrijf) en Ressokd-Rings (een Spaans bedrijf) naar Sporttrading. Converse c.s. heeft bij memorie van grieven benadrukt dat zij slechts een gedeelte van die keten erkend heeft (namelijk van Infinity naar Borol) en heeft opgemerkt dat het lijkt dat de frauderende organisatie die legale goederenstroom gebruikt om een illegale goederenstroom te maskeren, door de facturen van Infinity aan Borol te gebruiken om de herkomst van totaal verschillende partijen schoenen te legitimeren. De rest van de gestelde goederenstroom heeft zij betwist. Vooral de schakel Borol - Ressokd Rings is daarin van belang. Het hof merkt op dat ook als zou blijken dat een deel van de door Sporttrading van Ressokd-Rings gekochte schoenen inderdaad via Borol van Infinity afkomstig zou zijn, dat nog niet voldoende is. Voor een geslaagd beroep op uitputting is immers vereist dat elk exemplaar van de van het merk voorziene waren met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht. Die toestemming kan niet worden afgeleid uit het feit dat de merkhouder ten aanzien van andere producten dan waarvoor de uitputting wordt aangevoerd, wel toestemming heeft gegeven (HvJ EU 1 juli
1999, ECLI:EU:C:1999:347, Sebago) en daarin ziet het hof dan ook geen aanleiding voor omkering van de bewijslast.
3.85. De conclusie is dus dat de bewijslast met betrekking tot de gestelde uitputting van het merkrecht op de curator rust.
3.86. Het hof zal in het navolgende ingaan op wat partijen in het kader van de gestelde uitputting over en weer hebben aangevoerd. Het hof zal daarbij eerst aandacht besteden aan het totaal aantal schoenen dat Sporttrading volgens Converse c.s. in de periode van
1 januari 2008 tot aan de faillissementen heeft ingekocht, en daarna ingaan op drie specifieke leveringen, die in eerste aanleg centraal hebben gestaan.
Uitputtingsverweer met betrekking tot totaal aantal ingekochte schoenen
3.87. Volgens Converse c.s. heeft Sporttrading in de relevante periode in ieder geval 733.186 paar Converse-schoenen ingekocht, die onderdeel uitmaken van 75 leveringen. Deze 75 leveringen heeft Converse c.s. opgenomen in een overzicht in paragraaf 6.2 van haar memorie van grieven. Naar aanleiding van een (terechte) opmerking van de curator is het daar aanvankelijk genoemde totaal ter zitting gecorrigeerd tot 733.186 paar. Sporttrading heeft daarnaast ook schoenen van Converse Netherlands B.V. en Brand Search ingekocht, maar die schoenen zijn niet in het overzicht betrokken, omdat Converse c.s. haar vorderingen niet op het merkgebruik ten aanzien van dié schoenen baseert. Converse c.s. betoogt dat de curator het beroep op uitputting voor slechts een beperkt deel heeft onderbouwd met de HLB-I en HLB-II rapporten. Voor de rest ontbreekt volgens Converse c.s. iedere onderbouwing van het gevoerde uitputtingsverweer.
3.88. De curator heeft bij memorie van antwoord aangevoerd dat Converse c.s. in eerste aanleg zelf slechts over zes door haar geselecteerde zendingen heeft willen praten en nu in de memorie van grieven in een vier pagina’s lange tabel voor de zoveelste keer de discussie wil veranderen. Bovendien heeft hij voor alle schoenen wel degelijk verweer gevoerd, aldus de curator. De verweren dat Converse misbruik maakt van haar merkrechten en het verweer dat de merkrechten zijn uitgeput omdat de toestemming van Converse besloten ligt in het tonglabel, gelden namelijk voor alle schoenen. De curator heeft ten aanzien van een aantal van de in de tabel genoemde leveringen nog een specifiek verweer gevoerd.
Het voert volgens de curator, gelet op de door hem gevoerde verweren, te ver om de gehele tabel uitgebreid te bespreken. Hij heeft aangeboden, om voor zover de bewijslast op hem zou rusten, ten aanzien van de in de tabel opgenomen leveringen te bewijzen dat deze Converse-schoenen betreffen waarvan de merkrechten zijn uitgeput, door het overleggen van de nodige documenten en door het horen van de diverse leveranciers als getuigen.
3.89. Het hof overweegt als volgt.
3.90. Mede vanwege de herstelfunctie van het hoger beroep mag Converse c.s. het debat uitbreiden naar meer leveringen dan waarover in eerste aanleg in het bijzonder is gediscussieerd.
3.91. Het verweer met betrekking tot de wijze van procederen is onder 3.26 e.v.
al besproken en kan de conclusie niet dragen dat sprake is van uitputting van de merkrechten.
3.92. De curator stelt weliswaar dat alle schoenen voorzien waren van tonglabels waarop codes staan vermeld die verwijzen naar Europese distributeurs van Converse c.s., maar deze stelling wordt door Converse c.s. betwist. Het hof heeft de curator ten tijde van het pleidooi gevraagd waaruit blijkt dat al die schoenen voorzien waren van tonglabels met verwijzing naar Europese distributeurs van Converse. Alleen voor de schoenen die Sporttrading van Brand Search had gekocht, blijkt dat volgens de curator uit lijsten waarop die codes zijn vastgelegd. De van Brand Search gekochte schoenen vallen niet onder de 733.186 paar waar het nu nog om gaat. Voor de overige schoenen had de curator geen antwoord op deze vraag. Hij heeft zijn stelling daarmee onvoldoende onderbouwd. Dit onderdeel van het uitputtingsverweer is daarmee te algemeen gebleven en onvoldoende onderbouwd.
3.93. Daarbij komt nog dat Converse c.s. gemotiveerd heeft betwist dat als de schoenen voorzien zijn van tonglabels waarop een code is vermeld die verwijst naar een Europese distributeur, dit ook betekent dat de schoenen met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Converse c.s. heeft in dit verband rapporten overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat onderzochte schoenen weliswaar zijn voorzien van een dergelijk tonglabel, maar dat uit onderzoek, waaronder vergelijking van die tonglabels met de gegevens uit de database van Avery Dennison blijkt dat het om counterfeit gaat. De curator heeft dat laatste op zijn beurt betwist.
3.94. Het hof begrijpt uit wat partijen naar voren hebben gebracht, dat slechts een beperkt deel van de schoenen nog onder beslag ligt (ongeveer 40.000 paar ligt nog ten laste van Sporttrading onder beslag en opgeslagen bij de bewaarder) en dat tienduizenden paar schoenen zijn verkocht. Hierdoor valt ook niet meer na te gaan of die schoenen voorzien zijn van tonglabels die verwijzen naar Europese distributeurs van Converse en of deze echt dan wel counterfeit zijn. Het argument van de curator dat hij geen bewijs kan leveren omdat Converse c.s. weigert toegang te geven tot de schoenen die onder beslag liggen, wat overigens door Converse c.s. ten aanzien van de in 2018 gelegde beslagen wordt betwist, kan hem dus niet baten. Het hof laat het punt van de echtheid van de schoenen rusten, aangezien het verweer al strandt doordat onvoldoende is onderbouwd dat alle schoenen waar het hier om gaat, waren voorzien van tonglabelcodes die verwijzen naar Europese distributeurs.
3.95. Als gezegd, heeft de curator slechts ten aanzien van een beperkt deel van de door Sporttrading ingekochte schoenen, het uitputtingsverweer onderbouwd of een ander verweer gevoerd (bijvoorbeeld dat de betreffende partij door Sporttrading is geretourneerd). Het uitputtingsverweer wordt in de eerstgenoemde gevallen onderbouwd door verwijzing naar de HLB-rapporten. Op die rapporten zal het hof verderop in deze uitspraak, bij de bespreking van een drietal specifieke leveringen, nader ingaan. Die rapporten zien echter lang niet op alle schoenen waar het in deze zaak om draait.
3.96. De curator heeft niet betwist dat de 75 leveringen van in totaal ruim 700.000 Converse-schoenen door andere leveranciers dan Converse Netherlands B.V. en Brand Search aan Sporttrading zijn gedaan, zodat dit vast staat. Converse kan daartegen optreden, indien en voor zover de curator niet aantoont dat er ten aanzien van alle schoenen waar het om draait sprake is van uitputting van het merkrecht. Van de curator had dan ook mogen verwacht dat hij het uitputtingsverweer concreet zou maken ten aanzien van alle leveringen. Ten aanzien van het merendeel van de schoenen ontbreekt echter iedere concrete onderbouwing van het uitputtingsverweer. Reeds bij conclusie van antwoord heeft Sporttrading aangevoerd dat zij kan aantonen dat de in het geding zijnde schoenen tot Converse te herleiden zijn. Volgens de curator vroeg Sporttrading de leverancier altijd naar de bron en naar de nodige documentatie om te kunnen bewijzen dat de door haar gekochte goederen originele merkgoederen zijn die bestemd zijn voor de Europese markt. Het kwam volgens de curator voor dat de leverancier, omdat hij zijn bron wilde beschermen, niet wilde dat Sporttrading alle documenten inzag. In zo’n geval werd door de leverancier een notariële verklaring of accountantsverklaring afgegeven. Was de leverancier ook niet bereid om zelf een notariële verklaring of accountantsverklaring te verstrekken, dan werd door Sporttrading verzocht om inzage door een registeraccountant in de administratie van de leverancier zodat deze kon verifiëren (op basis van de aan hem ter beschikking gestelde bescheiden van voorafgaande schakels) dat de door Sporttrading gekochte goederen afkomstig waren van Europese distributeurs van Converse, aldus de curator (mva 3.12). Hoewel inmiddels alle bronnen bekend zijn waarvan de schoenen volgens de curator afkomstig zijn en er al jaren over deze kwestie wordt geprocedeerd, heeft hij dus ten aanzien van vele tienduizenden schoenen nagelaten duidelijk te maken of en zo ja hoe, deze te herleiden zijn tot Europese distributeurs.
3.97. Het hof merkt hierbij op dat de curator nog wel heeft aangevoerd dat een deel van de schoenen van de officiële distributeur Sportland afkomstig zijn, zonder duidelijk te maken welke leveringen uit het door Converse c.s. bij memorie van grieven verstrekte overzicht het zou betreffen. Wat daar ook van zij, volgens de eigen stellingen van de curator gaat het daarbij om 73.114 paar schoenen, verdeeld over 10 zendingen (4.246, 9.5.16 en 9.4.9 mva). Ook indien die stelling juist zou zijn (volgens Converse c.s. gaat het om een veel kleiner aantal), neemt dat dus niet weg dat voor tienduizenden schoenen verdeeld over tientallen zendingen iedere concrete onderbouwing van het uitputtingsverweer ontbreekt. Dit terwijl Converse c.s. de zendingen in de memorie van grieven aan de hand van alle beschikbare rapporten overzichtelijk in een tabel heeft gepresenteerd en een van haar grieven inhoudt dat concrete onderbouwing van het uitputtingsverweer voor veel zendingen ontbreekt. Van de ruim 400 pagina’s tellende memorie van antwoord zijn vervolgens slechts enkele pagina’s gewijd aan de onderbouwing van het centrale inhoudelijke verweer van de curator, namelijk het uitputtingsverweer. Ter zitting heeft het hof gevraagd naar een nadere toelichting omtrent de herkomst van een aantal zendingen, maar de curator kon deze niet geven. De curator heeft weliswaar bewijs aangeboden op dit punt, maar aan het geven van een bewijsopdracht komt het hof niet toe. Dat is pas aan de orde als aan de stelplicht is voldaan. Wat de curator heeft gesteld, is voor zeer grote aantallen schoenen niet voldoende om de conclusie te dragen dat er sprake is van uitputting van de merkrechten.
Uitputtingsverweer met betrekking tot drie specifieke zendingen
3.98. Het hof zal hier volledigheidshalve ook ingaan op drie zendingen waarbij wél sprake is van een onderbouwing van het uitputtingsverweer. De curator beroept zich ter onderbouwing van het verweer met name op de HLB-rapporten.
3.99. Volgens Converse c.s. dient aan deze rapporten geen enkele bewijswaarde te worden toegekend en mogen deze in het geheel niet meewegen (grief VII).
3.100. De curator heeft betoogd dat HLB weliswaar naar accountancynormen onvoldoende zekerheid had om de conclusie te kunnen rechtvaardigen dat de schoenen door een officiële distributeur van Converse op de Europese markt waren gebracht, maar dat de feitelijke vaststellingen uit de rapporten door het CBb in stand worden gelaten.
Bovendien moet daarbij volgens de curator bedacht worden dat de accountancynormen uitgaan van een veel hogere graad van zekerheid dan de civielrechtelijke bewijsnorm.
3.101. Het hof is van oordeel dat de bewijswaarde van de HLB-rapporten ook in het voor de curator gunstigste geval slechts beperkt is. Het CBb heeft immers geoordeeld dat de hoofdconclusie uit die rapporten, namelijk de vaststelling dat de 478.107 paar door Sporttrading ingekochte Converse-schoenen uiteindelijk afkomstig zijn van officiële Converse distributeurs of van Brand Search, een deugdelijke grondslag ontbeert. HLB heeft onvoldoende onderzoek gedaan om deze conclusie te kunnen trekken, aangezien zij geen onderzoek heeft gedaan bij de gestelde bron (de Hongaarse distributeur Infinity). Ook naar civielrechtelijke normen dienen de conclusies op een deugdelijke grondslag te zijn gebaseerd en dat is hier niet het geval. HLB heeft via haar advocaat de curator al in december 2015 verzocht om de rapporten niet verder te gebruiken, maar hij gebruikt deze toch in deze procedure in hoger beroep.
3.102. De curator heeft weliswaar betoogd dat de feitelijke vaststellingen uit de HLB-rapporten overeind blijven, maar hij heeft niet toegelicht welke feitelijke vaststellingen ondanks de hierboven besproken tekortkoming in de rapporten toch de conclusie kunnen dragen dat de verhandelde schoenen afkomstig zijn van officiële distributeurs van Converse.
3.103. De door de rechtbank benoemde deskundige heeft onderzoek gedaan naar 44 zendingen, die eerder ook door IFC in opdracht van Converse c.s. zijn onderzocht. De curator heeft kritiek geuit op de selectie van deze zendingen, maar het staat inmiddels niet meer ter discussie dat zes van deze zendingen Converse-schoenen betreffen die (gedeeltelijk) aan Sporttrading zijn geleverd.
3.104. Tijdens de zitting in hoger beroep heeft Converse c.s. mede aan de hand van eerder door Sporttrading zelf overgelegde CMR vrachtbrieven, de facturen van Ressokd-Rings (een grote leverancier van Sporttrading) aan Sporttrading en delen van de administratie van transportbedrijf Alpi (reeds in eerste aanleg in het geding gebracht als bijlagen bij het IFC-rapport) drie van de aan Sporttrading geleverde zendingen minutieus besproken. Dat zijn de zendingen met IFC nummers 062, 066 en 068. Het betreft de zendingen die met de CMR-vrachtbrieven met nummers 20930013, 20930015 respectievelijk 20093017 in Drunen bij Sporttrading zijn afgeleverd. Volgens de stellingen van de curator zouden de schoenen via Ressokd-Rings en Borol afkomstig zijn van Infinity. De overgelegde stukken wijzen er echter op dat er voor deze zendingen CMR-vrachtbrieven zijn opgemaakt die valselijk vermelden dat de goederen van Infinity afkomstig zijn. [betrokkene 7] van Infinity heeft in twee mails uit 2011 (producties 31 en onderdelen van 33 D bij conclusie van repliek c.a. van Converse c.s. d.d. 14 maart 2012) ook verklaard dat (‘double checked’) de CMR’s vals zijn en heeft toegelicht hoe de door Infinity opgestelde CMR’s er uitzien en op welke punten de CMR’s die door Sporttrading zijn overgelegd, daarvan afwijken. Converse heeft ook gewezen op de mail aan de betrokken vervoerder, Alpi (eveneens onderdeel van productie 33 D voornoemd) met de instructie die erop neerkomt dat de CMR valselijk moet worden ingevuld: “To avoid the client thinking that goods are coming from Holland, CMR should be issued from: Infinity…(Hungary)”. Converse c.s. heeft uitgebreid uiteengezet en met stukken onderbouwd dat de geld-goederenbeweging die HLB stelt te hebben vastgesteld (van Hongarije naar Spanje, en uiteindelijk naar Nederland) voor de hier besproken zendingen niet overeenkomt met de beweging van de goederen, namelijk van Singapore naar Hamburg/Talinn, vervolgens naar Alpi in Zaandam en daarna naar Sporttrading. Alpi heeft tijdens de zitting in een procedure die Converse c.s. tegen haar voert, verklaard dat een werkwijze waarbij “de schoenen op papier in Spanje (werden) ingeklaard” “er helaas als standaard is ingeslopen” (proces-verbaal 18 oktober 2013, productie 70 bij antwoordconclusie na tussenvonnis van Converse c.s. d.d. 13 november 2013).
3.105. Uit de facturering van de goederen had eventueel kunnen blijken dat de schoenen (uiteindelijk) van Infinity zijn gekocht. Hoewel [betrokkene 1] na aanvang van de procedure al in 2010 bij zijn leverancier heeft aangedrongen op toezending van de facturen voor “the wholeline”, zijn deze kennelijk niet verstrekt. Ze zijn in ieder geval nimmer overgelegd. De enige facturen van Infinity die in het dossier voorkomen, blijken vals te zijn.
3.106. De (advocaat van de) curator heeft in reactie op de uitgebreide uiteenzetting van Converse c.s. met betrekking tot deze zendingen volstaan met een verwijzing naar de HLB-rapporten. Ook indien de HLB-rapporten ondanks de daaraan klevende gebreken worden meegewogen, kan niet worden gezegd dat de curator het uitputtingsverweer ten aanzien van deze zendingen daarmee voldoende heeft onderbouwd. In die rapporten wordt niet ingegaan op deze specifieke zendingen, er zijn weliswaar valse, maar geen echte facturen overgelegd waaruit volgt dat de bij deze zendingen geleverde schoenen van Infinity afkomstig zijn en evenmin heeft het hof ander bewijs aangetroffen dat de schoenen ooit door Infinity zijn verkocht. De curator heeft ter zitting volstaan met verwijzing naar een deel van de memorie van antwoord waarin de zendingen die hier centraal staan, aan de orde komen (pagina 348 e.v.). In dat deel is echter geen onderbouwing van het uitputtingsverweer aan te treffen, en evenmin een afdoende weerlegging van de uiteenzetting die Converse c.s. over de herkomst van deze zendingen heeft gegeven. In de memorie van antwoord wordt ten aanzien van deze leveringen met name kritiek geuit op het rapport van Hin hieromtrent, maar dan vanuit het perspectief dat het aan Converse c.s. is bewijs te leveren en dat zij daarin niet zou zijn geslaagd.
3.107. Het hof concludeert dan ook dat het door de curator gevoerde uitputtingsverweer ten aanzien van de drie hier besproken zendingen weliswaar van enige onderbouwing is voorzien (anders dan bij de eerder besproken andere zendingen), maar dat deze onderbouwing in het licht van de uitgebreide en met stukken onderbouwde reactie van Converse c.s. daarop, ontoereikend is. Aan het verstrekken van een bewijsopdracht aan de curator komt het hof niet toe, omdat daarvoor is vereist dat in voldoende mate aan de stelplicht is voldaan. Dit is niet het geval.
3.108. Het hof overweegt ten overvloede dat, ook indien zou moeten worden geoordeeld dat Converse c.s. de partij is op wie de bewijslast rust, geen andere uitkomst zou volgen. In de eerste plaats geldt dat ook in het geval de merkhouder met het bewijs moet worden belast, van de partij die zich op uitputting beroept wel enige onderbouwing van het uitputtingsverweer mag worden verwacht. Zoals in overwegingen 3.87.-3.97. is besproken, ontbreekt voor veel zendingen de concrete onderbouwing van het uitputtingsverweer, die wel van de curator mag worden verlangd. Bovendien geldt ten aanzien van de drie onder 3.98.-3.107. besproken zendingen dat Converse c.s. uitgebreid heeft laten zien en met bewijsstukken heeft onderbouwd dat de schoenen niet door haar of met haar toestemming zijn ingevoerd en in de handel gebracht in de EER. De reactie daarop van de curator levert geen voldoende gemotiveerde weerspreking op, waardoor (verdere) bewijslevering niet aan de orde is.
Gevolgen van het voorgaande
3.109. Het voorgaande betekent dat de grieven III en IV van Converse c.s. slagen. De grieven V, VI, VII en VIII behoeven geen (nadere) bespreking. Het slagen van de grieven heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de beslissingen over de vorderingen in conventie en in reconventie. In hoeverre die vorderingen alsnog dienen te worden toe- of afgewezen komt in het navolgende aan de orde.
Eerst zal het hof ingaan op de vraag welke vorderingen van Converse c.s. verifieerbaar zijn en welke niet. Daarbij komt ook aan de orde of de rolbeslissing van de rechtbank van 23 november 2011 in kracht van gewijsde is gegaan. Die beslissing heeft betrekking op de verifieerbaarheid van de vorderingen en de vraag ten aanzien van welke vorderingen het geschil is geschorst.
In kracht van gewijsde gegane rolbeslissing?
3.110. In het kader van de vraag welke vorderingen van Converse c.s. verifieerbaar zijn en welke niet zal het hof vanwege van de devolutieve werking van het appel aandacht dienen te besteden aan het standpunt van de curator als door deze vervat in onder meer zijn akte splitsing vorderingen in conventie van 14 september 2011 en hetgeen hij vervolgens heeft aangevoerd tegen de door Converse c.s. bij akte uitlating verifieerbare / niet-verifieerbare vorderingen van eveneens 14 september 2011 betrokken stellingnames, als opnieuw benadrukt in zijn conclusie van antwoord na deskundigenbericht d.d. 2 augustus 2017 (p. 80-84, onderdelen 194 e.v.) alsook nog in algemene zin in zijn memorie van antwoord. Uiteraard zal daarbij het standpunt van Converse c.s. in dit verband steeds worden meegewogen.
3.111. Bij rolbeslissing als blijkend uit het audiëntieblad van 23 november 2011 heeft de rolrechter de stellingen van de curator verworpen. Converse c.s. heeft zich tijdens haar repliek tijdens pleidooi in hoger beroep - bij monde van mr. Korsten - op het standpunt gesteld dat de rolbeslissing van 23 november 2011 in kracht van gewijsde is gegaan nu de curator daartegen niet in hoger beroep – naar het hof begrijpt aanstonds – is opgekomen. De curator heeft dit bestreden, onder meer met het standpunt dat artikel 29 Fw door het hof ambtshalve moet worden bezien.
3.112. Het hof overweegt als volgt ten aanzien van het standpunt van de curator dat sprake zou zijn van een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de rolrechter.
3.113. De rechtbank heeft in het dictum van de betreffende rolbeslissing van 23 november 2011 niet beslist omtrent enig deel van de vorderingen in conventie. De beslissing houdt ‘slechts’ in dat de procedure voorlopig ten aanzien van bepaalde vorderingen niet verder doorgaat, omdat ten aanzien van die vorderingen de procedure op de voet van artikel 29 Fw wordt geschorst. De bestreden beslissing is daarmee een zuiver tussenvonnis. Ingevolge artikel 337 lid 2 Rv kan hoger beroep van een tussenvonnis slechts tegelijk met dat van de eindvonnis worden ingesteld, tenzij de rechter anders heeft bepaald. Van dat laatste is geen sprake.
3.114. Nu de curator uiteindelijk in eerste aanleg in conventie in het gelijk is gesteld hoefde hij - voor zover het beroep op kracht van gewijsde door Converse c.s. gebaseerd zou zijn op het nalaten van incidenteel appel tegen het tussenvonnis van 23 november 2011 in te stellen - evenmin incidenteel te appelleren. Het dictum in conventie in het eindvonnis noopte de curator daartoe niet. Ook uit dien hoofde is er derhalve geen sprake van een in kracht van gewijsde gegane rolbeslissing.
Splitsing van vorderingen?
3.115. Nu het hof van oordeel is dat sprake is van merkinbreuk door Sporttrading en de merkrechten van Converse niet zijn uitgeput, zodat de nevenvorderingen aan de orde komen (en de beslissing van de rechtbank in ieder geval voor zover in conventie gewezen tegen de curator in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading, Brandustry en Sport Concept zal worden vernietigd), dient het hof op grond van de devolutieve werking van het appel zich te buigen over de bezwaren van de curator ten aanzien van de door Converse c.s. verdedigde splitsing van vorderingen in conventie. Converse c.s. heeft een ruime voortzetting van de procedure in conventie bepleit, de curator een veel beperktere voortzetting en tevens (een ruimere) schorsing van de vorderingen die naar het oordeel van de curator onder artikel 26 jo 29 Fw vallen.
3.116. Partijen zijn het - naar het oordeel van de rechtbank, en overigens ook van het hof, terecht - erover eens dat voor zover de vorderingen van Converse c.s. zagen op schadevergoeding (vordering VII-oud, zoals deze luidde voor de eiswijziging in eerste aanleg) en winstafdracht (vordering VIII-oud), Converse deze vorderingen ter verificatie bij de curator behoort in te dienen. Ter zake van deze vorderingen heeft de rechtbank dan ook terecht geoordeeld dat de procedure op grond van art. 29 Fw is geschorst.
3.117. Het hof zal hieronder de overige vorderingen - in hun nieuwe nummering, als opgenomen in de memorie van grieven - bezien en de respectieve stellingen van Converse c.s. en de curator bij de beoordeling betrekken. Het hof zal hierbij tevens bezien of en in hoeverre iedere vordering zich leent voor splitsing in een verifieerbaar en niet verifieerbaar deel. In verband met de begrijpelijkheid zal het hof de vorderingen hieronder opnieuw volledig weergeven. Hierbij zal het hof het systeem dat de Faillissementswet bevat aangaande verificatie, waaronder bijvoorbeeld de waardering van (mogelijke) toekomstige vorderingen (vergelijk artikelen 130, 131 en 133 Fw), betrekken.Hierbij geldt tevens dat materiële verschuldigdheden van vóór datum faillissement in beginsel schulden van de gefailleerde zijn en derhalve onder artikel 26 jo 29 Fw vallen, dit alles conform de gelijkheid van schuldeisers (de zogenaamde paritas creditorum).
In dit verband wenst het hof ook te verwijzen naar de analyse van Wessels in Vereffening van de boedel (Wessels Insolventierecht nr. VII), Kluwer 2013, par. 7094d (p. 60) bij HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108 (Koot Beheer/Tideman q.q.), waar hij opmerkt:
“(…) Met de nieuwe formulering van boedelschulden introduceert de Hoge Raad dus ook een
verruiming van het begrip faillissementsschuld
,
in de zin van een verbintenis die ter verificatie moet worden
aangemeld, vergelijk art. 26. De Hoge Raad acht dit thans mogelijk door aan te
nemen dat een dergelijke vordering ook er een kan zijn die voortvloeit 'uit een
reeds ten tijde van de faillietverklaring bestaande rechtsverhouding met de
schuldenaar',
ook als 'ze pas tijdens het faillissement' ontstaat. [onderstreping hof]”
Vordering I (“Verklaringen voor recht”):
te verklaren voor recht dat Sporttrading c.s. in de periode van 1 januari 2008 tot
aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading Holland
BV, Ferro Footwear BV, Sport Concept BV en Brandustry BV zonder
toestemming van Converse gebruik heeft gemaakt van de merkrechten van
Converse in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub a BVIE, en dat zij aldus
inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse.
3.118. Deze vordering - gelijk aan vordering I-oud na 2011, als namelijk gewijzigd bij conclusie van repliek c.a. - valt onder het algemene verweer van de curator als aangevoerd in de memorie van antwoord, inhoudende dat het hof ambtshalve moet beoordelen in hoeverre vorderingen uit hoofde van artikel 29 Fw als geschorst moet worden aangemerkt. Ten tijde van de aktewisseling in 2011 was deze vordering immers nog niet geformuleerd, en de rechtbank heeft zich hierover in het licht van artikel 26 jo 29 Fw ook niet uitgelaten dan wel beslist.
3.119. Het hof is zich ervan bewust dat niet iedere vordering tot afgifte van een verklaring voor recht automatisch kwalificeert als een artikel 25 Fw vordering.
In het kader van HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:675, NJ 2015/305, is overwogen dat in dat geval niet bleek dat eiseres bij de door haar gewenste verklaringen voor recht een ander belang had dan dat haar twee andere vorderingen, die voldoening van verbintenissen uit de boedel ten doel hadden, toewijsbaar zouden zijn. Voor de toepassing van de artikelen 25 lid 2 en 27 tot 29 Fw, volgens de Hoge Raad, de hiervoor genoemde vorderingen tot afgifte van de gewenste verklaring voor recht naast de twee andere vorderingen ‘… daarom geen zelfstandige betekenis’. Dat is hier anders: mede in het kader van de reconventie heeft deze conventionele vordering wel degelijk zelfstandige betekenis. De procedure is ten aanzien van deze vordering dus niet geschorst. De vordering als zodanig zal hierna apart worden beoordeeld.
Vordering II (“Verbod”)
Sporttrading c.s. te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van
het te dezen te wijzen vonnis elke inbreuk op de merkrechten van Converse te
staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend te staken
en gestaakt te houden het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden,
verkopen, de opslag, leveren, in de handel brengen of daartoe in voorraad
houden, het invoeren en/of uitvoeren van producten onder de Converse-merken,
een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000,00 voor iedere dag dat,
dan wel van € 5.000,00 voor ieder product waarmee - ter keuze van Converse c.s. -
door Sporttrading c.s. na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze
veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.
3.120. Dit betreft vordering I-oud uit de eerste aanleg en voor de eisveranderingen bij conclusie van repliek. De door de curator aangevoerde argumenten, in de kern inhoudende dat de bedrijfsvoering is gestaakt en dus geen toekomstige inbreuk aan de orde kan zijn, zien op een inhoudelijke beoordeling van de vordering. Naar zijn aard betreft het evenwel een artikel 25 Fw vordering zodat ter zake de rechtbank terecht geen schorsing op grond van artikel 29 Fw heeft aangenomen.
3.121. De vordering als zodanig zal hierna apart worden beoordeeld.
Vordering III (“Opgave”)
Sporttrading c.s. te veroordelen om op eigen kosten binnen 10 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van Converse c.s., mr. N.W. Mulder, een op basis van zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke accountant - door Converse c.s. aan te wijzen - opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen - ter staving daarvan vergezeld van door die accountant gecontroleerde en gecertificeerde kopieën van - kort gezegd - alle relevante documenten, één en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000,00 voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
Vordering IV (“Afgifte”ter vernietiging)
Sporttrading c.s. te gebieden om binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis alle inbreukmakende schoenen waaronder counterfeit schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) en waaronder begrepen de verpakkingen, waarop conservatoir beslag ligt aan Converse c.s. op een door Converse c.s. te bepalen plaats over te dragen ter vernietiging op kosten van Sporttrading c.s., een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.
Vordering V (“Inzage”)
Sporttrading c.s. te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te gedogen dat, op kosten van Sporttrading c.s., een door Converse c.s. aangewezen onafhankelijke forensische accountant, inzage krijgt in de op 13 en 26 november 2009 en/of de op 23 juli 2018 in conservatoir beslag genomen bescheiden voor zover dit ziet op documenten dan wel digitale bestanden waaruit de door Sporttrading c.s. bestelde en geleverde Converse-schoenen blijken, inclusief alle onderliggende relevante administratie, documentatie en correspondentie; één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.
3.122. Voor de vorderingen tot het doen van opgave (III), tot afgifte (IV) en tot het gedogen van inzage (V) geldt het volgende. Deze vorderingen betreffen als zodanig artikel 25 Fw vorderingen. Alle aan opgave, afgifte en inzage - en in dat kader uit te voeren onderzoek - verbonden kosten betreffen in deze echter vorderingen gebaseerd op een verbintenisrechtelijke rechtsplicht, die zich laten vertalen in vervangende kostenvergoeding of schadevergoeding. Voor het geval dat Converse c.s. zelf besluit tot inschakeling van een accountant voor de inzage en de daarmee alsdan gemoeid zijnde kosten voorschiet, betreft het een (toekomstige) artikel 26-vordering die van rechtswege is geschorst. De aan opgave, afgifte, vernietiging en inzage voor Converse c.s. verbonden kosten betreffen immers vorderingen die in ieder geval vallen onder de door Wessels gesignaleerde “verruiming van de faillissementsschuld” (vergelijk Smelt, Bestuursdwang, bestuurlijke dwangsom en bestuurlijke boete bij faillissement, Tijdschrift voor Insolventierecht 2008/40 onderdeel 4). De kosten laten zich op voorhand schatten en indienen ter verificatie op de voet van artikelen 130, 131 en 133 Fw, dan wel concreet bepalen aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze vorderingen zijn derhalve van rechtswege geschorst (zie in gelijke zin Verschuur & Rumora-Scheltema, IER 2012/40).
3.123. Anders dan de rechtbank heeft overwogen in de rolbeslissing van 23 november 2011 is niet bepalend of de curator de vóór faillissement al ontstane verbintenissen tot onder meer het aanwijzen van een accountant en het door deze op kosten van de boedel onderzoek laten doen als gevorderd kan nakomen, maar of er aanleiding bestaat de curator - ondanks de gelijkheid der crediteuren - te verplichten deze verbintenis bij voorrang ten opzichte van de andere prefaillissementscrediteuren na te komen. Het hof acht een dergelijke verplichting, derhalve als boedelschuld, in deze niet aan de orde (vergelijk HR 24 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT6025 m.b.t. de kosten van een bevolen enquête).
3.124. De vorderingen dienen derhalve te worden gesplitst in enerzijds de vorderingen tot opgave (III), respectievelijk afgifte (IV), respectievelijk het gedogen van inzage (V), die kunnen worden beoordeeld, en anderzijds daarbij telkens een vordering betrekking hebbend op in dat kader te maken door Converse c.s. te maken kosten alsook wat betreft vordering V de verplichting tot het aanwijzen van een accountant, die dienen te worden geschorst.
Vordering VI (“Publicatie vonnis”)
Sporttrading c.s. te veroordelen tot de integrale publicatie van het te dezen te wijzen vonnis, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen andersluidende tekst, tezamen met de afbeeldingen van de originele Converse-schoenen en de inbreukmakende schoenen waaronder counterfeit schoenen, (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) in de eerste weekendeditie na betekening van het te dezen te wijzen vonnis van De Telegraaf en De Volkskrant steeds in de standaardlettertypen.
en -grootte; één en ander volledig voor eigen rekening en op straffe van een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.
3.125. Deze vordering, die zich laat vertalen in vervangende kostenvergoeding of schadevergoeding in het geval dat Converse c.s. zelf besluit tot publicatie en de daarmee alsdan gemoeid zijnde kosten voorschiet, betreft een artikel 26-vordering die van rechtswege moet worden geschorst.
3.126. Het betreft immers een vordering die in ieder geval valt onder de door Wessels gesignaleerde ‘verruiming van de faillissementsschuld” (vergelijk ook Smelt in eerdergenoemd artikel).
De kosten laten zich op voorhand schatten en indienen ter verificatie op de voet van artikelen 131 en 133 Fw, dan wel concreet bepalen aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze vordering is derhalve van rechtswege geschorst. Het hof verwijst ook naar overweging 3.122, die evengoed voor de verplichting tot (het vergoeden van de kosten van) publicatie geldt (zie in gelijke zin Verschuur & Rumora – Scheltema, IER 2012/40).
3.127. Deze vordering is derhalve in haar geheel geschorst.
Vordering VII (“verklaring voor recht/winstafdracht”)
te verklaren voor recht dat Sporttrading c.s. te kwader trouw inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Converse.
3.128. Het hof merkt op dat Converse c.s. in de kop boven de vordering tot een verklaring voor recht ook nog “winstafdracht” heeft vermeld. Dit berust kennelijk op een vergissing, aangezien de vordering tot winstafdracht als zodanig is geschorst. Voor de vordering tot een verklaring voor recht - die eventueel later relevant kan zijn in het kader van door Converse gewenste winstafdracht - geldt dat ook de curator vindt dat deze, voorheen vordering VIII –oud (van vóór 2011), vanwege de verwevenheid met de reconventie, voor voortzetting in aanmerking komt. Het hof deelt dat oordeel, mede om de redenen als bij vordering I verwoord.
3.129. Deze vordering als zodanig zal derhalve worden beoordeeld.
Vordering VIII (“kosten”)
Sporttrading c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Converse binnen 7 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis van de door Converse c.s. gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv, inclusief alle kosten gemaakt in het kader van het in het lichaam van de dagvaarding vermelde ex parte bevel, althans zodanig bedrag als het hof in goede justitie zal bepalen.
3.130. Op grond van artikel 28 Fw, en in het bijzonder vanwege de door de curator in dat verband gemaakte keuzes, zijn alle kosten van de procedure in conventie (zij het concurrente) boedelschulden.
3.131. De begroting van de uiteindelijke proceskosten zal hierna apart plaatsvinden.
3.132. Het hof komt nu toe aan de beoordeling van de afzonderlijke vorderingen, voor zover in het voorgaande niet is geoordeeld dat deze zijn geschorst.
- In het geschil tussen Converse c.s. en mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Ferro
Gelet op het onder 3.77. overwogene zijn de vorderingen van Converse c.s. in het geschil tussen Converse c.s. en mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Ferro terecht afgewezen. De beslissing van de rechtbank blijft in stand.
- In het geschil tussen Converse c.s. en mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading, Sport Concept en Brandustry
Nieuw verweer met betrekking tot belang lastgever All Star C.V.
3.133. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft de curator het volgende verweer naar voren gebracht. Voor zover Converse optreedt als lasthebber van de huidige merkhouder, All Star C.V., geldt dat laatstgenoemde alleen belang heeft bij het handhaven van haar merkrecht vanaf het moment waarop zij merkhouder is geworden; dit betreft de vordering tot het verbod op merkinbreuk (sub II) en tot afgifte en vernietiging (sub IV). Bij de andere vorderingen heeft All Star C.V. geen (zelfstandig) belang. Kenbare belangen van All Star C.V. c.s. bij de vordering tot een verklaring voor recht dat er sprake was van merkinbreuk (sub I) ontbreken en hadden gesteld moeten worden.
3.134. Converse c.s. heeft als reactie hierop aangevoerd dat er sprake is van een nieuw verweer en heeft zich daartegen verzet.
3.135. Het hof overweegt dat de curator reeds eerder verweer heeft gevoerd met betrekking tot het belang dat Converse c.s. al dat niet bij bepaalde vorderingen heeft. Het verweer met betrekking tot het ontbreken van belang bij een deel van de vorderingen aan de zijde van de nieuwe merkhouder en tevens lastgever, All Star C.V., is echter inderdaad een nieuw verweer. Dit verweer had op grond van de twee-conclusie-regel, die in artikel 347 lid 1 Rv ligt besloten, in beginsel niet later dan bij memorie van antwoord moeten worden aangevoerd. Op de in beginsel strakke twee-conclusie-regel kunnen onder omstandigheden uitzonderingen worden aanvaard. Dat is met name het geval indien de wederpartij ondubbelzinnig erin heeft toegestemd dat het verweer wordt uitgebreid, of indien de aard van het geschil meebrengt dat in een later stadium nog een zodanige uitbreiding plaatsvindt. Voorts kan in het algemeen het uitbreiden van de verweren na de memorie van grieven of antwoord toelaatbaar zijn, indien daarmee aanpassing wordt beoogd aan eerst na dat tijdstip voorgevallen of gebleken feiten en omstandigheden en de uitbreiding ertoe strekt te voorkomen dat het geschil aan de hand van inmiddels achterhaalde of onjuist gebleken (juridische of feitelijke) gegevens zou moeten worden beslist, of dat – indien dan nog mogelijk – een nieuwe procedure zou moeten worden aangespannen om het geschil alsnog aan de hand van de juiste en volledige gegevens te kunnen doen beslissen. Onverkort blijft dan gelden dat toelating van het nieuwe verweer niet in strijd mag komen met de eisen van een goede procesorde. Gesteld noch gebleken is dat er sprake is van een omstandigheid die aanleiding geeft af te wijken van de twee-conclusie-regel. Converse heeft zich ook uitdrukkelijk verzet tegen de uitbreiding van het verweer van de curator.Het verweer is dus te laat gevoerd en dient buiten beschouwing te blijven. Voor ambtshalve toetsing bestaat op dit punt geen aanleiding.
Hierna volgt een bespreking van de vorderingen van Converse c.s., waarbij telkens ook de overige, wel tijdig door de curator gevoerde verweren aan bod komen.
Verklaring voor recht merkinbreuk (vordering I)
3.136. Aangezien Sporttrading, Sport Concept en Brandustry in de periode van 1 januari 2008 tot aan de datum van de respectieve faillissementen gebruik hebben gemaakt van de Converse-merken zonder toestemming van Converse, is er sprake van merkinbreuk. De gevorderde verklaring voor recht is toewijsbaar ten aanzien van deze vennootschappen. De in de vordering vermelde bepaling uit het BVIE is genummerd zoals deze luidde vóór inwerkingtreding van de wijziging van het BVIE per 1 maart 2019, waarbij op het onderhavige punt materieel niets is veranderd. Het hof zal de thans geldende nummering gebruiken.
Verbod op merkinbreuk (vordering II)
3.137. De curator heeft aangevoerd dat Converse c.s. geen belang heeft bij de verbodsvordering omdat de onderneming van de failliete vennootschappen is gestaakt en de curator geen inbreuk op de merkrechten van Converse maakt of wil maken.
Een financiële prikkel in de vorm van een dwangsom is volgens hem dan ook zinloos. Bovendien blijkt uit artikel 611e Rv dat de curator niet kan worden veroordeeld tot betaling van dwangsommen ter zake van verplichtingen die op de failliet rusten, aldus de curator (mva 8.11.3).
3.138. Converse c.s. is nadien nog aan het woord geweest, in ieder geval bij het door haar verzochte pleidooi. Zij heeft haar belang bij deze vordering echter niet toegelicht. Hoewel belang bij een vordering in beginsel mag worden verondersteld, mocht van Converse c.s. tegen de achtergrond van het gemotiveerde verweer en de inmiddels verstreken tijd sinds faillietverklaring worden verwacht dat zij zou stellen waarin haar belang bij het gevorderde verbod thans nog is gelegen. Daarbij merkt het hof op dat de aanvankelijk ook tegen de curator aangaande de periode na faillietverklaring ingestelde vorderingen in hoger beroep niet zijn gehandhaafd. De verbodsvordering zal worden afgewezen.
Veroordeling tot opgave (vordering III), afgifte van de schoenen (vordering sub IV) en gedogen van inzage (vordering sub V)
3.139. De curator heeft aangevoerd dat het belang van Converse c.s. bij de vordering tot opgave ontbreekt omdat Converse reeds over alle administratie beschikt, zeker indien het verzoek tot inzage wordt toegewezen. Bij inzage heeft Converse c.s. volgens de curator geen belang meer, omdat zij de vordering tot schadevergoeding heeft ingetrokken en de gegevens dus niet meer nodig heeft om eventuele schade te berekenen. Over de voor- en tussenschakels bestaat al duidelijkheid, dus ook daarom heeft Converse c.s. geen belang meer bij deze vordering, aldus de curator.
3.140. Het hof zal de vordering tot het gedogen van inzage door een onafhankelijke forensische accountant in de in conservatoir beslag genomen bescheiden toewijzen. In deze is voldaan aan de in artikelen 1019a Rv jo. 843a Rv geldende vereisten, die in overweging 3.48. zijn weergegeven. Zoals Converse c.s. heeft aangevoerd, heeft zij daar belang bij om inzicht te krijgen in de door haar geleden schade (mvg 11.2) door de vaststaande merkinbreuk. De inschakeling van een onafhankelijke forensische accountant bij de inzage, zoals gevorderd, dient ter voorkoming dat Converse c.s. inzage krijgt in meer stukken dan voor dat doel nodig is.
3.141. Converse c.s. heeft in reactie op het verweer van de curator niet toegelicht welk belang zij heeft bij de door haar gevorderde opgave naast de gevorderde en toe te wijzen inzage. De opgave zou immers blijkens de vordering van Converse c.s. dienen te geschieden op basis van zelfstandig onderzoek door een door haarzelf aan te wijzen onafhankelijke accountant. De toe te wijzen inzagevordering biedt die mogelijkheid ook al. Het hof zal de vordering tot het doen van opgave daarom afwijzen.
3.142. De curator heeft niet weersproken dat de schoenen waarop beslag ligt, mogen worden vernietigd als er inderdaad sprake blijkt te zijn van merkinbreuk en als het uitputtingsverweer faalt. Desgevraagd is door en namens de curator tijdens het pleidooi in hoger beroep ook te kennen gegeven dat de wijze van opslag/administratie van Sporttrading c.s. het niet mogelijk maakt de herkomst van de schoenen die nu nog onder beslag liggen, vast te stellen. Wat betreft de vordering tot afgifte heeft de curator er wel op gewezen dat er reeds beslag tot afgifte op de schoenen ligt en dat hij deze dus niet aan Converse c.s. kan overdragen. Dit is door Converse c.s. niet weersproken. Het hof begrijpt de vordering echter zo, dat Converse c.s. mede vordert dat de curator gedoogt dat de schoenen aan Converse worden afgegeven. Het hof zal de vordering dienovereenkomstig toewijzen.
3.143. Converse c.s. heeft aan de hier genoemde vorderingen een vordering tot het betalen van dwangsommen verbonden, voor het geval geen gevolg wordt gegeven aan de veroordeling. De curator heeft aangevoerd dat hij op grond van artikel 611e Rv niet kan worden veroordeeld tot betaling van dwangsommen ter zake van verplichtingen die op de failliet rusten. Het hof overweegt als volgt. Artikel 611e Rv ziet op prefaillissementsveroordelingen en deze bepaling staat er niet aan in de weg dat een dwangsomveroordeling tegen de curator q.q. wordt opgelegd. Het hof begrijpt de vordering van Converse c.s. tot het opleggen van een dwangsom bij eventuele niet-nakoming van de veroordeling tot het gedogen van inzage ook aldus. Converse c.s. heeft echter niet toegelicht waarom de veroordeling tot het gedogen van inzage met een dwangsom gepaard zou moeten gaan. De administratie ligt immers reeds onder conservatoir beslag en er zijn ook geen aanwijzingen dat de curator geen uitvoering zal geven aan een veroordeling. Hetzelfde geldt voor een veroordeling tot (het gedogen van) afgifte. Het hof zal daarom thans geen dwangsommen aan deze veroordelingen verbinden.
3.144. De curator heeft tot slot aangevoerd dat Kesbo als licentienemer geen recht heeft op - voor zover gelet op voormeld oordeel van het hof over de vordering tot opgave nog van belang - inzage en het gedogen van afgifte. Daar Kesbo als voormalige licentienemer in de onderhavige situatie, waar zij tezamen met de voormalige merkhouder als mede-eiser optreedt, de bevoegdheid heeft schadevergoeding te vorderen - zij het eerst via een verificatieprocedure -, heeft zij ook belang bij en recht op de inzagevordering. Deze vordering voldoet aan de daaraan te stellen eisen van artikel 843a Rv en 1019a Rv (zie overweging 3.48 en 3.140). In zoverre faalt het verweer. Zoals hiervoor (in overweging 3.142) overwogen begrijpt het hof de vordering aldus dat Converse c.s. vordert dat de curator gedoogt dat de schoenen aan Converse worden afgegeven. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat Kesbo recht op en belang bij afgifte heeft. Dit verweer slaagt in zoverre.
Bevel tot publicatie van de uitspraak (vordering VI)
3.145. Gelet op wat onder 3.125. en 3.126. is overwogen, is de vordering strekkende tot een bevel tot publicatie van de uitspraak van rechtswege geschorst.
Verklaring voor recht omtrent kwade trouw (vordering VII)
3.146. Gelet op de kop boven de vordering (“verklaring voor recht/winstafdracht”) begrijpt het hof dat het Converse c.s. gaat om een verklaring voor recht met het oog op (in deze procedure niet langer gevorderde) winstafdracht. Tijdens het pleidooi heeft Converse c.s. daaraan toegevoegd dat zij de bestuurders van Sporttrading c.s. mogelijk aansprakelijk wil stellen en daarom belang heeft bij de gevorderde verklaring voor recht.
3.147. Converse c.s. heeft deze vordering noch in eerste aanleg, noch in hoger beroep voldoende onderbouwd. De rechtbank heeft de door haar benoemde deskundige onder meer gevraagd of er aanwijzingen zijn dat Sporttrading c.s. wist of kon weten dat de schoenen niet afkomstig waren van een officiële distributeur van Converse binnen de EER maar van de organisatie. De deskundige heeft deze vraag ontkennend beantwoord. In haar conclusie na deskundigenbericht heeft Converse c.s. naar voren gebracht dat er “dient te worden overgegaan tot nadere vaststelling van c.q. onderzoek naar de kwade trouw”. Dat kan in haar visie het beste geschieden nadat opgave is gedaan (vordering sub III) en inzage is verkregen (V) (punt 7.3 conclusie na deskundigenbericht).
3.148. In hoger beroep heeft Converse c.s. opnieuw een verklaring voor recht met betrekking tot kwade trouw aan de zijde van Sporttrading c.s. gevorderd, maar zij heeft die vordering bij memorie van grieven niet nader onderbouwd. Hierbij tekent het hof aan dat van “kwade trouw” in de zin van - thans - artikel 2.21 lid 4 BVIE (voorheen art. 13A lid 5 BMW-oud ) slechts sprake is indien moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk aan de orde is (zie BenGH 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935 inzake Ondeo -Michel Company). De curator heeft bij memorie van antwoord naar voren gebracht dat, als er al inbreuk is gemaakt, dat komt doordat Sporttrading c.s.
slachtoffer is geworden van de frauderende organisatie. Hij heeft er ook op gewezen dat Converse c.s. de gestelde kwade trouw op geen enkele wijze heeft onderbouwd. In haar pleidooi is Converse c.s. opnieuw niet inhoudelijk op de gestelde kwade trouw ingegaan. Deze vordering zal bij gebrek aan onderbouwing worden afgewezen.
Vorderingen van de curator met betrekking tot beslagen (reconventie, grief XI, en vorderingen 2 t/m 5 van de curator in hoger beroep )
- In het geschil tussen (mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van) Ferro en Converse c.s.
3.149. Converse c.s. heeft met grief XI terecht betoogd dat de rechtbank de beslagen (constitutief) heeft opgeheven, terwijl de curator in eerste aanleg slechts een bevel tot opheffing heeft gevorderd. Gelet op het feit dat de curator in hoger beroep wél opheffing van de beslagen heeft gevorderd en op wat hierna wordt overwogen, kan deze grief Converse c.s. in het geschil met mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Ferro echter niet baten.
3.150. Het hof begrijpt de vordering van de curator in hoger beroep aldus, dat hij onder 2 (memorie van antwoord pagina 412) ook opheffing en een bevel tot teruggave vordert ten aanzien van de beslagen die ten laste van Ferro zijn gelegd. Weliswaar wordt daar alleen Sporttrading genoemd, maar zowel Converse c.s. als de curator gebruikt die benaming ook veelvuldig in enkelvoud wanneer evident is dat daarmee ook de andere failliete vennootschappen worden bedoeld. Kennelijk heeft Converse c.s. de vordering ook aldus begrepen.
3.151. Converse c.s. heeft aangevoerd dat beslaglegging steeds op gezamenlijk verzoek van Converse en Kesbo heeft plaatsgevonden. Omdat Kesbo niet in de vordering sub 2 wordt genoemd, vallen de mede door haar gelegde beslagen volgens Converse c.s. buiten de vordering. Het hof verwerpt dit verweer, omdat voor Converse c.s. ook zonder de vermelding van Kesbo in de vordering duidelijk is dat de vordering (ook en in totaliteit) ziet op alle door Converse en Kesbo ten laste van de gefailleerde vennootschappen gelegde beslagen.
3.152. De vordering tot opheffing van de gelegde beslagen (sub 2) zal worden toegewezen. De vorderingen tot het opheffen van eventueel na deze uitspraak nog door Converse te leggen beslagen (sub 3) en tot het verbieden van het leggen van nieuwe beslagen (sub 4) zien op eventuele toekomstige ontwikkelingen. Daarvoor is geen grond. In ieder geval is op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat Converse c.s. ondanks het onderhavige arrest voornemens is of zal zijn nieuwe beslagen gebaseerd op de onderhavige feitenconstellatie te (doen) leggen. Deze vorderingen zullen worden afgewezen.
3.153. De vordering om Converse c.s. te verbieden gebruik te maken van de informatie die zij heeft verkregen in het kader van de beslagen op de administratie van Ferro (sub 5) zal eveneens worden afgewezen. Deze vordering is reeds in eerste aanleg door de rechtbank beoordeeld en afgewezen, voor zover deze zag op de toen reeds gelegde beslagen. Daartegen heeft de curator geen grief aangevoerd. Aangezien vervolgens opnieuw hetzelfde bewijsbeslag is gelegd en deze zal worden opgeheven, zal de administratie van Ferro aan de curator moeten worden teruggegeven, zonder dat Converse c.s. daar kennis van mag nemen. Toewijzing van de verbodsvordering is daarvoor niet nodig.
- In het geschil tussen (mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van) Sporttrading, Sport Concept en Brandustry, en Converse c.s.
3.154. Gelet op het oordeel van het hof met betrekking tot de merkinbreuk door Sporttrading, Sport Concept en Brandustry, zijn de ten laste van deze vennootschappen gelegde conservatoire beslagen niet onrechtmatig. De rechtbank heeft de op
6 tot en met 9 april 2009 en 13 en 26 november 2009 gelegde beslagen dan ook ten onrechte opgeheven. Bovendien werd slechts een bevel tot opheffing en geen constitutieve beslissing gevorderd. Om deze redenen treft grief XI in dit geschil doel. De rechtbank heeft een constitutieve uitspraak gedaan, die uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Aangezien deze beslissing in hoger beroep zal worden vernietigd, herleeft het beslag. Het hof verwijst in dit verband naar Asser Procesrecht/Boonekamp 6 2020/220 en naar de conclusie van AG Vranken bij HR 23 februari 1996 (art. 81 RO), ECLI:NL:PHR:1996:AD2496 (inzake DKHB-KIVO).
3.155. Uit het voorgaande vloeit voort dat ook de vorderingen 2 t/m 5 van mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading, Sport Concept en Brandustry dienen te worden afgewezen.
Vorderingen tot schadevergoeding (in reconventie, grief XII, en vordering 6 van de curator in hoger beroep)
- In het geschil tussen (mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van) Ferro en Converse c.s
3.156. De rechtbank heeft de gevorderde schadevergoeding vanwege de ten onrechte onder Ferro gelegde beslagen terecht toegewezen. Voor de bespreking van de daartegen gerichte grief XII verwijst het hof naar de overwegingen 3.38-3.40. in het geschil tussen Converse c,s. en FM.
Ook eventuele schade als gevolg van het op 23 juli 2018 ten laste van Ferro gelegde beslag dient te worden vergoed. De daarop gerichte vordering van de curator in hoger beroep (sub 6) zal dan ook worden toegewezen en wel hoofdelijk ten laste van Converse en Kesbo. Hetzelfde geldt voor de uit te spreken proceskostenveroordeling.
- In het geschil tussen (mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van) Sporttrading, Sport Concept en Brandustry, en Converse c.s.
3.157. Aangezien de onder Sporttrading, Sport Concept en Brandustry gelegde beslagen naar het oordeel van het hof niet onrechtmatig zijn, moet de vordering tot het vergoeden van eventueel door die beslagen geleden schade worden afgewezen. Grief XII slaagt voor zover deze ziet op dit onderdeel van het geschil. De toewijzende beslissing van de rechtbank zal worden vernietigd en de vordering van de curator in hoger beroep (sub 6) zal worden afgewezen, voor zover deze ziet op de ten laste van Sporttrading, Sport Concept en Brandustry gelegde beslagen.
De (incidentele) vorderingen ex artikel 843a Rv / 1019a Rv
3.158. Het beoordelingskader behorende bij een vordering ex artikel 843a Rv heeft het hof vermeld in overweging 3.48. Ferro heeft geen Converse-schoenen verhandeld en geen merkinbreuk gemaakt (overweging 3.77.). Voor de beoordeling van de vorderingen verwijst het hof naar overweging 3.49, aangezien ten aanzien van Ferro hetzelfde geldt als ten aanzien van FM.
3.159. Voor de incidentele vordering van Converse c.s. tegen (mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van) Sporttrading, Sport Concept en Brandustry geldt dat Converse c.s. al inzage krijgt. Het hof verwijst naar het hierboven gegeven oordeel onder het kopje ‘Veroordeling tot opgave (vordering III), afgifte van de schoenen (vordering sub IV) en gedogen van inzage (vordering sub V)’. Daarmee is het belang van Converse c.s. bij deze vordering komen te vervallen, zoals Converse c.s. ook in haar pleitnota heeft onderkend.
3.160. Het hof zal de incidentele vorderingen ex artikel 843a Rv dan ook afwijzen.
Proceskostenveroordeling in de hoofdzaak en in het incident
3.161. In eerste aanleg zijn Converse en Kesbo als overwegend in het ongelijk gestelde partij (ook in het geschil met de curator) hoofdelijk veroordeeld in de proceskosten in conventie en in reconventie. De kosten aan de zijde van de curator werden begroot op € 201.510,00. In hoger beroep volgt een andere uitkomst.
Dat leidt ook tot een andere proceskostenveroordeling. In overweging 3.169. zal het hof ingaan op de gevolgen van de schending van artikel 21 Rv.
- In het geschil Converse c.s. – (mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van) Sporttrading, Sport Concept en Brandustry
3.162. In hoger beroep is de curator in dit geschil degene die overwegend in het ongelijk wordt gesteld. Hoewel een deel van de vorderingen van Converse c.s. van rechtswege is geschorst en ook een deel van haar vorderingen (ook in het incident) wordt afgewezen, krijgt zij op de belangrijkste punten gelijk: het uitputtingsverweer faalt, de gevorderde verklaring voor recht met betrekking tot merkinbreuk wordt toegewezen, de curator wordt veroordeeld tot het gedogen van inzage in de administratie en afgifte (conventie) en de vordering van de curator om Converse c.s. te veroordelen tot vergoeding van schade wordt alsnog afgewezen (reconventie). Dat betekent dat de curator in de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep dient te worden veroordeeld. Grief XIII, die is gericht tegen de veroordeling van Converse c.s. in de proceskosten van de curator in eerste aanleg, slaagt dus.
Verder zal de curator worden veroordeeld om aan Converse en/of Kesbo terug te betalen, conform haar vordering hetgeen Converse en/of Kesbo ter uitvoering van de vonnissen aan proceskosten in eerste aanleg aan de curator heeft voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot de dag van terugbetaling.
3.163. Converse c.s. heeft gevorderd dat Sporttrading c.s. hoofdelijk wordt veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019h Rv inclusief alle kosten gemaakt in het kader van de in het lichaam van de dagvaarding genoemde ex parte bevel. Converse c.s. heeft deze gewenste hoofdelijke veroordeling niet nader onderbouwd. Converse c.s. is de onderhavige procedure tegen de diverse vennootschappen individueel maar in één dagvaarding begonnen, hetgeen ertoe heeft geleid dat zij gezamenlijk verweer hebben gevoerd. De gevorderde hoofdelijkheid zal dan ook worden afgewezen, al zal wel de curator in zijn hoedanigheid steeds worden veroordeeld met betrekking tot de respectieve failliete vennootschap. Converse c.s. heeft de door haar gemaakte proceskosten gespecificeerd. De gevorderde proceskosten in eerste aanleg bedragen € 771,093,56, waarvan € 384.362,26 advocaatkosten, € 157.337,28 opslagkosten, € 52.865,15 kosten beslag en gerechtelijke bewaring, € 19.981,52 kosten verschotten en € 154.000,00 kosten expert. Voor het hoger beroep bedragen de kosten volgens de opgave van Converse c.s. € 197.691,60 aan advocaatkosten, € 37.826,04 aan opslagkosten en € 3.039,61 aan verschotten. Het totaal in eerste aanleg en hoger beroep bedraagt € 1.009.650,81.
3.164. Zoals het hof heeft overwogen bij de beoordeling van de proceskosten in het geschil tussen Converse c.s. en FM, zal het toepassing geven aan de IE-indicatietarieven om te komen tot een redelijke en evenredige veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. De indicatietarieven betreffen (uitsluitend) de advocaatkosten.
3.165. Dit is een feitelijk ingewikkelde zaak met meerdere partijen en tussentijdse faillissementen waarin zowel in eerste aanleg als in hoger beroep een pleidooi heeft plaatsgevonden. Het maximale indicatietarief voor de bodemzaak is zowel in eerste aanleg als in hoger beroep € 40.000,00. In eerste aanleg was sprake van een geschil in conventie en in reconventie, welke geschillen overigens grotendeels met elkaar samenhingen.
3.166. Aan de ene kant geldt het volgende. Het dossier in dit geschil is van uitzonderlijk grote omvang. In eerste aanleg zijn veel meer dan het gebruikelijke aantal processtukken gewisseld. De memories van grieven en antwoord beslaan 198 respectievelijk 428 pagina’s exclusief bijlagen. Er is dan ook sprake van een bijzonder geval als bedoeld onder 7b van de Indicatietarieven.
3.167. Aan de andere kant is het geschil juridisch gezien niet buitengewoon ingewikkeld. Bovendien zijn veel argumenten en bewijsstukken ook al aan de orde gekomen in andere procedures, die Converse c.s. in de loop der tijd tegen verschillende andere partijen in binnen- en buitenland heeft gevoerd. De door de curator gevorderde proceskosten zijn verder aanzienlijk lager, namelijk € 201.510,00 aan advocaatkosten in eerste aanleg en € 105.231,88 in hoger beroep. Het verschil kan niet worden verklaard doordat Converse ook tegen FM (en Ferro) procedeerde; slechts een heel klein deel van de processtukken van Converse c.s. heeft betrekking op de positie van die vennootschappen dan wel betreft een reactie op argumenten van de wederpartij daarover. Het hof beschouwt de door Converse c.s. gevorderde advocaatkosten van in totaal bijna zeshonderdduizend euro tegen de achtergrond van het voorgaande als buitensporig hoog. Verder weegt het hof mee dat de curator weliswaar overwegend in het ongelijk is gesteld, maar dat ook Converse c.s. op een belangrijk aantal punten in het ongelijk wordt gesteld. Tot slot moet in het oog worden gehouden dat het merendeel van de kosten ook (mede) in het geschil met FM is gemaakt, terwijl Converse c.s. in dat geschil als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten wordt veroordeeld.
3.168. Rekening houdend met al het voorgaande is het hof van oordeel dat toekenning van het tweevoudige van het toepasselijke indicatietarief in eerste aanleg en daarnaast ook het tweevoudige van het toepasselijke liquidatietarief in hoger beroep in dit geval kan worden beschouwd als een significant en passend deel van de redelijke kosten. Dat resulteert in een bedrag van € 80.000,00 ter zake de advocaatkosten in eerste aanleg (in conventie en in reconventie) en € 80.000,00 in hoger beroep.
3.169. In de schendingen van artikel 21 Rv door Converse c.s. ziet het hof aanleiding de in hoger beroep aan advocaatkosten toe te kennen bedragen te verminderen met 25%. De te vergoeden advocaatkosten bedragen daarom € 60.000,00 voor het hoger beroep.
3.170. Daarnaast zal het hof de curator veroordelen in de overige door Converse c.s. gevorderde proceskosten, inclusief de kosten van de deskundige, die door de curator niet zijn betwist. De curator zal in dit geschil echter niet worden veroordeeld in de kosten van beslag en gerechtelijke bewaring, aangezien deze door Converse c.s. niet nader zijn gespecificeerd en dus niet valt af te leiden welk deel van die kosten op dit geschil ziet en welk deel op de geschillen met FM respectievelijk mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Ferro. In die geschillen wordt Converse c.s. immers ten aanzien van onder meer het beslag in het ongelijk gesteld. De verschotten in hoger beroep blijven beperkt tot het griffierecht van de hoofdzaak.
- In het geschil Converse c.s. – (mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van) Ferro
3.171. Converse c.s. is de in dit geschil overwegend in het ongelijk gestelde partij. Converse en Kesbo zullen dan ook hoofdelijk - zoals gevorderd - worden veroordeeld in de proceskosten in dit geschil. Ook hierbij gelden de kaders zoals door het hof in het voorgaande al uiteen heeft gezet. De proceskosten aan de zijde van mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Ferro worden echter begroot op nihil. De omvangrijke procedure had slechts voor een zeer beperkt deel betrekking op de positie van Ferro. In eerste aanleg was bij het tussenvonnis van 4 september 2013 al duidelijk dat de vorderingen tegen Ferro zouden worden afgewezen, en in hoger beroep zijn slechts enkele pagina’s aan de positie van Ferro gewijd.
Uitvoerbaar bij voorraadverklaring
- In het geschil tussen Converse c.s. en mr.
Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Ferro
3.172. Converse c.s. betoogt met grief XV dat de rechtbank het vonnis ten onrechte uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard. Voor het beoordelingskader verwijst het hof naar overweging 3.44. in het geschil tussen Converse c.s. en FM. In dit geschil gelden grotendeels dezelfde argumenten en overwegingen. Het argument over het restitutierisico luidt hier echter anders. Converse c.s. voert aan dat serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de failliete boedel ter zake de proceskostenveroordeling in deze procedure en in de schadestaatprocedure niet in staat zal zijn tot terugbetaling. Het hof overweegt dat in een schadestaatprocedure opnieuw een belangenafweging kan worden gemaakt omtrent uitvoerbaar bij voorraadverklaring van de dan uit te spreken proceskostenveroordeling. Wat betreft de proceskostenveroordeling in de onderhavige procedure treft de onderbouwing van de grief evenmin doel, want de kosten voor Ferro worden begroot op nihil (overweging 3.171.). De curator heeft er nog onbetwist op gewezen dat het faillissement door deze procedure nog niet kan worden afgewikkeld en dat het belang van uitvoerbaar bij voorraadverklaring ook daarin is gelegen. Gelet op al het voorgaande treft de grief van Converse c.s. ook in dit geschil geen doel, leidt de onderbouwing niet tot een andere beslissing in hoger beroep en zal het hof de veroordelingen van Converse c.s. uitvoerbaar bij voorraad verklaren.
- In het geschil tussen Converse c.s. en mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading, Sport Concept en Brandustry
3.173. Converse c.s. heeft gevorderd dat deze uitspraak ten aanzien van haar vorderingen uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. De curator heeft eveneens uitvoerbaar bij voorraadverklaring bepleit (pagina 410 van de memorie van antwoord). Ook in dit geschil zal het arrest uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, nu het hof geen redenen ziet anders te beslissen.
Samenvatting en gevolgen voor de bestreden beslissingen
3.174. Converse c.s. heeft vorderingen ingesteld tegen mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading, Sport Concept, Ferro en Brandustry, en tegen FM. De gefailleerde vennootschappen en FM hebben volgens haar inbreuk gemaakt op Converse-merken. Anders dan Converse c.s. heeft betoogd, heeft de curator zich ook in de procedure in conventie met succes gesteld. Het hof oordeelt in deze zaak niet over de (delen van) de vorderingen die vanwege de faillissementen van rechtswege zijn geschorst (zie overwegingen 3.116, 3.124 en 3.127).
3.175. FM en de curator hebben ook reconventionele vorderingen ingesteld, onder meer gericht op schadevergoeding als gevolg van door Converse c.s. gelegde beslagen. De curator heeft in hoger beroep onder meer opheffing van de beslagen gevorderd.
3.176. Wat betreft Ferro en FM heeft Converse c.s. onvoldoende onderbouwd dat deze vennootschappen merkinbreuk hebben gepleegd. Het hof oordeelt daarom, net als de rechtbank, dat de vorderingen van Converse c.s. tegen mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Ferro en tegen FM moeten worden afgewezen. Converse c.s. moet de schade vergoeden die Ferro en FM als gevolg van de gelegde beslagen hebben geleden. Het hof zal, voor zover gevorderd, de gelegde beslagen opheffen. Converse c.s. wordt in deze geschillen in de proceskosten veroordeeld. Het hof komt tot een lagere proceskostenveroordeling dan de rechtbank, omdat het aanknoopt bij de indicatietarieven in IE-zaken voor een redelijke en evenredige veroordeling in de proceskosten. Bij de veroordeling van Converse c.s. in de proceskosten in hoger beroep houdt het hof wel ten nadele van Converse c.s. rekening met schending van artikel 21 Rv (de waarheidsplicht) door Converse c.s.
3.177. Bij de boordeling van het geschil tussen Converse c.s. en mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van de parallelhandelaren Sporttrading, Sport Concept en Brandustry staat het door de curator gevoerde uitputtingsverweer centraal. Volgens de curator zijn de Converse-schoenen namelijk door Converse of met haar toestemming in de EER in de handel gebracht. Als er inderdaad sprake is van uitputting, kan (de opvolger van) Converse als merkhouder het gebruik van het merk niet verbieden. De bewijslast van de gestelde uitputting rust, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, op de curator. Wat de curator heeft gesteld, is niet voldoende om de conclusie te dragen dat er sprake is van uitputting. Dat geldt zowel ten aanzien van grote aantallen schoenen waarbij iedere concrete onderbouwing van het uitputtingsverweer ontbreekt, als voor een aantal specifieke zendingen waar er wel sprake is van een onderbouwing, maar deze niet toereikend is. Bewijslevering is daarom niet aan de orde. Het hof zal voor recht verklaren dat Sporttrading, Sport Concept en Brandustry inbreuk op de Converse-merken hebben gemaakt. De curator zal inzage in de ten laste van deze vennootschappen in beslag genomen administratie en afgifte van de in beslag genomen schoenen moeten gedogen. De curator wordt in de proceskosten veroordeeld. Ook in dit geschil knoopt het hof aan bij de IE-indicatietarieven en houdt het wat betreft de proceskosten in hoger beroep ten nadele van Converse c.s. rekening met de schending van de waarheidsplicht.
3.178. De tussenvonnissen worden vernietigd omdat het hof tot een ander oordeel komt dan de rechtbank over (de bewijslast omtrent) de gestelde uitputting van het merkrecht. Hoewel het hof op onderdelen tot hetzelfde oordeel als de rechtbank komt, zal het hof het bestreden eindvonnis in verband met de leesbaarheid van de beslissing in zijn geheel vernietigen en de uitspraak opnieuw formuleren.
4 De uitspraak
Het hof:
vernietigt de bestreden vonnissen van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 23 november 2011, 4 september 2013, 25 juni 2014, 21 januari 2015, 15 juni 2016 en 4 juli 2018, en opnieuw rechtdoende:
in het geschil tussen Converse c.s. en FM
wijst de vorderingen van Converse c.s. in de hoofdzaak en in het incident (843a /1019a Rv) af;
veroordeelt Converse en Kesbo hoofdelijk, aldus dat als de één betaalt, de ander zal zijn bevrijd, tot vergoeding van de door FM geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
veroordeelt Converse en Kesbo hoofdelijk, aldus dat als de één betaalt de ander zal zijn bevrijd, c.s. in de proceskosten van FM, te weten:
- in de eerste aanleg € 262,00 aan griffierecht en € 40.000,00 aan salaris advocaat;
- in het hoger beroep € 726,00 aan griffierecht en € 50.000,00 aan salaris advocaat;
en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW daarover vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der voldoening;
veroordeelt FM om aan Converse en/of Kesbo terug te betalen hetgeen Converse en/of Kesbo ter uitvoering van de vonnissen boven het hierboven vastgestelde bedrag aan proceskosten in eerste aanleg aan FM heeft voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot de dag van terugbetaling;
verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het door FM meer of anders gevorderde af;
in het geschil tussen Converse c.s. en mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Ferro
verklaart dat van rechtswege zijn geschorst:
de vorderingen van Converse c.s.
sub VII-oud en sub VIII-oud als bedoeld in overweging 3.116;
de vorderingen betrekking hebbend op kosten in het kader van de vorderingen sub III, IV en V, als bedoeld in overwegingen 3.122 - 3.124;
vordering sub VI als bedoeld in overwegingen 3.125 - 3.127;
wijst de vorderingen van Converse c.s. in de hoofdzaak en in het incident (843a /1019a Rv) af;
veroordeelt Converse en Kesbo hoofdelijk, aldus dat als de één betaalt, de ander zal zijn bevrijd, tot vergoeding van de door Ferro geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
heft de door Converse c.s. ten laste van Ferro gelegde beslagen op en beveelt Converse c.s. en de gerechtelijk bewaarder(s) tot teruggave aan de curator van de in beslag genomen (digitale) (kopieën van de) (financiële) administratie en andere bescheiden, binnen vijf werkdagen na betekening van dit arrest aan Converse c.s. en de respectievelijke gerechtelijke bewaarder(s);
veroordeelt Converse en Kesbo hoofdelijk, aldus dat als de één betaalt de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten van mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Ferro in eerste aanleg en hoger beroep, als tot heden begroot op nihil;
verklaart de uitspraak in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het door de curator meer of anders gevorderde af;
in het geschil tussen Converse c.s. en mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading, Sport Concept en Brandustry
verklaart dat van rechtswege zijn geschorst:
de vorderingen van Converse c.s. sub VII-oud en sub VIII-oud als bedoeld in overweging 3.116;
de vorderingen betrekking hebbend op kosten in het kader van de vorderingen sub III, IV en V, als bedoeld in overwegingen 3.122 - 3.124;
vordering sub VI als bedoeld in overwegingen 3.125 - 3.127;
verklaart voor recht dat Sporttrading, Sport Concept en Brandustry in de periode van 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van hun respectieve faillissementen zonder toestemming van Converse gebruik hebben gemaakt van de merkrechten van Converse in de zin van artikel 2.20 lid 2 aanhef en sub a BVIE, en dat zij aldus inbreuk hebben gemaakt op die merkrechten;
beveelt mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading, Sport Concept en Brandustry om met onmiddellijke ingang na betekening van deze uitspraak te gedogen dat een door Converse c.s. aangewezen onafhankelijke forensische accountant, inzage krijgt in de op 13 en 26 november 2009 en/of de op 23 juli 2018 in conservatoir beslag genomen bescheiden voor zover dit ziet op documenten dan wel digitale bestanden waaruit de door Sporttrading, Sport Concept en Brandustry bestelde en geleverde Converse-schoenen blijken, inclusief alle onderliggende relevante administratie, documentatie en correspondentie;
beveelt mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading, Sport Concept en Brandustry om te gedogen dat de Converse-schoenen, waaronder begrepen de verpakkingen, waarop conservatoir beslag ligt aan Converse worden afgegeven;
veroordeelt mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading, Sport Concept en Brandustry in de volgende proceskosten van Converse c.s.:
- in de eerste aanleg € 19.981,52 verschotten, € 157.337,28 aan opslagkosten, € 154.000,00 kosten deskundige en € 80.000,00 aan salaris advocaat;
- in het hoger beroep € 81,00 dagvaardingskosten, € 726,00 aan griffierecht, € 37.826,04 aan opslagkosten en € 60.000,00 aan salaris advocaat;
en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW daarover vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der voldoening;
veroordeelt mr. Hermsen in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading, Sport Concept en Brandustry om aan Converse en/of Kesbo terug te betalen, hetgeen Converse en/of Kesbo ter uitvoering van de vonnissen aan proceskosten in eerste aanleg aan de curator heeft voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot de dag van terugbetaling;
verklaart de uitspraak in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het door Converse c.s. meer of anders gevorderde af;
wijst het door de curator gevorderde af.
Dit arrest is gewezen door mrs. J.F.M. Pols, R.R.M. de Moor en A.D. Kiers-Becking en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 1 september 2020.
griffier rolraadsheer