ECLI:NL:GHSGR:2011:BR1364

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

zaaknummer : 200.062.687/01

zaak-/rolnummer rechtbank : 354958 / KG ZA 09-1745

Arrest van 12 juli 2011

inzake:

Yellow Page Marketing B.V.,

gevestigd te ’s-Gravenhage,

appellante in het principaal hoger beroep,

geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,

hierna te noemen: YPM,

advocaat: mr. E. Grabandt te ’s-Gravenhage,

tegen

Yell Limited,

gevestigd te Reading, Verenigd Koninkrijk,

geïntimeerde in het principaal hoger beroep,

appellante in het incidenteel hoger beroep,

hierna te noemen: Yell,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Het verloop van het geding

1. Bij exploot van 29 maart 2010 is YPM in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage, sector civiel recht, van 5 maart 2010. Bij memorie van grieven (met vijf producties) heeft YPM zeven grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd. Yell heeft deze grieven bestreden bij memorie van antwoord (met acht producties), bij welke memorie zij tevens bij wege van incidenteel hoger beroep haar eis heeft vermeerderd. YPM heeft daarop gereageerd bij memorie van antwoord in het incidenteel appel. Daarbij heeft zij betwist dat de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van de door Yell in subsidiaire zin gevorderde voorlopige maatregel. Vervolgens hebben partijen op 12 mei 2011 de zaak laten bepleiten, YPM door mr. J.A.M. Jonkhout, advocaat te Amersfoort, en Yell door mrs. F.W. Gerritzen en D. Verhulst, advocaten te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

(i) Yell maakt deel uit van de Yell Group plc., die telefoongidsen (‘business directories’) met bijbehorende zoekdiensten (‘directory services’) exploiteert in een aantal landen waaronder het Verenigd Koninkrijk.

(ii) Yell biedt haar diensten in het Verenigd Koninkrijk sinds april 2000 aan onder de woord- en beeldmerken die hierna zijn weergegeven onder (iv). Daarvoor deed British Telecom dat. Naast de papieren business directories, biedt Yell op haar webpagina ‘www.yell.com’ een online business directory met bijbehorende zoekdienst aan. De basisregistratie in de directory van Yell is gratis. Yell genereert haar inkomsten met advertentiegelden.

(iii) De oorsprong van de Yellow Pages business directory gaat terug tot 1966, toen een eenvoudige sectie in de door de General Post Office uitgegeven Brighton telefoongids. In 1973 werd de Yellow Pages business directory in het gehele Verenigd Koninkrijk uitgerold.

(iv) Yell is houdster van de navolgende merken in het Verenigd Koninkrijk:

a) het beeldmerk voor een ‘walking fingers’ logo dat op 8 januari 1980 is gedeponeerd voor diensten in klasse 16 (‘directories’) bij het United Kingdom Intellectual Property Office onder nummer 1126595:

Beeldmerk walking fingers

Blijkens de vermelding in het register is het merk ingeschreven.

b) het woordmerk YELLOW PAGES dat op 1 oktober 1986 is gedeponeerd voor diensten in klasse 35 (onder andere ‘advertising and publicity services’) bij het United Kingdom Intellectual Property Office en op 16 juni 1989 ingeschreven onder nummer 1283391.

c) het woord/beeldmerk voor de woorden YELLOW PAGES en een ‘walking fingers’ logo dat op 9 april 2003 is gedeponeerd voor diensten in meerdere klassen (onder andere voor ‘compilation, provision, storage and retrieval of business and commercial information; marketing, promotional and advertising services (…) production, preparation and presentation of advertising matter’) bij het United Kingdom Intellectual Property Office en op 9 juli 2004 ingeschreven onder nummer 2329121:

Beeldmerk YELLOW PAGES

d) het beeldmerk voor een aantal ‘walking fingers’ logo’s dat op 5 augustus 2008 is gedeponeerd voor diensten in meerdere klassen (onder andere voor ‘printed matter; receipt processing, storage, recording or retrieval of data’) bij het United Kingdom Intellectual Property Office en op 2 januari 2009 is ingeschreven onder nummer 2494713:

Beeldmerk aantal walking fingers

(v) YPM is een Nederlandse onderneming die zich volgens haar inschrijving in het handelsregister bezighoudt met ‘research en development t.b.v. de business to business sector’.

(vi) YPM is houdster van de domeinnaamregistratie van de webpagina ‘www.yellowpage-uk.com’. Op deze webpagina biedt YPM een business directory met bijbehorende zoekmogelijkheid aan. Bij het aanbieden van haar online dienst maakt YPM gebruik van het volgende teken, dat ook prominent op haar voormelde webpagina prijkte (voordat deze website op 14 maart 2010 uit de lucht is gehaald naar aanleiding van het bestreden vonnis):

Teken webpagina www.yellowpage-uk.com

(vii) YPM benadert voorts per fax in ieder geval klanten van Yell met een formulier om tegen betaling opgenomen te worden in de business directory op ‘www.yellowpage-uk.com’. Deze faxberichten bevatten een teken dat vrijwel identiek is aan het teken dat hiervoor is weergegeven onder (vi); de woorden ‘The british business directory’ zijn vervangen door ‘with free submission to www.google.com’. Op het faxformulier staan voorgedrukte gegevens van het bedrijf dat het formulier ontvangt. De kleine letters onderaan het formulier dragen de titel ‘order’ en bepalen dat de aangeschreven onderneming toestemming verleent voor registratie van de gegevens op het formulier op ‘www.yellowpage-uk.com’ door YPM. Deze registratie is voor een termijn van twee jaar, voor een prijs van GBP 89,00 per maand. De overeenkomst wordt automatisch met één jaar verlengd wanneer deze niet drie maanden voor het aflopen van de termijn wordt opgezegd.

(viii) Op 1 oktober 2007 heeft Yell YPM gesommeerd ter zake van het gebruik van het teken ‘Yellow Page’ in advertentiematerialen en op de website ‘www.yellowpage.ag’. Yell heeft zich daarbij beroepen op haar Engelse woordmerk YELLOW PAGES en een, in de sommatie niet nader gespecificeerd, ‘walking fingers’ beeldmerk. Op 5 oktober 2007 heeft de Duitse advocaat van YPM geantwoord geen noodzaak te zien zijn cliënte te adviseren de aan de sommatie aangehechte onthoudingsverklaring te ondertekenen, waarna van de zijde van Yell bij fax van 12 oktober 2007 nogmaals is gesommeerd het gebruik van die tekens te staken en gestaakt te houden. YPM heeft daarop niet gereageerd.

(ix) Bij brief van 2 juli 2009 heeft de Engelse advocaat van Yell YPM gesommeerd het gebruik van de tekens ‘Yellow Page’ en de ‘inverted walking fingers’ op de websites ‘www.yellowpage-uk.com’ en ‘www.yellowpage.ag’ alsmede op de per fax verstuurde ‘subscription renewal contracts’ en op facturen in relatie tot ‘advertising and publicity services relating to business directories or business commercial information’ te staken en gestaakt te houden. Yell heeft zich daarbij beroepen op de hiervoor onder (iv) genoemde merkenregistraties. Op die brief heeft YPM niet gereageerd. Op 14 december 2009 is YPM opnieuw gesommeerd, toen door de Nederlandse advocaat van Yell, onder verwijzing naar de brief van 2 juli 2009. De directeur van YPM heeft bij e-mail van 23 december 2009 aangevoerd dat alle marketing activiteiten in het Verenigd Koninkrijk sinds de nazomer van 2009 zijn gestaakt.

(x) Bij fax van 6 december 2010 heeft YPM bij het United Kingdom Intellectual Property Office verzoeken ingediend tot nietigverklaring van de hiervoor onder (iv) genoemde merken van Yell. Ten pleidooie in hoger beroep op 12 mei 2011 is door partijen te kennen gegeven dat in deze Engelse nietigheidsprocedure nog geen antwoord van de zijde van Yell is ingediend.

3. In eerste aanleg heeft Yell gevorderd – kort gezegd – YPM te gebieden iedere inbreuk op de merkrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik van de tekens ‘Yellow Pages Marketing’, ‘YellowPage-UK.com’, de domeinnaam ‘www.yellowpage-uk.com’, het logo met de omgekeerde walking fingers of vergelijkbare tekens, of een combinatie van elementen van deze tekens voor directory services of soortgelijke diensten, zulks op straffe van een dwangsom en met veroordeling in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Yell heeft deze vorderingen primair gegrond op merkinbreuk in het Verenigd Koninkrijk, subsidiair op onrechtmatige daad c.q. ‘passing-off’. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen toegewezen op eerstgenoemde grondslag.

Internationale bevoegdheid

4.1 De grieven I en II betreffen de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter, en lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Het hof overweegt als volgt.

Artikel 2 EEX-Verordening

4.2 YPM is gevestigd in Nederland. Bijgevolg is de Nederlandse rechter op grond van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 44/2001 (hierna: EEX-Verordening) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Yell. Binnen Nederland is de Haagse rechter bevoegd op grond van artikel 99 Rv, nu YPM is gevestigd in Den Haag. Dit geldt ook, zoals in casu, in kort geding. Nu de Nederlandse rechter immers uit hoofde van artikel 2 EEX-Verordening bevoegd is van de vorderingen in een bodemgeschil kennis te nemen, is hij tevens bevoegd voorlopige of bewarende maatregelen te gelasten. De aanvullende bevoegdheidsregel van artikel 31 EEX-Verordening is in deze zaak dus niet aan de orde, vgl. HvJ EG 27 april 1999, C-99/96, NJ 2001, 90 (Mietz/Intership).

Dat de vorderingen van Yell betrekking hebben op (merkinbreuk dan wel onrechtmatig handelen op) het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, doet aan het voorgaande niet af. Bevoegdheid die wordt ontleend aan artikel 2 EEX-Verordening, is immers niet territoriaal-beperkt.

Artikel 22 sub 4 EEX-Verordening

4.3 De vorderingen van Yell zijn primair gebaseerd op inbreuk op haar merkrechten in het Verenigd Koninkrijk. YPM voert het verweer dat deze merkrechten nietig zijn. Daarmee rijst de vraag of en in hoeverre aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter uit hoofde van artikel 2 EEX-Verordening afbreuk wordt gedaan door de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening. Volgens deze bepaling zijn, kort gezegd, de gerechten van de lidstaat van deponering of registratie exclusief bevoegd om te oordelen over de geldigheid van industriële-eigendomsrechten. In zijn arrest van 13 juli 2006, C-4/03, NJ 2008, 78 (GAT/LuK) heeft het Europese Hof van Justitie enige nadere uitleg gegeven over (de inhoudelijk identieke voorganger in het EEX-Verdrag van) deze bepaling. Het Hof besliste dat, indien in een octrooi-inbreukprocedure de geldigheid wordt betwist van het ingeroepen octrooi – ongeacht of dat bij wege van verweer of van een (reconventionele) vordering geschiedt – de onderhavige exclusieve-bevoegdheidsregel toepassing dient te vinden. De Hoge Raad heeft deze ‘GAT/LuK-regel’ nader uitgewerkt in zijn arrest van 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II).

4.4 In dit verband overweegt het hof om te beginnen dat – anders dan Yell betoogt – de GAT/LuK-regel ook van toepassing is in de merkenrechtelijke context; hij geldt niet alleen ten aanzien van octrooien, maar ook ten aanzien van de andere in artikel 22 sub 4 bedoelde industriële-eigendomsrechten. De overwegingen die aan de GAT/LuK-regel ten grondslag liggen (zoals die zijn weergegeven in het GAT/LuK-arrest en nader zijn gepreciseerd in HvJ EU 12 mei 2011, C-144/10, rov. 46 (Berliner Verkehrsbetriebe)), gelden immers au fond evenzeer ten aanzien van de andere in artikel 22 sub 4 bedoelde industriële-eigendomsrechten. Deze opvatting vindt ook steun in artikel 22 sub 4 van het Lugano II-Verdrag (PbEU 2007, L339/3). In deze bepaling is het GAT/LuK-arrest immers verwerkt (door toevoeging van de woorden “ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen”) zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende in deze bepaling bedoelde industriële-eigendomsrechten. Een identieke wijziging is ook voor artikel 22 sub 4 EEX-Verordening voorgesteld (Commissiedocument COM(2010)748).

4.5 Voorts moet worden vastgesteld dat – anders dan YPM betoogt – de enkele betwisting van de geldigheid van een merkrecht niet meebrengt dat de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvorderingen verliest. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft bij vonnis van 22 december 2010 in de zaak Solvay/Honeywell (LJN BP6970) een prejudiciële vraag van deze strekking aan het Hof van Justitie gesteld (aldaar aanhangig met zaaknummer C-616/10). Zolang het Hof van Justitie niet anders beslist, dient op grond van HR 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II) te worden aangenomen dat de enkele omstandigheid dat een nietigheidsverweer wordt gevoerd, niet meebrengt dat de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvorderingen verliest. Vgl., in dezelfde zin, het toelichtende Rapport van F. Pocar bij het Lugano II-Verdrag, toelichting op artikel 22 sub 4 (PbEU 2009, C319/27). In die situatie staat het de rechter vrij, zo heeft de Hoge Raad beslist, om de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter omtrent de geldigheid van het betrokken intellectuele-eigendomsrecht, doch alleen indien de eisende partij dat wenst; indien eiser geen aanhouding wenst, dient de rechter de vordering af te wijzen.

4.6. Vervolgens resteert in dit verband de vraag of de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening, zoals uitgelegd in het licht van het GAT/LuK-arrest, van toepassing is wanneer – zoals in casu – de vordering tot het treffen van een voorlopige maatregel ter zake van inbreuk in een andere lidstaat wordt begroet met een nietigheidsverweer. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft in voormeld vonnis van 22 december 2010 hieromtrent prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie.

4.7 Zolang het Hof van Justitie niet anders heeft beslist, moet naar het voorlopig oordeel van het hof worden aangenomen dat deze exclusieve-bevoegdheidsregel in een dergelijk geval geen toepassing vindt.

4.7.1 In de eerste plaats is deze exclusieve-bevoegdheidsregel immers niet goed verenigbaar met het doel en het karakter van de voorlopige maatregel. Voorlopige maatregelen hebben, volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie over het EEX-Verdrag/Verordening, ten doel ‘een feitelijke of juridische situatie te handhaven ter bewaring van rechten waarvan de erkenning langs andere weg wordt gevraagd voor de rechter die van het bodemgeschil kennis neemt’. Naar Nederlands recht geldt dat een dergelijke maatregel alleen kan worden toegewezen indien degene die om de voorlopige maatregel verzoekt, een spoedeisend belang heeft bij de maatregel, alsook dat de tenuitvoerlegging van de maatregel geschiedt op zijn risico. Ook geldt dat de voorlopige voorziening in de vorm van een inbreukverbod haar kracht verliest indien, kort gezegd, niet binnen een door de voorzieningenrechter bepaalde termijn bij een bevoegd gerecht een bodemprocedure aanhangig is gemaakt (artikel 50 lid 6 TRIPs-Overeenkomst jo. artikel 1019i Rv). Voorts moet worden opgemerkt dat – zoals hierna in rov. 4.7.2 uiteengezet – de rechter in het kader van een voorlopige maatregel geen beslissing geeft over de geldigheid van het betrokken industriële-eigendomsrecht. Tezamen genomen moet, gelet op doel en karakter van een voorlopige maatregel in de vorm van een inbreukverbod, worden aangenomen dat de bevoegdheid om een dergelijke maatregel te gelasten ter zake van inbreuk in een andere lidstaat (of deze bevoegdheid nu is gegrond, zoals in casu, op artikel 2 EEX-Verordening of, voor zover dat al mogelijk zou zijn, op artikel 31 EEX-Verordening) niet wordt gedwarsboomd door de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening.

Een soortgelijke benadering is ook terug te vinden in een andere context, namelijk die van het Gemeenschapsmerk en het Gemeenschapsmodel. Artikel 104 lid 3 Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk staat immers, met inachtneming van artikel 103 lid 2 van die verordening, kort gezegd toe om voorlopige en beschermende maatregelen ter zake van inbreuk in andere lidstaten te bevelen, ook al is bij een andere rechtbank voor het Gemeenschapsmerk de geldigheid van het Gemeenschapsmerk bij reconventionele vordering betwist. Zo ook artikel 91 lid 3 jo. 90 lid 3 van Verordening (EG) nr. 6/2002 inzake het Gemeenschapsmodel.

Een beperktere benadering – in dier voege dat artikel 22 sub 4 EEX-Verordening wel toepassing kan vinden in het kader van een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige maatregel ter zake van inbreuk in een andere lidstaat – zou betekenen dat naar aanleiding van een nietigheidsverweer eerst in een (bodem)procedure in het land van registratie moet worden geoordeeld over de geldigheid van het betrokken recht. Daarmee zou de rechthebbende feitelijk de mogelijkheid uit handen worden geslagen om zo een voorlopige maatregel te verkrijgen ter bewaring van zijn rechten. Die benadering zou tot het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat de rechthebbende die zich geconfronteerd weet met inbreuken in meerdere landen, zich in al die landen tot de rechter moet wenden om evenzoveel voorlopige maatregelen te verkrijgen.

Een dergelijke omslachtige gang van zaken verdraagt zich niet goed met het doel van voorlopige maatregelen, waarbij het er immers om gaat dat een feitelijke of juridische situatie snel kan worden gehandhaafd ter bewaring van rechten in afwachting van een beslissing ten gronde, zoals in de context van het intellectuele-eigendomsrecht ook wordt onderstreept door Richtlijn 2004/48/EG (hierna: Handhavingsrichtlijn; considerans 22 en artikel 9).

4.7.2 In de tweede plaats vindt de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening geen toepassing omdat in het kader van een voorlopige maatregel geen beslissing over de geldigheid van het betrokken industriële-eigendomsrecht wordt gegeven. De Nederlandse rechter die oordeelt over een nietigheidsverweer in het kader van een voorlopige maatregel ter zake van inbreuk in het buitenland, geeft immers geen beslissing over de geldigheid van het buitenlandse industriële-eigendomsrecht. Hij geeft slechts een voorlopig oordeel in de vorm van een inschatting van de kans van slagen van het desbetreffende nietigheidsverweer onder de toepasselijke lex loci protectionis. Indien een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het betrokken industriële-eigendomsrecht door de buitenlandse rechter nietig zal worden geacht, wordt de voorlopige maatregel in de vorm van een inbreukverbod afgewezen.

4.8 Het eerdergenoemde GAT/LuK-arrest heeft in dit alles geen verandering gebracht. Dit arrest heeft immers geen betrekking op de onderhavige vraag. In dat arrest ging het om de vraag of de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 geldt ten aanzien van alle geschillen inzake de registratie of de geldigheid van een octrooi, ongeacht of deze kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel bij wege van exceptie wordt opgeworpen, dan wel of hij enkel van toepassing is op geschillen waarin de kwestie van de registratie of de geldigheid van een octrooi wordt opgeworpen bij wege van rechtsvordering (rov. 13 van het GAT/LuK-arrest). Aldus opgevat is het arrest ook verwerkt in het Lugano II-Verdrag; en ook in de voorgenomen wijziging van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening in COM(2010)748 wordt het GAT/LuK-arrest aldus opgevat (zie rov. 4.4 hiervoor). Dat het Hof van Justitie in rov. 25 van het GAT/LuK-arrest spreekt over “ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid wordt opgeworpen” doet aan het voorgaande niet af. Deze zinsnede heeft immers betrekking op de daaropvolgende bijzin “of dit nu gebeurt bij wege van rechtsvordering of bij wege van exceptie, bij het aanhangig maken van het geschil of in een later stadium van de procedure.”

4.9 Uit het voorgaande volgt dat – zolang het Hof van Justitie niet anders beslist, vgl. zaak C-616/10 – voorshands moet worden aangenomen dat de exclusieve-bevoegdheids-regel van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening geen toepassing vindt wanneer, zoals in casu, de vordering tot het treffen een voorlopige maatregel ter zake van inbreuk op een industriële-eigendomsrecht in een andere lidstaat wordt begroet met een nietigheidsverweer. Dat geldt ongeacht of deze maatregel wordt gevraagd in het kader van een kortgedingprocedure of bij wege van provisionele vordering in het kader van een bodemprocedure. Het oordeel van de voorzieningenrechter ter zake – welk oordeel past in haar bestendige jurisprudentie, vgl. Vzr. ’s-Gravenhage 21 september 2006, IER 2007, 5 (Bettacare) – is naar het oordeel van het hof dan ook juist. Anders dan YPM betoogt is dat oordeel, door de verwijzing naar deze bestendige jurisprudentie, ook voldoende gemotiveerd.

4.10 Overigens overweegt het hof dat voor zover de vorderingen van Yell (subsidiair) zijn gegrond op een onrechtmatige daad c.q. passing-off in het Verenigd Koninkrijk, geen beroep wordt gedaan op een industriële-eigendomsrecht als bedoeld in artikel 22 sub 4 EEX-Verordening. Reeds daarom is deze bepaling in het kader van passing-off niet van toepassing.

4.11 De slotsom is dat de Nederlandse rechter in casu internationaal bevoegd is. De grieven I en II falen.

Spoedeisend belang en substantiëringsplicht

5. Grief III klaagt dat de voorzieningenrechter in rov. 4.3 van het bestreden vonnis ten onrechte heeft geoordeeld dat Yell een spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Volgens YPM heeft de sommatiebrief van 1 oktober 2007 mede betrekking op de inbreuk die in het onderhavige geding centraal staat, en heeft Yell bijna twee jaar gewacht met het opnieuw sommeren van YPM ter zake van deze inbreuk alvorens de onderhavige kortgedingprocedure te entameren. Derhalve heeft Yell geen spoedeisend belang, aldus YPM.

De grief faalt. De sommatiebrief van 1 oktober 2007 heeft betrekking op het gebruik van het teken ‘Yellow Page’ in advertentiematerialen en op de website ‘www.yellowpage.ag’. De onderhavige procedure heeft betrekking op het gebruik van andere tekens (zoals hiervoor weergegeven in rov. 2 (vi) en (vii)) op een andere website, te weten ‘www.yellowpage-uk.com’. Ter zake van dit gebruik heeft Yell YPM gesommeerd bij brieven van 2 juli 2009 en 14 december 2009, waarna de inleidende dagvaarding op 19 januari 2010 is uitgebracht. Gelet op dit een en ander heeft de voorzieningenrechter naar het oordeel van het hof, de wederzijdse belangen van partijen afwegend, terecht overwogen dat Yell een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Dat de brief van 1 oktober 2007 eindigt met een ‘veegsommatie’ in algemene zin (‘not to seek or use any trade marks or domain names identical, similar to or containing the mark “Yellow Pages” (…)’) doet aan het bovenstaande niet af. Bij dit alles neemt het hof in aanmerking dat Yells vorderingen er toe strekken een einde te maken aan als stelselmatige inbreuk aan te merken handelingen waarvan Yell doorlopend schade ondervindt (vgl. HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602).

6. Grief IV klaagt dat de voorzieningenrechter in rov. 4.4 van het bestreden vonnis ten onrechte heeft overwogen dat Yell aan haar substantiëringsplicht heeft voldaan. Volgens YPM heeft de sommatiebrief van 1 oktober 2007 mede betrekking op de inbreuk die in het onderhavige geding centraal staat, en heeft YPM op die brief gereageerd. Yell kende daarom verweren van YPM en die had zij ingevolge artikel 111 lid 3 Rv in de inleidende dagvaarding moeten vermelden, aldus YPM.

De grief faalt. De brief van 1 oktober 2007 heeft, zoals reeds in rov. 5 is overwogen, betrekking op het gebruik van andere tekens dan thans aan de orde. Daarnaast geldt dat de grief geen doel kan treffen nu het voorschrift van artikel 111 lid 3 Rv niet tot gevolg kan hebben dat thans, in hoger beroep, de vorderingen niet toewijsbaar zijn.

Inschatting kansen nietigheidsverweer

7.1 Grief V, betreffende de geldigheid van Yells merken, is gericht tegen twee overwegingen in rov. 4.10 van het bestreden vonnis. Blijkens de toelichting strekt de grief er toe te klagen dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat het teken ‘Yellow Pages’ en het logo van de ‘walking fingers’ al vóór de merkinschrijvingen van (de rechtsvoorgangers van) Yell wijdbekende en gangbare (soort)aanduidingen in het Verenigd Koninkrijk vormden voor een ‘telephone directory of businesses’. In lijn daarmee heeft YPM ten pleidooie nadrukkelijk gesteld dat zij slechts en alleen de nietigheidsgronden van artikel 3 lid 1 onder c (soortnaam) en d (gebruikelijke benaming) van de Trade Marks Act 1994 (hierna: ‘TMA’) inroept. Verval op grond van artikel 46 lid 1 onder c TMA (verwording tot gebruikelijke benaming) heeft zij niet ingeroepen, en is dus niet aan de orde. Daarnaast zijn Yells merkinschrijvingen volgens YPM nietig wegens strijd met de openbare orde en de goede zeden (artikel 3 lid 3 onder a TMA).

7.2 Het hof stelt voorop dat partijen terecht tot uitgangspunt nemen dat in deze zaak het Engelse recht (Trade Marks Act 1994) van toepassing is.

Nu de bescherming immers wordt ingeroepen voor het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, is dit recht als lex loci protectionis van toepassing (artikel 2 lid 1 Verdrag van Parijs, bevestigd in artikel 8 lid 1 Verordening (EG), nr. 864/2007, ‘Rome II’).

7.3 Bij de toetsing aan artikel 3 lid 1 onder c en d TMA gaat het om de vraag of de merken van Yell ten tijde van inschrijving

- (onder c) uitsluitend bestonden uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van verrichting van de dienst of andere kenmerken van diensten, dan wel

- (onder d) uitsluitend bestonden uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk waren geworden,

alsmede om de vraag of deze merken, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen hadden verkregen (artikel 3 lid 1, slot, TMA), dan wel of zij, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, na inschrijving onderscheidend vermogen hebben verkregen voor de diensten waarvoor zij zijn ingeschreven (artikel 47 lid 1, tweede alinea, TMA).

7.4 YPM heeft in dit verband in de eerste plaats gesteld dat Yell niet heeft betwist of tegengesproken dat “het teken ‘Yellow Pages’” al vóór de eerste merkinschrijving (van het beeldmerk ‘walking fingers’ in 1980 en het woordmerk ‘Yellow Pages’ in 1986) in het Verenigd Koninkrijk een wijdbekende en gangbare (soort)aanduiding vormde voor ‘telephone directory of businesses’. Deze stelling wordt verworpen. Yell heeft dit namelijk wel uitdrukkelijk betwist.

7.5 In de tweede plaats heeft YPM aangevoerd dat het begrip ‘Yellow Pages’ in het Engelse taalgebied en daarbuiten al sinds het einde van de negentiende eeuw of het begin van de twintigste eeuw wijdverbreid bekendheid heeft als soortaanduiding van een bepaald soort telefoongidsen.

7.6 Naar het oordeel van het hof heeft YPM dit echter voor wat betreft het Verenigd Koninkrijk niet aannemelijk gemaakt. Het hof overweegt in dit verband dat het in dezen alleen gaat om de situatie in het Verenigd Koninkrijk, en niet om de situatie in het Engelse taalgebied – zoals de Verenigde Staten van Amerika – of andere gebieden daarbuiten. Door YPM aangedragen stellingen en materiaal die niet zijn toegesneden op de Britse situatie, zijn dus niet relevant; dit geldt bijvoorbeeld voor het Wikipedia-lemma en het materiaal betreffende de Amerikaanse Yellow Page Assocation. Het lemma in de Encyclopedia Brittanica is niet relevant nu dit lemma – naar Yell onweersproken heeft gesteld – afkomstig is uit de Amerikaanse Merriam-Webster woordenboek. Voorts overweegt het hof dat het in dezen ook alleen gaat om de situatie ten tijde van inschrijving. Door YPM aangedragen stellingen en materiaal die betrekking hebben op de periode daarna, zijn dus niet relevant (YPM beroept zich in deze procedure immers niet op artikel 46 lid 1 onder c TMA); dit geldt bijvoorbeeld voor het in 2010 uitgevoerde marktonderzoek (productie 18 YPM).

Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Yell voorshands wél aannemelijk gemaakt dat haar merken geldig en bekend zijn in het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft daartoe onder meer een uitspraak van Judge Birrs van de Patents County Court van 4 april 2011 overgelegd in een zaak tussen Yell en Gibion c.s., welke uitspraak, naar zij onweersproken heeft gesteld, kracht van gewijsde heeft verkregen (productie 29 Yell). In deze zaak stonden de merken hiervoor genoemd in rov. 2 (iv) onder b en c centraal. Gibion c.s. hadden aangevoerd ‘that the walking fingers logo and Yellow Pages were generic and owned by nobody’ (rov. 82). De Engelse rechter heeft dit echter niet aangenomen voor het Verenigd Koninkrijk. Hij oordeelde daarentegen dat Yellow Pages en het ‘walking fingers’ logo bekende merken in het Verenigd Koninkrijk zijn, dat het publiek in het Verenigd Koninkrijk de woorden en het logo associeert met Yells bedrijf, en dat de merken onderscheidend zijn voor het publiek in het Verenigd Koninkrijk. Voorts heeft Yell een beslissing overgelegd van de oppositie-afdeling van het OHIM van 7 januari 2010 in een zaak tussen Yell en Infote, waarin werd geoordeeld dat Yells merk hiervoor genoemd in rov. 2 (iv) onder c, in hoge mate onderscheidend is (productie 17 Yell).

Op grond van het bovenstaande, in het bijzonder gelet op de uitspraak van Judge Birrs, is het hof van oordeel dat in dit kort geding niet aannemelijk is geworden dat Yells merken in het Verenigd Koninkrijk op grond van artikel 3 lid 1 onder c en/of d TMA nietig zullen worden geoordeeld.

7.7 Tot slot heeft YPM aangevoerd dat Yells merkinschrijvingen nietig zijn wegens strijd met de openbare orde en de goede zeden (artikel 3 lid 3 onder a TMA); in dat verband heeft YPM zich beroepen op Richtlijn 90/388/EEG en (artikel 5 van) Richtlijn 2002/77/EG. Dit betoog faalt. De desbetreffende (liberaliserings)regelgeving laat intellectuele-eigendomsrechten immers onverlet.

7.8 Gelet op het bovenstaande tezamen genomen schat het hof – net als de voorzieningenrechter – in dat er naar voorlopig oordeel geen serieuze, niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat de merken van Yell nietig zullen worden verklaard door de krachtens artikel 22 sub 4 EEX-Verordening bevoegde Engelse (bodem)rechter. In deze kortgedingprocedure moet dus voorshands worden uitgegaan van de geldigheid van deze merken, zodat grief V faalt.

Inbreuk

8.1 Grief VI betreft de inbreukvraag: volgens YPM heeft de voorzieningenrechter ten onrechte geoordeeld dat (gevaar voor) verwarring ontstaat door overeenstemming tussen het omgekeerde ‘walking fingers’ logo van YPM en de beeldmerken van Yell genoemd in rov. 2 (iv) onder a, c en d. Van inbreuk op deze beeldmerken kan geen sprake zijn omdat het omgekeerde logo in opvallende zin en op aanstonds duidelijke wijze afwijkt van deze merken, aldus YPM.

8.2 Het hof stelt voorop dat de door YPM gebruikte tekens worden gebruikt voor identieke diensten als waarvoor de merken van Yell zijn ingeschreven, namelijk ‘directory services’.

8.3 YPM gebruikt het omgekeerde ‘walking fingers’ logo steeds in een groter geheel, tezamen met andere elementen. Zoals de voorzieningenrechter terecht overwoog, moet dit geheel in zijn totaliteit worden bezien en vergeleken met de merken zoals ingeschreven. Tezamen genomen bestaan de gewraakte tekens ieder uit (i) een omgekeerd ‘walking fingers’ logo, (ii) het woord ‘YellowPage-UK.com’ als hoofdtekst; (iii) de woorden ‘The british business directory’ of ‘with free submission to www.google.com’ als subtekst; zie hiervoor rov. 2 (vi) en (vii).

Door het gebruik van element (i), een omgekeerd ‘walking fingers’ logo, maakt YPM inbreuk op de ‘walking fingers’ beeldmerken van Yell. Het omgekeerde logo is immers – daargelaten de rotatie van het logo – vrijwel identiek aan, dan wel stemt overeen met de ‘walking fingers’ beeldmerken van Yell. Dat het beeldmerk weergegeven in rov. 2 (iv) onder d is ingeschreven op 2 januari 2009, maakt dit niet anders, nu er naar voorlopig oordeel van het hof ook verwarringwekkende gelijkenis met de oudere beeldmerken van Yell bestaat. Door het gebruik van element (ii), het woord ‘YellowPage’, maakt YPM inbreuk op het woordmerk ‘Yellow Pages’ van Yell. De (beschrijvende) toevoeging ‘-UK.com’ doet daar niet aan af, en dat geldt ook voor het gebruik van het enkelvoud.

Tezamen genomen en in hun totaliteit bezien geldt naar het oordeel van het hof voor deze tekens dat zij overeenstemmen met Yells merken alsmede dat zij worden gebruikt voor identieke diensten, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen deze tekens en deze merken, als bedoeld in artikel 10 lid 2 onder b TMA. Uitgaande van het oordeel van de Engelse rechter dat Yells merken in het Verenigd Koninkrijk bekende merken zijn (zie rov. 7.6 hiervoor), is dat verwarringsgevaar des te groter.

Het hof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage van 5 maart 2010;

- veroordeelt YPM in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Yell tot op heden begroot op € 314,- aan verschotten en € 27.043,39 aan salaris advocaat;

- verklaart dit arrest ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 juli 2011 in aanwezigheid van de griffier.

10.1 De slotsom is dat alle grieven in het principaal hoger beroep falen. Dat betekent dat het incidenteel hoger beroep, dat Yell heeft ingesteld om de toelaatbaarheid van haar eisvermeerdering in hoger beroep zeker te stellen (zij heeft voor de duidelijkheid een subsidiaire vordering op de (voorwaardelijke) subsidiaire grondslag van passing-off ingesteld), geen behandeling behoeft.

10.2 Het hof zal het bestreden vonnis bekrachtigen. YPM zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in hoger beroep worden veroordeeld. Yell vordert in dit verband een bedrag van € 27.043,39. Nu deze door Yell gevorderde en gespecificeerde kosten niet door YPM zijn betwist, ook niet wat betreft de redelijkheid en evenredigheid als bedoeld in artikel 1019h Rv, zal het hof dit bedrag toewijzen.