ECLI:NL:GHSGR:2006:AY0149

Uitspraak : 23 februari 2006 Rekestnr. : R98/826 Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van : de vennootschap naar vreemd recht DEUTSCHE TELEKOM A.G., gevestigd te Bonn, Duitsland, verzoekster, hierna ook te noemen: Telekom, procureur: mr E. Grabandt, advocaat: mr N.A.J. Purcell (Amsterdam), tegen het BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te 's-Gravenhage, verweerder, hierna ook te noemen: het Bureau, procureur: mr C.J.J.C. van Nispen. Het verdere verloop van de procedure Het hof verwijst voor het verloop van de procedure tot dan toe naar zijn beschikking van 18 september 2003. Bij die beschikking werd de behandeling van de zaak aangehouden totdat uitspraak zou zijn gedaan in de zaak KPN/BMB door het Benelux-Gerechtshof (zaaknr. 99/01) en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (zaak C-363/99). Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna ook: HvJ EG) heeft uitspraak gedaan op 12 februari 2004. Naar aanleiding van dit arrest heeft Telekom bij akte van 19 mei 2004 haar primaire verzoek tot inschrijving van het teken GLOBAL INTRANET gehandhaafd, doch haar subsidiaire verzoek tot inschrijving van het teken met toevoeging van de zinsnede “voor zover niet betrekking hebbende op een wereldwijd internet” ingetrokken. Het Bureau heeft daarop bij nadere reactie van 16 augustus 2004 volhard in zijn verzoek tot afwijzing van het verzoek van Telekom. Het Benelux-Gerechtshof heeft eindarrest gewezen op 1 december 2004. Nadien heeft verzoekster het hof verzocht een beschikking te wijzen. 1. Het hof blijft bij hetgeen het in zijn beschikkingen van 24 maart 1999 en 18 september 2003 heeft overwogen. 2. Telekom legt aan haar verzoek tot inschrijving van het teken ten grondslag dat GLOBAL INTRANET wel degelijk onderscheidend vermogen bezit voor de waren en diensten waarvoor inschrijving is gevraagd. Zij voert daartoe aan dat de woorden ‘global’ en ‘intranet’ geen gangbare woorden zijn en een ongebruikelijke combinatie opleveren, die niet beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Voorts wijst zij er op dat het teken is ingeschreven in Duitsland en vergelijkbare tekens zijn ingeschreven in de Benelux. Het Bureau heeft de stellingen van Telekom gemotiveerd bestreden. 3. Aan de orde is daarmee de vraag of het teken GLOBAL INTRANET elk onderscheidend vermogen mist voor de diensten waarvoor het is gedeponeerd. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken dient plaats te vinden, enerzijds, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd, en anderzijds, in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komend publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten. 4. De weigering van het Benelux-Merkenbureau het depot in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a (juncto artikel 39) Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW), zoals dat luidde tot de wijziging daarvan ingevolge het Protocol houdende wijzigingen van de BMW d.d. 11 december 2001 (Trb. 2002, 37). Dit artikelonderdeel bepaalde, dat de inschrijving wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, ‘met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.' 5. De huidige tekst van art. 6bis, eerste lid, BMW bevat een opsomming van de gronden voor weigering van een merk wegens een gebrek aan ieder onderscheidend vermogen. De opsomming is ontleend aan artikel 3, lid 1, onder a t/m d van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten (Pb EG 1989, L 40/1). De bewoording van die bepaling is weer is ontleend aan artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs. Blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij voornoemd Protocol (bij artikel F) is met deze tekstuele aanpassing geen inhoudelijke wijziging beoogd. Voor de beoordeling van het teken maakt derhalve geen verschil of wordt uitgegaan van de oude of thans geldende tekst van artikel 6bis, eerste lid, BMW. Deze luidt, voor zover hier van belang, als volgt: ‘Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel: (…) b. het merk elk onderscheidend vermogen mist; c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren; d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; (…)’ 6. Voorts is van belang de uitleg die het Hof van Justitie heeft gegeven aan art. 3 lid 1 onder b en c van de richtlijn in zijn arresten van 12 februari 2004, in zaak C-363/99, inzake POSTKANTOOR (BIE 2005, 106 en IER 2004, 22) en zaak C-265/00, inzake BIOMILD. Het Hof van Justitie overwoog in die arresten dat een woordmerk waarvan de inschrijving – voor bepaalde waren of diensten - afstuit op artikel 3 lid 1 onder c van de richtlijn, noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist voor die waren of diensten in de zin van artikel 3 lid 1 onder b van de richtlijn. Voorts heeft Hof het volgende voor recht verklaard (arrest inzake POSTKANTOOR): “Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling. Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond (…) is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van die waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.” 7. Het gedeponeerde teken bestaat uit een combinatie van het woord INTRANET met het woord GLOBAL. De afzonderlijke betekenis van deze woorden is van belang bij de beoordeling van de wijze waarop het in aanmerking komende publiek het gehele teken zal opvatten. De term Intranet behoort tot het gangbaar taalgebruik en is de soortnaam van een besloten computernetwerk binnen een organisatie, dat is gebaseerd op dezelfde protocollen als het internet. Het woord Global betekent in het Engels ‘wereldwijd’. Deze voor het in aanmerking komend Benelux-publiek onmiddellijk duidelijke betekenissen brengen mee dat het gehele teken door hem zal worden begrepen als aanduiding van een bepaald soort wereldwijd computernetwerk binnen een organisatie. 8. Het betoog van Telekom faalt, voor zover dat inhoudt dat GLOBAL INTRANET onderscheidend vermogen bezit voor waren of diensten die betrekking hebben op een wereldwijd intranet. Het teken bestaat uitsluitend uit woorden die kunnen dienen als aanduiding van de kenmerken van waren of diensten met betrekking tot een wereldwijd intranet. In de Benelux-landen is het gebruik van Engels of aan het Engels ontleende termen ter beschrijving van begrippen uit de wereld van het intra- of internet eerder regel dan uitzondering. De door Telekom gestelde begripsmatige tegenstelling tussen global (wereldwijd) en het voorvoegsel intra (besloten), doet niet af aan de beschrijvende betekenis van het teken. Anders dan Telekom aanvoert heeft het teken ook niet iets extra’s dat maakt dat het meer is dan de som van de bestanddelen. Niet kan worden gezegd dat de woordcombinatie begripsmatig, visueel of auditief meer is dan de som van haar afzonderlijke bestanddelen. Het teken wekt evenmin - door een voor de betrokken waren en diensten ongebruikelijke combinatie - een indruk die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de bestanddelen. Gesteld noch gebleken is verder dat het teken een eigen - niet beschrijvende - betekenis heeft (gekregen) die voortaan los staat van de bestanddelen. Het in aanmerking komend publiek zal het teken – kortom – niet opvatten als onderscheidingsteken, maar veeleer als een aanduiding van kenmerken van waren en diensten met betrekking tot een wereldwijd intranet. 9. Telekom voert tevergeefs aan dat in de onderhavige procedure de beoordeling van onderscheidend vermogen afhangt van de wijze waarop het in aanmerking komende publiek het teken heeft opgevat ten tijde van het depot (op 6 mei 1997). Het hof: wijst het verzoek van Telekom af; verwijst Telekom in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op € 1987,66 (waarvan € 199,66 aan vast recht). Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 februari 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.