ECLI:NL:GHSGR:2006:AX9786

Uitspraak : 29 juni 2006 Rekestnr. : R03/396 Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van : de vennootschap naar buitenlands recht VERPACKUNG + DISPLAY STABERNACK JR PARTNER GmbH & Co., gevestigd te Fulda, Duitsland, verzoekster, hierna te noemen: Stabernack, procureur: mr R.W.L. Russell, advocaat: mr W.O. Russell (Amsterdam), tegen het BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te 's-Gravenhage, verweerder, hierna te noemen: BMB, procureur: mr C.J.J.C. van Nispen. Het verdere verloop van de procedure In zijn beschikking van 18 september 2003 heeft het hof de verdere behandeling van de zaak (pro forma) aangehouden in afwachting van de beantwoording van door het hof bij beschikking van 3 juni 1999 gestelde vragen van uitleg door het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) in de zaak KPN/BMB inzake het teken POSTKANTOOR. Bij brief van 15 april 2004 heeft het hof verzoekster in de gelegenheid gesteld te reageren naar aanleiding van de door het HvJ EG gegeven antwoorden bij het arrest van 12 februari 2004 (BIE 2005, 106 en IER 2005, 22). Verzoekster heeft het hof bij brief van 15 juli 2004 geantwoord, dat zij geen aanleiding zag om iets toe te voegen aan hetgeen zij tot dusverre naar voren had gebracht. Bij brief van 20 september 2004 heeft verzoekster, mede namens de raadsman van verweerder, het hof verzocht een beschikking te wijzen. 1. Het hof verwijst naar hetgeen het heeft overwogen in zijn beschikking van 18 september 2003. 2. Het verzoek van Stabernack strekt primair tot inschrijving van het teken EURO-DISPLAY als woordmerk, voor de volgende waren: 'Klasse 16. Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover begrepen in deze klasse; drukwerken; verpakkingsmateriaal van papier, karton, plastic voorzover begrepen in deze klasse.' Subsidiair verzoekt zij inschrijving van het teken voor bovenvermelde waren met toevoeging van de vermelding “één en ander met uitzondering van displays”. 3. Bij voornoemd arrest van 12 februari 2004 heeft het Hof van Justitie EG voor recht verklaard dat Richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40/1) zich ertegen verzet dat 'een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.' Het Benelux-Gerechtshof heeft in aansluiting daarop beslist dat het met het stelsel van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) en het Uitvoeringsreglement niet verenigbaar is dat 'een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten.' (arrest van 1 december 2004, onder 31, BIE 2005, 107 en IER 2005, 21). In gelijke zin is vervolgens beslist door de Hoge Raad bij arrest van 17 maart 2006, (RvdW 2006, 288). Hieruit volgt dat het subsidiaire verzoek van Stabernack niet toewijsbaar is. 4. Aan de orde is daarmee het verzoek tot inschrijving van het teken voor de waren genoemd in het depot. 5. Stabernack legt aan haar verzoek ten grondslag dat het teken EURO-DISPLAY onderscheidend vermogen heeft en niet louter beschrijvend is voor de in het depot vermelde waren. Zij stelt daartoe – samengevat - dat het teken is gedeponeerd voor van displays afwijkende waren en een voor die waren ongebruikelijke en fantasievolle woordcombinatie met meerdere betekenissen vormt. Verder wijst zij op de acceptatie van het teken door het Europese Merkenbureau (BHIM) en de inschrijving daarvan in andere landen. Voorts heeft het BMB ten onrechte laten meewegen of zij het teken al dan niet zal gaan gebruiken voor displays, aldus Stabernack. Het BMB heeft de stellingen van Stabernack gemotiveerd bestreden. 6. De weigering van het BMB het depot in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a BMW, zoals dat luidde tot 1 januari 2004 (inwerkingtreding van het Protocol houdende wijzigingen van de BMW van 11 december 2001 (Trb. 2002, 37)). Artikel 6bis, eerste lid onder a (oud) bepaalde, dat de inschrijving wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, ‘met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.' 7. De huidige tekst van art. 6bis, eerste lid, BMW bevat een opsomming van de gronden voor weigering van een merk wegens een gebrek aan ieder onderscheidend vermogen. De opsomming is ontleend aan artikel 3, lid 1, onder a t/m d van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten (Pb EG 1989, L 40/1). Blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij voornoemd Protocol (bij artikel F) is met de aanpassing een tekstuele en geen inhoudelijke wijziging beoogd. Voor de beoordeling van het teken maakt het daarom geen verschil of wordt uitgegaan van de oude of thans geldende tekst van artikel 6bis, eerste lid, BMW. Deze luidt, voor zover hier van belang, als volgt: ‘Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel: (…) b. het merk elk onderscheidend vermogen mist; c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren; d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;’ 8. Het Hof van Justitie EG heeft uitleg gegeven aan genoemde bepalingen van richtlijn 89/104 in zaak C-363/99, POSTKANTOOR, voornoemd, en zaak C-265/00, BIOMILD. Het Hof van Justitie besliste in die arresten dat een woordmerk waarvan de inschrijving – voor bepaalde waren of diensten - afstuit op artikel 3, lid 1, onder c van de richtlijn, noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist voor die waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, onder b van de richtlijn. Voorts heeft het Hof van Justitie in zijn eerstgenoemde arrest het volgende voor recht verklaard (onder 5): “Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling. Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond (…) is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van die waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.” 9. In het algemeen geldt verder, dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken dient plaats te vinden enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komend publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten. 10. Het gedeponeerde teken combineert het woord 'display' met het woord 'euro'. Een display is volgens het Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands (derde druk) een afleesscherm (van elektronische apparaten), of een voorwerp voor de uitstalling van koopwaar. 'Euro' is een gangbare afkorting van het begrip Europees en (in ieder geval na 1 januari 1999) de aanduiding van de Europese munteenheid. 'Euro' is in het normale taalgebruik als voorvoegsel zodanig algemeen gangbaar dat het op zichzelf elk vermogen mist om waren of diensten te onderscheiden als afkomstig van een bepaalde onderneming. Stabernack bestrijdt niet dat 'display' een voor waren of diensten met betrekking tot displays louter beschrijvende aanduiding is. Waar display moet worden aangemerkt als louter beschrijvend, is de aanduiding 'EURO-DISPLAY' niet minder beschrijvend. Niet kan worden gezegd dat het gehele teken merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. De beide in het normale taalgebruik gangbare woorden worden op een conventionele wijze aaneengeschreven, c.q. verbonden met een streepje, zonder begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen te ontstijgen. Het hof: wijst het verzoek van Stabernack af; verwijst Stabernack in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau op € 2.033,--. Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Verduijn, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 juni 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.