ECLI:NL:GHSGR:2005:AT4660

Uitspraak: 24 maart 2005

Rekestnummers: 04/694 en 04/695

Rekestnummers Rechtbank: KG/RK 2002-979 en 2003-1617

HET GERECHTSHOF TE ’s-GRAVENHAGE, vijfde civiele kamer,

heeft de volgende beschikking gewezen in de zaken van

Marketing Displays International Inc.,

gevestigd te Michigan (USA),

appellante, (voorwaardelijk) incidenteel verweerster,

hierna te noemen: MDI,

procureur: mr. A.J. Braakman,

tegen

[VR],

gevestigd te [woonplaats],

geïntimeerde, (voorwaardelijk) incidenteel appellante,

hierna te noemen: VR,

procureur: mr. P.A. Ruig.

In beide zaken

MDI is bij verzoekschrift (met producties) van 23 juli 2004 in hoger beroep

gekomen van de door de voorzieningenrechter van de rechtbank te

’s-Gravenhage tussen haar als verzoekster en VR als verweerster gewezen beschikking van 27 mei 2004. Zij heeft twee grieven aangevoerd tegen die

beschikking.

VR heeft een verweerschrift in hoger beroep, tevens houdende voorwaardelijk incidenteel beroep (met producties) ingediend.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden ter zitting van het hof van 10

januari 2005. Bij die gelegenheid zijn de zaken, aan de hand van pleitnota’s, door de procureurs van partijen bepleit en is van de zijde van MDI nog een

productie in het geding gebracht.

1.2. Partijen maken beide hun bedrijf van, kort gezegd, de productie en verkoop van reclameborden. Sinds 1975 was VR distributeur van de producten van MDI in de Benelux via een Duitse dochteronderneming van MDI.

1.3. MDI (alsmede haar eigenaar [RS]) en VR hebben op 7 september 1990 een schriftelijke overeenkomst gesloten, getiteld: “Agreement for License to use Patents, Trademarks, Tradename, Know-how and Proprietary Interests” (hierna aangeduid als de licentieovereenkomst of de overeenkomst). Deze overeen-komst is aangegaan voor een periode van drie jaar, aanvangend

1 augustus 1990 en zij is enkele malen verlengd. In april 1998 is zij door MDI

met onmiddellijke ingang opgezegd.

1.4. Deze overeenkomst is niet bij de Commissie van de Europese Gemeen-schappen (hierna ook de Commissie) aangemeld op de voet van Verordening Nr. 17.

1.5. De overeenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen.

a) Artikel I van de overeenkomst luidt als volgt: “[MDI] and Sarkisian hereby grant to [VR] for the period of 3 (three) years membership in the interna-tional organisation of [MDI] and an exclusive licence for the territory con-sisting of: The Netherlands, Belgium, Luxembourg (…).” De inhoud van de licentie is omschreven in de onderdelen A, B, C en D van dit artikel.

b) In artikel XII van de overeenkomst is een arbitrage-beding opgenomen, waarin wordt voorzien in arbitrage overeenkomstig de regels van de

“American Arbitration Association for the industry”.

c) Artikel XV bepaalt dat de overeenkomst wordt beheerst door het recht van de staat Michigan en dat van de Verenigde Staten.

d) Clausule 3 van de (als bijlage A aan de overeenkomst gehechte en van die overeenkomst deel uitmakende) “Confidentiality and Non-Disclosure Agreement” luidt als volgt: “Any Improvements made or acquired by any party with respect to the Information shall be immediately and fully disclosed to the originator of the said Information. Any Improvements in basic design, method of production or in basic function or any Improvements that are rightfully within the claim of any patent shall become the property of the originator of the Information and/or holder of the patent and the party devel-oping the Improvement shall execute or cause to be executed such instru-ments as will be necessary to perfect the rights of the originator thereto.”

1.6. In april 1996 zijn de verplichtingen van VR tot betaling van royalties door MDI opgeschort. Bij de beëindiging van de overeenkomst in april 1998 heeft MDI aan VR meegedeeld dat deze verplichtingen waren herleefd.

1.7.Tussen partijen zijn geschillen gerezen, met name ten aanzien van de ver-plichtingen van VR tot betaling van royalties aan MDI. Deze geschillen zijn, op de voet van het arbitrage-beding, door MDI aanhangig gemaakt bij de American Arbitration Association.

1.8. VR is aanvankelijk verschenen in de arbitrage-procedure (en zij heeft ook een tegenvordering ingediend), maar zij heeft zich bij brief van haar raadsman van 28 juni 2000, na ontvangst van een door de arbiter opgestelde “opinion” van 8 juni 2000, uit de procedure teruggetrokken. In die brief wordt aangevoerd dat de vraag of VR aan MDI royalties verschuldigd is mede afhankelijk is van de kwestie of MDI beschikt over geldige intellectuele eigendomsrechten en dat de beoordeling daarvan dient te geschieden door Europese octrooigerechten en de bevoegdheid van de arbiter te buiten gaat.

1.9. De arbitrage-procedure heeft geleid tot drie vonnissen.

In het eerste vonnis van 13 juni 2001, getiteld: “Partial and Interim Arbitration Award in favor of Claimant [MDI]”, heeft de arbiter onder meer overwogen dat VR de overeenkomst had geschonden, onder andere door te weigeren informa-tie te verschaffen, door te verzuimen om royalties te betalen voor de periode vanaf april 1996, door producten beschermd door octrooien van MDI te verko-pen buiten de Benelux en door in strijd met de overeenkomst gebruik te maken van vertrouwelijke informatie van MDI. In dat vonnis is VR onder meer gelast, kort gezegd, om haar inbreuken te staken, om vertrouwelijke informatie aan MDI terug te geven en om MDI inlichtingen te verschaffen. In dit vonnis wordt voorts verwezen naar de hiervoor genoemde “opinion” van de arbiter van 8 juni 2000, die in het vonnis als ingelast wordt beschouwd.

In het tweede vonnis van 11 april 2002, getiteld: “First Amended Partial Final Arbitration Award in favor of Claimant, [MDI]”, is onder meer overwogen dat de titel van het eerste vonnis zal zijn: ”Partial Final Arbitration Award in favor of Claimant, [MDI]” en is VR gelast een boete te betalen van € 5.000,-- per dag dat zij geen gehoor geeft aan het eerste vonnis.

In het derde vonnis van 29 augustus 2003, getiteld: ”Second Amended Partial Final Arbitration Award in favor of Claimant [MDI]” is het vonnis van 11 april 2002 opnieuw bekrachtigd en vastgesteld en is VR veroordeeld om aan MDI een schadevergoeding te betalen van USD 160.216,--, te betalen binnen 30 dagen na afgifte van dit vonnis aan partijen. Tevens is voorzien in een boete van € 5.000,-- voor ieder dag dat VR (…) in gebreke blijft aan dit vonnis te vol-doen.

De vorderingen en het verweer

2. MDI verzoekt, op de voet van het Verdrag van New York van 1958 en de artikelen 1075 en 985 tot en met 991 Rv., erkenning en verlof tot tenuitvoerleg-ging van de drie hiervoor genoemde arbitrale vonnissen.

3. Voor zover thans nog van belang verweert VR zich tegen de vordering, kort samengevat, op de volgende gronden:

(a) de arbitrale uitspraken vormen geen voor tenuitvoerlegging vatbare

“arbitral awards” in de zin van artikel III van het Verdrag van New York;

(b) het vonnis van 11 april 2002, dat afhankelijk is van het arbitraal vonnis van 13 juni 2001, is tot stand gekomen in strijd met het beginsel van hoor en weder-hoor;

(c) het onderwerp van geschil, de gestelde inbreuk op intellectuele eigendoms-rechten van MDI, is volgens Europees en Nederlands recht niet vatbaar voor een beslissing door arbitrage;

(d) de tenuitvoerlegging van de arbitrale vonnissen is in strijd met de openbare orde omdat zij strijdig zijn met artikel 81 lid 1 EG;

(e) de tenuitvoerlegging van de arbitrale vonnissen is in strijd met de openbare orde omdat zij strijdig zijn met elementaire beginselen van behoorlijke rechts-pleging.

De beschikking van de voorzieningenrechter

4. De voorzieningenrechter heeft het gevraagde verlof tot tenuitvoerlegging van de drie arbitrale vonnissen geweigerd. Daartoe is in de beschikking onder meer overwogen, samengevat, dat de licentieovereenkomst naar haar kern – de ge-biedsbescherming naast het bestaan van parallelle netwerken – in strijd was met artikel 81 lid 1 EG, dat de overeenkomst, onder meer vanwege clausule 3 van de Confidentiality and Non-Disclosure Agreement, niet gedekt werd door de groepsvrijstelling van Verordening Nr. 240/96 en dat moeilijk is in te zien dat de overige bepalingen van de overeenkomst zonder die kern een bestaansrecht zouden kunnen hebben, zodat verlening van het exequatur hier te lande strijd met de openbare orde zou opleveren. Aan een beoordeling van de overige we-ren van VR is de voorzieningenrechter niet meer toegekomen.

De grieven

5. MDI heeft twee grieven tegen het vonnis van de voorzieningenrechter aan-gevoerd. Grief I komt op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat clausule 3 van de Confidentiality and Non-Disclosure Agreement tot gevolg heeft dat de overeenkomst in haar geheel niet kan profiteren van de generieke vrijstelling van Verordening Nr. 240/96. Grief II bestrijdt het oordeel van de voorzieningenrechter dat de overeenkomst in zijn geheel onder het verbod van artikel 81 lid 1 EG valt omdat haar kern met die verdragsbepaling in strijd is en moeilijk is in te zien dat de overige bepalingen van de overeenkomst zonder die kern een bestaansrecht zouden kunnen hebben.

7. Het hof zal, in het voetspoor van het processuele debat, allereerst ingaan op de vraag of erkenning en tenuitvoerlegging van de drie arbitrale vonnissen dient te worden geweigerd omdat erkenning en tenuitvoerlegging hier te lande in strijd zou zijn met de openbare orde, in de zin van artikel V lid 2 onder b van het Verdrag van New York, om reden dat de licentieovereenkomst en daarmee de arbitrale vonnissen strijdig zijn met artikel 81 lid 1 EG.

8. Bij de beoordeling wordt voorop gesteld dat, zoals door het HvJEG is over-wogen in zijn arrest van 1 juni 1999, Eco Swiss China Time/ Benetton, C- 126/97, Jur. 1999, blz. I - 3055, artikel [81] EG een fundamentele bepaling vormt die onontbeerlijk is voor de vervulling van de taken van de Gemeenschap en in het bijzonder voor de werking van de interne markt, dat zij te beschouwen is als een bepaling van openbare orde in de zin van het Verdrag van New York, dat het gemeenschapsrecht vereist dat vragen over de uitlegging van het ver-bod van artikel [81] EG kunnen worden onderzocht door de nationale rechterlij-ke instanties die over de geldigheid van een arbitraal vonnis moeten beslissen en dat een nationale rechter een vordering tot vernietiging van een arbitraal vonnis moet toewijzen wanneer dat vonnis naar zijn oordeel inderdaad in strijd is met artikel [81] lid 1 EG, indien hij volgens de regels van zijn nationale pro-cesrecht een vordering tot vernietiging op grond van strijd met nationale regels van openbare orde moet toewijzen. Bij de beoordeling van een verzoek tot er-kenning en tenuitvoerlegging, zoals in dit geding aan de orde, gelden dezelfde uitgangspunten.

9. Uitgangspunt is tevens dat de licentieovereenkomst, gelet op haar inhoud en op de positie van partijen in de relevante geografische markt en productmarkt, in beginsel valt onder het toepassingsgebied van artikel 81 lid 1 EG. Geen grie-ven zijn immers gericht tegen de daarop betrekking hebbende overwegingen van de voorzieningenrechter. MDI betoogt echter - met wisselende argumenten - dat de overeenkomst gedekt wordt door een groepsvrijstellingsverordening, dan wel in aanmerking komt voor een individuele ontheffing krachtens artikel 81 lid 3 EG.

10. De - gelet op de tijdstippen van aanvang en beëindiging van de licentie-overeenkomst en op de data van de arbitrale vonnissen - in aanmerking ko-mende groepsvrijstellingen zijn de volgende. Ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, in 1990, waren van kracht Verordening Nr. 2349/84 ten aanzien van groepen octrooilicentieovereenkomsten en Verordening Nr. 556/89 ten aanzien van groepen know-how licentieovereenkomsten. Beide verordeningen zijn sinds 1 april 1996 vervangen door Verordening Nr. 240/96 ten aanzien van groepen overeenkomsten betreffende technologieoverdracht, met dien verstan-de dat in artikel 11 lid 3 van laatstgenoemde verordening het verbod van artikel [81] lid 1 EG niet van toepassing wordt verklaard op overeenkomsten die op 31 maart 1996 bestaan en voldoen aan de voorwaarden van de genoemde voor-heen geldende verordeningen. MDI heeft ook verwezen naar Verordening Nr. 1983/83 ten aanzien van groepen alleenverkoopovereenkomsten, maar deze verordening is niet van toepassing. De overeenkomst tussen partijen hield im-mers in dat aan VR een licentie werd verleend om producten van MDI te ver-vaardigen en te verkopen en niet dat MDI haar producten aan VR verkocht ten behoeve van wederverkoop.

11. Al deze verordeningen ten aanzien van technologielicenties verlenen in be-ginsel en onder voorwaarden vrijstelling van het verbod van artikel 81 lid 1 EG voor bepaalde mededingingsbeperkende afspraken tussen twee partijen, zoals vormen van gebiedsbescherming, maar zij bepalen tevens dat die vrijstelling niet geldt indien bepaalde, niet toegelaten beperkingen zijn overeengekomen.

12. Tot die niet toegelaten beperkingen behoort (in de bewoordingen van Ver-ordening Nr. 240/96) een verplichting van de licentienemer om alle of een deel van zijn rechten op de verbeteringen aan of de nieuwe toepassingen van de in licentie gegeven technologie aan de licentiegever over te dragen (artikel 3 aan-hef en onder 6 van Verordening Nr. 240/96, artikel 3 aanhef en onder 8 van Verordening Nr. 2349/84, artikel 3 aanhef en onder 2 a) van Verordening Nr. 556/89).

13. Het hof is evenals de voorzieningenrechter van oordeel dat de tweede vol-zin van clausule 3 van de Confidentiality and Non-Disclosure Agreement een dergelijke niet toegelaten verplichting tot overdracht van rechten vormt. Mede gelet op de omschrijving van het begrip “Information” in clausule 1 van datzelfde document (te weten “any design, engineering and other technical information, trade secrets and know-how in conjunction with products, designs and/or pro-duction methods of [MDI] and Sarkisian which they have already supplied to [VR] or will supply”) kan de tweede volzin van clausule 3 bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een verplichting van VR om haar rechten op verbete-ringen aan MDI over te dragen. Feiten of omstandigheden waaruit zou kunnen volgen dat de clausule, niettegenstaande haar bewoordingen, niet een dergelij-ke verplichting inhoudt zijn onvoldoende gesteld en niet gebleken. MDI heeft weliswaar in hoger beroep betoogd dat clausule 3 slechts ziet op niet-splitsbare verbeteringen, die zij omschrijft als verbeteringen die los en onafhankelijk van de gelicentieerde informatie geen zelfstandig bestaansrecht hebben en daarom niet vatbaar zijn voor vestiging van rechten, maar in deze uitleg, die geen steun vindt in de bewoordingen, vormt de clausule een overbodige en zelfs zinledige bepaling. VR zou immers geen rechten kunnen vestigen op deze niet-splitsbare verbeteringen, waarvan de rechten bij MDI zouden blijven berusten, zodat VR ook geen rechten aan MDI zou kunnen overdragen. Aan deze uitleg van de clausule gaat het hof dan ook voorbij.

14. Deze beoordeling brengt mee dat de licentieovereenkomst, ten tijde van haar ontstaan in 1990 en eveneens na de inwerkingtreding van Verordening Nr. 240/96, reeds vanwege het bestaan van clausule 3 niet op grond van een ver-ordening van het verbod van artikel 81 lid 1 EG was vrijgesteld. In dit verband merkt het hof nog op dat de stelling van MDI tijdens het pleidooi in hoger be-roep dat, anders dan Verordening Nr. 240/96, Verordening Nr. 2349/84 niet bepaalt dat met de aanwezigheid van een “grant-back-clausule” in een over-eenkomst de toepasselijkheid van de groepsvrijstelling voor de gehele overeen-komst komt te vervallen, onjuist is. Artikel 3 aanhef en onder 8 van deze veror-dening bepaalt immers dat in dat geval onder meer artikel 1 van de verorde-ning, waarin de vrijstelling wordt verleend, niet van toepassing is. Overigens is in Verordening Nr. 772/2004 ten aanzien van groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht, die Verordening Nr. 240/96 sinds 1 mei 2004 heeft ver-vangen, een ander systeem gevolgd, in die zin dat een dergelijke “grant-back-clausule” ingevolge artikel 5 lid 1 van die Verordening slechts een uitgesloten beperking vormt die niet leidt tot verval van de vrijstelling voor de andere on-derdelen van de overeenkomst.

15. MDI heeft in hoger beroep aangevoerd dat het, na het van kracht worden van Verordening Nr. 1/2003, ook aan de nationale rechter is om te beoordelen of er aanleiding bestaat een individuele ontheffing krachtens artikel 81 lid 3 EG te verlenen. Alhoewel de genoemde verordening op dit punt niet uitdrukkelijk voorziet in bepalingen van overgangsrecht, gaat het hof er van uit - mede gelet op de omstandigheid dat de verordening een ingrijpende wijziging inhoudt van het stelsel van bevoegdheden van enerzijds de Commissie en anderzijds de nationale rechter - dat zij geen terugwerkende kracht heeft, in die zin dat aan de rechter na 1 mei 2004 een ontheffing zou kunnen worden verzocht voor een tijdvak, gelegen voor die datum, laat staan ten aanzien van een overeenkomst die reeds in 1998 is beëindigd. Overigens zijn door MDI ook onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd die tot het toekennen van een individuele ont-heffing zouden kunnen leiden.

16. In beide zaken

Het hof:

- bekrachtigt de beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank

te ’s-Gravenhage van 27 mei 2004;

- veroordeelt MDI in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot aan deze uitspraak begroot op € 288,-- aan verschotten en € 2.682,-- voor

salaris.

Deze beschikking is gewezen door mrs. Fasseur-van Santen, Kiers-Becking

en Van Lierop en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 maart 2005,

in tegenwoordigheid van de griffier.