ECLI:NL:GHDHA:2024:2287

GERECHTSHOF DEN HAAG Civiel recht Team Handel Zaaknummer hof Den Haag : 200.317.568/01 Zaaknummer Hoge Raad : 20/01784 Zaaknummer hof Amsterdam : 200.230.866/01 Zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/625255 / HA ZA 17-270 Arrest van 1 oktober 2024 in de zaak van Earth Concepts B.V., gevestigd in Den Haag, appellante, hierna te noemen: Earth Concepts, advocaat: mr. W.J.A. Lansing, kantoorhoudend in Utrecht, tegen 1Upstream Advertising B.V., voorheen gevestigd in Amsterdam, geïntimeerde, hierna te noemen: Upstream, niet verschenen, 2. Earth Water International LTD, hierna te noemen: EWI,3. Earth Group Holdings LTD, hierna te noemen: EGH,beide gevestigd in Edmonton, Alberta, Canada, gevoegde partijen aan de zijde van geïntimeerde, hierna tezamen te noemen: EWI c.s., advocaat: mr. J.A.K. van den Berg, kantoorhoudend in Amsterdam. 1De zaak in het kort 1.1 Het gaat in deze zaak - na cassatie en verwijzing door de Hoge Raad - om de vraag of Earth Concepts jegens Upstream een vordering heeft tot levering van door Upstream gedeponeerde merken en of deze vordering tot levering voorgaat op de vordering tot levering die EGH/EWI c.s. jegens Upstream heeft. 1.2 Earth Concepts legt aan haar vordering ten grondslag een door haar overgelegde licentieovereenkomst met Upstream van 1 november 2010. Het hof draagt Earth Concepts in dit tussenarrest op te bewijzen dat die overeenkomst daadwerkelijk is gesloten en door haar is uitgevoerd.

2.1 Het verloop van de procedure na cassatie en verwijzing blijkt uit de volgende stukken: het exploot tot oproeping na verwijzing van 14 juli 2022 (na het arrest van de Hoge Raad van 11 februari 2022), de memorie na verwijzing van Earth Concepts, de antwoordmemorie na verwijzing van EWI c.s., productie 9 van Earth Concepts. 2.2 Op 14 maart 2024 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten van Earth Concepts en EWI c.s. hebben de zaak toegelicht, Earth Concepts aan de hand van pleitaantekeningen die zij heeft overgelegd. De zaak is voor Earth Concepts toegelicht door mr. Lansing voornoemd en diens kantoorgenoot mr. M.M. Verwilligen en voor EWI c.s. door mr. Van den Berg voornoemd.

3.1 Upstream was een reclamebureau. [bestuurder Upstream] (hierna: [bestuurder Upstream] ) was de indirect bestuurder van Upstream. [directeur EWE] (hierna: [directeur EWE] ) is vanaf 2005 enige tijd werkzaam geweest bij Upstream, eerst als freelance medewerker en uiteindelijk als managing partner. 3.2 EWI is een non-profit organisatie die op ideële gronden flessen water, koffie en thee verkoopt. Oprichter en bestuurder van EWI is de heer [oprichter EWI] (hierna: [oprichter EWI] ). Sinds 2004 gebruikt EWI de naam ‘Earth Water’ als handelsnaam voor haar onderneming en als merk voor door haar verkocht drinkwater. EWI heeft het Canadese merkrecht verkregen voor het volgende woord-/beeldmerk, gedeponeerd op 5 oktober 2005 voor waren in de klassen 16, 25 en 32 (Bottled water, T-shirts, decals, stickers): 3.3 Upstream heeft in eerste aanleg een op 5 april 2007 gedateerde samenwerkingsovereenkomst overgelegd, die gesloten zou zijn tussen Upstream en Earth Water Europe B.V. (zie r.o.3.5). De overeenkomst is namens Earth Water Europe B.V. getekend door [directeur EWE] en [medewerker EWE] (hierna: [medewerker EWE] ), en namens Upstream door [bestuurder Upstream] . In artikel 1 van deze overeenkomst is bepaald dat alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toekomen aan Upstream. In artikel 4 van de overeenkomst is bepaald dat de opdrachtgever (waarmee kennelijk Earth Water Europe B.V. is bedoeld) – indien hij voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst – een exclusieve gebruikslicentie krijgt. 3.4 Earth Concepts heeft een brief gedateerd 28 april 2007 overgelegd, op briefpapier van “Earth Water Europe B.V.” met daarop het hierna in r.o. 3.14 vermelde logo, waarin [medewerker EWE] het volgende aan [oprichter EWI] schrijft: (…) As discussed by telephone, I send you by post the confirmation of the appointments we made with Upstream Advertising. We have made the next deal with [bestuurder Upstream] / Upstream Advertising; • He will works the coming 3 years for free for us (ends 01 -05-2010) • He will take care for the registrations, will pay the invoices and defends the registrations and will take care of the costs • You are allowed to use the EARTH logo, which Upstream designed, in Canada and US • After 3 years Upstream will receive 35.000 EUR a year all in, as a “license fee” for the use of the brand Earth Water (…) [medewerker EWE] Co founder Earth Water Europe (…) Founding Partner ABN AMRO Bank (…) 3.5 Op 11 mei 2007 heeft EWI Earth Water Europe B.V. (hierna: EWE) opgericht voor de exploitatie van haar onderneming in Europa. [directeur EWE] was per 1 juli 2007 directeur van EWE. Ook [medewerker EWE] was werkzaam voor EWE. 3.6 Upstream heeft in eerste aanleg een licentieovereenkomst die tussen Upstream en EWE zou zijn gesloten overgelegd, gedateerd 12 november 2007. De overeenkomst is namens Upstream getekend door [bestuurder Upstream] en namens EWE door [medewerker EWE] en bepaalt onder meer: Upstream is houder van het Benelux en Gemeenschaps beeld en woord merk Earth Water, gedeponeerd als Benelux woordmerk op 3 juni 2008, onder nummer 0846223 voor waren en/of diensten in de klasse(n) 32, 35,36 (hierna: het Merk); Upstream ontwikkelt ten behoeve van EWE huisstijl, reclamematerialen, website, logo en verpakkingen (hierna het Product) (…) Art. 1. 1. Upstream verleent hierbij aan EWE het recht om het Merk binnen Europa (...) te gebruiken, (…). Art. 2. 2.1 EWE zal Upstream per 1 juli 2010 een bedrag van € 35 000 betalen als vergoeding voor het in artikel 1 verleende recht. 2.2. verlenging na 1 juli 2010 geschiedt op basis van een jaarlijkse licentievergoeding van 1,25% over de gefactureerde omzet met een jaarlijks minimum van € 35 000, per kwartaal af te rekenen. (…) Art. 4. 4.1. Deze overeenkomst is aangegaan tot 1 juli 2010. Partijen kunnen in onderling overleg deze overeenkomt verlengen op basis van een jaarlijkse licentievergoeding van 1,25% over gefaktureerde omzet met een jaarlijks minimum van € 35 000, per kwartaal af te rekenen. 3.7 Earth Concepts heeft in hoger beroep een licentieovereenkomst die tussen Upstream en EWE zou zijn gesloten overgelegd, eveneens gedateerd 12 november 2007. Deze overeenkomst is namens Upstream getekend door [bestuurder Upstream] en namens EWE door [medewerker EWE] en is nagenoeg gelijk aan de in 3.6 bedoelde overeenkomst, zij het dat de datum en het nummer van het depot en de specificatie van de klassen waarvoor het merk is ingeschreven ontbreken, evenals artikel 2.2 en een definitie van het woord “Product” (en dat in deze overeenkomst soms ook de spelling “Produkt” wordt gebruikt). 3.8 Bij e-mail van 4 april 2008 heeft [medewerker Upstream 2] namens Upstream onder meer het volgende geschreven aan Merkenbureau [Merkenbureau] B.V. (hierna: [Merkenbureau] ): Bij deze bevestig ik onze afspraak voor een identiek merkenonderzoek voor het woordmerk “Earth Water”. Dit onderzoek hoeft nu alleen nog maar uitgevoerd te worden in de Benelux. (…) Wij willen ons graag registreren voor de volgende klasse: (…) 3.9 Bij e-mail van 29 mei 2008 heeft [medewerker EWE] aan EWI (met cc aan [oprichter EWI] ) geschreven: (…) As you know, 28 March we gave you a loan of 28.000 Euro. ABN AMRO was not happy with this (…) Every week I have to fill in papers that have to tell what the financial situation is and from who do we get money I told the ABN AMRO that the money was coming back within 30 day. This isn’t the fact. Now I am saying: its coming soon Can you provide us from some more information what your financial situation is? Can you provide us with some information when do you think we will receive our money back? Cheers, [medewerker EWE] 3.10 Bij e-mail van 30 mei 2008 heeft [medewerker EWI] van EWI (hierna: [medewerker EWI] ) het volgende aan [medewerker EWE] geschreven: (…) As far as the 28,000 Euros is concerned, we are not in any position to transfer that amount to our European subsidiary at this time. (…) 3.11 Op 3 juni 2008 heeft Upstream bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE) het woordmerk ‘Earth Water’ gedeponeerd voor waren en diensten in de klassen 32 (bier en - samengevat - mineraalwater en frisdrank), klasse 35 (reclame en promotie) en klasse 36 (fondsenwerving). Dit woordmerk heeft het depotnummer 1160571 en het inschrijvingsnummer 0846223. 3.12 Bij e-mail van 4 juni 2008 heeft [medewerker EWI] het volgende aan [medewerker EWE] geschreven: (…) Now I understand that this makes you very nervous because you feel that you are on the hook for your father’s and friend’s money.

Beoordelingskader 5.1 Het hof stelt voorop dat Earth Concepts in haar memorie na verwijzing en tijdens de mondelinge behandeling vergeefs (weer) heeft betoogd dat zij op grond van de overeenkomst van 11 augustus 2010 (zie r.o. 3.22) recht heeft op levering van de Merken. Het beroep op deze overeenkomst leidde in de memorie van grieven tot een eiswijziging (zie r.o. 4.3). Het hof Amsterdam heeft deze eiswijziging niet toegestaan, omdat deze niet deugdelijk aan Upstream is betekend. Het is vervolgens uitgegaan van de vordering tot nakoming van de Licentieovereenkomst (zie r.o. 3.25) en de daaraan gekoppelde grondslag dat het recht van Earth Concepts op levering van de Merken volgt uit de Licentieovereenkomst. Earth Concepts is hier in cassatie niet tegen opgekomen, zodat ook dit hof uitgaat van de vordering tot nakoming van de Licentieovereenkomst. 5.2 Het hof leest die vordering in lijn met het arrest van de Hoge Raad als een vordering tot vaststelling dat Earth Concepts uit hoofde van de Licentieovereenkomst jegens Upstream een vordering heeft tot levering van de Merken. 5.3 In aanmerking genomen dat EWI c.s. zich aan de zijde van Upstream heeft gevoegd, volgt uit het arrest van de Hoge Raad dat het hof in deze procedure kan uitmaken wiens recht op levering van de Merken in de onderlinge verhouding tussen Earth Concepts en EWI c.s. ex artikel 3:298 BW dient voor te gaan en of EWI c.s. zich kan beroepen op het bepaalde in artikel 453a lid 2 Rv. Earth Concepts en EWI c.s. hebben het hof expliciet gevraagd dit te beoordelen. 5.4 Het hof zal de grieven van Earth Concepts, met in achtneming van het voorgaande, gezamenlijk behandelen. Standpunt Earth Concepts 5.5 Earth Concepts legt, samengevat en met inachtneming van het in r.o. 5.1 overwogene, aan haar vordering het volgende ten grondslag: Earth Concepts heeft op grond van artikel 4.2 dan wel 4.3 van de Licentieovereenkomst jegens Upstream recht op levering van de Merken; het uit de Licentieovereenkomst voortvloeiende recht van Earth Concepts op levering van de Merken gaat ex artikel 3:298 BW voor op dat van EWI c.s., omdat dit recht ouder is dan dat van EWI c.s., die haar recht op levering uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst (zie r.o. 3.37) later heeft verkregen; de levering van de Merken aan EWI c.s. kan op grond van artikel 453a lid 1 Rv niet aan Earth Concepts als beslaglegger worden tegengeworpen; en EWI c.s. geniet geen derdenbescherming onder artikel 453a lid 2 Rv, omdat EWI c.s. de Merken om niet heeft verkregen dan wel EWI c.s. ten tijde van de levering bekend was met het beslag op de Merken van Earth Concepts en daarmee niet te goeder trouw was. Standpunt Upstream en EWI c.s. 5.6 Upstream heeft in eerste aanleg bestreden dat Earth Concepts recht heeft op levering van de Merken. Zij heeft in dit kader, kort weergegeven, aangevoerd: 1. dat de Licentieovereenkomst niet geldig is, en 2) dat de Licentieovereenkomst niet echt is. Ter onderbouwing van het standpunt dat de Licentieovereenkomst niet geldig is, heeft Upstream gesteld dat zij op grond van artikel 3:84 BW niet bevoegd was om over de Merken te beschikken, aangezien zij deze te kwader trouw, althans onder invloed van misleiding/bedrog door [directeur EWE] en [medewerker EWE] , heeft gedeponeerd, zodat zij geen rechtsgeldig houdster is geworden. In aanvulling hierop voert EWI c.s. aan, samengevat, dat Upstream (in opdracht van EWE) handelde als agent en de Merken zonder toestemming van de principaal, EWI, onbevoegd heeft gedeponeerd, zodat de Merken op grond van de directe of analoge toepassing van artikel 6 septies Unieverdrag van Parijs (UvP) bij wijze van remedie aan EWI moe(s)ten worden (en dus terecht zijn) overgedragen, althans dat de Merken door Upstream op grond van artikel 2.4 sub f BVIE (oud), artikel 20 Uniemerkenverordening en/of artikel 6:103 BW aan haar moe(s)ten worden (en dus terecht zijn) overgedragen. Ter onderbouwing van het standpunt dat de Licentieovereenkomst niet echt is, heeft Upstream aangevoerd dat Earth Concepts zich wel vaker van onechte, geantedateerde stukken heeft bediend. In dit verband heeft zij verwezen naar de e-mail van [medewerker EWE] van 15 april 2014 (zie r.o. 3.33) en naar het feit dat er meerdere versies van de licentieovereenkomst bestaan. 5.7 Ten aanzien van de vraag wiens recht op levering voorgaat indien komt vast te staan dat Earth Concepts een recht op levering heeft, heeft Upstream in eerste aanleg, samengevat, aangevoerd dat van haar in redelijkheid niet kan worden gevorderd dat zij – als zij daartoe al bevoegd zou zijn – de Merken overdraagt aan een partij die deze via verduistering c.q. list en bedrog aan de werkelijk rechthebbende heeft willen onttrekken. Het hof leest hierin een beroep op de uitzonderingsbepaling van artikel 3:298 BW dat het oudste recht op levering niet voorgaat als de eisen van redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzetten. Het standpunt van EWI c.s. in hoger beroep sluit hierbij aan. In aanvulling hierop voert EWI c.s. in hoger beroep aan, samengevat, dat de door Earth Concepts gelegde beslagen op grond van artikel 453a lid 2 Rv niet aan haar kunnen worden tegengeworpen, omdat EWI c.s. ten tijde van de levering te goeder trouw was en de Merken in het kader van een schikking (en dus niet om niet) heeft verkregen. Merken te kwader trouw gedeponeerd? 5.8 Volgens de hoofdregel van artikel 150 Rv is het aan Upstream en EWI c.s. om hun stelling dat Upstream de Merken te kwader trouw, dan wel onder invloed van misleiding/bedrog heeft gedeponeerd, voldoende te onderbouwen en – als daaraan wordt toegekomen – te bewijzen. Upstream en EWI c.s. beroepen zich immers op de rechtsgevolgen van die stelling. 5.9 Het hof is van oordeel dat er onvoldoende grond is om aan te nemen dat er ten tijde van het deponeren van de Merken sprake was van kwade trouw aan de zijde van Upstream, dan wel van misleiding/bedrog van Upstream door [directeur EWE] en [medewerker EWE] . Voor dit oordeel is het volgende redengevend. 5.10 Ten eerste is de stelling van Upstream (in eerste aanleg) dat [directeur EWE] en/of [medewerker EWE] de Merken op naam van Upstream hebben gedeponeerd zonder daartoe strekkende opdracht van Upstream, onjuist. Dit blijkt uit de in r.o. 3.8 en 3.13 bedoelde e-mails, in samenhang met de door Earth Concepts overgelegde verklaring van [medewerker Upstream 1] , die van 2008 tot half 2012 heeft gewerkt bij Upstream. [medewerker Upstream 1] heeft onder meer verklaard dat hij in de betreffende periode in opdracht van [bestuurder Upstream] en [directeur EWE] een aantal keer het “merk/logo van Earth Water” bij het merkenbureau [Merkenbureau] op naam van Upstream heeft laten registreren. Dat [medewerker EWE] in 2012 (volgens Upstream onbevoegd) een brief heeft gestuurd namens Upstream waarin hij aan [Merkenbureau] mededeelt de merkenportefeuille onder te brengen bij Onel (productie B1 van Upstream) en in 2014 heeft getracht de Merken op naam van The YNDA Foundation te laten zetten (zie r.o. 3.32), kan daar niet aan af doen (wat er ook zij van de vraag of dit laatste zonder opdracht van Upstream gebeurde – zoals Upstream stelt – of in vervolg op het als productie 21 bij de memorie van grieven overgelegde verzoek van [bestuurder Upstream] tot afwikkeling van 21 augustus 2013 – zoals Earth Concepts stelt). 5.11 Ten tweede heeft Upstream wisselende en aantoonbaar onjuiste standpunten ingenomen over de (reden van de) merkdepots door Upstream, terwijl Earth Concepts, [directeur EWE] en [medewerker EWE] daarover consistent en onderbouwd hebben verklaard.

Het hof: - laat Earth Concepts toe tot het bewijs van haar stelling dat zij en Upstream de door haar gestelde, in r.o. 3.25 bedoelde, licentieovereenkomst van 1 november 2010 hebben gesloten en dat Earth Concepts haar daarin vermelde verplichtingen heeft uitgevoerd; - bepaalt dat, indien Earth Concepts getuigen wil doen horen, de getuigenverhoren zullen worden gehouden in een der zittingszalen van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag voor de hierbij benoemde raadsheer-commissaris mr. J.I. de Vreese-Rood, op 12 december 2024 om 11.00 uur; - bepaalt dat, indien één der partijen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak opgeeft verhinderd te zijn op de genoemde datum en daarbij de verhinderdata van beide partijen in de maanden december 2024 tot en met februari 2024 opgeeft, de raadsheer-commissaris (in beginsel eenmalig) een nadere datum en tijdstip voor de getuigenverhoren zal vaststellen; - houdt iedere verdere beslissing aan. Dit arrest is gewezen door mr. J.I. de Vreese-Rood, mr. A.D. Kiers-Becking en mr. M.W.D. van der Burg en in het openbaar uitgesproken op 1 oktober 2024 in aanwezigheid van de griffier. Zie HR 11 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:164.

(…) If you have profits that the parent company can use to alleviate the debt situation then we need to know this. (…) We have some significant problems – our employees haven’t been paid for some time, we have trade creditors screaming at us because we have immediate payables of $271K that are well overdue and our long-term debt-holders are increasingly concerned. I won’t lie to you – it is not a pretty picture. (…) 3.13 Bij e-mail van 10 juli 2009 heeft [medewerker Upstream 3] , namens Upstream, onder meer het volgende aan [Merkenbureau] geschreven (met vermelding van het in r.o. 3.14 weergegeven logo): (…) Bijgevoegd het logo van Earth Water dat we graag willen registreren als beeldmerk in dezelfde klassen als het woordmerk. (…) 3.14 Op 3 augustus 2009 heeft Upstream bij het BBIE voor waren in de klassen 32, 35 en 36 het volgende woord-/beeldmerk gedeponeerd: Dit woord-/beeldmerk heeft het depotnummer 1186142 en het inschrijvingsnummer 0867238. Het hof noemt dit merk tezamen met het in r.o. 3.11 bedoelde woordmerk hierna: de Merken. 3.15 In 2009 is een geschil ontstaan tussen EWI/EWE/Upstream en [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1] ) over diens gebruik van onder meer de Merken. In een email van 19 januari 2010 heeft [betrokkene 1] aan Earth Water France onder meer het volgende geschreven: (…) Sorry Earth Water is my name and registered for complete Europe Upstream has only registered Benelux. [oprichter EWI] knows about this problem for more than 1 year and my lawyers are writing him about these problems with Earth Water in the rest of Europe (…) 3.16 Bij e-mail van 9 juni 2010 heeft [bestuurder Earth Concepts] (indertijd adviseur van EWE en latere oprichter en eerste bestuurder van Earth Concepts, hierna: [bestuurder Earth Concepts] ) aan [medewerker EWE] , [directeur EWE] en [adviseur Earth Concepts] (adviseur van Earth Concepts, hierna: [adviseur Earth Concepts] ), onder meer geschreven: Bijgaand de licentieovereenkomst die ik nu wel uit het systeem krijg. Tevens een to do lijstje voor het oprichten van een vennootschap. (…) In de licentieovereenkomst is opgenomen dat op het eigendom recht van de merkregistratie op ieder moment over kan gaan aan Earth Concepts Europe B.V. Upstream moet zich hier uiteraard in kunnen vinden. Ik stel voor dat we volgende week bij elkaar komen om alle documenten te tekenen (…) Mochten er nog vragen zijn dan verneem ik die graag P.S. ik wil de documenten best printen maar het is wel aardig indien dit op briefpapier van Upstream is. Kan ik een paar velletjes halen bij de lijnbaansgracht? 3.17 Bij e-mail van 22 juni 2010 heeft [bestuurder Earth Concepts] onder meer het volgende aan [directeur EWE] geschreven: Bijgaand de aangepaste concept overeenkomsten. De bedragen zijn aangepast en er is een looptijd in opgenomen van 2 jaar. De overeenkomst moet derhalve gedateerd worden op 1 juli 2008. Het uitblijven van betaling heb ik erin gehouden voor de zekerheid. Aan de brief zijn vier bijlagen gehecht: 1) Een ongetekende brief van Upstream aan EWE gedateerd 28 januari 2010, waarin staat dat de factuur van december 2009 terzake van het licentierecht over 2009 nog niet is betaald, met sommatie deze binnen 14 dagen te betalen. 2) Een niet ondertekende licentieovereenkomst tussen Upstream en EWE, die afwijkt van de in r.o. 3.6 en 3.7 bedoelde overeenkomsten. Zo noemt deze overeenkomst de depotgegevens van beide Merken, bevat artikel 4 de verplichting om bij verkrijgers van het Merk te bedingen dat deze de licentie in stand zullen laten en bepaalt artikel 5 dat de overeenkomst wordt aangegaan voor 2 jaar na datum van ondertekening. 3) Een niet ondertekende overeenkomst tussen Upstream en Earth Concepts, waarin Upstream aan Earth Concepts een licentie verleent voor het gebruik van onder meer de Merken. De inhoud van deze overeenkomst stemt in grote lijnen overeen met de in r.o. 3.26 bedoelde overeenkomst. 4) Een niet ondertekende brief van Upstream aan EWE gedateerd 1 mei 2010, met als onderwerp “opzegging licentierecht Earth Water 2009” waarin Upstream vermeldt dat de betaling van de licentievergoeding van december 2009 is uitgebleven en dat de licentieovereenkomst van 1 juli 2008 overeenkomstig de daarin opgenomen artikelen 2.4 en 5.2 per 1 juli 2010 zal vervallen. [directeur EWE] heeft deze e-mail bij e-mail van 23 juni 2010 doorgestuurd aan [medewerker EWE] met de tekst: Bijgaand de aangepaste concepten. In het bijzonder de jaarlijkse prijs en de looptijd is aangepast. (…) 3.18 Op 1 juli 2010 heeft Upstream aan EWE medegedeeld de licentieovereenkomst per 1 juli 2010 op te zeggen en medegedeeld dat de overeenkomst ook eindigt vanwege de afloop van de overeengekomen licentie. 3.19 Op 1 juli 2010 heeft [bestuurder Earth Concepts] Earth Concepts opgericht. Earth Concepts houdt zich onder meer bezig met de productie van mineraalwater en overig gebotteld water. In een door Earth Concepts overgelegd uittreksel uit het handelsregister van 3 juni 2014, staat [medewerker EWE] sinds 1 april 2011 vermeld als directeur en gevolmachtigde en staan [medewerker EWE] en [directeur EWE] – via hun holding-vennootschappen – met ingang van 30 december 2011 tevens vermeld als indirecte bestuurders. 3.20 Bij e-mail van 7 juli 2010 heeft [directeur EWE] aan een werknemer van Upstream onder meer geschreven: Kan je hier een (nep-)factuur van opmaken gericht aan [medewerker EWE] ? 3.21 Bij e-mail van 28 juli 2010 heeft [medewerker EWE] onder meer het volgende aan [oprichter EWI] geschreven: (…) Onderwerp Summary Telephone call 27 July 2010 (…) Dear mr. [oprichter EWI] , As spoken by telephone. • Upstream Advertising; designed and registered the name, website and logo Earth Water for Europe; in return they offered free Marketing & Office for the first 3 years of the foundation of EWE to help EWE to be competitive in the water-market • Upstream Advertising wants to have License Fee, as agreed when we started, from the date of 1 July 2010; 35.000 Euro a year • [directeur EWE] & [medewerker EWE] can’t pay this fee and EWI, after several request, either so the partnership with Upstream Advertising could stop immediately (…) 3.22 EWI c.s. heeft in hoger beroep als productie 14 een licentieovereenkomst met als datum van ondertekening 11 augustus 2010 overgelegd, waarbij Upstream aan “Earth Concepts Europe B.V.” een licentie verleent voor het gebruik van de Merken. Die licentieovereenkomst is namens Upstream ondertekend door [bestuurder Upstream] en namens “Earth Concepts Europe B.V.” door [bestuurder Earth Concepts] en bevat een artikel 4 dat nagenoeg gelijk is aan het hierna in r.o. 3.25 geciteerde artikel 4, zij het dat in artikel 4.3.

Dit doet naar het oordeel van het hof afbreuk aan de geloofwaardigheid van het thans door Upstream/ [bestuurder Upstream] ingenomen standpunt dat de Merken te kwader trouw zijn gedeponeerd. Het hof licht dit als volgt toe. 5.11.1 Volgens Earth Concepts hadden EWI en EWE niet de middelen om Upstream te betalen voor de aan haar opgedragen ontwikkeling van de ‘look and feel’ (merk, verpakkingen) van EARTH Water en is daarom, met instemming van EWI, tussen EWE en Upstream afgesproken dat Upstream de Merken mocht deponeren, als zekerheid voor betaling na drie jaar. Dit verhaal strookt met het door Upstream in de procedure tegen EWI ingenomen standpunt. De stelling dat EWE/EWI financieel in zwaar weer verkeerde, is door Earth Concepts met stukken onderbouwd (producties 9a tot en met 10 bij de memorie van grieven, zie onder meer r.o. 3.10 en 3.12). Daarnaast strookt het verhaal van Earth Concepts met de inhoud van de e-mail van [medewerker EWE] aan [oprichter EWI] van 28 juli 2010 (zie r.o. 3.21). In de onderhavige zaak hebben Upstream en EWI c.s. het telefoongesprek en de ontvangst van de aan [oprichter EWI] gerichte e-mail van 28 juli 2010 niet betwist. Het hof gaat er daarom van uit dat [oprichter EWI] in juli 2010 van deze mail op de hoogte was. Uit de stukken blijkt niet dat EWI/ [oprichter EWI] tegen de inhoud van de e-mail van 28 juli 2010 heeft geprotesteerd. Dit alles onderbouwt het verhaal van Earth Concepts. Overigens komt het verhaal van Earth Concepts ook overeen met de gang van zaken die blijkens de verklaring van [… 2] (hierna: [… 2] ) is gehanteerd voor Brazilië. In een e-mail van 5 januari 2014 (productie 17c bij de memorie van grieven), heeft [… 2] in de kern verklaard dat [oprichter EWI] hem eind 2009/begin 2010 vertelde dat hij geen geld had om buiten Canada te investeren in het merk EARTH, en dat [oprichter EWI] daarom met hem heeft afgesproken dat hij het merk EARTH (dat hem door Upstream werd gemaild) zelf mocht registreren voor Brazilië. 5.11.2 Hier staat tegenover dat Upstream van standpunt is gewisseld. Zij zegt nu immers de Merken te kwader trouw te hebben gedeponeerd, terwijl zij blijkens de overwegingen 4.7 en 4.8 van het vonnis van 14 augustus 2013 in de rechtszaak tussen haar en EWI met succes heeft verdedigd: dat zij tot het deponeren van de Merken bevoegd was uit hoofde van een overeenkomst met EWE, omdat EWE enerzijds geen middelen had om Upstream voor het ontwerpen van het beeldmerk te betalen en anderzijds het risico bestond dat bij een deconfiture de merkrechten in de boedel zouden achterblijven, en dat door EWI is aangestuurd op merkenregistratie door Upstream. Upstream en EWI c.s. geven als verklaring voor dit gewijzigde standpunt dat [bestuurder Upstream] door [directeur EWE] en [medewerker EWE] is misbruikt en uit angst heeft gehandeld (vanwege door Earth Concepts vermeend vals opgestelde facturen), en dat hem inmiddels “de schellen van de ogen zijn gevallen”. Hij zou nu inzien dat [directeur EWE] en [medewerker EWE] zich de Merken met een vooropgezet plan via verduistering c.q. list en bedrog hebben toegeëigend. De procedure uit 2013 werd volgens Upstream en EWI c.s. in feite gevoerd door Earth Concepts, die daarvoor betaalde en [bestuurder Upstream] verklaringen influisterde. [bestuurder Upstream] zou geen andere bemoeienis hebben gehad met die procedure dan dat hij conform de instructies van [directeur EWE] en [medewerker EWE] ter comparitie een verklaring heeft afgelegd en zou in de procedure tegen EWI nooit stukken hebben ontvangen van de advocaat. Ter onderbouwing van dit standpunt verwijst EWI c.s. naar de e-mails van [medewerker EWE] van 20 maart 2013 (r.o. 3.30) en 16 april 2014 (r.o. 3.34). Het hof ziet onvoldoende grond om Upstream en EWI c.s. hierin te volgen. Allereerst blijkt uit de door Earth Concepts in hoger beroep overgelegde brieven van de advocaat in de betreffende procedure (producties 19a tot en met 19h van Earth Concepts) dat de advocaat wel degelijk (proces)stukken aan Upstream heeft gestuurd en om inbreng heeft gevraagd. Verder blijkt uit de e-mail van 16 april 2014 (r.o.3.34) dat Upstream/ [bestuurder Upstream] om een akkoord is gevraagd. Daarnaast is het gelet op de samenwerking tussen Earth Concepts en Upstream, de slechte financiële situatie van Upstream en het belang van de uitkomst van de procedure voor Earth Concepts, niet zonder meer verdacht dat Earth Concepts betaalde voor de kosten van Upstream in de procedure tegen EWI, daarin het voortouw in nam en met [bestuurder Upstream] afstemde welke boodschap aan de rechter moest worden afgegeven. In elk geval kan daar niet uit worden afgeleid dat Upstream in die procedure onwaarachtig heeft verklaard. 5.12 Ten derde vindt de stelling van Upstream en EWI c.s. onvoldoende onderbouwing in de door hen overgelegde stukken. Het hof motiveert dit als volgt: 5.12.1 Upstream en EWI c.s. beroepen zich op de hierna in r.o. 5.22 te bespreken stukken. Deze stukken onderbouwen niet dat ten tijde van het deponeren van de Merken sprake was van een vooropgezet plan om de Merken toe te eigenen. Weliswaar wordt in de r.o. 3.28 bedoelde e-mail correspondentie gesproken over het ‘geruisloos oversluizen’ van de activiteiten van EWE naar Earth Concepts en over het nog steeds op ‘strategie-koers’ zitten, maar uit de opmerking van [medewerker EWE] “We hebben afgewacht wat [oprichter EWI] zou doen en ons in feite een jaar rustig gehouden” kan worden afgeleid dat bedoelde strategie pas in 2010 is ingezet. Ook de andere producties waaruit Upstream en EWI c.s. afleiden dat sprake is van antedatering, of falsificatie van stukken door Earth Concepts, zijn allemaal van 2010 en daarna. Dat geldt ook voor de oprichting van Earth Concepts op 1 juli 2010. Uit het feit dat [directeur EWE] en [medewerker EWE] (die ten tijde van de merkdepots nog voor EWE werkten) twee jaar na het depot van het woordmerk en een jaar na het depot van het woord-/beeldmerk hun eigen koers zijn gaan varen met Earth Concepts en op de overdracht van de Merken aan Earth Concepts hebben ingezet, kan naar het oordeel van het hof niet worden afgeleid dat zij daartoe ten tijde van de merkdepots al het voornemen hadden; ook niet in samenhang met de andere gestelde feiten en omstandigheden. 5.12.2 Uit de e-mail van 29 april 2014 van [medewerker EWE] aan Upstream/ [bestuurder Upstream] (r.o. 3.35) kan, anders dan Upstream meent, niet worden afgeleid dat Earth Concepts/ [medewerker EWE] erkent dat het merkrecht van Upstream ongeldig is. [medewerker EWE] schrijft daarin weliswaar dat Upstream nog geen merk heeft, maar een rechtszaak heeft lopen, maar die e-mail kan gelet op het feit dat primair de overdracht en subsidiair de vernietiging van de Merken onderwerp was van die rechtszaak, niet anders worden gelezen dan dat [medewerker EWE] bedoelde dat het behoud van de Merken vanwege de rechtszaak nog niet zeker was. 5.13 Bovendien blijkt uit de in hoger beroep door Earth Concepts overgelegde verklaringen van [betrokkene 2] , [betrokkene 3] , [adviseur Earth Concepts] en [betrokkene 4] (producties 8a tot en met 8d van Earth Concepts) dat EWI ( [oprichter EWI] ) er in 2008, althans in elk geval in 2009, ten tijde van het conflict met [betrokkene 1] , van op de hoogte was dat de Merken op naam van Upstream waren geregistreerd. Uit die verklaringen blijkt bovendien dat [oprichter EWI] ermee instemde dat Upstream merkhouder was, de Merken tegenover [betrokkene 1] verdedigde en een licentie uitgaf aan de onderneming van [betrokkene 2] . Het hof wijst op de volgende passages uit deze verklaringen: - [betrokkene 2] : Sinds 1 augustus 2009 voer ik officieel het merk EARTH Water (…) binnen de Benelux en met name in Nederland.

de datum 1 juli 2011 wordt genoemd. 3.23 Bij e-mail van 11 augustus 2010 heeft [adviseur Earth Concepts] het volgende geschreven aan [bestuurder Earth Concepts] , [directeur EWE] en [medewerker EWE] : Beste [directeur EWE] , Wil je deze brieven uitprinten op papier van Upstream en deze laten tekenen door [bestuurder Upstream] De contracten volgen Groet van [bestuurder Earth Concepts] en [adviseur Earth Concepts] voor de correspondentie UP naar EWE (…) Hierop volgen 6 korte briefjes waarin: 1) [bestuurder Upstream] aan [directeur EWE] mededeelt “het merk” te zullen registreren en vastlegging van afspraken in een contract te willen, waarboven de datum 8 februari 2007 is vermeld, 2) [bestuurder Upstream] aan [directeur EWE] voorstellen doet voor in een licentieovereenkomst op te nemen afspraken, met daaronder vermeld: “Amsterdam 12 mei 2007”, 3) [bestuurder Upstream] aan [directeur EWE] meldt merkregistratie te hebben aangevraagd en akkoord te gaan met een voorstel van [directeur EWE] voor de licentievergoeding, waarboven de datum 2 juli 2007 is vermeld, 4) [bestuurder Upstream] aan [directeur EWE] en [medewerker EWE] vraagt twee door hem getekende contracten te ondertekenen en een exemplaar aan hem te retourneren, waarboven de datum 12 november 2007 is vermeld, 5) [bestuurder Upstream] aan [directeur EWE] een nieuwe licentieovereenkomst stuurt “ter vervanging van de overeenkomst d.d. 12 nov 2007”, waarboven de datum 6 juni 2008 is vermeld, en 6) [bestuurder Upstream] aan [directeur EWE] onder meer mededeelt dat hij zich zorgen begint te maken over de omzetontwikkeling, dat de contractdatum van 1 juli 2010 in zicht komt en dat in het contract is voorzien dat Upstream het recht heeft om het contract bij niet betaling niet te verlengen, waarboven de datum 7 februari 2010 is vermeld. [directeur EWE] heeft deze e-mail bij e-mail van 31 augustus 2010 zonder begeleidende tekst aan Upstream doorgestuurd. 3.24 Bij e-mail van 13 oktober 2010 heeft [adviseur Earth Concepts] aan [medewerker EWE] en [directeur EWE] (met kopie aan [bestuurder Earth Concepts] ) onder meer geschreven: (…) Heel graag ontvang ik van jullie het getekende licentiecontract Tussen Upstream en Earth Concepts. Dat hebben we nodig voor ons archief (…) 3.25 Earth Concepts heeft in eerste aanleg een licentieovereenkomst met als datum van ondertekening 1 november 2010 overgelegd, waarbij Upstream aan Earth Concepts een licentie verleent voor het gebruik van onder meer de Merken (hierna: de Licentieovereenkomst). Deze overeenkomst is namens Upstream ondertekend door [bestuurder Upstream] en namens Earth Concepts door [medewerker EWE] en vermeldt onder meer het volgende: (…) 2.1 EARTH Concepts zal Upstream ieder jaar een bedrag betalen als licentie-vergoeding voor het in artikel 1 verleende recht. De hoogte wordt jaarlijks in onderling overleg vastgesteld, met een minimum bedrag van 9.000 EUR per jaar. (…) 4.1. Het is Upstream niet toegestaan het Merk en product over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van EARTH Concepts. 4.2. EARTH Concepts is vanaf de aanvang van deze overeenkomst gerechtigd om op eerste verzoek overdracht van de inschrijving en eigendom van het merk en product te vorderen van Upstream tegen een nader overeen te komen vergoeding die echter niet meer zal bedragen dan € 5.000,-. 4.3. Indien EARTH Concepts niet overgaat tot het in artikel 4.2. beschreven verzoek tot eigendomsoverdracht van het Merk en Product zal deze eigendomsoverdracht in ieder geval van rechtswege plaatsvinden vanaf 1 november 2013 tegen betaling van een vergoeding die echter niet meer zal bedragen dan € 5.000,-. 4.4. Upstream zal na het verzoek van EARTH Concepts tot overdracht van het Merk danwel na ommekomst van de termijn in artikel 4.3. zonder voorbehoud alle medewerking verlenen aan de overdracht van het Merk en Product aan EARTH Concepts. 5.1. Deze overeenkomst is aangegaan voor de looptijd van het Merk en eindigt (…) van rechtswege onmiddellijk nadat het merk op eerste verzoek danwel na ommekomst van de in artikel 4.3 genoemde termijn is overgedragen aan EARTH Concepts. (…) 3.26 Earth Concepts heeft in eerste aanleg verder een op 1 november 2010 gedateerde en ondertekende (samenwerkings)overeenkomst tussen Upstream en Earth Concepts overgelegd. Deze overeenkomst is namens Upstream ondertekend door [bestuurder Upstream] en namens Earth Concepts door [medewerker EWE] . De samenwerkingsovereenkomst vermeldt onder meer dat uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toekomen aan Upstream, dat de overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en dat “de merknamen” in geval van faillissement van Upstream aan Earth Concepts zullen worden overgedragen tegen de vergoeding van de door Upstream Advertising gemaakte registratiekosten. 3.27 Bij e-mail van 5 november 2010 heeft [adviseur Earth Concepts] aan [medewerker EWE] , [directeur EWE] en [bestuurder Earth Concepts] onder meer geschreven: (…) Heb nog niet het getekende licentiecontract (upstream-EC) gezien of ontvangen. We willen graag een volledig dossier hebben Dit contract is “the hart of this matter” Vandaar- want voor we er erg in hebben vergeten we het en is het er niet wanneer nodig hebben Dus even actie (…) 3.28 Eind augustus 2011, begin september 2011, heeft tussen [medewerker EWE] , [directeur EWE] , [bestuurder Earth Concepts] en [adviseur Earth Concepts] een e-mailwisseling plaatsgevonden, waarin onder meer het volgende is geschreven: - 22 augustus 2011, e-mail van [directeur EWE] (adressering ontbreekt). heren, Is het verstandig om rechten van Upstream over te dragen of nog even niet. Pls advise. - 22 augustus 2011, e-mail van [adviseur Earth Concepts] aan [directeur EWE] , [medewerker EWE] en [bestuurder Earth Concepts] : [directeur EWE] dit is met name de expertise van [bestuurder Earth Concepts] (…) Dus even wachten op hem voordat je actie onderneemt Het is trouwens al voorzien in de contracten deze overdracht En als je het merk straks actief juridisch wilt gebruiken is het ook veel makkelijker als het in je eigen bv (EC) zit. Wellicht goed elkaar binnenkort te ontmoeten voor de stand van zaken (…) - 13 september 2011, e-mail [bestuurder Earth Concepts] aan [directeur EWE] , [medewerker EWE] en [adviseur Earth Concepts] : (…) Tot voor de zomer van 2011 was de basis houding om alle activiteiten van Earth Water B.V. geruisloos over te sluizen naar Earth Concepts B.V en trachten te voorkomen dat [oprichter EWI] een stok in het wiel kon steken. Het belangrijkste en eenvoudigste instrument waarmee [oprichter EWI] problemen kon veroorzaken in Nederland en de Benelux was om te claimen dat Earth Water B.V.

Hiervoor heb ik een overeenkomst getekend met Upstream Advertising en EARTH Water Nederland (…). Ik heb [oprichter EWI] bij mij op het bedrijf ontvangen in de week van 6 juli 2009 (zie bijlage). (…) Bij een rondleiding door het bedrijf merkte hij gekscherend op “good luck with dealing with crazy [bestuurder Upstream] ” Voor mij de bevestiging dat alles in lijn wat hiervoor besproken was met de mensen van Upstream Advertising akkoord was. - [betrokkene 3] : (…) In Mei 2008 heb ik contact met jullie, [directeur EWE] en jij, gezocht voor een mogelijke samenwerking (…). (…) Ik heb de eer gehad om de lancering van Earth Water in Portugal, periode 29-31 oktober 2008, bij te mogen wonen. Op donderdag 30 oktober vindt een (…) gezamenlijk etentje plaats aan de haven te Lissabon met wat journalisten en een groep van mensen die nauw betrokken waren bij Earth Water: o.a. [directeur EWE] , jij, [bestuurder Upstream] , [adviseur Earth Concepts] , [oprichter EWI] , je ouders, [betrokkene 5] [ [betrokkene 5] , toenmalig CCO van EWE, toevoeging hof], [betrokkene 4] en ikzelf). Na het diner ontstaat er een gesprek tussen ons ( [oprichter EWI] , [adviseur Earth Concepts] , jij en ikzelf), waar het me min of meer duidelijk werd hoe de zaak in elkaar zat. Er is een financieringsbehoefte in de hele organisatie, geldschieters zijn vrienden en familie van [oprichter EWI] en jouw en wordt het duidelijk dat er een soort driehoeksverhouding is: [oprichter EWI] , (Earth Water Canada), [medewerker EWE] (Earth Water Nederland) en [bestuurder Upstream] (Upstream en tevens de registreerder van het merk Earth Water). (…) - [adviseur Earth Concepts] : Zoals gezegd ben ik dus ook bij de lancering van Earth Water in Portugal aanwezig geweest en ook bij het desbetreffende gesprek met [betrokkene 3] en bevestig de verklaring van [betrokkene 3] . Het wordt die avond [oprichter EWI] en [medewerker EWE] denk ik ook wel duidelijk dat internationale groei met afspraken zoals die gemaakt waren met Upstream niet alleen maar voordelen hadden, maar ook nadelen hadden. Tijdens het betreffende gesprek komen de onderlinge verhoudingen ter sprake. [medewerker EWE] meldt dat Upstream ook een rol speelt in het geheel - als registreerder van het merk Earth Water -, en indien [betrokkene 3] aandelen wil kopen danwel wil financieren, er dus ook met [bestuurder Upstream] afspraken dienen te worden gemaakt. [oprichter EWI] en [medewerker EWE] proberen [bestuurder Upstream] bij het gesprek te betrekken, maar daar is voor hem het moment niet naar. - [betrokkene 4] : Eind oktober 2009 werd ik door [medewerker EWE] gevraagd om op te treden als intermediair tussen Earth Water Europe (EWE) & Earth Water Germany (EWG). (…) Aanleiding van deze bemiddeling was de situatie dat [betrokkene 5] in Portugal geconfronteerd werk met het feit dat zowel Upstream als EWI en [betrokkene 1] het merk Earth Water hadden geregistreerd in Europa. In diverse gesprekken die ik heb gevoerd met [medewerker EWE] en [oprichter EWI] omtrent bovenstaande situatie hebben we richting [betrokkene 1] in eerste instantie aangegeven dat [medewerker EWE] , [directeur EWE] , [bestuurder Upstream] en [oprichter EWI] door wilden gaan met Hans van Ingengschenau, onder 1 EARTH Water logo, als hij zijn registratie zou intrekken. (…) Na vele emails en telefonisch overleg heeft Hans uiteindelijk besloten niet in hoger beroep te gaan tegen het bezwaar dat Upstream tegen de registratie van Hvl (…) waardoor het merk voor de Europese Markt alsnog bij Upstream kwam te liggen. Ook uit de e-mail van 19 januari 2010 van [betrokkene 1] (r.o. 3.15) blijkt dat EWI ( [oprichter EWI] ) er in elk geval in 2009, ten tijde van het conflict met [betrokkene 1] , van op de hoogte was dat de Merken op naam van Upstream waren geregistreerd. Het standpunt van EWI c.s. dat uit de e-mail van [betrokkene 1] en de hiervoor geciteerde verklaringen alleen blijkt dat Upstream de Merken had geregistreerd, maar niet dat zij deze op eigen naam had geregistreerd, faalt. De e-mail van [betrokkene 1] en de verklaring van [betrokkene 4] moeten worden gelezen in de context van het conflict dat speelde in 2009. In dat conflict trad Upstream, als merkhouder, op als opposant. Er is in die context geen enkele aanwijzing dat, daar waar door [betrokkene 1] en [betrokkene 4] wordt verwezen naar het feit dat Upstream de Merken had geregistreerd, is gedoeld op het op naam van EWE of EWI registreren van de Merken. Ook de slotzin van de verklaring van [betrokkene 4] laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Ten aanzien van de verklaring van [betrokkene 2] geldt dat niet valt in te zien waarom hij volgens [oprichter EWI] met [bestuurder Upstream] zou moeten “dealen”, als Upstream in diens beleving de Merken op naam van EWE of EWI zou hebben geregistreerd. Ook voor de verklaringen van [betrokkene 3] en [adviseur Earth Concepts] geldt dat niet valt in te zien waarom Upstream, ook volgens [oprichter EWI] , een rol zou spelen als zij slechts de administratieve handeling van het registreren (op naam van EWE of EWI) zou hebben verricht. 5.14 Ten slotte heeft Earth Concepts onbestreden gesteld dat EWI pas medio 2012 voor het eerst heeft geprotesteerd tegen het feit dat de Merken op naam van Upstream stonden. In aanmerking genomen dat EWI al in 2009 op de hoogte was van het feit dat Upstream merkhouder was, vormt ook dit een aanwijzing voor de juistheid van het standpunt van Earth Concepts. 5.15 Gelet op het voorgaande faalt de stelling van Upstream en EWI c.s. dat Upstream de Merken te kwader trouw, dan wel onder invloed van misleiding of bedrog heeft gedeponeerd. 5.16 Het beroep van Earth Concepts in dit verband op de overeenkomst van 5 april 2007 (zie r.o. 3.3) en de brief aan [oprichter EWI] van 28 april 2007 (zie r.o. 3.4), behoeft gelet op het voorgaande geen behandeling. Ook als de overeenkomst en brief niet echt zijn of als, zoals EWI c.s. stelt, de overeenkomst onbevoegd is aangegaan en niet voldoet aan de formaliteiten die in acht genomen moeten worden voor een b.v. in oprichting, kan dat er niet aan afdoen dat Upstream niet te kwader trouw deponeerde en het feit dat EWI c.s. ermee bekend was dat Upstream merkhouder was en daarmee instemde. Bij dit oordeel speelt een rol dat niets erop wijst dat, zo er sprake is van vervalste stukken, deze vervalsingen deel uitmaken van een al ten tijde van de merkdepots bestaand plan van later bij Earth Concepts betrokken personen om zich aan EWE/EWI toekomende merken toe te eigenen. 5.17 Het bewijsaanbod van Upstream in eerste aanleg ten aanzien van de gestelde kwade trouw bij Upstream was onvoldoende concreet en wordt al daarom gepasseerd. EWI c.s. heeft ook bewijsaanbiedingen gedaan. Deze zijn voor het hier besproken punt echter niet relevant, behalve waar EWI c.s. bewijs aanbiedt van “de afwezigheid van kennis bij EWI dat de heren de Merken door Upstream hadden laten deponeren met als doel ze uiteindelijk aan zichzelf over te laten dragen om zo EWI buiten spel te zetten”. Tegenover de in het voorgaande besproken uitgebreide en onderbouwde bestrijding door Earth Concepts van de stelling dat Upstream de Merken te kwader trouw, of onder invloed van misleiding/bedrog heeft gedeponeerd, had van EWI c.s. mogen worden verwacht dat zij nadere feiten en omstandigheden zou aandragen ter onderbouwing van haar stelling. Dat heeft zij echter nagelaten, zij heeft slechts haar stelling herhaald.

rechthebbende is op het merkrecht en dat het EC niet toegestaan is alle afnemers en leveranciers mee te nemen naar hun nieuwe vennootschap alsmede een vordering in te stellen tegen [medewerker EWE] en [directeur EWE] wegens onrechtmatig handelen. Alle adviezen in het verleden waren met name gericht om [medewerker EWE] , [directeur EWE] en EC te beschermen tegen voren geschetst scenario. Dat lijkt gelukt. Earth Water B.V. is door de KvK ambtshalve uitgeschreven uit het handelsregister. Dit is mazzel (…) (…) Na het geruisloos overbrengen van alle activiteiten van EW B.V. naar EC B.V. is de overgang thans voltooid en dient er gekeken te worden op welke wijze EC haar rechten kan veilig stellen. (…) Het beeld en woordmerk van Earth Water staat in de Benelux ingeschreven op naam van Upstream Advertising. In zijn algemeenheid is dit raar. Het komt vaker voor dat advertentie bureau’s op eigen naam merk rechten inschrijven en deponeren in opdracht voor hun klanten. Dat deze merkrechten daarna niet worden overgeschreven is ongebruikelijk. (…) Kortom het is logisch de rechten op Earth Water over te schrijven van Upstream naar Earth Concepts B.V. Dit is overigens tevens afgesproken in de licentieovereenkomst. De partij die die rechten zelf heeft kan procestechnisch zijn rechten ook eenvoudiger handhaven (geen gedoe met volmachten). (…) - 15 september 2011, e-mail [medewerker EWE] aan [bestuurder Earth Concepts] , [directeur EWE] en [adviseur Earth Concepts] : (…) Wat mij betreft zitten we nog steeds op strategie-koers We hebben afgewacht wat [oprichter EWI] zou doen en ons in feite een jaar rustig gehouden. Dit om “tijd in ons voordeel is, wat betreft het merkrecht”. Als je richting de 5 jaar een merk gebruikt, dan krijg je hem niet zomaar weer terug. Volgende fase is nu om Earth Water te gaan claimen. Doen we dit niet, dan heeft [… 1] in Portugal het merk Earth Water. Wat we om verschillende redenen niet willen. (…) Wat juridisch: Wij hebben bewust gekozen om de naam bij Upstream te laten, waarvan [directeur EWE] mede-eigenaar is. Dit is dus wat anders dan dat een marketingbureau uiteindelijk tegen de wil van het producerende bedrijf de rechten houd. Mijn koers zou zijn: [… 1] lastig vallen. Reageert [oprichter EWI] … Op basis waarvan? … Maar toch, dan moet hij naar Upstream. Reageert hij niet, dan heeft hij volgens mij helemaal geen zaak meer als we de namen een maand later overdragen aan EC. Ik denk dat als wij een zaak aanhandig maken, nadat wij het bedrijf hebben overgenomen en de rechten van het merk, dat dit dan iets gevoeliger kan liggen, als [oprichter EWI] dan gaat reageren. Dus eerst gaan reageren, afwachten, gebeurt er niets, dan bedrijf overdragen en vervolgens volgens contract de merknamen. 3.29 Bij dagvaarding van 17 oktober 2012 heeft EWI Upstream gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam. EWI vorderde in die procedure primair onder meer Upstream te gebieden de inschrijving van de Merken over te dragen aan EWI, en subsidiair de inschrijving van (onder andere) die Merken nietig te verklaren en daarvan ambtshalve doorhaling te gelasten. 3.30 Bij e-mail van 20 maart 2013 heeft [medewerker EWE] het volgende aan [bestuurder Upstream] geschreven: Hey [bestuurder Upstream] , Deze graag even doornemen voor aanstaande vrijdag. Daar zal [advocaat Upstream] serieus naar je kennis van de zaak vragen en als je onderstaande verklaring goed weet, is dat voldoende. Wel belangrijk dat je het verhaal kent; De rechtspraak is namelijk formeel; Earth Water International ( [oprichter EWI] ) versus Upstream Advertising En voor ons allen is het van erg groot belang dat we winnen. Immers als we verliezen dan valt EC om, en dan valt de maandelijkse bijdrage van EC weg en heb je een verdubbeling van je huurlasten. Hou je vast aan de ken-regels; 5 Ken-regels, waar je je dus aan moet houden en de rest is langs je heen gegaan: 1) Je hebt zaken gedaan met mensen die volledig tekeningsbevoegd waren [directeur EWE] en [medewerker EWE] en je hebt hier een overeenkomst mee gesloten 2) Je bent de ontwerper van het logo en hebt uiteraard deze vastgelegd, met mede weten van [directeur EWE] , [medewerker EWE] en [oprichter EWI] en je hebt daar afspraken over gemaakt 3) Je bent door tekenings-bevoegden [directeur EWE] gevraagd om het merk EARTH Water vast te leggen en [oprichter EWI] was hiervan op de hoogte 4) Nooit een mail van [oprichter EWI] hebt gehad dat je iets hebt gedaan wat niet volgens de afspraken waren, heb je ook niet want alles was zoals besproken was 5) [betrokkene 2] wist dat jij het merk en het logo had vastgelegd. Dit is de brief die in het dossier zit. Hierna volgt een brief van [bestuurder Upstream] aan [advocaat Upstream] , de advocaat van Upstream die er in de kern op neerkomt dat Upstream met [directeur EWE] , [medewerker EWE] en [oprichter EWI] heeft afgesproken dat Upstream de Merken op eigen naam zou registreren en de kosten voor de verdediging van de Merken op zich zou nemen, en dat Upstream de Merken heeft verdedigd tegenover [betrokkene 1] . 3.31 Bij vonnis van 14 augustus 2013 heeft de rechtbank Amsterdam – voor zover hier relevant – de vorderingen tot overdracht en nietigverklaring van de Merken afgewezen. In rechtsoverweging 4.10 van dat vonnis heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat Upstream ten tijde van de depots van de Merken te kwader trouw was. Nadat EWI daartegen in hoger beroep was gegaan hebben EWI en Upstream een minnelijke regeling bereikt als gevolg waarvan de procedure is doorgehaald. 3.32 Bij e-mail van 7 april 2014 heeft [medewerker EWE] , waarbij hij heeft gesteld in opdracht van en met toestemming van [bestuurder Upstream] (Upstream) te handelen, Onel Trademarks, het bedrijf dat namens Upstream de merkenregistraties heeft verzorgd, verzocht om de Merken over te dragen aan de op 1 april 2014 opgerichte stichting The YNDA Foundation (waarvan [adviseur Earth Concepts] bestuurder was). In een e-mail van eveneens 7 april 2014 aan [medewerker EWE] , met cc aan Onel Trademarks, heeft [bestuurder Upstream] daarop meegedeeld dat hij geen toestemming geeft voor het overdragen van de rechten op de Merken. 3.33 Bij e-mail van 15 april 2014 heeft [medewerker EWE] aan [bestuurder Upstream] twee overeenkomsten met als datum 1 november 2010 gezonden. Eén overeenkomst betreft de hiervoor in r.o. 3.26 bedoelde samenwerkingsovereenkomst. De andere overeenkomst, die ongetekend is, betreft een nagenoeg gelijke versie van die overeenkomst, maar waarbij in artikel 7 is bepaald dat de overeenkomst geldig is tot 31 oktober 2013 en dat de merkregistraties daarna ter overdraging aan Earth Concepts zullen worden aangeboden.

In zoverre heeft zij haar reactie op de hiervoor besproken stellingen en stukken onvoldoende onderbouwd en haar bewijsaanbod onvoldoende geconcretiseerd. Daarom wordt ook dit bewijsaanbod gepasseerd. 5.18 Het hof gaat er gelet op het voorgaande van uit dat Upstream de Merken mocht deponeren als zekerheid voor betaling van haar diensten, dat Upstream ten tijde van die depots te goeder trouw was, en dat de depots niet zijn gedaan onder invloed van misleiding/bedrog door [directeur EWE] en [medewerker EWE] . 5.19 Reeds op grond van het voorgaande faalt het beroep van EWI c.s. op artikel 6 septies UvP, 2.4 sub f BVIE (oud), artikel 20 Uniemerkenverordening en op artikel 6:103 BW, voor zover dat gebaseerd is op de stelling dat de Merken te kwader trouw zijn gedeponeerd, wat er ook zij van de verdere gegrondheid van het standpunt van EWI c.s. met betrekking tot deze artikelen en van de vraag of sprake is van een niet toegestane nieuwe feitelijke grondslag van het verweer. Licentieovereenkomst 5.20 De stelplicht en bewijslast ten aanzien van de stelling dat Earth Concepts op grond van de Licentieovereenkomst recht heeft op levering van de Merken, rust op Earth Concepts, aangezien zij zich op de rechtsgevolgen van die stelling beroept. 5.21 Earth Concepts heeft haar stelling onderbouwd door overlegging van de in r.o. 3.25 bedoelde getekende Licentieovereenkomst. Volgens Earth Concepts blijkt de echtheid van dit stuk uit het feit dat partijen altijd conform de overeenkomst hebben gehandeld; Earth Concepts heeft de Merken geëxploiteerd en stelt dat de licentievergoedingen zijn verrekend met de door Upstream aan haar voor kantoorruimte verschuldigde huur. Ook verwijst Earth Concepts naar de door haar overgelegde overeenkomst van 11 augustus 2010 (zie r.o. 3.22). Zij stelt dat dit een eerdere versie van de Licentieovereenkomst was, die in november 2010 in het voordeel van Upstream is aangepast. In dit kader wijst zij op de e-mails van [bestuurder Earth Concepts] en [adviseur Earth Concepts] van 9 juni 2010, 13 oktober 2010 en 5 november 2010 (zie r.o. 3.16, 3.24 en 3.27). Hieruit blijkt volgens Earth Concepts dat concepten zijn verstuurd en dat de overeenkomsten authentiek zijn. Earth Concepts heeft ter onderbouwing van de echtheid van de Licentieovereenkomst verder gewezen op de door haar in hoger beroep als productie 9 overgelegde verklaring van [bestuurder Earth Concepts] . 5.22 Volgens Upstream en EWI c.s. komt aan de door Earth Concepts overgelegde stukken geen betekenis toe, aangezien Earth Concepts en de bij haar betrokken personen er niet voor schromen stukken te vervalsen en te antedateren. Upstream en EWI c.s. onderbouwen dit onder meer met de volgende stukken: De verschillende versies van de overeenkomst van 12 november 2007 (zie r.o. 3.6 en 3.7), waarbij voor de in r.o. 3.6 bedoelde versie geldt dat deze duidelijk niet kan kloppen, aangezien daarin melding wordt gemaakt van een merkdepot dat pas in 2008 is gedaan. De e-mail van [bestuurder Earth Concepts] van 22 juni 2010 (r.o. 3.17), waarin hij schrijft dat de meegestuurde conceptovereenkomst moet worden gedateerd op 1 juli 2008. De e-mail van 7 juli 2010 waarin [directeur EWE] Upstream om “een (nep-)factuur” vraagt (r.o. 3.20). De e-mail van 11 augustus 2010 van [adviseur Earth Concepts] (r.o. 3.23), waarin hij [directeur EWE] vraagt bijgevoegde brieven van Upstream aan EWE over de licentieovereenkomst met daarop data in 2007, 2008 en begin 2010 uit te printen op papier van Upstream en deze te laten tekenen door [bestuurder Upstream] . De in r.o. 3.28 weergegeven e-mail correspondentie, waarin wordt gesproken van het ‘geruisloos oversluizen’ van activiteiten van EWE naar Earth Concepts en het op ‘strategie-koers’ zitten. De e-mail van [medewerker EWE] aan [bestuurder Upstream] van 15 april 2014 (r.o. 3.33), waarin wordt gesproken van een overeenkomst “die iets later is opgemaakt om jou uit de directe rechtzaak te halen”. Hiermee heeft [medewerker EWE] volgens Upstream en EWI c.s. erkend dat de Licentieovereenkomst geantedateerd is. Ook de in r.o. 3.16, 3.24 en 3.27 bedoelde e-mails van [adviseur Earth Concepts] en [bestuurder Earth Concepts] , waar Earth Concepts zich op beroept, zijn volgens EWI c.s. vals en maken onderdeel uit van het “masterplan” van Earth Concepts om zich de Merken toe te eigenen. Daarbij komt dat de licentievergoeding volgens Upstream en EWI c.s. nooit is betaald. Verder vinden Upstream en EWI c.s. dat het dubieus is dat de overeenkomst maar voor twee jaar werd aangegaan en dat de verschuldigde licentievergoeding tweemaal hoger is dan de overdrachtsprijs, terwijl Earth Concepts volgens de Licentieovereenkomst op elk moment overdracht kon verlangen. 5.23 Earth Concepts heeft in reactie hierop erkend dat de in r.o. 3.6 bedoelde overeenkomst van 12 november 2007 in deze vorm niet is gesloten op 12 november 2007. Zij heeft hiervoor de volgende verklaring gegeven. Op 12 november 2007 is de in r.o. 3.7 bedoelde overeenkomst gesloten. Die overeenkomst liep wat op de muziek vooruit, omdat er nog geen geld was om de Merken te deponeren. Toen dat wel was gedaan werd de overeenkomst medio 2008 aangepast, ter vastlegging van de reeds eerder gemaakte (mondelinge) afspraken. De tekst van de oorspronkelijke overeenkomst is toen gekopieerd, inclusief de datum 12 november 2007, en alleen de gegevens van de depots zijn toegevoegd. Earth Concepts stelt dat dit naïef is geweest, maar dat geen sprake is van list en bedrog. Zij stelt dat [directeur EWE] en [medewerker EWE] met de in r.o. 3.6 bedoelde overeenkomst slechts beoogden de belangen van EWE te waarborgen. Earth Concepts betoogt verder dat het in de e-mail van 15 april 2014 bedoelde niet-ondertekende stuk niet de Licentieovereenkomst, maar de samenwerkingsovereenkomst betrof. Zij stelt dat daarin slechts is vastgelegd wat eerder mondeling was overeengekomen, respectievelijk dat deze overeenkomst iets later, maar wel destijds, is opgemaakt. Verder wijst zij er op dat ook de ondertekende samenwerkingsovereenkomst bij de e-mail is gevoegd, hetgeen volgens haar een echt stuk is. Earth Concepts betoogt daarnaast dat het feit dat er meerdere (concept)versies van de (licentie)overeenkomsten zijn, niet af kan doen aan de partijbedoelingen bij het aangaan van de overeenkomsten. 5.24 Deze reactie overtuigt onvoldoende tegenover de gemotiveerde betwisting door Upstream. Daarvoor roepen in elk geval de in r.o. 5.22 onder b) tot en met f) genoemde e-mails te veel vragen op over de echtheid van de overgelegde documenten. Daarbij komt dat Earth Concepts heeft erkend dat de datum van de (versie van de) door haar overgelegde overeenkomst van 12 november 2007 niet juist is. Zij heeft daarover uitleg gegeven, maar dit roept de vraag op of meer documenten achteraf zijn aangepast. Dat de Licentieovereenkomst echt is kan daarom vooralsnog niet als vaststaand worden aangenomen. Voorts heeft EWI c.s. betwist dat die overeenkomst conform de daarin vermelde verplichtingen is uitgevoerd. Volgens haar is de franchisevergoeding nooit betaald, hetgeen ongeloofwaardig maakt dat de Licentieovereenkomst echt is. Het hof zal Earth Concepts, conform haar bewijsaanbod, in de gelegenheid stellen haar stelling dat de Licentieovereenkomst daadwerkelijk is gesloten en door haar is uitgevoerd te bewijzen. 5.25 Als Earth Concepts slaagt in het aan haar opgedragen bewijs, heeft zij uit hoofde van artikel 4.3 van de Licentieovereenkomst een recht op levering van de Merken, dat ouder is dan het recht op levering dat EGH heeft uit hoofde van Trademark Assignment Agreement en/of de vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 (zie r.o. 3.37). Dit recht gaat daarom ex artikel 3:298 BW in beginsel voor op dat van EWI c.s. Dit is anders indien EWI c.s.

In de begeleidende e-mail staat onder meer het volgende: Hey [bestuurder Upstream] , De getekende overeenkomst en de overeenkomst die iets later is opgemaakt om jou uit de directe rechtzaak te halen (...) Vrijdag middag even afspreken om alles af te ronden en te ondertekenen? (...) 3.34 Bij email van 16 april 2014 heeft [medewerker EWE] aan onder meer [bestuurder Upstream] het volgende geschreven: (…) Bijgaande het hoger beroep van [oprichter EWI] . Je bent in het bezit van de uitspraak van de Rechter. Zie andere mail. We kunnen vanaf 22 april reageren op deze uitspraak en dat wil ik snel doen. Daar moet jij uiteraard eerst akkoord voor geven aan [advocaat Upstream] . Ik wil alle tijd gebruiken om een goed stuk te schrijven en daarin niet afhankelijk van jou zijn. 3.35 Bij e-mail van 29 april 2014 heeft [medewerker EWE] onder meer aan [bestuurder Upstream] geschreven: (…) Voor de goede orde. Upstream heeft nog geen merk maar slechts een rechtszaak lopen. (…) 3.36 Earth Concepts heeft op 6 juni 2014 bij het BBIE ten laste van Upstream conservatoir beslag tot levering gelegd op de Merken. Dit beslag is op 11 juni 2014 overbetekend aan Upstream. Op 13 juni 2014 heeft Earth Concepts bij het BBIE ten laste van Upstream conservatoir verhaalsbeslag gelegd op diverse andere merken. 3.37 Upstream en EWI c.s. hebben op 13 juni 2014 een – in deze procedure niet overgelegde – vaststellingsovereenkomst gesloten. Daarnaast hebben EGH (vertegenwoordigd door [oprichter EWI] ) en Upstream (vertegenwoordigd door [bestuurder Upstream] ) een “Trademark Assignment Agreement” gedateerd op 13 juni 2014 gesloten. Deze laatste overeenkomst heeft betrekking op onder meer de Merken en heeft, voor zover van belang, de volgende inhoud (waarbij met de naam “Earth Water” wordt verwezen naar EWI en met “Earth Group” naar EGH): (…) WHEREAS: (…) C. Earth Water and Upstream have consulted and reached consensus about an amicable solution, involving settlement of all pending litigations under the terms and conditions as set out in an email dated 27 May 2014, to be worked out in detail and confirmed in a separate agreement (“Settlement Agreement”); D. Earth Water and Upstream have reached consensus on - and therefore the Settlement Agreement will contain provisions about - the obligation for Upstream to transfer all EARTH trademarks applied for and/or registered in its name to Earth Group. Earth Water and Upstream wish to formalise the transfer of the trademarks concerned and for this purpose have entered into this Trademark Assignment agreement (“Trademark Assignment”). (…) HEREBY AGREE AS FOLLOW: (…) Article 2 - Assignment The Assignor as the owner of the Trademarks hereby assigns and delivers to the Assignee, which assignment and delivery the Assignee hereby accepts, all right, title and interest in and to the Trademarks including the right to sue and to retain damages recovered in respect of any infringement or unauthorised use of the Trademarks that may have occurred before the date of this Trademark Assignment. Article 3 - Warranties 3.1 The Assignor warrants that: (…) (c) the Trademarks are free from any limited right (…) personal right (…) any right to acquire any of the foregoing rights, any attachment (beslag) (…) 3.2 The above under (c) mentioned warranty that the Trademarks are free from any attachment does not apply to the Benelux registration with numbers 836223 and 867238, as a third party has been granted permission to attach them before the date of this Trademark Assignment. 3.38 Earth Concepts heeft op 4 juli 2014 bij Upstream conservatoir verhaalsbeslag gelegd op onder meer de Merken. 3.39 Bij brief van 21 juli 2014 heeft het BBIE aan onder meer de advocaat van Upstream het volgende meegedeeld: Betreft: betwisting aantekening licentie - EARTH WATER (846223); EARTH WATER (867238) (…) Wij ontvingen op 5 juni 2014 (…) een verzoek tot aantekening van licentie op voornoemde merken. De aantekening (…) werd verzocht ten behoeve van: Earth Concepts B.V. (…) Op 6 juni 2014 (…) en 4 juli 2014 (…) werd beslag gelegd op de beide merken door Earth Concepts B.V. Op 20 juni 2014 werd (…) een aantekening tot overdracht (...) ingediend namens Upstream Advertising B.V. voor (onder meer) beide merken aan: EARTH GROUP HOLDINGS LTD (…) Op 11 juli 2014 ontvingen wij een verzoek (…) namens merkhouder Upstream Advertising B.V., waarin de aantekening van licentie (voornoemd) wordt betwist, waarbij wordt gevraagd om intrekking van dit verzoek. Wij stellen vast dat er kennelijk tussen partijen een verschil van mening bestaat over de geldigheid van de licentieovereenkomst. Het BBIE kan dit geschil niet beslechten en is daar ook niet toe bevoegd. Partijen zullen dit onderling moeten doen en indien zij daar niet in slagen hun conflict voor moeten leggen aan de rechter. Wij zullen alle verzoeken die betrekking hebben op dit merk dan ook aanhouden en nodigen u uit om, zoveel mogelijk eensluidend, uw standpunt terzake nader toe te lichten. (…) 3.40 Bij vonnis van 11 september 2014 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam de vordering van Upstream tot opheffing van de door Earth Concepts gelegde beslagen afgewezen. 3.41 Bij vonnis van 20 januari 2015 heeft de rechtbank Amsterdam Upstream in staat van faillissement verklaard. De curator en de rechter-commissaris in het faillissement hebben zich op het standpunt gesteld dat de overdracht van de Merken in de vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en dat de Merken niet langer tot de boedel behoren. Earth Concepts is daartegen tevergeefs opgekomen. Het faillissement is bij beschikking van 29 augustus 2017 wegens de toestand van de boedel opgeheven. Hierop heeft Upstream (op grond van artikel 2:19 lid 1, onder c en lid 4 Burgerlijk Wetboek (BW) in verbinding met artikel 16 Faillisementswet) opgehouden te bestaan. 4Procedures tot en met cassatie 4.1 Earth Concepts heeft Upstream op 4 juli 2014 gedagvaard en heeft gevorderd, samengevat en voor zover thans nog van belang, veroordeling van Upstream tot nakoming van haar uit de Licentieovereenkomst voortvloeiende verplichting tot overdracht van de Merken. Upstream heeft in reconventie, samengevat en voor zover thans nog van belang, opheffing van door Earth Concepts ten laste van haar gelegde conservatoire beslagen gevorderd en in voorwaardelijke reconventie, samengevat, veroordeling van Earth Concepts tot betaling van achterstallige en toekomstige licentievergoeding. 4.2 De rechtbank heeft de vordering in conventie en reconventie afgewezen bij vonnis van 28 juni 2017 (hierna: het Vonnis).

Aan de afwijzing van de vordering in conventie heeft de rechtbank, kort weergegeven, ten grondslag gelegd dat Upstream de Merken te kwader trouw heeft gedeponeerd, zodat zij daar ingevolge (het oude) artikel 2.4, aanhef en onder f, sub 2, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) geen merkrecht op heeft verkregen en niet bevoegd is over de Merken te beschikken, en dat de vorderingen tot nakoming van de Licentieovereenkomst en overdracht van de Benelux-merken Earth Water dus niet toewijsbaar zijn, alsmede (in reconventie) dat Upstream geen belang heeft bij opheffing van de beslagen. 4.3 Earth Concepts heeft hoger beroep ingesteld tegen het Vonnis. Zij heeft haar vordering gewijzigd door in plaats van nakoming van de Licentieovereenkomst overdracht (althans levering) van de Merken te vorderen. Zij heeft daar niet alleen de Licentieovereenkomst, maar ook de door haar in hoger beroep overgelegde licentieovereenkomst van 11 augustus 2010 aan ten grondslag gelegd. 4.4 Upstream is in hoger beroep niet verschenen. Tegen haar is verstek verleend. 4.5 Aan EWI c.s. is in hoger beroep toegestaan zich aan de zijde van Upstream te voegen. EWI c.s. heeft in hoger beroep geconcludeerd tot bekrachtiging van het Vonnis. Voor het geval het bestaan en de geldigheid van de Licentieovereenkomst in hoger beroep komt vast te staan, concludeert zij tot toewijzing van de voorwaardelijke vordering van Upstream in reconventie, strekkende tot betaling van de in die licentieovereenkomst vermelde licentievergoedingen. 4.6 Het hof Amsterdam heeft het Vonnis bekrachtigd, met veroordeling van Earth Concepts in de proceskosten van EWI c.s. (arrest van 10 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:3234, aangevuld bij arrest van 24 november 2020). Daartoe heeft het hof, voor zover nog van belang en samengevat, overwogen: De vermeerdering van (grondslag van) eis wordt verworpen, omdat deze niet deugdelijk aan Upstream is betekend. De basis van de door Earth Concepts gestelde rechten ligt in de Licentieovereenkomst. De Merken zijn bij vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 aan EWI overgedragen. Daardoor heeft Upstream daarover geen beschikkingsbevoegdheid meer, zodat niet valt in te zien hoe het door Earth Concepts jegens Upstream gevorderde kan worden toegewezen. Het feit dat Earth Concepts conservatoir verhaalsbeslag heeft gelegd op de Merken doet daaraan niet af, nu dat beslag op zichzelf aan de geldigheid van de overdracht van de Merken door Upstream aan EWI c.s. niet afdeed. Met het op 6 juni 2014 louter aan het BBIE maar niet aan Upstream uitgebrachte exploot is geen rechtsgeldig beslag tot levering gelegd, doch ook indien dit anders is valt daaraan evenmin een argument te ontlenen om de overdracht van de Merken als niet rechtsgeldig te beschouwen. Met het voorgaande blijft de vraag naar de rechtmatigheid van de verkrijging van de Merken door EWI c.s., in het licht van de (oudere) aanspraak van Earth Concepts op de overdracht daarvan aan haar en de verdere omstandigheden van het geval, onbeantwoord. Gelet op het feit dat EWI c.s. slechts als gevoegde partijen optreden biedt dit geding geen plaats voor een verder debat en onderzoek op dit punt. 4.7 Bij arrest van 11 februari 2022 (ECLI:NL:HR:2022:164, hierna: het arrest van de Hoge Raad) heeft de Hoge Raad het arrest van het hof Amsterdam van 10 maart 2020 vernietigd en het geding ter verdere behandeling en beslissing verwezen naar dit hof. De Hoge Raad oordeelde, voor zover nog van belang en samengevat, als volgt: Het hof heeft in het midden gelaten of Earth Concepts op 6 juni 2014 rechtsgeldig beslag heeft gelegd op de Merken. Er moet dus vanuit worden gegaan dat dit beslag rechtsgeldig is gelegd. Op grond van artikel 453a lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), dat via schakelbepalingen van overeenkomstige toepassing is op een conservatoir beslag tot levering, kan een vervreemding van de zaak nadat daarop beslag is gelegd niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen en kan de beslaglegger de overdracht dus negeren. Nu in de hoofdzaak de gegrondheid van het door de beslaglegger ingeroepen vorderingsrecht dient te worden beoordeeld, dient de beslaglegger de eis in beginsel in te stellen tegen zijn schuldenaar. Dat geldt ook in een geval waarin het beslag strekt tot levering en de beslaglegger ermee bekend is dat de schuldenaar het beslagen goed in weerwil van het beslag aan een derde heeft vervreemd. De vordering kan in dat geval strekken tot vaststelling dat de beslaglegger jegens zijn schuldenaar een vordering tot levering van het beslagen goed heeft. Zo nodig dient de rechter de vordering aldus te verstaan. De beslaglegger kan ervoor kiezen de derde-verkrijger in de procedure in de hoofdzaak te betrekken, al dan niet op de voet van artikel 118 Rv. Bij gebreke daarvan kan de derde-verkrijger zich voegen of tussenkomen. Daarbij kan dan in hetzelfde geding tussen de beslaglegger en de derde-verkrijger worden uitgemaakt wiens recht op levering in hun onderlinge verhouding dient voor te gaan (artikel 3:298 BW) en of de derde-verkrijger zich kan beroepen op het bepaalde in artikel 453a lid 2 Rv. Voorts staat voor de derde-verkrijger de weg van een kort geding open en, indien hij niet in de procedure in de hoofdzaak betrokken is geweest, derdenverzet (artikel 376 Rv). Earth Concepts kon haar vordering met betrekking tot de Merken dus instellen tegen Upstream, ook als zij ermee bekend was dat laatstgenoemde de merkrechten in weerwil van het beslag had vervreemd aan EWI c.s. Het andersluidende oordeel van het hof geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Die vordering strekte er immers toe te doen vaststellen of Earth Concepts jegens Upstream een recht op levering van de merkrechten had. Het feit dat Upstream tijdens de procedure heeft opgehouden te bestaan staat niet eraan in de weg dat de procedure tegen haar wordt voortgezet.