ECLI:NL:GHDHA:2019:1962

GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht Zaaknummer : 200.234.115/01 Zaaknummer rechtbank : C/09/519083 / HA ZA 16-1117 arrest van 30 juli 2019 inzake 1 [X AG.] , gevestigd te Bazel, Zwitserland, 2. Biogen Inc., gevestigd te Cambridge, Massachusetts, Verenigde Staten, 3. Genentech Inc., gevestigd te South San Francisco, California, Verenigde Staten, appellanten, hierna afzonderlijk te noemen [X AG.] , Biogen Inc. en Genentech en gezamenlijk aan te duiden als Biogen, advocaat: mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk, tegen Celltrion Inc., gevestigd te Incheon, Zuid-Korea, geïntimeerde, hierna te noemen: Celltrion, advocaat: mr. D.F. de Lange te Amsterdam.

1.1. Bij exploot van 22 december 2017 is Biogen in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 27 september 2017. Bij memorie van grieven met producties heeft Biogen dertien grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord met producties heeft Celltrion de grieven bestreden. 1.2. Vervolgens hebben partijen op 1 april 2019 de zaak doen bepleiten, Biogen door mr. R.M. Kleemans en mr. M.G.A. Egeler, advocaten te Amsterdam en [de octrooigemachtigde] , octrooigemachtigde, en Celltrion door haar hiervoor genoemde advocaat en mr. H.J. Pot en mr. B.J.M. van der Maazen, advocaten te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan het pleidooi hebben beide zijden aanvullende producties overgelegd. Ten slotte is arrest gevraagd.

2.1. De door de rechtbank in het vonnis van 27 september 2017 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende. 2.2. Celltrion is een wereldwijd opererend biofarmaceutisch bedrijf met haar hoofdkantoor in Zuid-Korea. Een van Celltrions’ activiteiten is de ontwikkeling van zogenaamde biosimilars, alternatieven voor bekende biologische geneesmiddelen, die een vergelijkbaar farmacokinetisch profiel hebben. Celltrion heeft een biosimilar ontwikkeld van een chimerisch monoklonaal anti-CD20 antilichaam genaamd ‘rituximab’, die volgens Celltrion bio-equivalent is aan het hierna te noemen geneesmiddel MabThera van [X AG.] . Celltrion heeft inmiddels een marktvergunning voor de desbetreffende biosimilar verkregen. 2.3. [X AG.] , Biogen Inc. en Genentech zijn gezamenlijk houdster van het Europees Octrooi 1 951 304 B1 (hierna: EP 304) dat onder meer gelding heeft in Nederland. [X AG.] brengt het op dat octrooi gebaseerde geneesmiddel MabThera op de Europese markt. 2.4. EP 304 is op 14 november 2006 (op basis van de internationale octrooiaanvrage PCT/US2006/044290, op 24 mei 2007 gepubliceerd als WO 2007/059188), aangevraagd door onder meer Biogen Idec Inc. (thans: Biogen Inc.) en verleend op 22 oktober 2014. 2.5. EP 304 heeft als titel ‘Method for Treating Joint Damage’. Het octrooi heeft – kort gezegd – betrekking op een behandelingsregime voor gewrichtsbeschadiging bij de ziekte reumatoïde artritis (RA) voor een specifieke patiëntenpopulatie, namelijk patiënten die onvoldoende reageerden op één of meer TNFα-remmers en die ten minste één eerdere rituximab-kuur hebben ondergaan. EP 304 doet een beroep op prioriteit van US 737,291 P (hierna: P1) met aanvraagdatum 15 november 2005 en van US 864,463 P (hierna: P2) met aanvraagdatum 6 november 2006. P1 is aangevraagd door onder meer [naam 1] en [naam 2] als twee van de uitvinders. [naam 1] was destijds werkzaam voor Biogen Idec Inc. 2.6. In maart 2004 zijn [naam 1] (ondertekend op 15 maart) en Biogen Idec Inc. (ondertekend op 11 maart) een overeenkomst aangegaan met als titel ‘Employee Proprietary Information and Inventions and Dispute Resolution Agreement’. In deze overeenkomst zijn onder meer de volgende bepalingen opgenomen: […] […] 2.7. Door Celltrion is als productie EP31 overgelegd een (samenvatting van een) verslag van de zogenaamde REFLEX-studie van Keystone en anderen, waarvan Celltrion stelt dat dit op 21 juni 2006 – in het kader van het jaarlijkse congres van de European League Against Rheumatism – in de vorm van een CD-rom beschikbaar is gemaakt (hierna: Keystone). 2.8. Tegen de verlening van EP 304 is oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau (hierna: EOB), onder meer door Celltrion. Op 28 juni 2018 heeft de oppositieafdeling van het EOB EP 304 geheel herroepen. Biogen heeft beroep ingesteld tegen deze beslissing. De Technische Kamer van Beroep heeft nog niet beslist op dit beroep. 2.9. Biogen heeft in Italië en Ierland inbreukprocedures aanhangig gemaakt. In Duitsland heeft Biogen bij het Landgericht München een zogenaamde einstweilige Verfügung verzocht tegen Celltrions distributeur Mundipharma GmbH. Het Landgericht heeft het verzoek afgewezen omdat er naar zijn oordeel voorshands van moet worden uitgegaan dat EP 304 zal worden herroepen in oppositie. Naar het oordeel van het Landgericht kan voor het octrooi geen geldig beroep worden gedaan op prioriteit waardoor Keystone stand van de techniek wordt en daarmee nieuwheidsschadelijk is voor EP 304. 2.10. In Engeland is ook over EP 304 gestreden. Celltrion is daar in 2015 een nietigheidszaak begonnen. Na aanvankelijk verweer heeft Biogen ingestemd met herroeping en de proceskosten van Celltrion betaald.

3.1. Celltrion heeft in eerste aanleg gevorderd – samengevat – het Nederlandse deel van EP 304 te vernietigen, met veroordeling van Biogen in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), vermeerderd met wettelijke rente. 3.2. De rechtbank heeft de vorderingen toegewezen. Naar het oordeel van de rechtbank kan Biogen zich niet beroepen op prioriteit van P1. Biogen had niet bestreden dat daarvan uitgaande EP 304 niet nieuw is ten opzichte van de publicatie van Keystone en dat de door Biogen ingediende hulpverzoeken niet nieuw of inventief zijn. 3.3. In hoger beroep vordert Biogen dat het hof het vonnis vernietigt en opnieuw rechtdoende de vorderingen van Celltrion afwijst, met veroordeling van Celltrion in de proceskosten van beide instanties conform artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente. Biogen heeft 13 grieven geformuleerd. Zij beoogt daarmee de zaak in volle omvang voor te leggen aan het hof. Celltrion heeft de grieven gemotiveerd bestreden.

schorsing 4.1. Ter zitting heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over een eventuele schorsing van de zaak in afwachting van de uitkomst van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling met betrekking tot EP 304. Naar aanleiding daarvan heeft Biogen verklaard in te stemmen met schorsing, met het verzoek dat het hof wel een beslissing geeft op het geschil met betrekking tot het beroep op formele prioriteit, dat wil zeggen het geschil over wie een beroep kan doen op het recht van voorrang. Celltrion heeft zich gerefereerd aan het oordeel van het hof. 4.2. Schorsing van de behandeling is in deze zaak wenselijk ter vermijding van tegenstrijdige uitspraken, mede gelet op het feit dat in de oppositieprocedure andere hulpverzoeken voorliggen dan in deze procedure. Bovendien heeft geen van partijen belangen naar voren gebracht die zich verzetten tegen schorsing. Het hof zal de behandeling van het geschil daarom schorsen in afwachting van de einduitspraak van de Technische Kamer van Beroep over EP 304, althans de beëindiging van die procedure, waarna de zaak kan worden opgebracht door de meest gerede partij voor een akte uitlaten voortgang van de procedure. 4.3. Het hof zal wel een beslissing geven over het beroep op het recht van voorrang, gelet op het onbestreden verzoek daartoe van Biogen. prioriteit 4.4.

4.5. Bij de beantwoording van die vraag moet een onderscheid worden gemaakt tussen (a) de vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden, een ander dan degene die de prioriteitsaanvraag heeft ingediend het recht van voorrang kan inroepen, en (b) de vraag hoe de overeenkomsten tussen enerzijds Biogen en anderzijds [naam 2] en [naam 1] moeten worden uitgelegd. Dat onderscheid is onder meer van belang omdat die onderwerpen worden beheerst door verschillende regels voor het bepalen van het toepasselijk recht (conflictregels) en daarom in dit geval moeten worden beantwoord op basis van het recht van verschillende rechtsstelsels. Hierna zal het hof per vraag vaststellen (i) welke conflictregel geldt en welk recht volgens die conflictregel van toepassing is, en (ii) hoe de desbetreffende vraag naar het toepasselijk recht moet worden beantwoord. Vraag (a)(i): recht van voorrang, conflictenrecht, toepasselijk recht 4.6. Het debat van partijen is geplaatst in de sleutel van de vraag of het voorrangsrecht ten aanzien van EP 304 is overgedragen aan Biogen. Partijen gaan er daarbij beide van uit dat het (via het in de overeenkomst tussen [naam 1] en Biogen Idec Inc. gekozen recht van Massachusetts) federaal Amerikaans recht op die goederenrechtelijke vraag van toepassing is. Dit uitgangspunt is, gelet op het volgende, naar het oordeel van het hof onjuist. 4.7. Voorop moet worden gesteld dat het recht van voorrang een recht is dat door de lex loci protectionis wordt verleend. De voorwaarden voor verlening en vernietiging van octrooien voor een bepaald land worden immers overeenkomstig artikel 2, eerste lid, Verdrag van Parijs (hierna: VvP) bepaald door het recht van dat land, de lex loci protectionis. Het recht van voorrang, dat betrekking heeft op de peildatum bij de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit, maakt onderdeel uit van de regels van het recht van dat land betreffende verlening en vernietiging van octrooien. 4.8. In een geval van een Europees octrooi dat is verleend op basis van een internationale aanvrage, zoals EP 304, is de lex loci protectionis het supranationale recht van het Samenwerkingsverdragen het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV), waarbij de materiële vereisten voor octrooieerbaarheid uitsluitend worden bepaald door het EOV (artikel 27, vijfde lid, Samenwerkingsverdrag). Het EOV stelt aan verlening van een Europees octrooi onder meer de eis dat het onderwerp van het octrooi nieuw en inventief is ten opzichte van de stand van de techniek (artikelen 52-56 EOV) en bepaalt dat een in strijd met die voorwaarde verleend Europees octrooi nietig wordt verklaard (artikel 138, eerste lid, sub a EOV). Het in de artikelen 87 tot en met 89 EOV geregelde recht van voorrang maakt onderdeel uit van die regels. Artikel 89 EOV bepaalt dat het recht van voorrang tot gevolg heeft dat de datum van indiening van de prioriteitsaanvraag wordt gehanteerd als – kort gezegd – peildatum bij de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit. 4.9. Het recht van voorrang is dus niet, zoals partijen lijken te veronderstellen, een recht dat wordt verleend door het rechtstelsel van het land waar de prioriteitsaanvraag is ingediend. Dat rechtstelsel bepaalt immers niet de voorwaarden voor verlening en vernietiging van het octrooi waarvoor de vervolgaanvraag wordt ingediend, waaronder de peildatum voor de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit van het onderwerp van de vervolgaanvraag. 4.10. Dit vastgesteld hebbende rijst de vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden, een ander dan degene die de prioriteitsaanvraag heeft ingediend het recht van voorrang kan inroepen. 4.11. Daarbij is van belang hoe het recht van voorrang moet worden gezien. Denkbaar is dat dit recht moet worden gezien als een octrooirechtelijke kwestie waarbij het gaat om de vraag wie onder welke voorwaarden met een beroep op dit recht octrooi kan aanvragen. Daarentegen is ook denkbaar dat het recht van voorrang moet worden gezien als een vermogensrecht. Alsdan is een goederenrechtelijke kwestie aan de orde, waarbij het gaat om de vraag of dat vermogensrecht vatbaar is voor overdracht en, als het vatbaar is voor overdracht, welke vereisten aan overdracht worden gesteld. 4.12. Wordt het recht van voorrang gezien als een octrooirechtelijke kwestie, dan is daarop de lex loci protectionis van toepassing. Het gaat dan immers om een vraag betreffende de bescherming (verlening en geldigheid) van een octrooirecht. In het onderhavige geval is de lex loci protectionis, zoals hiervoor overwogen, het EOV. 4.13. Wordt het recht van voorrang gezien als een vermogensrecht, dan rijst de vraag welk recht op de goederenrechtelijke aspecten daarvan van toepassing is. Conform een internationaal algemeen aanvaarde regel worden naar Nederlands internationaal privaatrecht de goederenrechtelijke aspecten van een nationaal intellectuele-eigendomsrecht beheerst door het desbetreffende nationale recht. Dat is in feite de lex rei sitae. Dit valt samen met, en komt dus neer op toepasselijkheid van het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevraagd (de lex loci protectionis). Anders dan partijen veronderstellen, worden in het onderhavige geval dan dus ook goederenrechtelijke kwesties met betrekking tot het recht van voorrang niet beheerst door federaal Amerikaans recht, maar door het EOV. 4.14. De vraag wie het recht van voorrang kan inroepen (hetzij op grond van het octrooirecht (eerste zienswijze) hetzij krachtens overdracht (tweede zienswijze)) wordt in beide zienswijzen dus beheerst door de lex loci protectionis. In het onderhavige geval is dat het EOV. 4.15. Het voorgaande brengt mee dat als in verschillende landen vervolgaanvragen worden ingediend, per land moet worden bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden een beroep op voorrang kan worden gedaan. Tot verschillende uitkomsten zal dat veelal niet leiden, omdat het recht van voorrang wereldwijd is geharmoniseerd door artikel 4 VvP, dat bepaalt wie onder welke voorwaarden een recht van voorrang zal genieten, en door artikel 2, eerste lid, van de TRIPs-overeenkomst, dat voorschrijft dat de verdragslanden onder meer artikel 4 VvP naleven. 4.16. Het gegeven dat op het moment dat partijen overeenkomen dat een ander de vervolgaanvragen mag indienen, nog niet hoeft vast te staan of en zo ja in welke landen die vervolgaanvragen zullen worden gedaan, dwingt niet tot een andere uitleg. Als partijen zekerheid willen hebben, zullen zij moeten nagaan wie het recht van voorrang kan inroepen in de landen waar mogelijk een vervolgaanvraag zal worden ingediend of zullen zij moeten wachten tot het moment dat is besloten waar vervolgaanvragen worden ingediend. De praktische problemen die dat mogelijk meebrengt, kunnen niet het in artikel 2 VvP verankerde beginsel opzij zetten dat een land zelf bepaalt onder welke voorwaarden het voor zijn grondgebied geldende octrooien verleent en vernietigt (binnen de door verdragen getrokken grenzen). 4.17. Voor de volledigheid merkt het hof op dat het recht van voorrang niet kan worden aangemerkt als een ‘vordering’ ten opzichte van een ‘schuldenaar’ in de zin van artikel 12 van het EVO-Verdrag en artikel 14 van de Rome I-Verordening. Deze bepalingen over het toepasselijk recht in geval van cessie van vorderingen zijn ook niet per analogiam van toepassing. Zo kan het EOB niet worden vergeleken met de schuldenaar tegen wie een aanspraak geldend kan worden gemaakt. Ook na verlening van het octrooi kan, bijvoorbeeld in een nietigheidsprocedure, een beroep op het recht van voorrang worden gedaan; dan wordt dat beroep niet jegens het EOB gedaan. In die zin is het recht van voorrang – voor zover het moet worden aangemerkt als een vermogensrecht – eerder te vergelijken met een recht erga omnes.

Het hof 5.1. schorst de behandeling van het geschil totdat de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau in de onder 2.8 bedoelde oppositieprocedure einduitspraak heeft gedaan met betrekking tot EP 304 of die procedure op een andere manier is geëindigd; 5.2. bepaalt dat de meest gerede partij de zaak kan opbrengen op de rol voor een akte uitlaten voortgang van de procedure zodra er in de hiervoor genoemde procedure een einduitspraak is van de Technische Kamer van Beroep met betrekking tot EP 304 of die procedure op een andere manier is geëindigd; 5.3. houdt iedere verdere beslissing aan. Dit arrest is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. S.J. Schaafsma en mr. C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 juli 2019 in aanwezigheid van de griffier. Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, nadien een aantal maal herzien, Trb. 2006, 157. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, Trb. 1973, 20. Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), Trb. 1975, 108, zoals laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2002, 9. Hof Den Haag 24 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515, IER 2012/57 (Spirits/FKP), rov. 8.2. Vgl. de lex rei sitae voor onroerende zaken; ook een intellectuele-eigendomsrecht is territoriaal gekoppeld aan een bepaald grondgebied. Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom, Bijlage 1C bij het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), Marrakesh 15 april 1994, Trb. 1994, 235 (TRIPs-Overeenkomst). Trb. 1980, 156. Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), PbEU 2008, L 177/6. Trb. 1972, 51 en 1985, 79. Zie onder meer TKB 14 november 2006, T 0062/05; TKB 18 juni 2015, T 0205/14; en TKB 14 april 2016, T 0577/11. Bundesgerichtshof 16 april 2013, X ZR 49/12, Fahrzeugscheibe. G. Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, C.H. Beck 2019, Art. 87, Rn. 3; J.M. Boelens, ‘Parijse Perikelen, over de overdracht van voorrangsrechten’, IER 2018/33; Gruber e.a., Europäisches und Internationales Patentrecht, C.H. Beck 2012, §2.3.a; J.L.R.A. Huydecoper e.a., Industriële eigendom deel 1 – Bescherming van de innovatie, Deventer: Wolters Kluwer 2016, 3.7.4.12; P. Mes, Patentgesetz, C.H. Beck 2015, §40, Rn. 4; R. Schulte, Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, Carl Heymanns Verlag 2008, §41, Rn. 27S; M. Singer & D. Stauder, European Patent Convention, Köln: Carl Heymanns Verlag 2016, Art. 87, Rn. 59; D. Visser, The Annotated European Patent Convention, Haarlem: H. Tel Publisher 2018, Art. 87, punt 4; anders Th.C.J.A van Engelen, IE-Goederenrecht 2018, Boek9 2018, p. 186; de Franse wet kent een afwijkende regeling voor de – in dit geval zich niet voordoende – situatie dat in het kader van de Europese aanvrage een beroep wordt gedaan op het recht van voorrang op basis van een Franse prioriteitsaanvrage (art. 614-14 Code de la Proriété Intellectuelle). BPatG 28 oktober 2010. 11 W (pat) 14/09; Cour de cassation, 18 juni 1996, 94-18909. J. Azéma & J-C. Galloux, Droit de la proriété industrielle, Parijs: Dalloz 2017, p. 414-15; G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property As Revised at Stockholm in 1967, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property: 1969, p. 38; T. Cottier & P. Véron, Concise International and European IP Law, Art. 4 VvP; W.H. Drucker, Handboek voor de studie van het Nederlandsche Octrooirecht, ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1924, p. 236-237; R. Kraßer & C. Ann, Patentrecht, C.H. Beck 2016, §24, Rn. 124; P. de Lange, ‘Overdracht en overdraagbaarheid van prioriteitsrechten in de ROW’, BIE 2018, p. 116-120; O. Ruhl, Unionspriorität, Köln: Carl Heymanns Verlag 2000, p. 98; M. Vivant, Code de la propriété intellectuelle, Parijs: LexisNexis 2019, p. 507; R. Wieczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln: Carl Heymanns Verlag 1975, p. 136. In Britse uitspraken over het recht van voorrang wordt aangenomen dat ‘rechtsopvolger’ in de zin van artikel 87 EOV betekent ‘successor in title to the invention’, zie o.m. High Court, Arnold J, 23 juni 2010 [2010] EWHC 1487 (Pat), KCI Licensing Inc & Ors/Smith & Nephew Plc & Ors.

Vraag (a)(ii): inhoud toepasselijke recht / inroepbaarheid prioriteit 4.18. Uit het voorgaande volgt dat de vraag of Biogen een beroep kan doen op het recht van voorrang moet worden beantwoord aan de hand van het EOV, omdat het gaat om een beroep op voorrang dat wordt gedaan in het kader van de beoordeling van de geldigheid van een Europees octrooi. 4.19. Het EOV moet worden uitgelegd aan de hand van de maatstaven van de artikelen 31 tot en met 33 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969 (hierna: Verdrag van Wenen). Op grond van artikel 31, eerste lid, van dat verdrag moet een verdrag te goeder trouw worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het verdrag. Uit het derde lid van dat artikel volgt dat behalve met de context ook rekening moet worden gehouden met ieder later gebruik in de toepassing van het verdrag waardoor overeenstemming van de verdragspartijen inzake de uitleg van het verdrag is ontstaan. Dit brengt mee dat ook de heersende opvatting in de rechtspraak en literatuur van verdragslanden een primair interpretatiemiddel bij de uitleg van dat verdrag vormt. 4.20. Naar het oordeel van het hof moet de vraag wie een beroep kan doen op het recht van voorrang worden beantwoord op basis van een verdragsautonome uitleg van het EOV in plaats van een uitleg aan de hand van nationaal recht. Uitgangspunt is immers dat het EOV een voor de Verdragsluitende Staten gemeenschappelijk recht voor de verlening van octrooien in het leven roept (artikel 1 EOV). Zoals hiervoor al is overwogen, maakt het recht van voorrang deel uit van dat gemeenschappelijk recht. Ook in het kader van een nietigheidsprocedure tegen een verleend Europees octrooi, zoals deze procedure, moet worden getoetst aan de gemeenschappelijke regels met betrekking tot octrooieerbaarheid. De regel van artikel 2, tweede lid, EOV dat het Europees octrooi in elk van de Verdragsluitende Staten waarvoor het is verleend is onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi dat door die Staat is verleend, geldt namelijk niet voor zover het EOV anders bepaalt (artikel 2, tweede lid, EOV). Voor de nietigheidsgronden bepaalt het EOV anders. Artikel 138 EOV bepaalt dat het Europees octrooi met werking in een Verdragsluitende Staat slechts nietig kan worden verklaard op de in die bepaling genoemde gronden, waaronder de grond dat het onderwerp van het Europees octrooi ingevolge de artikelen 52 tot en met 57 EOV niet octrooieerbaar is. 4.21. Duidelijk is dat het recht van voorrang ex artikel 87 EOV kan overgaan op een ander dan de persoon die de prioriteitsaanvraag heeft ingediend. Artikel 87 EOV bepaalt uitdrukkelijk dat de indiener van de prioriteitsaanvraag ‘of zijn rechtsopvolger’ een recht van voorrang geniet. Hetzelfde volgt uit artikel 4 sub A, eerste lid, VvP. Ook daarin staat dat de indiener van de prioriteitsaanvraag ‘of zijn rechtsverkrijgende’ een recht van voorrang geniet. Mede gelet op het feit dat het EOV blijkens de preambule een speciale overeenkomst is in de zin van artikel 19 VvP moet worden aangenomen dat de verdragsluitende staten hebben beoogd dat artikel 87 EOV niet afwijkt van artikel 4 sub A, eerste lid, VvP. 4.22. Aangenomen moet worden dat met ‘rechtsopvolger’ wordt gedoeld op de persoon op wie het recht op voorrang is overgegaan, in plaats van de persoon op wie de prioriteitsaanvraag is overgegaan. Uit artikel 87, derde lid, EOV en artikel 4 sub A, derde lid, VvP volgt dat als de prioriteitsaanvraag op regelmatige wijze is ingediend, het recht van voorrang geldt ongeacht het verdere lot van de prioriteitsaanvraag. Dat onderstreept de onafhankelijkheid van het recht van voorrang. Daar komt bij dat het door het Verdrag van Parijs voorgeschreven recht van voorrang beoogt het aanvragen van octrooien in internationale situaties te vergemakkelijken. Met die doelstelling is niet verenigbaar dat het recht van voorrang alleen tezamen met de prioriteitsaanvraag kan overgaan. Een dergelijke eis zou namelijk verhinderen dat er verschillende rechtsopvolgers zijn die elk een of meer vervolgaanvragen indienen in verschillende landen. 4.23. Ten slotte moet worden aangenomen dat de ‘rechtsopvolger’ in de zin van artikel 87 EOV niet noodzakelijkerwijs samenvalt met de persoon die rechthebbende is op het Europees octrooi in de zin van artikel 60 EOV. Voor het ontstaan van het recht van voorrang is niet vereist dat de prioriteitsaanvraag is ingediend door de persoon die aanspraak kan maken op het recht op het octrooi. Het volstaat dat voor de prioriteitsaanvraag een datum van indiening kan worden vastgesteld (artikel 87, tweede en derde lid, EOV en artikel 4 sub A, tweede en derde lid, VvP). Als niet vereist is dat de persoon die de prioriteitsaanvraag indient aanspraak kan maken op het recht op het octrooi, kan die eis ook niet worden gesteld bij zijn rechtsopvolger. 4.24. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het recht van voorrang ex artikel 87 EOV kan overgaan op een rechtsopvolger. Nu het EOV en het VvP geen beperkingen stellen aan de wijze van overgang, moet worden aangenomen dat ook de persoon die het recht van voorrang bij bijzondere titel overgedragen heeft gekregen kan worden aangemerkt als ‘rechtsopvolger’ in de zin van artikel 87 EOV, ofwel dat het recht van voorrang ex artikel 87 EOV – goederenrechtelijk gezien – vatbaar is voor overdracht. Dit oordeel wordt ondersteund door de uitspraken van de Technische Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau. Die zijn in een reeks van uitspraken tot hetzelfde oordeel gekomen. Ook in de Duitse rechtspraak en een aanzienlijk deel van de literatuur wordt aangenomen dat een recht van voorrang met betrekking tot (de aanvraag voor) een Europees octrooi vatbaar is voor separate overdracht. Ook de rechtspraak en literatuur met betrekking tot het Verdrag van Parijs en nationale octrooien wijst in die richting. In de Britse rechtspraak wordt aangenomen dat het recht van voorrang overdraagbaar is, maar wordt ervan uitgegaan dat het recht alleen kan overgaan met het recht op het octrooi in de zin van artikel 60 EOV. Vraag (a)(ii): inhoud toepasselijke recht / vormvereisten 4.25. In het midden kan blijven of alle aspecten van de overgang van het recht van voorrang verdragsautonoom worden bepaald door het EOV. Om de volgende redenen moet naar het oordeel van het hof in ieder geval verdragsautonoom worden vastgesteld aan welke vormvereisten moet zijn voldaan om een persoon die met de indiener van de prioriteitsaanvraag is overeengekomen dat het recht van voorrang aan hem wordt overgedragen te kunnen aanmerken als ‘rechtsopvolger’ in de zin van artikel 87 EOV, respectievelijk om die overdracht vanuit goederenrechtelijk oogpunt rechtsgeldig te achten. 4.26. Ook in dit verband staat voorop dat het recht van voorrang onderdeel uitmaakt van het voor de EOV-lidstaten gemeenschappelijk recht voor de verlening en vernietiging van Europese octrooien. Omdat het EOV in het kader van het recht van voorrang niet verwijst naar nationaal recht, moet ervan worden uitgegaan dat de Verdragsluitende Staten hebben beoogd gemeenschappelijke regels te stellen voor de overdracht van het recht van voorrang. 4.27. Gemeenschappelijke regels zijn bovendien van belang omdat geschillen over aanspraken op voorrang zich niet alleen kunnen voordoen in procedures bij de nationale rechter, maar ook in procedures bij het EOB. Anders dan voor het recht op het octrooi in de zin van artikel 60 EOV, bevat het EOV voor het recht op voorrang namelijk niet de regel dat in procedures voor het EOB de aanvrager wordt geacht gerechtigd te zijn dat recht te doen gelden (vgl. artikel 60, derde lid, EOV).

De reden waarom die regel bestaat voor het recht op het octrooi, namelijk dat het EOB niet moet worden belast met de toepassing van uiteenlopend nationaal recht, geldt echter ook voor geschillen over aanspraken op het recht van voorrang. 4.28. Naar het oordeel van het hof stelt het EOV geen vormvereisten bij de overdracht van het recht van voorrang onder bijzondere titel. De tekst van het EOV noemt geen vormvereisten en ook de ratio van het recht van voorrang pleit niet voor het stellen van formele eisen. Het doel van het recht van voorrang is het vergemakkelijken van het doen van octrooiaanvragen in internationale situaties. Het stellen van vormvereisten kan afbreuk doen aan die doelstelling. 4.29. Het ontbreken van vormvereisten voor een overdracht van het recht van voorrang laat onverlet dat bij geschillen eisen kunnen worden gesteld aan het bewijs van de aanspraak op het recht van voorrang. In zaken waarin de voorrangsdatum relevant is voor de beoordeling van de geldigheid van het octrooi en de aanspraak op het recht van voorrang ter discussie staat, zal de indiener van de vervolgaanvraag of de houder van het daarop verleende octrooi, afhankelijk van de bewijslastverdeling, ofwel moeten bewijzen dat hij het recht van voorrang bij overeenkomst overgedragen heeft gekregen, ofwel moeten weerleggen dat hij geen aanspraak kan maken op het recht van voorrang. Het binnen het desbetreffende forum van toepassing zijnde bewijsrecht zal dan bepalen welke bewijsmiddelen zijn toegestaan en hoe die moeten worden gewaardeerd. Het spreekt voor zich dat in dat kader een door beide partijen ondertekende schriftelijke verklaring duidelijkheid biedt, maar als de overeenkomst kan worden bewezen zonder een dergelijke verklaring, bestaat er geen goede reden de overdracht ondanks de vastgestelde overeenkomst niet rechtsgeldig te achten omdat niet is voldaan aan bepaalde formaliteiten. 4.30. Dat het EOV in artikel 72 wel formele eisen stelt aan de overdracht van een Europese octrooiaanvrage, kan niet leiden tot een ander oordeel. Dat artikel is niet van toepassing op de overdracht van het recht van voorrang. Er is ook geen grond voor analoge toepassing. De in artikel 72 EOV gestelde eis van een door beide partijen ondertekend schriftelijk document hangt samen met het feit dat het EOB zekerheid moet hebben dat beide partijen instemmen met de overdracht, omdat de ene partij rechten verliest en de andere partij verplichtingen op zich neemt. Dat laatste is niet het geval bij de overdracht van prioriteit, omdat de persoon die beroep doet op (overdracht van) het recht van voorrang de verplichtingen die samenhangen met een octrooiaanvraag al op zich heeft genomen door indiening van de vervolgaanvraag. Vraag (b) (i) en (ii): uitleg overeenkomst, toepasselijk recht 4.31. Uit het voorgaande volgt dat het recht van voorrang met betrekking tot Europese octrooien en octrooiaanvragen goederenrechtelijk vormvrij bij overeenkomst overdraagbaar is, respectievelijk dat er niet hoeft te zijn voldaan aan vormvereisten om de ontvangende partij bij die overeenkomst octrooirechtelijk te kunnen aanmerken als rechtsopvolger in de zin van artikel 87 EOV. Niet in geschil is dat [naam 2] het recht op voorrang bij overeenkomst heeft overgedragen aan Biogen. Partijen twisten over het antwoord op de vraag of de overeenkomst die [naam 1] in 2004 is aangegaan met zijn werkgever, de rechtsvoorganger van Biogen, Biogen Idec Inc. (zie r.o. 2.6, hierna: de Overeenkomst) zo moet worden uitgelegd dat de Overeenkomst een overeenkomst van overdracht is waarbij het recht van voorrang bij voorbaat wordt overgedragen of een overeenkomst tot overdracht, waarbij een nadere overeenkomst nodig is voor de overdracht. 4.32. De vraag naar de uitleg van de Overeenkomst is – in tegenstelling tot de hiervoor behandelde octrooi- en goederenrechtelijke kwesties – een verbintenisrechtelijke vraag. Aangezien de Overeenkomst is gesloten voor 17 december 2009 moet het op die vraag van toepassing zijnde recht worden bepaald aan de hand van het EVO-Verdrag, en niet aan de hand van de Rome-I-Verordening (artikel 28 en 24 Rome I-Verordening). Op grond van de artikelen 3, eerste lid, en 10, eerste lid, sub a EVO-Verdrag wordt de uitleg van de Overeenkomst beheerst door het recht van Massachusetts, omdat de contractspartijen in artikel 21 van de Overeenkomst uitdrukkelijk een rechtskeuze voor dat recht hebben gedaan. 4.33. Niet in geschil is dat naar het recht van Massachusetts de letterlijke tekst van de overeenkomst leidend is als die tekst ondubbelzinnig is. Als de tekst niet ondubbelzinnig is, moet de overeenkomst worden uitgelegd op basis van verschillende factoren, waaronder de intenties van partijen en de strekking van de overeenkomst. Uitgaande van deze maatstaven moet worden geoordeeld dat de Overeenkomst een overeenkomst van overdracht is, dus dat [naam 1] het recht van voorrang bij de Overeenkomst heeft overgedragen. 4.34. Partijen zijn het erover eens dat op grond van artikel 5 van de Overeenkomst alle rechten met betrekking tot Proprietary Information bij voorbaat worden overgedragen, dat wil zeggen dat die rechten bij het ontstaan ervan direct overgaan zonder dat een nadere overeenkomst nodig is. Ook Celltrion gaat daarvan uit. 4.35. Het hof is met Biogen van oordeel dat uit de tekst van de Overeenkomst ondubbelzinnig blijkt dat het recht van voorrang behoort tot de rechten met betrekking tot Proprietary Information die krachtens artikel 5 van de Overeenkomst zijn overgedragen. Het begrip Proprietary Information is in artikel 4 namelijk breed gedefinieerd als ‘information that has been created, discovered, developed, or otherwise become known to the Company (including without limitation information created, discovered, developed, or made known by me) and/or in which property rights have been assigned or otherwise conveyed to the Company, which information has commercial value in the business in which the Company is engaged or will engage and is not generally known to the public’. Onder deze definitie vallen onmiskenbaar (vermeende) uitvindingen die [naam 1] (mede) heeft gedaan, zoals de materie die is geclaimd in EP 304. Dat wordt bevestigd door de rest van de tekst van artikel 4, waarin bij wijze van illustratie staat dat Proprietary Information onder meer omvat ‘inventions’. Het betoog van Celltrion dat octrooieerbare uitvindingen niet onder die term ‘inventions’ vallen, kan geen stand houden. Het genus ‘uitvinding’ omvat immers het species ‘octrooieerbare uitvinding’. Bovendien spreekt artikel 5 uitdrukkelijk over ‘patents’ met betrekking tot Proprietary Information, dus ook de tekst van de Overeenkomst maakt duidelijk dat het begrip ‘Proprietary Information’ octrooieerbare uitvindingen omvat. Daar komt bij dat artikel 4 ook ‘nonpublic patent applications’ noemt als voorbeeld van Proprietary Information. De prioriteitsaanvrage is, zoals Biogen onbestreden heeft opgemerkt, een nonpublic patent application. 4.36. Het recht van voorrang maakt onderdeel uit van de rechten met betrekking tot Proprietary Information, zoals uitvindingen en niet-gepubliceerde octrooiaanvragen. Het gebruik van de termen ‘any rights’ duidt er immers op dat alle rechten met betrekking tot Proprietary Information onder de overdracht vallen. Het feit dat het begrip ‘recht van voorrang’ als zodanig niet voorkomt in de Overeenkomst is, anders dan de rechtbank heeft aangenomen, gelet op de hiervoor genoemde breedte van de gebruikte termen, geen grond voor uitsluiting van rechten van voorrang van de overdracht.

Het hof ziet, anders dan de rechtbank, ook geen aanwijzing voor een restrictieve uitleg in het feit dat artikel 5 bepaalt dat ‘[a]ll Proprietary Information shall be the sole and exclusive property of the Company […], and the Company […] shall be the sole and exclusive owner of all patents or other rights in connection therewith.’ Integendeel, deze clausule bevestigt dat partijen hebben beoogd dat zowel de eigendom van Proprietary Information, als octrooien en andere rechten met betrekking tot Proprietary Information, komen te rusten bij de werkgever van [naam 1] . 4.37. Anders dan Celltrion meent, staat de hiervoor gegeven uitleg van de artikelen 4 en 5 van de Overeenkomst niet op gespannen voet met het feit dat in artikel 10 van de Overeenkomst staat dat [naam 1] ‘will assign to the Company […] any rights in […] Inventions’. Niet ter discussie staat dat die clausule, anders dan artikel 5, geen overdracht bij voorbaat betreft, maar een verbintenis tot overdracht bij een nadere rechtshandeling. Zoals Biogen heeft opgemerkt, moet deze clausule worden begrepen in het licht van de rest van artikel 10, dat [naam 1] ertoe verplicht – samengevat – zijn werkgever bij te staan bij het verkrijgen van octrooien op uitvindingen die [naam 1] in het kader van zijn dienstbetrekking heeft gedaan. Het sluiten van een overeenkomst tot overdracht van een recht dat ook al krachtens artikel 5 is overgegaan, kan daarvan onderdeel uitmaken. Zo kan het met het oog op het bewijs van de overdracht in een verleningsprocedure wenselijk zijn dat partijen de overdracht van een specifiek recht met betrekking tot een specifieke uitvinding bevestigen in een afzonderlijke overeenkomst, zodat ook voor derden zoals het octrooibureau buiten kijf staat dat een bepaald recht is overgedragen. Die latere overeenkomst sluit dan niet uit dat eerder hetzelfde recht is overgedragen, maar dient ter bevestiging van die overdracht. 4.38. Ook als zou worden aangenomen dat de tekst van de Overeenkomst op dit punt niet ondubbelzinnig is, en de Overeenkomst dus moet worden uitgelegd op basis van onder meer de intenties van partijen en de strekking van de Overeenkomst, is de uitkomst niet anders. Aangenomen moet worden dat de hiervoor gegeven uitleg van de Overeenkomst in overeenstemming is met de strekking van de Overeenkomst en de intenties van de contractspartijen. Het doel van de Overeenkomst is onmiskenbaar dat alle rechten bij de werkgever komen te rusten. Dat doel volgt uit de tekst van onder meer de artikelen 4, 5 en 10 van de Overeenkomst. Door de overdracht op twee manieren te regelen hebben partijen dubbel gewaarborgd dat dit doel wordt bereikt. Biogen heeft door overlegging van een verklaring van [naam 1] laten zien dat [naam 1] er ook van uitging dat hij met het sluiten van de Overeenkomst alle rechten met betrekking tot uitvindingen, waaronder het recht van voorrang, bij voorbaat had overgedragen aan zijn werkgever. Celltrion op haar beurt heeft niets aangevoerd op basis waarvan zou kunnen worden aangenomen dat partijen hebben bedoeld om rechten met betrekking tot uitvindingen van [naam 1] , waaronder het recht van voorrang, niet bij voorbaat over te dragen, maar slechts af te spreken dat [naam 1] die rechten later zou overdragen. 4.39. Het betoog van Celltrion dat de regeling van artikel 10 voorgaat op het daarmee strijdige artikel 5 van de Overeenkomst, kan gelet op het voorgaande niet slagen. De in die bepalingen geregelde overdrachten zijn niet tegenstrijdig, maar dubbelop. Ook het feit dat [naam 1] met zijn werkgever in 2009 een overeenkomst heeft gesloten waarin een Amerikaanse aanvrage die dezelfde prioriteit inroept als EP 304 wordt overgedragen aan Biogen Idec Inc. werpt geen ander licht op de zaak. Die latere overeenkomst kan worden gezien als een voorbeeld van een overeenkomst die is gesloten met het oog op de registratie van de overdracht van die specifieke aanvrage bij het United States Patent and Trademark Office. De door Biogen overgelegde verklaring van [naam 1] bevestigt dat ook hij de latere overeenkomst op die manier had begrepen. Dat de tekst van de latere overeenkomst geen melding maakt van de Overeenkomst, staat daar niet aan in de weg. 4.40. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat [naam 2] en [naam 1] hun aanspraak op het recht van voorrang rechtsgeldig hebben overgedragen aan Biogen en moet het betoog van Celltrion dat Biogen niet de persoon is die een beroep kan doen op het recht van voorrang worden verworpen. Gelet daarop kunnen de overige verweren die Biogen naar voren heeft gebracht tegen dat betoog, onbesproken blijven. De andere gronden die Celltrion heeft aangevoerd voor de vernietiging van EP 304, waaronder een gebrek aan materiële prioriteit, zal het hof zo nodig beoordelen nadat de Technische Kamer van Beroep uitspraak heeft gedaan over de geldigheid van EP 304.