ECLI:NL:GHDHA:2017:4156

GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht Zaaknummer : 200.199.534/01 Zaaknummer rechtbank : C/09/513596 / KG ZA 16-793 arrest van 14 november 2017 inzake 1 Ruby Decor B.V., gevestigd te Broek op Langedijk (gemeente Langedijk), 2. Aparto B.V. , gevestigd te Broek op Langedijk (gemeente Langedijk), appellanten, hierna te noemen: Ruby Decor, advocaat: mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht, tegen Basic Holdings ULC, gevestigd te Dublin (Ierland), geïntimeerde, hierna te noemen: Basic Holdings, advocaat: mr. A. Tsoutsanis te Amsterdam. 1 Het geding Bij exploot van 2 september 2016 is Ruby Decor in hoger beroep gekomen van een door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 9 augustus 2016 (hierna: Vonnis II). Bij memorie van grieven (MvG) heeft Ruby Decor vijf grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord (MvA) heeft Basic Holdings de grieven bestreden. Aan beide zijden zijn bij pleidooi aanvullende stukken overgelegd. Partijen hebben op 11 september 2017 de zaak doen bepleiten, Ruby Decor door mr. Th.C.J.A. van Engelen, advocaat te Utrecht, en Basic Holdings door mr. A. Tsoutsanis, advocaat te Amsterdam, beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities (pleitnotities HB). Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd. 2 Feiten Het gaat in deze zaak om het volgende: 2.1 Basic Holdings maakt deel uit van de wereldwijd opererende Glen Dimplex Group, die zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van sfeerhaarden. 2.2 Basic Holdings is houdster van Europees octrooi EP 2 029 941 B1 (hierna: EP 941 dan wel het octrooi) voor een ‘ Artificial Fireplace ’. EP 941 heeft onder meer gelding voor Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. 2.3 EP 941 heeft 17 conclusies, waarvan de eerste conclusie onafhankelijk is. De volgconclusies zijn alle afhankelijk van conclusie 1. De oorspronkelijke Engelse tekst van conclusie 1 van EP 941 luidt als volgt: 1. A simulated fire effect apparatus (10) (450) (322) comprising: an apertured bed (12) (232); a container (30) (452) (452') (652) (752) adapted to contain a body of liquid (32), the container providing a head space (496) (6528) above the liquid; an ultrasonic transducer (34) (34') (462) (458) device having a transducing surface operatively in liquid contacting relation with the body of liquid (32) and operable to produce a vapour in said head space (496) (652B); and means for providing a current of air directed upwardly from the apertured bed (12) (232) characterised in that the container (30) (452) (452') (652) (752) includes a vapour outlet port (482) ((482'), and in that the apparatus (10) (450) (322) further comprises means (26) for providing a flow of air along a path extending into the head space (496) (652B) and out of the vapour outlet port (482) (482'), wherein the outlet port (482) (482') is so disposed that the air flow path exits the container (30) (452) (452') (652) (752) below the aperture bed (12) (232). 2.4 In de onbestreden Nederlandse vertaling luidt conclusie 1 als volgt: 1. Inrichting voor de simulatie van een haardvuureffect (10) (450) (322) omvattende: een van openingen voorzien bed (12) (232); een houder (30) (452) (452') (652) (752) ingericht om een vloeistofhoeveelheid (32) te bevatten, waarbij de houder een kopruimte (496) (652B) boven de vloeistof verschaft; een ultrasonische omvormerinrichting (34) (34') (462) (458) met een omvormend oppervlak dat werkzaam in vloeistofcontacterend verband met de vloeistofhoeveelheid (32) staat en bruikbaar is om een damp in de genoemde kopruimte (496) (652B) voort te brengen; en middelen voor het verschaffen van een luchtstroom, die vanaf het van openingen voorziene bed (12) (232) naar boven is gericht, met het kenmerk , dat de houder (30) (452) (452') (652) (752) een dampuitlaatpoort (482) (482') omvat en dat de inrichting (10) (450) (322) voorts middelen (26) omvat voor het verschaffen van een luchtstroom langs een weg, die zich naar binnen in de kopruimte (496) (652B) (…) 2.8 Bij brief van 22 juni 2016 heeft de advocaat van Basic Holdings (onder meer) als volgt geantwoord: By letter of 16 June 2016 Ruby Decor BV ('Ruby') and Aparto BV are soliciting to Basic Holding ULC's views on whether three new configurations of Ruby's products would infringe on the Intellectual Property Rights of Basic Holdings. Basic Holdings is not able, and also under no obligation, to provide the requested technical and legal advice to competitors, let alone on no less than three embodiments of which it is entirely unclear whether such products would actually be put on the market. Basic Holdings and the Glen Dimplex Group own a significant portfolio of Intellectual Property Rights (patents, designs, trademarks, know-how, trade secrets etc). In view thereof, it is the policy of Basic Holdings and the Glen Dimplex Group to routinely monitor actual market developments. To the extent such developments or products on the market give rise to concerns of potential infringement on its portfolio of Intellectual Property Rights, Basic Holdings and the Glen Dimplex Group will investigate accordingly and decide on the appropriate course of action. 2.9 In de e-mail van 23 juni 2016 laat de raadsman van Ruby Decor (voor zover relevant) als volgt weten: In antwoord op uw brief van 22 juni die die per e-mail op 23 juni is verstuurd, zij opgemerkt dat in mijn brief van 16 juni ook specifiek verzocht wordt om aan te geven “dat geen sprake zal zijn van het verbeuren van dwangsommen op grond van het vonnis van 4 mei 2016.” Op die vraag gaat u in uw brief ten onrechte niet in. Graag verneem ik thans uiterlijk morgen of uw cliënte akkoord is met het feit dat de voorgelegde versies geen inbreuk vormen op EP 941 en met het op de markt brengen daarvan dus geen dwangsommen verbeurd worden. Nu uw cliënte het vonnis ten uitvoer legt is zij gehouden duidelijkheid te verschaffen op concrete vragen over het niet verbeuren van dwangsommen inzake concrete ontwerpen, welke mijn cliënte op de markt gaat brengen. 2.10 Daarop antwoordt de raadsman van Basic Holdings bij e-mail van 24 juni 2016 (onder meer): In tegenstelling tot wat u suggereert, is de brief d.d. 22 juni duidelijk. Zoals aangegeven zal Basic Holdings indien concrete producten op de markt zijn gebracht zich daarover een oordeel (kunnen) vormen. Pas dan is duidelijk welk concreet product waar op de markt is, met gebruikmaking van welke constructiemaatregelen. Voor de nu door u gewenste 'verklaring van niet-inbreuk' is geen reden en ook geen grondslag. Van enige reële dreiging van executie is geen sprake. Van enig (spoedeisend) belang ook niet. Indien uw cliënten concrete producten daadwerkelijk op de markt zouden brengen en Basic Holdings alsdan na bestudering daarvan zou menen dat e.e.a. onder het vonnis van 4 mei 2016 zou vallen en in verband daarmee betaling van dwangsommen zou aanzeggen, dan hebben uw cliënten alsdan gelegenheid om desgewenst een executie kortgeding te starten. Die situatie doet zich thans niet voor, nu immers geen standpunt is ingenomen over inbreuk en ook geen dwangsommen of rechtsmaatregelen van welke aard dan ook zijn aangezegd. 2.11 Op 26 juni 2016 bericht de raadsman van Ruby Decor de raadsman van Basic Holdings dan nog (voor zover relevant) als volgt: Ter vermijding van misverstand zij opgemerkt dat mijn cliënte Ruby Decor de sfeerhaarden conform de drie aangegeven ontwerpen in Nederland gaat in het verkeer gaat brengen, verkopen, afleveren en/of anderszins verhandelen en daartoe in voorraad zal hebben, aanbieden of invoeren en tevens ook vervaardigen. Om die reden hebben mijn cliënten een spoedeisend belang bij duidelijkheid over de vraag of uw cliënte meent dat door een of meer van deze ontwerpen al dan niet dwangsommen worden verbeurd. Dat belang ontstaat niet pas en wordt ook niet spoedeisend enkel nadat deze handelingen ter zake van die producten zijn verricht of uw cliënte daadwerkelijk tot invordering van dwangsommen overgaat. Doordat uw cliënte het Von Een en ander laat onverlet dat zodra een concreet product op de markt zou worden gebracht, Basic Holdings alsdan zal onderzoeken of dit inbreuk maakt op haar octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder derhalve EP 2 029 941 B1, ter zake waarvan Basic Holdings zich alle rechten voorbehoudt . 2.16 In een e-mail van 4 september 2017 schrijft de raadsman van Ruby Decor (onder meer) het navolgende aan de raadsman van Basic Holdings: Dank voor voor uw brief van 30 augustus met de toezegging namens uw cliënte dat zij terzake van de voorgestelde uitvoering van Versie 3 geen aanspraak zal maken op dwangsommen. (…) Volgend op de toezegging van uw cliënte inzake Versie 3 stel ik hierbij evenzeer de vraag of uw cliënten evenzeer geen aanspraak op dwangsommen zal maken indien de voorgestelde uitvoering wordt aangepast conform Versie 1 (alleen de dampuitlaat op de hoogte van Versie 3) of conform Versie 2 (alleen de ventilator verplaatst naar de locatie van Versie 3). Een antwoord op deze vragen zie ik graag begin van deze week tegemoet ” 2.17 Bij e-mail van 12 september 2016 antwoordt de raadsman van Basic Holdings (onder meer) als volgt: Zoals u weet is Ruby Decor c.s. er eerder, o.a. in juni en ter zitting van 26 juli, op gewezen dat het niet aangaat om allerhande zienswijzen uit te lokken omtrent meerdere typen productconfiguraties, terwijl Ruby Decor c.s. niet eens zelf weet welk product zij van plan is op de markt te gaan brengen. Naar aanleiding daarvan heeft Ruby Decor c.s. er uiteindelijk voor gekozen om op 16 augustus een door haar als 'Versie 3' aangeduid product aan Basic Holdings voor te leggen. In reactie daarop heeft Basic Holdings bij email van 23 augustus 2016 gemotiveerd verzocht om nadere toelichting en uitleg. Dat heeft u bij email van diezelfde datum geweigerd. Bij brief van 30 augustus heeft Basic Holdings bevestigd dat het ten aanzien van het onderzochte 'Versie 3' product geen aanspraak maakt, of zal maken, op het verbeuren van dwangsommen uit hoofde van het vonnis van 4 mei jl. Die bevestiging geldt vanzelfsprekend alleen voor het ter hand gestelde en onderzochte Versie 3 product. Uw vervolgvragen nu zien op andere prototypeversies (door u aangeduid als Versie 1 en 2) dan het eerder ter hand gestelde, en ook reeds geretourneerde, prototype. Basic Holdings kan dergelijke vragen alleen beantwoorden op basis van concreet onderzoek van concrete voortbrengsels. Iedere productversie dient op diens eigen merites, kenmerken en constructiemaatregelen te worden beoordeeld. Basic Holdings is daarom niet in staat uw vervolgvragen te beantwoorden. Daarvoor is ook geen aanleiding nu immers ten aanzien van het verstrekte prototype is aangegeven dat ter zake geen aanspraak wordt gemaakt op het verbeuren van dwangsommen. Nadere vervolgvragen over andere producten zijn derhalve niet nodig. Basic Holdings herhaalt in dit verband nog eens dat wat in het vonnis van 9 augustus te lezen valt en dat is dat Basic Holdings heeft toegezegd geen aanspraak te maken op dwangsommen dan nadat zij een concreet product heeft onderzocht en daaromtrent haar standpunt aan Ruby Decor c.s. heeft kenbaar gemaakt. Indien Ruby Decor c.s. een dergelijke Versie 1 of 2 op de markt zal brengen, dan zal Basic Holdings dat onderzoeken en aan Ruby Decor c.s. haar standpunt kenbaar maken . 2.18 In paragrafen 24-26 MvA (genomen ter rolle van 27 december 2016) staat: 24. Ruby c.s. had, en heeft, daarom geen (spoedeisend) belang bij de gevraagde voorziening. 25. Dat belang is eens te meer komen te ontvallen nu Basic Holdings bij brief van 30 augustus 2016 heeft aangegeven dat dat het ten aanzien van de op 16 augustus 2016 ter hand gestelde ‘Versie 3’ geen aanspraak maakt, of zal maken, op het verbeuren van dwangsommen uit hoofde van het vonnis van 4 mei 2016. 26. Nu het eerder ter hand gestelde Versie 3 prototype de constructiemaatregelen van Versie 1 en 2 combineert, geldt dit ook voor Versie 1 en 2. Op basis van het vonnis van 4 mei jl en de bestude Voorts heeft zij er belang bij te voorkomen dat zij kosten maakt in verband met de ontwikkeling, productie en marketing van een nieuw product ten aanzien waarvan Basic Holdings zich bij marktintroductie op het standpunt stelt dat die valt onder het opgelegde inbreukverbod en dat zij – bij verdere verhandeling daarvan – aanspraak zal maken op betaling van verbeurde dwangsommen. Anders dan Basic Holdings stelt zijn deze belangen aan te merken als ‘voldoende belang’ in de zin van artikel 3:303 Burgerlijk Wetboek (BW). 4.3 De toezegging van Basic Holdings zoals weergegeven in r.o. 4.2.1 van Vonnis II, ook herhaald in de correspondentie, dat zij geen aanspraak zal maken op dwangsommen dan nadat zij een door Ruby Decor op de markt gebracht product heeft onderzocht en zij haar standpunt daarover aan Ruby Decor kenbaar heeft gemaakt, voorkomt wel dat Ruby Decor ‘ongemerkt’ dwangsommen verbeurt, althans dat zij die aan Basic Holdings zou moeten betalen, maar komt niet tegemoet aan het andere hiervoor genoemde belang van Ruby Decor, dat zij het maken van nodeloze ontwikkelings- productie- en marketingkosten ten aanzien van zo’n product voorkomt. Daarvoor is nodig dat zij duidelijkheid verkrijgt of ten aanzien van dat product aanspraak gemaakt zal worden op betaling van dwangsommen, vóórdat die kosten gemaakt gaan worden. De vraag die voorligt is of Basic Holdings onder de gegeven omstandigheden verplicht was die duidelijkheid te verstrekken. Het enkele feit dat Ruby Decor daarbij een voldoende belang heeft, brengt immers nog geen verplichting van Basic Holdings met zich. 4.4 Volgens Ruby Decor zijn Ruby Decor en Basic Holdings, door de betekening van Vonnis I waarin op vordering van Basic Holdings aan Ruby Decor een met dwangsommen versterkt verbod is opgelegd, in een door artikel 6:2 BW beheerste rechtsverhouding komen te staan, op grond waarvan op hen beiden de verplichting rust zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. Basic Holdings is op grond daarvan gehouden vooraf aan Ruby Decor kenbaar te maken of zij ten aanzien van een bepaald (nog te ontwikkelen) product aanspraak zal gaan maken op betaling van dwangsommen. Bij schending van die verplichting brengt de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid met zich, dat geen aanspraak gemaakt kan worden op betaling van verbeurde dwangsommen, aldus Ruby Decor. Basic Holdings bestrijdt dat zij verplicht zou zijn op voorhand de vraag te beantwoorden of een bepaald product naar haar mening onder de reikwijdte van het uitgesproken verbod valt. Het hof oordeelt daarover als volgt. 4.5 Het hof is met Ruby Decor van oordeel dat partijen door de betekening van Vonnis I, waarin op vordering van Basic Holdings aan Ruby Decor een met dwangsommen versterkt verbod is opgelegd, in een door artikel 6:2 BW beheerste rechtsverhouding zijn komen te staan. Door betekening van het vonnis is Ruby Decor immers jegens Basic Holdings verplicht zich te houden aan het opgelegde inbreukverbod en bij niet-naleving daarvan is zij verplicht aan Basic Holdings de opgelegde dwangsom te voldoen. In zoverre zijn zij derhalve te beschouwen als schuldenaar en schuldeiser. Op grond van die rechtsverhouding rust op hen beiden ingevolge artikel 6:2 lid 1 BW de verplichting zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. 4.6 Zoals de voorzieningenrechter terecht heeft opgemerkt, heeft voor de vraag of ter zake van (voorbehouden handelingen met betrekking tot) een product dwangsommen zijn verbeurd wegens overtreding van een eerder opgelegd in algemene termen vervat inbreukverbod, als maatstaf te gelden dat de draagwijdte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren (zie HR 5 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8183). Dat brengt met zich dat het niet is uit te sluiten dat ter 4.9 Bij de brief van 16 juni 2016, waarin Ruby Decor aan Basic Holdings de vraag heeft voorgelegd of de Varianten 1, 2 of 3 volgens Basic Holdings onder de reikwijdte van het opgelegde inbreukverbod vielen, waren slechts een beperkt aantal (één per variant) zeer abstracte tekeningen gevoegd. Op die tekeningen was bijvoorbeeld het aantal openingen niet zichtbaar en evenmin inzichtelijk gemaakt hoe het werkingsmechanisme van de sfeerhaarden was, in het bijzonder bij het ontbreken van een luchtstroom door de kopruimte. Ook een technische beschrijving van de voorgestelde constructieve maatregelen ontbrak. Naar het oordeel van het hof handelde Basic Holdings daarom niet in strijd met de op haar rustende ‘artikel 6:2 lid 1’-verplichting door in de e-mail van 24 juni 2016 te laten weten dat zij pas in staat was de door Ruby Decor gestelde vraag te beantwoorden als zij een concreet product zou hebben waaruit kon worden afgeleid van welke constructiemaatregelen gebruik werd gemaakt. In strijd met de hiervoor bedoelde verplichting om de redelijkerwijs voor een goede beoordeling benodigde informatie te verstrekken, heeft Ruby Decor vervolgens geen product, prototype en/of nadere informatie verstrekt. 4.10 Bij voormelde stand van zaken kunnen de grieven die erop zijn gebaseerd dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat Basic Holdings ongerechtvaardigd heeft geweigerd aan Ruby Decor duidelijkheid te verschaffen over de vraag of zij ten aanzien van Varianten 1, 2 of 3 dwangsommen zou innen, zodat de redelijkheid en billijkheid zich ertegen verzetten dat Basic Holdings dwangsommen zou mogen innen, niet slagen. Basic Holdings hoefde die vraag immers niet te beantwoorden, zoals hiervoor onder r.o. 4.9 is uiteengezet. Buiten die grondslag is een executieverbod slechts toewijsbaar op grond van artikel 438 Rv en wel indien sprake is van een concrete, reële dreiging van executiemaatregelen door Basic Holdings. Ruby Decor heeft niet aannemelijk gemaakt dat daarvan sprake was, zoals de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen. De voorzieningenrechter heeft het door Ruby Decor gevorderde verbod om op grond van Vonnis I executiemaatregelen te nemen derhalve terecht afgewezen. Ook thans, in hoger beroep, zijn de vorderingen op geen van beide grondslagen toewijsbaar. In elk geval ter zitting, bij dupliek, heeft Basic Holdings onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk laten weten dat zij ten aanzien van de Varianten 1 t/m 3 geen dwangsommen zal innen uit hoofde van Vonnis I. Bij toewijzing van het gevorderde verbod ontbreekt daarom voldoende (spoedeisend) belang. De grieven behoeven derhalve geen verdere bespreking nu die, bij deze stand van zaken, niet kunnen leiden tot vernietiging van het bestreden Vonnis II. 4.11 Alsdan resteert de vraag wie in de proceskosten van onderhavige procedure in hoger beroep dient te worden veroordeeld. Het hof oordeelt daarover als volgt. 4.12 Nadat Vonnis II was uitgesproken heeft Ruby Decor een prototype van Variant 3 (waarin zowel de maatregel van Variant 1 als de maatregel van Variant 2 is toepast) gestuurd aan Basic Holdings en de vraag gesteld of naar de mening van Basic Holdings een product volgens dit prototype zou vallen onder de reikwijdte van het verbod van Vonnis I. Op 30 augustus heeft Basic Holdings kort gezegd geantwoord dat zij ten aanzien van die Variant 3 geen aanspraak zou maken op betaling van dwangsommen. Daarna heeft Ruby Decor bij e-mail van 4 september 2016 de vervolgvraag gesteld of aanspraak gemaakt zou worden op dwangsommen ten aanzien van Varianten 1 en 2 indien uitgevoerd met de constructieve maatregelen zoals blijkend uit het prototype. In reactie op die vervolgvraag heeft Basic Holdings in haar e-mail van 12 september 2016 kort gezegd laten weten dat ze dat niet kon beoordelen en dat dit overigens naar haar mening ook onnodig was gelet op haar eerdere toezeggingen (zie punt 2.17 hiervoor). 4.13 Voor zover Basic Holdings zich op het standpunt stelt dat beantwoording van de vervolgvraag ni