ECLI:NL:GHDHA:2017:2622

GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel Recht Zaaknummer : 200.201.969/01 Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/496904/HA ZA 15-1081 Arrest d.d. 19 september 2017 Inzake ANS TRADING B.V., gevestigd te Purmerend, appellante, hierna te noemen: ANS, advocaat: mr. T.W.F. Overdijk te Amsterdam, tegen de vennootschap onder firma PARFUMSWINKEL v.o.f., gevestigd te Roosendaal, en haar vennoten: 1. [geïntimeerde 1], wonende te Eindhoven, 2. [geïntimeerde 2], wonende te Eindhoven, 3. DELFGAAUW B.V., gevestigd te Roosendaal, geïntimeerden, hierna gezamenlijk te noemen: PW, advocaat: mr. R.M.I. van der Straaten te ‘s-Hertogenbosch. Het verloop van het geding Bij exploot van 14 september 2016 is ANS in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 15 juni 2016 (hierna kortweg: het vonnis). Dit vonnis is gebaseerd op onder meer de volgende stukken: - de inleidende dagvaarding van PW (ID); - de conclusie van antwoord van ANS (CvA); - het proces-verbaal van comparitie van 12 april 2016 (PV-CnA). Bij memorie van grieven (MvG) heeft ANS negen grieven tegen dat vonnis aangevoerd die door PW zijn bestreden bij memorie van antwoord (MvA), met de producties 34 t/m 40. Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 26 juni 2017, ANS door haar advocaat en diens kantoorgenote mr. M.L. Rondhuis, PW door haar advocaat. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnota’s (hierna: PA = Pleitnota in Appel). Met het oog op de pleidooien zijn door ANS nog de producties 11 en 12 overgelegd, en door PW de producties 41 t/m 44. Na afloop van de pleidooien is arrest gevraagd.

1.1 De volgende feiten worden als vaststaand aangenomen. a. PW drijft een onderneming die zich onder meer bezighoudt met de online verkoop van parfums, verzorgingsproducten en cosmetica in Nederland. Daartoe bedient zij zich sinds eind 2006 van de handelsnaam PARFUMSWINKEL (al dan niet met .nl, zie bijv. punt 1 ID en punt 3.11 MvA, beiden hierna weer te geven als: PARFUMSWINKEL) en de domeinnaam parfumswinkel.nl. b. ANS drijft sinds eind 2010 een onderneming die zich bezighoudt met de online verkoop van parfums en aanverwante producten aan internetgebruikers in Nederland. ANS bedient zich daarbij sinds 16 maart 2015 van de (op 13 augustus 2010 geregistreerde) domeinnaam parfumswebwinkel.nl. Tot eind 2015 gebruikte ANS de handelsnaam PARFUMSWEBWINKEL.NL, daarna de handelsnaam PARFUMSWEBWINKEL (zonder .nl). 1.2. PW heeft gevorderd, voor zover in hoger beroep nog van belang, een bevel aan ANS tot staking van het gebruik van de handelsnaam PARFUMSWEBWINKEL (met of zonder .nl), op straffe van verbeurte van een dwangsom, en schadevergoeding op te maken bij staat. De rechtbank heeft deze vorderingen van PW toegewezen, onder veroordeling van ANS in de ‘artikel 1019h Rv’-kosten. Hiertegen richten zich de grieven van ANS. Belang bij het hoger beroep 2.1 De webwinkel met de handelsnaam PARFUMSWEBWINKEL wordt thans niet meer door ANS geëxploiteerd, maar door een andere vennootschap. Omdat ANS geen eigenaar meer is van de onderneming die werd gevoerd onder de naam PARFUMSWEBWINKEL mist zij in de visie van PW belang bij haar hoger beroep. Het hof volgt PW hierin niet. ANS heeft immers reeds vanwege de proceskostenveroordeling in de eerste aanleg belang bij het hoger beroep, ook nu zij de door de rechtbank ten laste van haar uitgesproken kostenveroordeling niet heeft betaald, zoals PW heeft gesteld (punt 3 PA) en ANS bij pleidooi in hoger beroep (buiten de PA om) heeft erkend. Alleen door hoger beroep kan de in het vonnis verschafte titel om die kosten te innen aan PW worden ontnomen, terwijl het hoger beroep ANS bovendien de mogelijkheid geeft om voor de eerste aanleg alsnog een kostenveroordeling ten gunste van haarzelf te verkrijgen. Artikel 5 Hnw en de louter beschrijvende handelsnaam 3.1 Bij pleidooi in hoger beroep is naar aanleiding van een vraag van het hof namens PW verklaard dat haar vorderingen (thans) uitsluitend zijn gebaseerd op artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) dat als volgt luidt: ‘Het is verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is’. 3.2 ANS heeft de vorderingen van PW onder meer bestreden met de stelling, dat PARFUMSWINKEL een louter beschrijvende naam is (punten 2.3 en 6.2 MvG; punten 6.3 en 6.4 PA). Over zulke namen heeft de Hoge Raad (HR) op 11 december 2015 een arrest gewezen in een geschil tussen Artiestenverloningen B.V. en Prae Artiestenverloningen B.V. over de domeinnaam ‘Artiestenverloning’, hierna te noemen: het Artiestenverloning-arrest (ECLI:NL:HR:2015:3554). Het hof zal nu eerst (onder 3.3 t/m 3.15) ingaan op artikel 5 Hnw en de beschrijvende handelsnaam in het algemeen, inclusief het Artiestenverloning-arrest. Daarna (onder 4.1-4.5) zal worden onderzocht of PARFUMSWINKEL louter beschrijvend is. 3.3 In de Conclusie van de AG voor het Artiestenverloning-arrest is onder meer het volgende te lezen: ‘2.5 Ook zijn in onze rechtspraak aanwijzingen te vinden dat gewoon taalgebruik niet gemonopoliseerd kan worden. Eerst langs de boeg van het handelsnaamrecht in het Bouwcentrum-arrest (HR 8 mei 1987, NJ 1988, 56, hof). In de in rov. 3.6 van dat arrest gegeven belangenafweging moest het belang van Bouwcentrum bij verwording van haar handelsnaam tot soortnaam wijken voor dat van ondernemers die dat woord in de algemeen gebruikelijke betekenis wilden opnemen als deel van hun handelsnaam.’ De AG spreekt in dit verband van ‘Freihaltebedürfnis’, oftewel: behoefte aan vrijhouding. Hiermee wordt bedoeld het algemeen belang dat beschrijvende en gebruikelijke aanduidingen door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt en dat die aanduidingen voor alle ondernemingen beschikbaar blijven (vgl. voor het merkenrecht: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 ‘Postkantoor’, punten 54 en 55). 3.4 De HR heeft in het Artiestenverloning-arrest het volgende overwogen: ‘3.4.2 De handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet. Voor zover deze wet de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming geeft, met name doordat deze hem slechts beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende naam als handelsnaam (art. 5 Hnw), biedt art. 6:162 BW aanvullende bescherming tegen het latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam (vgl. onder meer HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, NJ 2009/583 (Euro-Tyre)). 3.4.3 Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. De rechthebbende wordt tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is of als voor die bescherming een contractuele grond bestaat. Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt. 3.4.4 Naar de in cassatie niet bestreden vaststelling van het hof, is de aanduiding ‘artiestenverloning’ louter beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae Artiestenverloning leveren. Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.’ 3.5 In de onderhavige zaak is de vraag gerezen of in het Artiestenverloning-arrest, hoewel het betrekking heeft op een domeinnaamgeschil, tevens (zijdelings) is beslist dat, in het geval de oudere handelsnaam louter beschrijvend is, voor een succesvolle actie op basis van artikel 5 Hnw, naast verwarringsgevaar, bijkomende omstandigheden zijn vereist. PW meent dat dit niet zo is, en dat verwarringsgevaar voldoende is. In de visie van ANS zijn wel bijkomende omstandigheden nodig (grief IV; punt 12.12 MvG). 3.6 Over het antwoord op voormelde vraag wordt in de literatuur en rechtspraak verschillend gedacht. 3.7 Wat er verder van deze verschillende opvattingen zij, naar het oordeel van het hof kan in ieder geval het tussenzinnetje in rov. 3.4.4 van het Artiestenverloning-arrest ‘(vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987 (…)(Bouwcentrum), rov. 3.6)’ niet anders kan worden verstaan dan dat in het kader van artikel 5 Hnw de Freihaltebedürfnis tenminste enige rol speelt. Dat blijkt uit het feit dat dit tussenzinnetje is ingebed in, en ter toelichting dient van, de hoofdzin dat ‘het in beginsel voor ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is (…)’ en uit de verwijzing in rov.

7.1 Aan het in punt 9.1 MvA gedane aanbod van PW om te bewijzen dat sprake is van daadwerkelijke verwarring, wordt voorbijgegaan op de grond dat het niet relevant is (zie de rovv. 5.1, 5.2 en 5.4). Voor het overige is dat aanbod niet gespecificeerd en wordt het om die reden gepasseerd. 7.2 De slotsom luidt dat de grieven III t/m V van ANS, in samenhang bezien met haar in rov. 3.2 vermelde stelling, slagen, dat het bestreden vonnis niet in stand kan blijven en dat de vorderingen van PW alsnog zullen worden afgewezen. 7.3 Als de in het ongelijk gestelde partij zal PW in beide instanties worden veroordeeld in de artikel 1019h Rv-proceskosten. Ook de daartoe strekkende grief IX van ANS treft doel. Voor de eerste aanleg zullen, uitgaande van de destijds geldende indicatietarieven voor de rechtbanken, de kosten conform de niet betwiste opgave van ANS worden begroot op € 12.977,00. Voor het hoger beroep zullen die kosten, uitgaande van de huidige indicatietarieven in IE-zaken van de Gerechtshoven (versie 1 april 2017), wat de advocaatkosten betreft worden begroot op € 12.000,-. Het gaat hier namelijk om een normale zaak (Categorie II bij c) die weinig bewerkelijk is. Partijen zijn bij pleidooi in hoger beroep overigens in de gelegenheid gesteld om hun stellingen aan te passen aan de ‘1 april 2017’-versie van de indicatietarieven. 7.4 De grieven I, II, VI, VII en VIII van ANS kunnen verder onbesproken blijven. 7.5 De vordering, die ANS in hoger beroep heeft ingesteld tot restitutie van hetgeen zij ter uitvoering van het vonnis heeft betaald, wordt afgewezen op de grond dat ANS niets heeft betaald op de proceskostenveroordeling in de eerste aanleg (zie rov. 2.1) en niet is gesteld dat ANS enige andere betaling heeft verricht.

Het gerechtshof: - vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 15 juni 2016 voor zover in hoger beroep aan de orde, en opnieuw rechtdoende: * wijst de vorderingen van PW af; * veroordeelt PW in de kosten van de procedure in de eerste aanleg, aan de zijde van ANS begroot op € 12.977,-; - veroordeelt PW in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van ANS begroot op € 12.718,- (€ 12.000,- voor advocaatkosten en € 718,- voor griffierecht); - wijst af de door ANS in hoger beroep ingestelde restitutievordering; - verklaart dit arrest ten aanzien van de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, S.J. Schaafsma en M.P.J. Ruijpers; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 september 2017 in aanwezigheid van de griffier. Zie M. Bronneman, ‘Van de brug af gezien’, IER 2016/6, noot 149, en voorts: a) D.W.F. Verkade, NJ 2016/79; b) C.J.J.C van Nispen, BIE 2016,4; c) D. Visser, AAe 2017, p. 47; d) J. Becker, IEF 16539, e) M. Schut, Computerrecht 2016/87; f) R.C.K. van Oerle, Kort Begrip (2016), punt 489, noot 50. De onder a) t/m c) genoemde schrijvers beantwoorden de vraag bevestigend (bijkomende omstandigheden zijn vereist), de onder d) t/m f) genoemde schrijvers beantwoorden haar ontkennend (verwarringsgevaar volstaat). Vgl. S. Boekman, De handelsnaam, 2e druk (1977), blz. 23 en E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken (1991), blz. 13.

3.6 van het Bouwcentrum-arrest naar het belang van ondernemers om een woord in zijn algemeen gebruikelijke betekenis in hun handelsnaam te kunnen opnemen (zie ook rov. 3.3). 3.8 De behoefte aan vrijhouding is het meest prangend bij louter beschrijvende aanduidingen, meer prangend dan bijvoorbeeld bij aanduidingen die alleen maar verwijzend zijn. Wanneer het – uitgaande van twee in hetzelfde gebied opererende/bekende ondernemingen – krachtens artikel 5 Hnw mogelijk zou zijn om op basis van een louter beschrijvende handelsnaam het gebruik daarvan door eenzelfde onderneming te verbieden, enkel vanwege het in dat geval bijna altijd optredende verwarringsgevaar, komt dat in feite neer op een volledige afwijzing van de behoefte aan vrijhouding. Zojuist onder 3.7 is echter uiteengezet dat uit het Artiestenverloning-arrest volgt dat Freihaltebedürfnis bij artikel 5 Hnw wel tenminste enige rol speelt. Dit betekent dat het bij louter beschrijvende tekens niet zo kan zijn dat voor een artikel 5 Hnw-vordering verwarringsgevaar volstaat, en dat daarvoor dus meer komt kijken. Daarvoor zijn derhalve bijkomende omstandigheden vereist. 3.9 Op grond hiervan komt het hof tot de conclusie dat het Artiestenverloning-arrest moet worden uitgelegd als (mede) inhoudend dat artikel 5 Hnw voor een louter beschrijvende handelsnaam alleen met vrucht kan worden ingeroepen wanneer, naast verwarringsgevaar, sprake is van bijkomende omstandigheden. 3.10 Het argument dat zodanige uitleg in strijd zou zijn met artikel 5 Hnw, aangezien daarin alleen maar over ‘te duchten’ ‘verwarring’ wordt gesproken, en niet over bijkomende omstandigheden, gaat naar het oordeel van het hof niet op, gelet op het navolgende. Uit de parlementaire geschiedenis (PG) op de Hnw komt naar voren dat destijds wat handelsnamen betreft alleen maar is gedacht aan fantasienamen en geslachtsnamen (al dan niet in combinatie met beschrijvende aanduidingen), en niet aan louter beschrijvende namen, zie o.m. deze passsages uit de PG: - ’Als een handelszaak onder een bepaalde naam wordt gedreven, onverschillig of dit de geslachtsnaam des eigenaars is of een fantasienaam, zal het geheel en al van de omstandigheden afhangen, of nu een ander al dan niet wordt belet onder dezelfde naam een zelfde zaak op te richten (….).’ (MvT 1921 op art. 1) - ‘Dit nu vordert hier te landen niet een verplichte vermelding van de werkelijke naam van de koopman, geen rechtspersoon zijnde. In talrijke gevallen pleegt men op goede grond die naam achter te houden, liever een fantasienaam te voeren (…).’ (MvT 1921 op art. 1) - ‘Te allen overvloede mag er op gewezen worden dat de onrechtmatigheid niet wordt opgeheven door het gebruik van de ware namen van de koopman of de firmanten (…). Ook zal een fantasienaam hier nut kunnen opleveren.’ (MvT 1921 op art. 5). Er zijn in dit licht geen aanwijzingen dat de Hnw-wetgever ook louter beschrijvende namen heeft willen beschermen op basis van enkel het verwarringscriterium. Wat wel duidelijk is, is dat de wetgever is uitgegaan van de algemene gedachte, dat een handelsnaam niet zo mag worden gekozen dat anderen, waaronder concurrenten, daardoor in hun rechtmatige belangen worden gehinderd. Dit blijkt uit de volgende passage uit de PG op de Hnw (MvT 1921 op artikel 1 Hnw): ‘De werkelijke grondslag van het wetsontwerp is een zo groot mogelijke mate van vrijheid. De wetgever behoort, onze volksaard getrouw, ook hier alle vrijheid te laten, die niet hinderlijk is voor eens anders rechtmatige belangen, die niet onbestaanbaar is met de eisen van het handelsverkeer.’ Tot ‘eens anders rechtmatige belangen’ behoort ook het belang van derden/ concurrenten om louter beschrijvende termen ongestoord ter aanduiding van de eigen onderneming te kunnen gebruiken. Met de zojuist genoemde algemene gedachte verdraagt zich derhalve niet goed dat een louter beschrijvende handelsnaam bescherming krijgt op basis van alleen verwarringsgevaar, waarvan immers bijna altijd sprake zal zijn als een ander diezelfde naam bezigt voor een vergelijkbare onderneming. Zo bezien ligt – zoals ANS betoogt (grief III), maar PW betwist (punt 24 PA) – in de artikelen 1 en 5 Hnw een Freihaltebedürfnis ten aanzien van louter beschrijvende handelsnamen besloten. In de rechtspraak uit de periode kort na de inwerkingtreding van de Hnw is hiervoor bevestiging te vinden. Zo is in het arrest van de HR van 8 juni 1931 (in de door de HR overgenomen AG-conclusie) benadrukt dat het woord ‘Lingeriehuis’ voor een handelaar in ‘lingerieën en aanverwante artikelen’ een ‘onderscheidend karakter heeft’ (NJ 1931, blz. 1238, zie m.n. blz. 1242, linkerkolom onderaan en rechterkolom bovenaan). Dit duidt er op dat toentertijd werd aangenomen dat louter beschrijvende namen niet (zonder meer) voor bescherming op grond van artikel 5 Hnw in aanmerking kwamen. Anders zou de benadrukking van het onderscheidend karakter overbodig zijn geweest. In het HR-arrest van 11 maart 1929 (NJ 1929, p. 1475) over de handelsnaam ‘Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst’ voor een bedrijf dat ten doel heeft de nachtelijke veiligheid te verzekeren, (de AG-conclusie overnemend) is overwogen dat de woorden ‘gecontroleerde’ en ‘particuliere’ ‘niet bijzonder kenmerkend’ voor die onderneming zijn (p. 1479, 1e kolom). Ook hiermee is benadrukt dat deze woorden niet louter beschrijvend zijn en dit betekent dat de handelsnaam in zijn geheel dat evenmin is. In de noot van E.M. Meijers onder dit arrest wordt opgemerkt dat een soortnaam heel goed ‘deel’ van een handelsnaam kan zijn, maar niet ook dat de hele handelsnaam louter beschrijvend kan zijn. Dit alles overziend beantwoordt de in rov. 3.9 vermelde uitleg van artikel 5 Hnw aan de strekking daarvan, en moeten de bewoordingen van dat artikel dus dienovereenkomstig worden gelezen. 3.11 Hiervoor bestaat heden ten dage overigens temeer aanleiding wanneer tevens het volgende in ogenschouw wordt genomen. Ten tijde van de totstandkoming van de Hnw waren de plaatselijke omstandigheden veel belangrijker dan in het huidige internet-tijdperk. De bekendheid van een handelsnaam was destijds vaak territoriaal beperkt, zodat buiten dat territoir geen verwarring was te duchten en de naam in kwestie daarbuiten vrijelijk mocht worden gebruikt, zie bijvoorbeeld de volgende passage uit de PG van de Hnw: ‘Als er bijv. te Winschoten een winkel van worst en gerookt vlees wordt gedreven onder de handelsnaam “De Geldersche Winkel, Johan Pietersen”, zal er in het algemeen niets zich er tegen verzetten, dat een andere Johan Pietersen te Middelburg een gelijke zaak opent onder dezelfde handelsnaam. Alleen als de omstandigheden van dien aard zijn, dat bij het publiek verwarring van beide zaken te duchten is, bijv. door de algemene bekendheid in den landen die de Winschoter zaak zich heeft kunnen verwerven, dan eerst zal er aanleiding bestaan tot verzet en verbod.’ (MvG 1921 op artikel 1). In de zo-even al vermelde noot onder het ‘Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst’-arrest is die territoriale beperking van het handelsnaamrecht als een van de redenen genoemd om toelaatbaar te achten dat een soortnaam deel uitmaakt van een handelsnaam. Bij gebruik op internet wordt een handelsnaam daarentegen landelijk gevoerd. Omdat inmiddels de meeste handelsnamen tevens op internet zijn terug te vinden, is sinds de opkomst van internet het aantal landelijke handelsnamen navenant toegenomen. Ook in een ander opzicht heeft internet de praktijk rond handelsnamen beïnvloed. Voor de online vindbaarheid is het voordelig/aantrekkelijk om zo beschrijvend mogelijke namen te gebruiken, zodat vaker dan voorheen voor louter beschrijvende handelsnamen wordt gekozen. Productnamen worden tegenwoordig als handels- en domeinnamen gebruikt.

De twee zojuist genoemde ontwikkelingen – toename van het aantal landelijke handelsnamen en toename van het aantal beschrijvende handelsnamen – vormen, zeker wanneer zij gezamenlijk worden bezien, een aanzienlijke extra belemmering voor het vrije gebruik van louter beschrijvende tekens, en vergroten daarom de behoefte aan vrijhouding voor zulke tekens. 3.12 Uit het onder 3.10 en 3.11 overwogene volgt dat ook zonder het Artiestenverloning-arrest de regel zou gelden dat bij louter beschrijvende handelsnamen, naast verwarring, bijkomende omstandigheden nodig zijn om schending van artikel 5 Hnw te kunnen aannemen. In zoverre brengt dat arrest dus niets nieuws, maar vormt het een bevestiging van hetgeen eerder al gold. 3.13 Met het voorgaande strookt dat, naar het dit hof voorkomt, maar weinigen zullen willen verdedigen dat een eerste boekverkoper die zich in de fysieke wereld en op internet van de louter beschrijvende handelsnaam ‘Boekhandel’ bedient, zich zonder meer kan verzetten tegen het latere gebruik van die naam als handelsnaam door een tweede verkoper van boeken op internet. Zo’n verzet zou – er van uitgaande dat de eis van rechtmatig voeren in relatieve zin moet worden opgevat – door de eerste boekverkoper wel kunnen worden gedaan wanneer artikel 5 Hnw bij louter beschrijvende tekens reeds soelaas zou bieden bij het bestaan van verwarringsgevaar, dat in een geval als zojuist omschreven immers vrijwel altijd aanwezig zal zijn. Hierbij past overigens wel de kanttekening dat wanneer de tweede boekverkoper zijn fysieke winkel met gebruikmaking van de naam ‘Boekhandel’ welbewust gaat vestigen in de onmiddellijke nabijheid van de fysieke winkel van de eerste verkoper, er wellicht sprake kan zijn van een bijzondere omstandigheid waardoor artikel 5 Hnw alsnog in beeld kan komen. 3.14 Waar het ‘Boekhandel’-voorbeeld waarschijnlijk niet tot veel discussie zal leiden, treedt een verschil van mening wel vaak op wanneer het gaat om een handelsnaam die enerzijds louter beschrijvend is, maar anderzijds voor de onderneming in kwestie minder gebruikelijk of ongebruikelijk is. Een (gefingeerd) voorbeeld zou kunnen zijn: ‘schoeisel-winkel’ voor een verkooppunt van modieuze schoenen. Het gevoelen hierbij is klaarblijkelijk dat de bedenker van zo’n ongebruikelijke handelsnaam, hoewel die strikt genomen louter beschrijvend is, toch een zekere inspanning heeft verricht of zelfs een zekere creativiteit aan de dag heeft gelegd, en dat een ander, die zich immers net zo goed van de gebruikelijke variant kan bedienen, daarvan niet behoort te kunnen profiteren door juist die ongebruikelijke variant over te nemen. Het hof stelt hieromtrent voorop dat het feit dat een louter beschrijvende naam ongebruikelijk is, het louter beschrijvende karakter daaraan niet ontneemt en de hieraan verbonden behoefte aan vrijhouding niet wegneemt. Daarnaast is er bepaald reden om de inspanning/creativiteit die gemoeid is het met het bedenken (of introduceren) van een ongebruikelijke louter beschrijvende naam te relativeren: vaak zullen bij het op mechanische wijze nalopen van de beschrijvende termen de meer ongebruikelijke varianten daarvan zich als vanzelf aandienen. Gelet hierop moet het feit dat een louter beschrijvende handelsnaam ongebruikelijk is, op zichzelf niet van voldoende gewicht worden geacht om een afwijking van de in rov. 3.12 genoemde regel te kunnen rechtvaardigen. Slechts wanneer een in hoge mate ongebruikelijke louter beschrijvende handelsnaam wordt gevoerd – zoals wellicht: ‘hoge hakjes-winkel’ voor een schoenenwinkel – zou denkbaar kunnen zijn dat verwarringsgevaar voldoende is, vgl. de woorden ‘zo ongebruikelijk’ in HR 11 februari 1977, NJ 1977, 363 ‘Mosterdmanneke’. De gedachte zou dan kunnen zijn dat de Freihaltebedürfnis zich niet tot deze situatie uitstrekt. Afgezien hiervan zou in zo’n geval mogelijkerwijs een bijzondere omstandigheid als bedoeld in het Artiestenverloning-arrest kunnen worden aangenomen. 3.15. Een en ander kan als volgt worden samengevat. Voor gewone handelsnamen geldt dat wanneer op basis van een oudere handelsnaam krachtens art. 5 Hnw wordt opgetreden tegen een andere handelsnaam, een verbod kan worden opgelegd indien er sprake is van verwarringsgevaar (‘voor zover dientengevolge (…) bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is’). Wordt echter opgetreden op basis van een louter beschrijvende handelsnaam, dan volstaat verwarringsgevaar niet; in zo’n geval is, naast verwarringsgevaar, ook de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden vereist om een verbod krachtens art. 5 Hnw te rechtvaardigen. Dit is af te leiden uit de wetgeschiedenis en wordt bevestigd in het Artiestenverloning-arrest. Het sluit ook aan bij de ontwikkelingen genoemd in rov. 3.11. Een uitzondering is denkbaar indien de louter beschrijvende handelsnaam in hoge mate ongebruikelijk is (zie rov. 3.14 in fine) of indien de louter beschrijvende handelsnaam is ‘ingeburgerd’ (zie hierna rov. 4.3): in dergelijke gevallen zou verwarringsgevaar kunnen volstaan. Is PARFUMSWINKEL louter beschrijvend? 4.1 Volgens PW is PARFUMSWINKEL niet louter beschrijvend. ANS meent dat dit wel het geval is (zie rov. 3.2). 4.2 De naam PARFUMSWINKEL bevat geen enkel element dat niet van huis uit beschrijvend is voor de onderneming die PW exploiteert, te weten een (web-)’winkel’ waar (onder meer) ‘parfums’ worden verkocht. Anders dan PW betoogt kan het feit dat in PARFUMSWINKEL een tussen-s is geplaatst die grammaticaal onjuist althans ongebruikelijk is – in woorden die in het meervoud een ‘s’ krijgen valt die ‘s’ doorgaans weg bij een achtervoegsel – dat louter beschrijvende karakter niet wegnemen. Daarvoor is die tussen-s in visueel, auditief en begripsmatig opzicht van te weinig betekenis in het gehele woord. De stelling van PW, dat PARFUMSWINKEL niet alle activiteiten van haar onderneming dekt, omdat zij ook andere waren dan parfums verkoopt, kan evenmin afdoen aan het louter beschrijvende karakter van die naam. Het blijft immers zo dat voor de hoofdactiviteit, althans een van de hoofdactiviteiten, van PW’s onderneming – de verkoop van parfums – PARFUMSWINKEL louter beschrijvend is. 4.3 Het is mogelijk dat een van huis uit louter beschrijvende handelsnaam door het gebruik dat daarvoor wordt gemaakt, geschikt wordt om een bepaalde onderneming aan te duiden en van andere ondernemingen te onderscheiden. Uit de stellingen van PW is echter niet af te leiden dat voor PARFUMSWINKEL een dergelijke inburgering heeft plaatsgevonden. Zij heeft alleen maar aangevoerd (punt 10 en 11 ID, punten 4.9-4.15 en 5.6 MvA; punt 31 PA), dat die naam een ruimere beschermingsomvang toekomt vanwege het feit dat die naam sinds 2006 intensief is gebruikt, doch zij heeft niet gesteld dat die naam zodanig is gebruikt dat het daadwerkelijk bekendheid bij het publiek heeft verworven en dat het publiek daardoor die naam niet langer als louter beschrijvend percipieert, maar als de naam van een bepaalde onderneming. Zij heeft zelfs niet gesteld dat die naam bekend is. Door PW is, anders gezegd, niet voldoende concreet gemaakt dat PARFUMSWINKEL is gebruikt in de mate die nodig is om inburgering als handelsnaam te kunnen aannemen. Hierbij heeft het hof in aanmerking genomen dat deze handelsnaam op internet voor de gehele Nederlandse markt wordt gevoerd, waardoor ‘lokale’ inburgering niet aan de orde kan zijn. 4.4 Met PW en de rechtbank is het hof van oordeel dat PARFUMSWINKEL niet de meest gebruikelijke term is om een winkel in parfumartikelen aan te duiden. Dat is parfumerie.

Zeker nu, naar algemeen bekend is, ondernemingen zich, mede of vooral om de al eerder genoemde reden van online vindbaarheid, steeds vaker afficheren met een naam die bestaat uit de waar of dienst die zij aanbieden en het achtervoegsel -winkel of -shop kan echter niet worden gezegd dat ten tijde hier van belang de aanduiding PARFUMSWINKEL voor een winkel in parfumartikelen zo ongebruikelijk was (en is) dat zich een situatie als in rov. 3.14 in fine omschreven voordoet die afwijking van de in rov. 3.12 genoemde regel zou kunnen rechtvaardigen. 4.5 Het zojuist overwogene brengt, gezien rov. 3.15, met zich dat op basis van de handelsnaam PARFUMSWINKEL artikel 5 Hnw slechts met succes kan worden ingeroepen wanneer, naast verwarringsgevaar, sprake is van bijkomende omstandigheden. Bijkomende omstandigheden 5.1 PW, wier standpunt is dat bijkomende omstandigheden niet zijn vereist (punt 5.4 MvA), heeft zich niet met zoveel woorden op de aanwezigheid van zulke omstandigheden beroepen. In de visie van ANS doen zij zich niet voor. 5.2 Voor zover de stelling van PW, dat zich in de jaren 2013 t/m 2015 een aantal keer daadwerkelijk verwarring heeft voorgedaan – in de zin dat meerdere klanten van ANS (opererend onder de handelsnaam PARFUMSWEBWINKEL), per ongeluk PW hadden aangeschreven, terwijl zij een bestelling bij ANS hadden gedaan – niettemin moet worden opgevat als tevens strekkend ten betoge dat in dit geval sprake is van een bijkomende omstandigheid, wordt PW daarin niet gevolgd. De Freihaltebedürfnis die de grondslag vormt van de in de rov. 3.12 genoemde regel verzet zich niet alleen tegen een inbreukcriterium op basis van enkel verwarringsgevaar, maar net zo goed tegen een inbreukcriterium op basis van enkel daadwerkelijke verwarring: verwarringsgevaar en verwarring zijn in wezen hetzelfde fenomeen; met het criterium op basis van verwarringsgevaar is vooral beoogd bewijsproblemen en -discussies ten aanzien daadwerkelijke verwarring te vermijden. Bovendien zou, wanneer daadwerkelijke verwarring als een bijkomende omstandigheid zou hebben te gelden, daarvan de uiterst onaannemelijke consequentie zijn dat de bijkomende omstandigheden-eis van het Artiestenverloning-arrest nauwelijks zelfstandige betekenis heeft, omdat verwarringsgevaar nu eenmaal in (zeer) veel gevallen tot daadwerkelijke verwarring leidt. 5.3 De andere stelling van PW, waarin een beroep op bijkomende omstandigheden zou kunnen worden gelezen, houdt in dat zij reputatieschade heeft geleden omdat zij, naar blijkt uit de daadwerkelijke verwarringsgevallen, wordt geassocieerd met ANS’s onderneming die: - door de Thuiswinkel Waarborg organisatie in het verleden op de vingers is getikt wegens het zonder toestemming gebruikmaken van het logo en het certificaat van deze organisatie; - door l’Oréal is aangesproken op grond van merkinbreuk door het verhandelen van l’Óréal producten in gedecodeerde beschadigde verpakkingen, en omdat een ontevreden klant van ANS, die haar onderneming met die van PW verwarde, een negatieve ‘review’ over PW heeft geplaatst die voor ANS was bedoeld. Deze stelling bouwt echter in al haar onderdelen voort op haar stelling dat daadwerkelijke verwarring is opgetreden, en kan daarom een beroep op bijkomende omstandigheden evenmin dragen. 5.4 Overigens betreft de gestelde daadwerkelijke verwarring niet een groot aantal gevallen – PW spreekt over 12 tot 23 incidenten – en is, zeker in het licht hiervan, uit de eigen, onder 5.3 weergegeven stellingen van PW niet af te leiden dat zich reputatieschade van meer dan ondergeschikte betekenis heeft voorgedaan. Ook hierom kunnen de in de rovv. 5.2 en 5.3 besproken stellingen van PW niet met zich brengen dat bijkomende omstandigheden worden aangenomen. Hiervoor is, aansluitend op rov. 3.14 in fine, PARFUMSWINKEL overigens ook niet ongebruikelijk genoeg (zie rov. 4.4). 5.5 In dit verband is voorts van belang dat ANS heeft gesteld dat zij de beweerde verwarring niet heeft opgezocht of uitgelokt (PA onder 9.1) en dat dit van de kant van PW bij pleidooi in hoger beroep (buiten de PA om) is bevestigd met de opmerking dat geen sprake is van ‘kwade wil’ bij ANS, en dat PW’s stelling dat ANS de handelsnaam van PW heeft overgenomen niet moet opgevat alsof zij dit wel bedoelt. 5.6 Nu bijkomende omstandigheden ontbreken, zijn, gezien het onder 4.5 overwogene, de op artikel 5 Hnw gestoelde vorderingen van PW niet toewijsbaar. Subsidiair: verwarringsgevaar 6.1 Voor het geval dat het zo zou zijn dat, in weerwil van het voorgaande, in dit geval verwarringsgevaar voldoende is voor een artikel 5 Hnw-vordering – zoals PW betoogt, stellend dat zulk gevaar aanwezig is – wordt nog ingegaan op het met haar (subsidiaire) grief V voorgedragen verweer van ANS, dat geen verwarringsgevaar is te duchten. 6.2 Wat de aard van beide ondernemingen betreft, moet worden vastgesteld dat zij (vrijwel) identiek zijn: webwinkels die parfums en aanverwante producten verkopen. Als webwinkels zijn zij op hetzelfde territoir actief, namelijk heel Nederland, zodat zij in het kader van artikel 5 Hnw geacht moeten worden op dezelfde plaats te zijn gevestigd. 6.3 De naam PARFUMSWINKEL is van huis uit in het geheel niet onderscheidend, terwijl zij ook niet als bekend kan worden beschouwd, zie rov. 4.3. Dit betekent dat de beschermingsomvang van die (oudere) handelsnaam (zeer) gering is. 6.4 Het tussenwoordje ‘web’ in de aangevallen handelsnaam PARFUMSWEBWINKEL leidt enerzijds (in visueel, auditief en begripsmatig opzicht) niet tot een groot verschil met de ingeroepen handelsnaam PARFUMSWINKEL, waarin dat tussenwoordje ontbreekt, maar het daardoor veroorzaakte verschil is anderzijds (in de drie genoemde opzichten) ook niet verwaarloosbaar. 6.5 Bij de vraag of verwarring is te duchten, moet niet alleen naar de handelsnamen zelf worden gekeken, maar moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. Tot die omstandigheden is bijvoorbeeld ook de vormgeving van de handelsnaam te rekenen (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, ‘LMR Advocaten/LR Advocaten’). 6.6 Ter onderbouwing van haar stelling dat verwarringsgevaar bestaat heeft PW er op gewezen dat de websites van PW en ANS op dezelfde wijze zijn ingedeeld, met het logo groot linksboven op de pagina, rechtsboven een winkelmandje, verschillende tabbladen op de pagina en grote, steeds wisselende advertenties in het midden met daaronder een aantal aangeboden producten (ID onder 19). Algemeen bekend is echter dat, zoals ANS heeft opgemerkt (punt 6.6 CvA), het hier elementen betreft die beide websites met talloze andere websites gemeen hebben. Deze elementen zijn dus zo gewoon dat zij niet kunnen bijdragen aan het ontstaan van verwarringsgevaar. ANS heeft er van haar kant met juistheid op gewezen dat beide handelsnamen op zeer verschillende wijzen zijn vormgegeven: PARFUMSWINKEL is op één regel geplaatst, met PARFUMS in het zwart, en WINKEL in het blauw, terwijl van de naam PARFUMSWEBWINKEL het element PARFUMS in paarse letter is geplaatst boven het in wit uitgevoerde element WEBWINKEL. Daarnaast zien, zoals ANS eveneens terecht heeft aangevoerd, de websites van ANS en PW er ook overigens (wat betreft lay out, bladspiegel en kleurstelling) anders uit.