ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ5613

4 januari 2007

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

1. de vennootschap naar Amerikaans recht

TOMMY HILFIGER LICENSING INC.,

gevestigd te Newark, Delaware, Verenigde Staten van Amerika,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TOMMY HILFIGER EUROPE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

APPELLANTEN in het principaal appel,

GEÏNTIMEERDEN in het incidenteel appel,

procureur: mr. F.B. Falkena,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BASILICUM B.V.,

gevestigd te Tilburg,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MILLS BROTHERS B.V.,

gevestigd te Tilburg,

GEÏNTIMEERDEN in het principaal appel,

APPELLANTEN in het incidenteel appel,

procureur: mr. P.N. van Regteren Altena.

De principaal appellanten worden hierna, in enkelvoud, Tommy Hilfiger genoemd en de principaal geïntimeerden, in enkelvoud, The Sting.

Bij exploot van 13 juli 2006 is Tommy Hilfiger in hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam van 15 juni 2006, in kort geding onder nummers 339241/KG 06-642 P gewezen tussen Tommy Hilfiger als eiseres en The Sting als gedaagde. Het appelexploot bevat de grieven.

Bij memorie van grieven heeft Tommy Hilfiger overeenkomstig het appelexploot tegen het vonnis waarvan beroep negen grieven aangevoerd en geconcludeerd dat het hof dat vonnis zal vernie-tigen en, opnieuw rechtdoende, haar vorderingen alsnog zal toewijzen, met veroordeling van The Sting in de kosten van het geding in beide instanties. Voorts heeft Tommy Hilfiger bij akte producties in het geding gebracht.

Bij memorie van antwoord, met producties, heeft The Sting de grieven bestreden, harerzijds in incidenteel appel één grief aangevoerd en geconcludeerd in het principaal appel dat het hof het vonnis zal bekrachtigen en in het incidenteel appel dat het hof de vorderingen van Tommy Hilfiger voorzover geba-seerd op de Gemeenschapsmerkenverordening niet in behandeling zal nemen, met veroordeling van Tommy Hilfiger in de kosten van zowel het principaal als het incidenteel appel.

Bij memorie van antwoord in incidenteel appel heeft Tommy Hil-figer de incidentele grief bestreden en geconcludeerd, kort gezegd, dat het hof het vonnis in zoverre zal bekrachtigen, met veroordeling van The Sting in de kosten van het inciden-teel appel.

Vervolgens hebben partijen hun standpunten ter terechtzitting van het hof van 8 december 2006 nader doen toelichten aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities, Tommy Hilfiger door mr. G.S.P. Vos, advocaat te Amsterdam, en The Sting door mrs. P.N.A.M. Claassen en M.H.L. Hemmer, advocaten te Breda. Bij die gelegenheid heeft Tommy Hilfiger bij akte de produc-ties 31 tot en met 34 in het geding gebracht en The Sting aan-vullende stukken bij productie 23 en productie 39.

Tenslotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van het geding in beide instanties.

De voorzieningenrechter heeft in overweging 1 onder de letters a tot en met f een opsomming gegeven van de feiten waarvan in dit geding wordt uitgegaan. Door middel van de eerste grief in principaal appel keert Tommy Hilfiger zich tegen het in 1 c gestelde, te weten dat de GAGE spijkerbroek wordt gekenmerkt door de door de voorzieningenrechter in die overweging opge-somde elementen. Voorzover nodig komt het hof hierop nader te-rug. Voor het overige bestaat omtrent de feiten geen geschil zodat die ook het hof tot uitgangspunt dienen.

3.1. Tommy Hilfiger Licensing Inc. en Tommy Hilfiger Europe B.V. maken deel uit van de van origine Amerikaanse Tommy Hil-figer groep, opgericht door de kledingontwerper Tommy Hilfi-ger. Tommy Hilfiger Europe B.V. is exclusief licentiehoudster van Tommy Hilfiger Licensing Inc. in Europa en houdt zich be-zig met de groothandel van de producten van Tommy Hilfiger in Europa.

Tommy Hilfiger Licensing Inc. heeft voorzover thans van belang de volgende merken laten registreren:

- Benelux merkregistratie nr. 0524.087, depotdatum 23 december 1992, voor het woordmerk TOMMY HILFIGER, voor o.a. klasse 25 (kleding);

- Gemeenschapsmerk registratie nr. 00013.1706, depot datum 1 april 1996, voor het woordmerk TOMMY HILFIGER, voor o.a. klas-se 25 (kleding);

- Gemeenschapsmerk registratie nr. 00250.1971, depot datum 13 december 2001, voor het woordmerk HILFIGER DENIM, voor o.a. klasse 25 (kleding);

- Benelux merkregistratie nr. 0738.530, depot datum 28 novem-ber 2002, voor het woord/beeldmerk H HILFIGER, voor o.a. klas-se 25 (kleding);

- Gemeenschapsmerk registratie nr. 00295.2596, depot datum 29 november 2002, voor het woord/beeldmerk H HILFIGER, voor o.a. klasse 25 (kleding).

3.2. Basilicum B.V. drijft een keten van kledingwinkels met vestigingen door heel Nederland, onder meer onder de handels-naam The Sting, Lady Sting en The Sting Network. Mills Bro-thers B.V. is houdster van de intellectuele eigendomsrechten van de winkels en producten van The Sting, waaronder de rech-ten op het woordmerk Hallinger en het beeldmerk H, die beide op 17 december 2003 zijn geregistreerd. The Sting gebruikt haar merk Hallinger al dan niet in combinatie met andere mer-ken, zoals: EXP & Hallinger, Hallinger en PH 67, Hallinger ex-perience, Hallinger, the quality of live, Hallinger met de ge-styleerde H, Hallinger Denim en HLGR.

3.3. Tot de collectie van kledingproducten van Tommy Hilfiger behoort de zogenaamde GAGE spijkerbroek. Deze spijkerbroek heeft volgens de inleidende dagvaarding zes kenmerkende ele-menten aan de voorkant en zes aan de achterkant, volgens de appeldagvaarding zeven kenmerkende elementen aan de voorkant en zeven aan de achterkant, terwijl in de pleitnota hoger be-roep in totaal elf kenmerkende elementen worden opgesomd. Tom-my Hilfiger heeft deze spijkerbroek voor het eerst in juni 2005 aan de handel aangeboden.

Vanaf juli 2005 heeft The Sting onder het merk Hallinger een spijkerbroek op de markt gebracht met de in het vonnis onder 1 f vermelde kenmerken (twaalf aan de voorkant en acht aan de achterkant.

3.4. Stellende dat The Sting door het produceren, verhandelen en in voorraad houden van de Hallinger spijkerbroek met daarop aangebracht de tekens Hallinger, H (Hallinger), Hallinger De-nim en HLGR inbreuk maakt op haar merkrecht, haar (niet inge-schreven) Gemeenschapsmodelrecht en haar auteursrecht, dan wel anderszins onrechtmatig jegens haar handelt heeft Tommy Hilfi-ger in eerste aanleg gevorderd, kort samengevat, om The Sting op straffe van een dwangsom te bevelen:

- ieder gebruik van de tekens Hallinger, H Hallinger en Hal-linger Denim en/of ieder ander teken dat overeenstemt met de merken van Tommy Hilfiger te staken en gestaakt te houden, alsmede

- ieder gebruik van de Hallinger spijkerbroek en/of van enige andere spijkerbroek waarvan het gebruik voortvloeit uit het namaken van het model van de GAGE spijkerbroek en/of daarvan een verveelvoudiging vormt te staken en gestaakt te houden,

met nevenvoorzieningen. Voorts heeft Tommy Hilfiger een voor-schot op schadevergoeding gevorderd van € 25.000,- en verzocht om de termijn van art. 260 Rv. te bepalen op zes maanden, met veroordeling van The Sting in de kosten van het geding.

3.5. De voorzieningenrechter heeft zich bevoegd geacht van de vorderingen kennis te nemen op grond van art. 37A lid 1 BMW, art. 90 Modellenverordening en art. 99 Merkenverordening nu de door Tommy Hilfiger gestelde inbreuken mede in Amsterdam zijn gepleegd en de gevraagde voorzieningen (mede) in het arrondis-sement Amsterdam ten uitvoer moeten worden gelegd. Overigens wees de voorzieningenrechter de vorderingen van Tommy Hilfiger af.

Tegen deze beslissingen en de daaraan ten grondslag gelegde motivering is Tommy Hilfiger in principaal appel met negen grieven opgekomen. In incidenteel appel bestrijdt The Sting het oordeel dat de voorzieningenrechter te Amsterdam bevoegd is om een voorlopige maatregel te treffen op basis van het Ge-meenschapsmerk en het (niet ingeschreven) Gemeenschapsmodel.

3.6. De grief in incidenteel appel faalt. Het hof deelt de op-vatting van Tommy Hilfiger dat uit de redactie van art. 99 lid 1, respectievelijk lid 2, van de Verordening inzake het Ge-meenschapsmerk volgt dat de voorzieningenrechter in de recht-bank te ’s-Gravenhage slechts bij uitsluiting bevoegd is om voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen indien het gaat om maatregelen die van kracht zijn op het grondgebied van elke Lid-Staat. Hieraan doet het bepaalde in art. 3 van de Uitvoeringswet E.G. Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, waarop The Sting zich beroept, niet af, nu, indien laatstge-noemd artikel al in strijd mocht zijn met art. 99 lid 1, res-pectievelijk 2, van de Verordening inzake het Gemeenschaps-merk, die Verordening rechtstreekse werking heeft en daarmee strijdige nationale wetgeving buiten toepassing moet blijven. Het voorgaande geldt eveneens ten aanzien van het Gemeen-schapsmodel.

3.7. De grieven twee tot en met vier in principaal appel, die de beweerdelijke inbreuk op het auteursrecht op de GAGE spij-kerbroek aan de orde stellen, lenen zich voor gezamenlijke be-spreking. Het hof stelt hierbij voorop dat Tommy Hilfiger in deze zaak “geen bescherming (claimt) voor de afzonderlijke elementen, maar enkel en alleen voor de combinatie van deze elementen”. De vraag is derhalve of de GAGE spijkerbroek door de combinatie van de door Tommy Hilfiger beschermingswaardig geachte elementen, te weten:

- de vormgeving van de gulp;

- de vormgeving van het kruis;

- het stiksel aan de voor/zijkant van de broek op heuphoogte;

- de vormgeving van de broekzakken en het kleingeldzakje aan

de voorzijde van de GAGE broek;

- de vormgeving van de achterzakken en de dubbele stiksellijn

in het midden daarvan;

- de vorm van de hogere tailleband aan de achterzijde van de

broek;

- het bleekleren label op de achterzijde van de broek;

en daarnaast nog de plaatsing van de merken en de vormgeving van de knoop een eigen oorspronkelijk karakter heeft en of die combinatie het persoonlijk stempel van de maker draagt.

3.8. Ten aanzien van de hiervoor geformuleerde vraag geldt al-lereerst dat een spijkerbroek een algemeen gangbaar kleding-stuk is dat al jarenlang het straatbeeld bepaalt met, al naar gelang de mode van het moment, bepaalde karakteristieken. Voorts leent een spijkerbroek zich in het bijzonder voor in-tensief gebruik hetgeen meebrengt dat een aantal elementen, zoals dubbele stiksels op de gulp en in het kruis, alsmede de plaatselijke verdikking van het stiksel op de gulp functioneel zijn bepaald en in (vrijwel) alle spijkerbroeken voorkomen. De hiervoor opgesomde elementen die volgens Tommy Hilfiger teza-men het eigen, oorspronkelijk karakter aan de GAGE spijker-broek geven leveren niet een kenmerkende en/of opvallend crea-tieve combinatie op, zodat de spijkerbroek naar het voorlopig oordeel van het hof niet is aan te merken als een werk dat oorspronkelijk is en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Tommy Hilfiger stelt nog dat het eigen oorspronkelijk karakter van de GAGE spijkerbroek in deze procedure niet ter discussie staat doch deze stelling gaat niet op nu The Sting in haar pleitnotities in eerste aanleg heeft aangevoerd “dat de ele-menten die Tommy Hilfiger opsomt niet kenmerkend zijn en bo-vendien niet auteursrechtelijk beschermd”, terwijl zij in ho-ger beroep heeft herhaald dat de door Tommy Hilfiger opgesomde combinatie van elementen geen auteursrechtelijk beschermd werk oplevert.

3.9. Het hof is voorts van oordeel dat The Sting met de Hal-linger spijkerbroek voldoende afstand heeft genomen van de GA-GE spijkerbroek, immers de totaalindrukken die beide spijker-broeken maken verschillen aanmerkelijk van elkaar. Het hof deelt overigens het oordeel van de voorzieningenrechter dat er naast overeenstemmende, weinig originele details ook relevante verschillen tussen de broeken bestaan die maken dat de totaal-indrukken anders zijn. Het mag zo zijn dat eerder naar de overeenkomsten tussen beide broeken dan naar de verschillen moet worden gekeken, het zijn evenwel met name elementen van de Hallinger spijkerbroek als de drie parallelle stiksels aan de binnenzijde van de pijpen, de ‘washing’ aan de onderzijde van de pijpen, de drie parallelle stiksels met daarin een ‘H’ op de achterzakken en de riemlussen aan de achterzijde in de vorm van een H, die niet voorkomen in de GAGE spijkerbroek en die meebrengen dat de totaalindruk van de Hallinger spijker-broek afwijkt van die van de GAGE spijkerbroek.

Een en ander brengt mee dat de grieven twee tot en met vier in principaal appel falen.

3.10. De vijfde grief in principaal appel keert zich tegen de overweging van de voorzieningenrechter dat voor het beroep op het modelrecht hetzelfde geldt als hetgeen is overwogen met betrekking tot het auteursrecht. In haar toelichting op deze grief wijst Tommy Hilfiger er wederom op dat tussen beide broeken geen grote verschillen bestaan, integendeel de vormge-ving nagenoeg identiek is.

3.11. Ook deze grief faalt. Ingevolge art. 4 lid 1 van de Ver-ordening betreffende Gemeenschapsmodellen wordt een model als Gemeenschapsmodel beschermd voorzover het nieuw is en een ei-gen karakter heeft. Aangezien, zoals hiervoor uiteengezet (rov. 3.8), de GAGE spijkerbroek niet aan deze vereisten vol-doet, gaat het beroep van Tommy Hilfiger op een haar toekomend modelrecht niet op.

3.12. Grief zes in principaal appel betreft het verwerpen door de voorzieningenrechter van het beroep op slaafse nabootsing. Tommy Hilfiger herhaalt in dit verband dat de verschillen die The Sting heeft aangebracht in haar Hallinger spijkerbroek zo gering zijn dat deze het gevaar voor verwarring tussen de Hal-linger broek enerzijds en de GAGE spijkerbroek niet kunnen wegnemen.

3.13. Zoals al eerder gesteld (rov. 3.9) is het hof van oor-deel dat The Sting met de Hallinger spijkerbroek voldoende af-stand heeft genomen van de GAGE spijkerbroek en dat de totaal-indrukken aanmerkelijk verschillen. Dat The Sting onnodig ver-warring heeft gewekt door de GAGE spijkerbroek na te bootsen acht het hof dan ook niet aannemelijk geworden.

Grief zes in principaal appel wordt derhalve verworpen.

3.14. Hetgeen hiervoor met betrekking tot de verwerping van het beroep op het auteursrecht, het modelrecht en de slaafse nabootsing van de GAGE spijkerbroek is overwogen geldt even-eens voor het beroep op het auteursrecht, het modelrecht en de slaafse nabootsing van de knoop op de GAGE spijkerbroek.

Grief zeven in principaal appel faalt.

3.15. Met betrekking tot de gestelde inbreuk op haar merkrech-ten (grief acht in principaal appel) voert Tommy Hilfiger aan dat de voorzieningenrechter ten onrechte de grote bekendheid van de merken van Tommy Hilfiger niet heeft laten meewegen, evenmin als het feit dat de waren waarvoor de merken en de te-kens worden gebruikt identiek zijn, zodat sneller sprake is van merkenrechtelijke overeenstemming. Voorts miskent de voor-zieningenrechter volgens Tommy Hilfiger dat The Sting met haar Hallinger merken steeds dichter is gaan “aanschurken” tegen de merken van Tommy Hilfiger waardoor pas recentelijk merkin-breuk is ontstaan. Tenslotte heeft de voorzieningenrechter het teken HLGR in haar beoordeling buiten beschouwing gelaten waardoor zij ten onrechte niet over de gehele merkenrechtelij-ke vordering van Tommy Hilfiger heeft beslist. Voor alle door The Sting gebruikte tekens, zowel tezamen als afzonderlijk, geldt volgens Tommy Hilfiger dat deze tekens inbreuk maken op haar merkrechten zowel in de zin van art. 13A lid 1 sub b als in de zin van art. 13A lid 1 sub c BMW (bedoeld zal thans zijn art. 2.20 lid 1 sub b, respectievelijk sub c Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)).

3.16. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat geen van de door The Sting gebruikte tekens - Hallinger, al dan niet in combinatie met een kapitale H, Hallinger Denim en HLGR – op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de merken als door Tommy Hilfiger gedeponeerd. Hoewel de voorzieningenrechter vervolgens het teken HLGR niet nader in haar beschouwing be-trekt heeft zij het wel vermeld als een door The Sting ge-bruikt teken. Met betrekking tot dit teken merkt het hof op dat het voorshands niet aannemelijk acht geworden dat het in aanmerking komende publiek kan menen dat van dit teken voor-ziene kledingstukken van Tommy Hilfiger afkomstig zijn; indien van de door Tommy Hilfiger gebruikte merken als hiervoor ver-meld (rov. 3.1) de klinkers worden weggelaten verkrijgt men andere combinaties van medeklinkers. Dat zich niet licht ge-vaar van verwarring met dit teken, noch met de andere door The Sting gebruikte tekens zal voordoen geldt te meer nu algemeen bekend is dat kopers van kledingstukken die ‘gevoelig’ zijn voor merknamen, in het algemeen meer dan gemiddeld geïnfor-meerd zijn over de gebruikte tekens van de diverse merken, met name die van de bekendere merken (zoals bij Tommy Hilfiger het bekende smalle rood-wit embleempje). De consumenten die hier-voor niet, althans minder, gevoelig zijn zullen zich bij de aanschaf van een spijkerbroek eerder laten leiden door het mo-del, de (kleur van) stof, de op het moment van aankoop in de mode zijnde kenmerken, alsmede de prijs. Overigens deelt het hof het oordeel van de voorzieningenrechter dat de merken zo-als die door Tommy Hilfiger zijn gedeponeerd en de tekens zo-als die door The Sting worden gebruikt niet op verwarringwek-kende wijze overeenstemmen en neemt de daartoe door de voor-zieningenrechter gegeven motivering over.

Dit zelfde geldt voor het verwerpen door de voorzieningenrech-ter van het door Tommy Hilfiger gedane beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. Grief acht slaagt niet.

3.17. Aangezien grief negen zelfstandige betekenis mist falen alle grieven. Het vonnis waarvan beroep moet derhalve worden bekrachtigd. Tommy Hilfiger zal in de kosten van het princi-paal appel en The Sting in de kosten van het incidenteel appel worden veroordeeld.

Het hof:

in het principaal en in het incidenteel appel

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Tommy Hilfiger in de kosten van het principaal ap-pel, tot op deze uitspraak aan de zijde van The Sting begroot op € 2.978,00;

veroordeelt The Sting in de kosten van het incidenteel appel, tot op deze uitspraak aan de zijde van Tommy Hilfiger begroot op € 1.341,00;

verklaart deze kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M. Coeterier, N. van Lingen en J.H. Huijzer en is in het openbaar uitgesproken door de rol-raadsheer op 4 januari 2007.